商標通用名稱化的認定及反思——簡評谷歌公司商標淡化案

郭慶營

（華東政法大學，上海200042）

商標通用名稱化的認定及反思——簡評谷歌公司商標淡化案

郭慶營

（華東政法大學，上海200042）

商標權(quán)的授予使所有權(quán)人在特定范圍內(nèi)享有排他性的權(quán)利，但商標的“通用名稱化”卻使商標失去了其固有的價值。世界各國對于商標“通用名稱化”的認定標準都以消費者的認知度為主。然而在涉及商標“顯著性”與“通用化”的博弈時，商標所有者則應合理使用和恰當宣傳商標并爭做馳名商標，同時在商標通用名稱化糾紛發(fā)生時應主動應對以防止商標“通用名稱化”。

商標權(quán)；通用名稱化；商標淡化

商品經(jīng)濟的發(fā)展使人們更加注重對無形資產(chǎn)的保護，知識產(chǎn)權(quán)賦予了在一定時期內(nèi)創(chuàng)造出“新”事物的創(chuàng)造者特定的權(quán)利。而就商標權(quán)而言，其一方面是為了保護商標所有者的利益，另一方面也是為了保障消費者的權(quán)益。但隨著“商標”在市場下“活躍性”的變化，“商標通用名稱化”引起了社會的普遍關(guān)注，其根源在于如果注冊商標被通用名稱化，縱使其權(quán)利依然存在，也喪失了商標所有人的專用權(quán)，商標權(quán)所固有的財產(chǎn)性使用價值亦隨之消失。[1]126基于谷歌公司商標淡化案，分析當下我國對“商標的通用名稱化”的判斷標準，提出商標所有者應對此種現(xiàn)象的方法，以期達到對“商標通用名稱化”含義的深刻認知。

一、商標通用名稱化理論闡述

商標，是指用來區(qū)別一個經(jīng)營者的商品或服務(wù)和其他經(jīng)營者的商品或服務(wù)的標記。商標的首要特征就是顯著性，即商標所具有的標示企業(yè)商品或服務(wù)出處并使之區(qū)別于其他企業(yè)之商品或服務(wù)的功能①。如果一個商標使大多數(shù)公眾聯(lián)想到的是某一類商品，而不是該類商品的特定生產(chǎn)者，那么該商標就喪失了顯著性，并逐步從商標淡化成了指代某類商品的一般性描述詞語，即該類商品的通用名稱。②商標名稱通用化，實際上是一種間接削弱商標顯著性的方式。這種商標淡化的最終后果是使大多數(shù)公眾將該具有一定知名度的商標認作是該特定商品的通用名稱，使該商標逐步喪失顯著性。

根據(jù)我國《商標審查及審理標準》的規(guī)定，通用名稱是指國家標準、行業(yè)標準規(guī)定的或者約定俗成的商品的名稱，包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱。當商標逐步淡化為某類商品的通用名稱時，該商標就具有了一般性，不再具有商品來源的識別性，就會面臨著被撤銷的風險。根據(jù)我國《商標法》的相關(guān)規(guī)定，僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的標志不得作為商標注冊，但如果該標志經(jīng)過使用取得顯著特征并便于識別的,可以作為商標注冊。商標法的這一規(guī)定說明了一般情況下商品的通用名稱是不能注冊為商標的，但是如果該通用名稱經(jīng)過長久的使用具有了顯著性的特征，那么該通用名稱還可以注冊為商標，但是對于商標在使用過程中逐步淡化為通用名稱并沒有特別清晰的規(guī)定。③

從司法實踐來看，注冊商標與商品通用名稱的沖突是比較典型的商標侵權(quán)糾紛。在此類案件中，基本的情形就是原告享有商標權(quán)，而被告通過主張該商標標識是某類商品的通用名稱來對抗原告的侵權(quán)主張。我國法院的基本態(tài)度是，如果商標在使用過程中逐步淡化為商品的通用名稱，那么該商標就可能面臨被撤銷的法律后果。[2]57如注冊商標“優(yōu)盤”逐步被淡化為一種計算機移動存儲器的商品通用名稱，最終被商標評審委員會撤銷注冊。

二、谷歌公司商標通用名稱化危機評析

在商標通用名稱化的案件中，谷歌公司商標淡化案是比較典型的案件。該案件不僅分析了商標通用名稱化的認定標準，更在反商標通用名稱化領(lǐng)域留給我們很多反思。

(一)案情簡介

爭議雙方

原告 （反訴被告）：David Elliot和Chris Gillespie，含有g(shù)oogle字樣的特定注冊域名所有權(quán)人；

被告（反訴原告)：谷歌公司，編號為2884502(以下簡稱“4502號商標”)和2806075（以下簡稱“6075號商標”）的注冊商標權(quán)人。

案件事實

David Elliot首先起訴谷歌公司，后Chris Gillespie以共同原告的身份加入訴訟，其共同訴稱:谷歌公司的商標Google已經(jīng)淡化成了普通名稱，不具有商標性，要求取消谷歌4502號商標和6075號商標。因此，其所注冊的帶有g(shù)oogle字樣的域名沒有侵犯谷歌公司的商標權(quán)益。谷歌公司訴稱：David Elliot和 Chris Gillespie在蘭哈姆法(the Lanham Act)下進行了商標淡化侵權(quán)、不正當注冊域名和不當?shù)美诩永Ｄ醽喼莘?California state law)下構(gòu)成了不公平競爭和不正當廣告。

案件程序

2 012年 3月 10日前后，David Elliot和 Chris Gillespie取得了含有g(shù)oolge字樣的注冊域名；

隨即谷歌公司依據(jù) 《統(tǒng)一域名爭議解決政策》（即“Uniform Dispute Resolution Policy”，以下簡稱“UDRP”）提出仲裁，請求原告將含有g(shù)oolge字樣的域名轉(zhuǎn)移給谷歌公司，谷歌公司的主張得到了UDRP專家組的支持；

其后，David Elliot向法院起訴，請求取消谷歌公司的4502號和6075號商標，后Chris Gillespie以共同原告的身份加入訴訟。谷歌公司在訴訟中提出反訴；

2014年9月11日，美國亞利桑那州地區(qū)法院審結(jié)該案，谷歌公司勝訴。

法院判決

法院指出至少迄今為止，使用動詞“to google”不會使用戶將谷歌公司與其競爭者相混淆。專家關(guān)于將“google”用作不特定的動詞使用的意見不能危害Google商標的地位；Google商標不是通用的，仍具有商標性。

(二）案件簡析

美國亞利桑那州地區(qū)法院在認定谷歌商標是否已經(jīng)淡化為通用名稱的過程中采用了首要重要性測試法(primary significance test）。法院通過數(shù)據(jù)整合的方式，將所涉消費者或者用戶對該爭議商標和其日常用語的使用進行調(diào)查，從而判斷該商標是否喪失顯著性。法院表示，google這個詞可能擁有4種含義。一是指代谷歌搜索引擎的商標；二是指利用谷歌搜索引擎在互聯(lián)網(wǎng)上進行搜索行為的動詞；三是指利用任何搜索引擎在互聯(lián)網(wǎng)上進行搜索行為的動詞；四是指普通的搜索引擎的一般性描述性詞語。只有當多數(shù)公眾認為上述第四種含義是google這個詞最重要的含義時，谷歌4502號和6075號商標才能因弱化為通用名稱而被撤銷。

根據(jù)原告提出的證據(jù)，51%的利用互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎的人將google這個動詞作為互聯(lián)網(wǎng)搜索使用，這可以表明第二個和第三個含義的存在。大多數(shù)公眾在將google作為一個動詞使用時沒有考慮到自己使用的特定搜索引擎，所以第三個含義的重要性要大于第二個含義，即將“google”看作利用任何搜索引擎在互聯(lián)網(wǎng)上進行搜索行為的動詞。另外，案件證據(jù)表明超過90%的公眾在將google這個動詞作為互聯(lián)網(wǎng)搜索使用的時候是將其看作一個特別的商標，而不是一個普通名稱，因此第一種含義比第四種含義的重要性更強。盡管51%的利用互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎的公眾將google這個動詞作為互聯(lián)網(wǎng)搜索使用，但是第一種含義和第三種含義并不互相排斥，可以同時并存的。

在本案中，將google作為非特定動詞使用并不能直接導致谷歌商標喪失顯著性，只有在google成為普通的搜索引擎的一般性描述詞語時，谷歌商標才喪失了顯著性。因為此時大多數(shù)公眾對于google的認識已與谷歌公司無關(guān)，而僅僅是在互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎中進行搜索，即“google”成了搜索的代詞。在這種情況下，谷歌商標才具有被撤銷的可能性。由于無法證明大多數(shù)特定公眾認為第四種含義是google這個詞最重要的含義，因此原告的訴求沒有得到法院的支持。

商標的顯著性，也是商標的首要價值所在①。如果一個商標使大多數(shù)公眾聯(lián)想到的是某一類商品，而不是該類商品的特定生產(chǎn)者，那么該商標就喪失了顯著性，并逐步從商標淡化為指代某類商品的一般性描述詞語。如果商標所有者不采取相應的措施進行商標保護，那么在商標淡化的加劇下，該商標就可能逐步被淡化為與特定商業(yè)來源之間的聯(lián)系，從而成為一般性描述詞語或者特定商品名稱。本案中，谷歌公司及時有效地維權(quán)初步化解了商標淡化的危機，在商標通用名稱化的維權(quán)中保持了商標的顯著性。

(三）我國商標“通用名稱化”的認定標準

我國新修訂的《商標法》中規(guī)定了通用名稱不得注冊為商標，但是對于通用名稱的定義及判斷標準并沒有具體的規(guī)定。關(guān)于通用名稱的定義，我國的《商標審查及審理標準》(以下簡稱“《審理標準》”）中有所規(guī)定，通用名稱一般是指國家標準、行業(yè)標準規(guī)定的或者約定俗成的商品的名稱，包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱。但《審理標準》對通用名稱的認定并無明文規(guī)定。

最高人民法院在2015年4月15日公布的指導案例46號中提出了通用名稱的判斷標準。指導案例中提到，關(guān)于判斷某種名稱是否屬于商品通用名稱，可以借鑒最高人民法院 《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》(以下簡稱“《意見》”）第7條第1款，具體內(nèi)容：“人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考?！睆摹兑庖姟分锌梢钥闯觯ǘɑ蛘呒s定俗成的商品名稱具有第一優(yōu)先性，是相關(guān)機構(gòu)認定的首要標準。但由于法定范圍有限，在判斷某一標志是否為商品的通用名稱時，最重要的便是考察消費者的認知程度。如果公眾消費者對于一個標記的首要意義聯(lián)想到的不是商品而是生產(chǎn)者，那么該標記就不具有通用性；同樣的，如果一個商標描繪的是一種商品而不是生產(chǎn)者，那么該商標就具有通用性。在開展消費者調(diào)查時，可以采用“熱水瓶調(diào)查法”或“特富龍調(diào)查法”來獲得消費者的認知數(shù)據(jù)。[3]21另外，要保證調(diào)查主體、調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查方式等方面與相關(guān)案件具有較強關(guān)聯(lián)性和充足說服性。對于專業(yè)工具書和詞典等列為商品名稱的，雖然在認定中效力較弱，但仍可作為相關(guān)機構(gòu)的參考標準，不可忽視其價值導向性。

綜合我國法律法規(guī)以及司法實踐對通用名稱的認定，判定通用名稱主要有以下7個方面的依據(jù)：1.國家標準；2.行業(yè)標準；3.專業(yè)工具書、辭典等公開出版物中記載的內(nèi)容；4.同行業(yè)經(jīng)營者約定俗成、普遍使用的名稱；5.專家意見；6.消費者認知(諸如民意調(diào)查等）；7.商業(yè)標識使用時間及宣傳方式、有無申請注冊意圖、產(chǎn)品銷售數(shù)量及范圍。實踐中對以上因素的考量要基于足量的證據(jù)，不同機構(gòu)對于通用名稱的認定標準不一致，甚至同一機構(gòu)對于通用名稱作出的裁定或判決也會出現(xiàn)多次反復。我國對于通用名稱的認定尚未存在一個統(tǒng)一的標準，因此我國的立法機關(guān)需要盡快立法來確保通用名稱認定領(lǐng)域有法可依。

通用名稱的認定不僅是事實判斷，更是利益平衡，是個體企業(yè)與整個行業(yè)的博弈，需要進行綜合性的主觀判斷。在實踐中，通用名稱的認定并無絕對的標準，但需要一個統(tǒng)一的標準。作為審查機構(gòu)，在做出認定結(jié)論時應當準確把握事實，確定適用法律，做出的判決和認定要避免反復性。作為權(quán)利人，要加強對商標的重視，要采取有效的措施防止商標淡化為通用名稱，保證其商標的顯著性。

三、商標通用名稱化的反思

(一）商品名稱“顯著性”與“通用化”的博弈

當商標逐步變?yōu)槠胀癖娍梢越邮艿囊活惿唐返钠胀Q，而不再具有指示“商品生產(chǎn)者”的商標本應具有的“顯著性”特征時，對于商標所有者而言，將是極大的損失；而對于商標的受眾者而言，則未必是有害而無益的，相反商標通用名稱化會更加便利普通民眾接受某一類特征的產(chǎn)品。由此，在特定領(lǐng)域，便造成了商品名稱“顯著性”與“通用化”的博弈，亦即商標所有者與商標受眾者之間的博弈。

社會對商標所有權(quán)人的特定權(quán)利給予保護，正是出于對知識產(chǎn)權(quán)的尊重，而對商標權(quán)又予以一定的限制，④如設(shè)定商標的保護期限，是為了平衡公私利益。在商標受保護的期限內(nèi)，商標的“顯著性”是大于其“通用化”特性的；但社會通常存在一些情況，即某一新產(chǎn)品出現(xiàn)，在社會沒有給予其可以接受的通用化名稱時，社會公眾往往以其商標作為其可使用的名稱，而此種對商標的“非惡意淡化”行為，正是“顯著性”與“通用化”之間的博弈。[4]15而此時一般的解決辦法是“個人利益服從公共利益”。無論是商標侵權(quán)人的惡意淡化行為，還是普通民眾的客觀接受都導致商標 “被通用名稱化”，其實商標權(quán)人應當在特定的時間內(nèi)享有其被授予的權(quán)益。

(二）商標權(quán)人應對商標“通用名稱化”的措施

雖然在商標最終淡化為“通用名稱”時，存在“顯著性”與“通用化”的博弈，但在此利益爭奪中，商標所有者一直是最大受害者。因此，為凸顯商標的實質(zhì)性意義及商標法的立法宗旨，商標權(quán)人應盡最大努力防止商標的通用名稱化。

1.合理使用商標并恰當宣傳

根據(jù)《商標法》第十一條第一款第(一）項的規(guī)定，商品的通用名稱不得作為商標注冊。判斷訴爭商標是否為其指定使用商品的通用名稱，應當審查其是否屬于該商品法定的或者約定俗成的商品名稱。北京市高級人民法院2013年審理的某一商標權(quán)行政爭議案件⑤中認為，商品通用名稱的認定要結(jié)合某一特定市場主體的使用情況以及該商品所在相關(guān)領(lǐng)域的相關(guān)公眾均使用該名稱指代該商品時所產(chǎn)生的影響來認定。因此，商標是否成為通用名稱，并不是依據(jù)商標權(quán)人自身的意思表示而來的。

商標所有者為達到宣傳產(chǎn)品、提高知名度的效果，往往盲目地擴大宣傳，過多地授予商標許可權(quán)，一方面商品的原有品質(zhì)難以保證從而導致商譽的下降，另一方面過分的宣傳易在受眾心中形成固定思維，從而導致商品商標特性的淡化。因此，合理的使用與宣傳是防止商標通用名稱化的首要措施。

2.辭典標注并爭做馳名商標

商標的名稱如果在常用的辭典等工具書中沒有其商標的特定含義時，該商標的受眾者就易將該商品理解成為通用名稱，因此歐洲共同體商標規(guī)則第10條：“就辭典、百科事項以及其他同類書籍中有關(guān)共同體商標的復制，如果該商標注冊的商品或服務(wù)賦予一般名稱的印象的情形，根據(jù)共同體商標所有權(quán)人的請求，該書籍的發(fā)行者，最遲也要在該書籍的下一版中明確表示商標注冊時的意旨。”因此，作為商標的所有者，如果能在辭典中將商標予以標注，不失為保護商標顯著性過程中的可行之策。

再者，普通商標與馳名商標的顯著區(qū)別在于馳名商標所有者可以禁止他人在任何商品上注冊該商標，而普通商標只能局限于同類商品，譬如韓國三星公司在其手機、電視、計算機等多種電子產(chǎn)品上均使用“Samsung”商標。⑥所以，馳名商標的受保護力度更大，商標所有者在商標的注冊之后，應努力成為馳名商標，從而擁有更大的保護力度，防止商標被惡意地淡化為普通名稱。

3.商標通用名稱化糾紛的救濟

根據(jù)我國《商標法》第49條規(guī)定：注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該商標。因此，商標走向通用化的過程中一般會涉及到糾紛的出現(xiàn)，法院一般會首先判斷商標是否已經(jīng)成為普通商品的名稱。所以，無論是作為原告亦或被告的商標所有權(quán)人在面對此糾紛時，首先應做的除積極應訴外，還應積極留存證明商標未被通用化的證據(jù)，如武夷山市桐木茶葉有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標異議復審行政糾紛上訴案⑤中，原被告雙方提交的期刊、雜志、網(wǎng)頁、參賽證據(jù)等。另外，假定商標已演變成商品的通用名稱，則還存在重新獲得商標專有權(quán)的可能性，其中以美國勝家公司的“Singer”商標案為代表，此做法延續(xù)時間較長，但也不失作為商標被通用名稱化后的一種救濟措施。

總之，商標是企業(yè)體現(xiàn)其價值的載體之一，亦是企業(yè)在市場競爭中彰顯其商譽的方式，倘若商標逐步成為商品的通用名稱，則會使所有者遭受巨大的損失，因此在商標所有者采取主動的措施對商標進行保護的同時，社會公眾亦應發(fā)揮作用，讓商標權(quán)利的授予發(fā)揮其應有的價值。

注釋：

①參見何懷文，《商標法：遠離規(guī)則與案例討論》，浙江大學出版社，2015年2月第一版，第45頁。

②參見彭學龍，《商標顯著性新探》，《法律科學 （西北政法學院學報）》2006年第2期，第20頁。

③參見馬強，《論商標的基礎(chǔ)顯著性》，《知識產(chǎn)權(quán)》2011年第8期。

④商標權(quán)的限制是指因商標權(quán)人與他人的權(quán)利及社會公眾利益發(fā)生沖突，為了平衡各方的利益,在某些情形下，法律對商標權(quán)人權(quán)利的行使和保護作出限制的規(guī)定。

⑤參見“武夷山市桐木茶葉有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會商標異議復審行政糾紛上訴案（（2013）高行終字第1767號）”，北大法律信息網(wǎng)引證碼：CLI.C. 2133300。

⑥參見尹紅強，《商品通用名稱與商標權(quán)辨析》，《河北學刊》2014年第2期，第53頁。

[1]朱欖葉.國際經(jīng)濟法學[M].北京：北京大學出版社，2012.

[2]賀小勇，等.WTO框架下知識產(chǎn)權(quán)爭端法律問題研究——以中美知識產(chǎn)權(quán)爭端為視角[M].北京：法律出版社，2011.

[3]金海軍.商標與通用名稱問題的消費者調(diào)查方法——實證與比較[J].暨南學報（哲學社會科學版），2013（10）.

[4]劉斌斌.比較法視角下商標的通用名稱化及其救濟[J].甘肅社會科學，2012（1）.

責任編輯：曲曉紅

The Identification and Reflection of Trademark Genericide——A Brief Review of Google Trademark Dilution Case

Guo Qingying
(East China University of Political Science and Law,Shanghai 200042,China)

Thetrademarkowner is entitledwithexclusiverights inaspecificrange.However, trademark loses its internal value due to trademark genericide.The identification of trademark genericide is mainlybasedontherecognitionof consumers aroundtheworld.Facedwiththeconflict between “significance”and“genericide”,the trademark owner should take measures to properly use and advertise the trademark to make it well-known,and meanwhile effectively protect the trademark when facing disputes to avoid trademark genericide.

trademark rights;genericide;trademark dilution

D923.43

A

1672-447X（2016）04-0029-04

2016-01-15

郭慶營（1991-），河北唐山人，華東政法大學國際法學院2014級碩士研究生，研究方向為國際經(jīng)濟法。