如何規(guī)避美國電子產(chǎn)品專利侵權賠償風險

印慶余 臧晨

技術密集型電子產(chǎn)品，比如智能手機，通常含有許多零部件和軟件。當這些產(chǎn)品出口到美國后，整個產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)都面臨著海外專利侵權訴訟的風險。如果應對不當，這些風險往往會吞噬出口企業(yè)的所有出口銷售收入。相反，通過熟悉出口市場當前的專利法規(guī)，積極合理應對侵權訴訟，在產(chǎn)品研發(fā)階段充分考慮侵權風險，出口企業(yè)可以有效增強自身的抗風險能力。

處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的企業(yè)，離終端市場更近。因為終端產(chǎn)品的價值較高且多為利潤集中點，專利權人往往會將下游企業(yè)列為被告，希望能得到較高的賠償金額。處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)，比如芯片企業(yè)，即使很少直接銷售或出口產(chǎn)品至美國，但因為其手握侵權證據(jù)，也經(jīng)常被牽扯到專利訴訟案件中，成為直接被告或下游客戶求償?shù)膶ο蟆?/p>

一旦產(chǎn)品被判侵權，確定賠償金額就成為爭議焦點。普華永道2015年發(fā)布的專利訴訟調(diào)查報告（下稱“報告”）顯示，通訊電子類案件的賠償金額中位數(shù)高達2000萬美元。發(fā)明專利侵權賠償通常有兩種形式：一種是損失的利潤，另一種是專利許可費。原告得到的賠償可以是其中一種形式，也可以是兩種形式的混合。

專利侵權賠償?shù)挠嬎惴椒?/p>

損失的利潤

損失的利潤是侵權對專利權人造成的利潤損失，而非被告從侵權行為中獲取的利潤。所以，被告無法以從侵權中獲利微薄為由逃避賠償。損失的利潤通常可以通過對原告造成的銷售損失、價格侵蝕，甚至兩者合并來計算。銷售損失是原告從本可銷售的產(chǎn)品中獲得的利潤，而這些產(chǎn)品因為被告的侵權行為無法實現(xiàn)銷售。價格侵蝕是侵權行為使被告因成本降低而可用低價銷售，從而造成原告的產(chǎn)品售價下降而造成的利潤損失。

被告的侵權行為和損失的利潤必須存在因果關系。所以，要想獲賠損失利潤，原告首先必須擁有生產(chǎn)或銷售相關專利產(chǎn)品的能力。但是，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在1995年的King Instruments Corp. v. Perego一案中指出，原告的產(chǎn)品并不需要實際使用其主張的專利。再者，原被告的產(chǎn)品必須存在競爭關系?？墒鞘袌錾贤⒉粌H有原告和被告兩個競爭者，購買被告產(chǎn)品的消費者未必會購買原告的產(chǎn)品，這時原告需要證明自己產(chǎn)品的市場份額以證明與之相應的利潤損失。此外，被告常常會指出日益專門化的銷售渠道和多樣化的消費者群體使得原被告產(chǎn)品的購買者沒有交集。以智能手機為例，偏愛蘋果產(chǎn)品的消費者可能不會購買安卓手機，這些都給原告證明因果關系造成很大困難。

因為利潤損失肯定比專利許可費高，原告會首選利潤損失作為賠償?shù)挠嬎惴椒?。對于難以證明因果關系的部分，原告會同時訴諸專利許可費。報告顯示，專利許可費使用的頻率超過損失利潤的2.5倍。這一方面是由于證明利潤損失的因果關系比較困難，另一方面是由于不事生產(chǎn)的專利非實施實體無法索求利潤損失。

專利許可費

專利許可費是賠償基數(shù)與費率相乘的結果。賠償基數(shù)是侵權產(chǎn)品的銷售總額。費率是在一個假想的專利許可談判過程中原告和被告協(xié)商后同意的許可費率。

確定費率的假想許可談判發(fā)生在侵權行為開始時，而影響到假想的談判結果的因素林林總總。目前常用的是Georgia Pacific一案的判決中總結的15條因素。并非所有Georgia Pacific因素都適用于每一個特定案件，但它們對判定合理的費率具有指導作用。例如，根據(jù)Georgia Pacific，原告一般要列舉現(xiàn)實的專利許可合同證明什么是合理費率?？墒?，在高科技領域，特別是手機行業(yè)，實際的專利許可合同通常是以專利組合的形式按終端設備（比如手機）設定提成比率的。所以，原告不容易找到現(xiàn)實的合同證明和涉訴專利相匹配的費率。

當不存在可供參考的現(xiàn)實合同時，人們一度認為可以使用“25%經(jīng)驗法則”計算專利許可費，即被告保留其產(chǎn)品銷售利潤的75%，而將剩余的25%作為許可費交付原告。但是，在2011年的Uniloc USA v. Microsoft Corp.一案中，聯(lián)邦巡回上訴法院指出這個25%的假定是沒有道理的，原告必須利用具體的證據(jù)指出適用于原告和被告的費率。

“最小可售專利使用單元”

不管是通過利潤損失還是合理許可費計算賠償，以什么產(chǎn)品作為基數(shù)是一個關鍵點。原告自然傾向使用價值高的產(chǎn)品，譬如終端產(chǎn)品。被告則會竭力證明侵權的只是其中一個部件，因而損失應該根據(jù)這個部件計算。

在這個問題上，法院一般遵循“最小可售專利使用單元”原則計算合理許可費，即當涉訴產(chǎn)品含有多個部件時，除非原告能夠證明對產(chǎn)品整體的需求可以歸結于涉訴專利，否則原告不可以依靠產(chǎn)品整體的價值，而必須采用使用該專利的最小可售單元。

盡管如此，原告有時會以芯片和軟件無法單獨銷售或無法單獨使用涉訴專利技術為由要求將整個終端產(chǎn)品作為賠償基數(shù)。2014年VirnetX v. Cisco Systems一案的判決反駁了這種論調(diào)。VirnetX提出蘋果公司的iPhone、 iPod 和iPad應該算作最小可售單元，但是承認只有FaceTime和VPN On Demand這兩款應用使用了其專利。VirnetX援引拆分軟件的困難，提出安裝iOS操作系統(tǒng)的終端價值應該作為賠償基數(shù)。聯(lián)邦巡回上訴法院指出：當產(chǎn)品包含多個部分并且不是每個部分都侵權時，原告必須區(qū)分指出哪一部分和專利相關。

當然，VirnetX并沒有明確給出如何區(qū)分與涉訴專利相關的價值。具體的計算方法還有待地區(qū)法院在案例中加以詮釋?？梢灶A見如果主張的專利只是一個多功能軟件中的某項功能，或是一個芯片中的某個固件，原告證明與該功能或固件對應的價值是多少無疑難度很高，并且需要大量的經(jīng)驗性數(shù)據(jù)（比如市場調(diào)查和消費者問卷）。

VirnetX提高了原告索求專利許可費的門檻，這對電子集成產(chǎn)品鏈中的大部分企業(yè)都是一個利好消息。原告在賠償基數(shù)和費率上發(fā)揮的空間被壓縮了，因而獲得高額專利許可費的可能性降低了，非實施實體以外的原告可能因此更多地索求利潤損失。

如何化解專利侵權賠償風險

利用合同規(guī)避風險

當產(chǎn)品高度集成時，下游企業(yè)有時很難分析其面臨的專利侵權風險。但是，下游企業(yè)可以使用合同等法律工具規(guī)避這類風險。例如，下游企業(yè)可以要求上游企業(yè)提供保證書，簽訂補償擔保協(xié)議，取得相關專利許可等。如果下游企業(yè)的市場話語權比較大，上游企業(yè)往往會接受這些要求。

保證書需要說明上游企業(yè)保證其供應下游企業(yè)的產(chǎn)品未侵犯任何第三方的專利權。補償擔保協(xié)議規(guī)定當下游企業(yè)因上游企業(yè)的產(chǎn)品遭到侵權指控時，上游企業(yè)必須負擔部分或全部的訴訟和賠償費用。在要求上游企業(yè)取得專利許可方面，下游企業(yè)需要清楚不同類型的專利許可對下游企業(yè)的影響是不一樣的。有些許可未必自動允許下游企業(yè)使用銷售該許可涵蓋的零部件或軟件。例如，上游企業(yè)和專利所有人之間的“不起訴”條款往往僅對許可合同的簽約方有效，專利所有人并沒有承諾不對下游企業(yè)提起訴訟。

風險預警

雖然美國的案例法有如鐘擺忽左忽右，侵權賠償金額也是潮起潮落，但當前的大趨勢是限制過度賠償。出口企業(yè)應該充分駕馭潮流，積極應訴。由于肩上較重的舉證負擔，原告在侵權賠償案件中可能愿意盡早尋求結束案件的途徑，譬如使用合理的專利許可費。

此外，降低風險的最好辦法是防患于未然。比如，盡管下游企業(yè)由于產(chǎn)品的高度集成很難對侵權風險做出評估，但其仍然可以對競爭者的情況作出適當?shù)姆治?。如果已知一個專利可能構成威脅，工程師往往可以找到規(guī)避方法。如果有侵權風險又沒有很好的規(guī)避設計，可以及時向律師尋求不侵權意見，以減少被判惡意侵權而必須支付3倍賠償金的可能性。

本文編輯：李前。聯(lián)系郵箱：157720740@qq.com

印慶余

美國飛翰律師事務所合伙人，畢業(yè)于清華大學電子工程系、耶魯大學電子工程系和喬治城大學法學院。從事專利訴訟10多年，擔任過訴訟首席律師、大型訴訟庭審主辯，熟悉訴訟的各個環(huán)節(jié)，包括訴前盡職調(diào)查、訴狀準備、事實與專家取證、證人宣誓作證、專家報告、動議和陳述書、庭辯（包括證人質詢與交叉質詢）和全方位的案件管理，對于與中國企業(yè)合作去應對美國的專利訴訟有著非常深厚的經(jīng)驗。印律師頻繁往來于中美，為中國公司知識產(chǎn)權方面的需求提供幫助。

臧晨

美國飛翰律師事務所律師，德克薩斯大學法學博士。目前主要從事專利撰寫與申請、專利許可、商業(yè)秘密和客戶咨詢等方面的工作。臧律師為多家中國企業(yè)在美國申請專利提供咨詢服務。