論引入控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)處理方法專利拆分實(shí)施的侵權(quán)認(rèn)定

陸晴

摘要：方法專利拆分實(shí)施是由數(shù)行為人分擔(dān)實(shí)施方法專利步驟的行為，該行為態(tài)樣因理論難點(diǎn)在法律適用上存在爭議。美國司法界針對(duì)這一行為態(tài)樣提出控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)，以客觀上是否存在一行為人對(duì)于其他行為人有指揮或控制行為為主要判斷標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)基于專利法基本原則，對(duì)方法專利拆分實(shí)施行為實(shí)際上不是共同侵權(quán)而是直接侵權(quán)這一定性恰當(dāng)，對(duì)我國處理方法專利拆分實(shí)施侵權(quán)認(rèn)定有很強(qiáng)的借鑒意義。引入控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)將能進(jìn)一步厘清專利直接侵權(quán)與共同侵權(quán)的界限，嚴(yán)格遵守全面覆蓋原則避免不當(dāng)擴(kuò)張專利權(quán)范圍，實(shí)現(xiàn)專利權(quán)人與一般公眾的利益均衡。

關(guān)鍵詞：方法專利；拆分實(shí)施；直接侵權(quán)；控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)

方法專利拆分實(shí)施侵權(quán)，即國外學(xué)界所稱共同侵權(quán)（Joint infringement）或拆分侵權(quán)（Divided infringement）。①該概念指兩個(gè)以上行為人分別實(shí)施方法專利的一部分步驟，在全面覆蓋原則之下，并沒有任何一人的行為構(gòu)成專利直接侵權(quán)，然而卻發(fā)生數(shù)行為人行為整體包含全部專利步驟的事實(shí)。因科技創(chuàng)新發(fā)展，此類糾紛在美國日益增加，而美國法上的方法專利直接侵權(quán)之成立限于單一主體實(shí)施了訴爭方法專利的全部步驟，對(duì)此類糾紛的處理產(chǎn)生了許多爭議。然而，此類問題并非單純存在于美國專利法中，目前我國司法實(shí)務(wù)中將方法專利拆分實(shí)施案件定性為共同侵權(quán)案件，適用民法上的共同侵權(quán)規(guī)則，這一做法看似合理，實(shí)際上也存在著較嚴(yán)重的缺陷。

為應(yīng)對(duì)此種困境，美國司法界在經(jīng)過多年研究之后于BMC案②確立了針對(duì)方法專利拆分實(shí)施侵權(quán)判定的控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)（direction or control），即在方法專利拆分實(shí)施案件中，存在一方指揮或者控制了整個(gè)過程，其中每一步驟皆應(yīng)可歸因于控制方，因此，控制方構(gòu)成實(shí)質(zhì)上的直接侵權(quán)，由控制方承擔(dān)責(zé)任?？刂苹蛑笓]標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢在于，該標(biāo)準(zhǔn)基于專利法的整體構(gòu)架，適用時(shí)不會(huì)與既有專利侵權(quán)判定原則發(fā)生沖突。當(dāng)然，從專利權(quán)人的角度來看，控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于專利權(quán)的保護(hù)是較為有限的，因?yàn)樵摌?biāo)準(zhǔn)明確排除了獨(dú)立合作（arms-length cooperation）的可歸責(zé)性。但筆者認(rèn)為這種有限的保護(hù)實(shí)際上正是處理方法專利拆分實(shí)施行為應(yīng)有的態(tài)度，蓋因?qū)＠◣в袊曳ㄒ嫔剩魏螌＠ㄉ系母膭?dòng)都要注重專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間的利益均衡。相較于過于寬松的共同侵權(quán)理論，引入控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)處理方法專利拆分實(shí)施的侵權(quán)認(rèn)定將是現(xiàn)階段較為妥帖的做法。

一、我國以共同侵權(quán)理論處理方法專利拆分實(shí)施行為的現(xiàn)狀

我國司法實(shí)務(wù)中處理方法專利拆分實(shí)施一般適用《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第8至10條關(guān)于共同侵權(quán)的規(guī)定，最高人民法院發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第十二條，最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（公開征求意見稿）（以下簡稱《解釋二》意見稿）第二十五條，北京市高級(jí)人民法院制定并下發(fā)的《專利侵權(quán)判定指南》（以下簡稱《指南》）第105至109條關(guān)于共同侵權(quán)的規(guī)定。按照以上條文可將專利共同侵權(quán)行為態(tài)樣分為三類：模式一，間接侵權(quán)人與直接侵權(quán)人構(gòu)成共同侵權(quán)；模式二，兩個(gè)或兩個(gè)以上各自構(gòu)成直接侵權(quán)的行為人構(gòu)成共同侵權(quán)；模式三，數(shù)行為人共同構(gòu)成直接侵權(quán)。按照條文規(guī)定，方法專利拆分實(shí)施屬于模式三，構(gòu)成直接侵權(quán)同時(shí)也構(gòu)成共同侵權(quán)。

模式一即間接侵權(quán)人與直接侵權(quán)人構(gòu)成共同侵權(quán)的情形，主要涉及的條文是《侵權(quán)責(zé)任法》第9條③、《指南》第106條④、108條⑤、109條⑥和《解釋二》意見稿第二十五條⑦。專利侵權(quán)不存在未遂，同時(shí)法條并沒有規(guī)定專利共同侵權(quán)的未遂情形，因此可以推出共同侵權(quán)成立需要以直接侵權(quán)存在為基礎(chǔ)。構(gòu)成要件方面《指南》和《解釋二》意見稿并不統(tǒng)一，《指南》并不對(duì)間接侵權(quán)的構(gòu)成要求任何主觀要件，而《解釋二》意見稿要求間接侵權(quán)人主觀上需要有“明知”。

模式二即數(shù)個(gè)各自構(gòu)成直接侵權(quán)的行為人間構(gòu)成共同侵權(quán)情形，主要涉及的條文是《解釋》第十二條⑧、《指南》第105條⑨和107條⑩。以上條文中所述“分工合作”指的是數(shù)個(gè)行為人分工一方制造專利產(chǎn)品一方銷售所制造的專利產(chǎn)品的情形，“相互分工協(xié)作”指協(xié)作任何一方主體都各自成立專利直接侵權(quán)的情形。構(gòu)成要件方面，此種模式的共同侵權(quán)不要求主觀要件，只要客觀上構(gòu)成分工合作即可。

模式三即數(shù)行為人共同構(gòu)成直接侵的情形，主要涉及的條文是《侵權(quán)責(zé)任法》第8條B11和《指南》第105條。以上條文可適用于處理方法專利拆分實(shí)施。構(gòu)成要件方面，條文并未要求數(shù)行為之間需要有主觀共同，只要數(shù)行為人的行為整體上構(gòu)成全面覆蓋他人專利即可，實(shí)際效果與美國的參與結(jié)合行為理論類同。參與結(jié)合行為理論認(rèn)為，當(dāng)專利侵權(quán)的結(jié)果源自于超過一個(gè)以上行為人或者主體之行為的參與及結(jié)合，那么所有行為人為共同侵權(quán)人，共同負(fù)擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任。B12該理論在美國所受的批評(píng)主要是太過寬松，導(dǎo)致專利保護(hù)范圍的無序擴(kuò)張，以《指南》第105條處理方法專利拆分實(shí)施行為，也會(huì)產(chǎn)生同樣的后果。

從整體上看，我國的專利侵權(quán)條文體系中并未明確直接侵權(quán)與共同侵權(quán)的界限，這就造成兩種制度多層面上的競合，為方法專利拆分實(shí)施行為具體適用法律制造了困難。Linn 法官認(rèn)為美國專利法間接侵權(quán)規(guī)則從共同侵權(quán)理論發(fā)展而來，將責(zé)任擴(kuò)張到了數(shù)行為人非獨(dú)立侵害專利的情形，可指出同條直接侵權(quán)規(guī)則應(yīng)被排除在共同侵權(quán)責(zé)任范圍外B13。也就是說，美國專利法將直接侵權(quán)和共同侵權(quán)作為兩類互不兼容的專利侵權(quán)態(tài)樣處理，專利直接侵權(quán)是嚴(yán)格責(zé)任，不要求主觀要件，間接侵權(quán)有主觀認(rèn)識(shí)要求，因?yàn)殚g接侵權(quán)是從共同侵權(quán)理論中發(fā)展出來的。而我國專利法中并沒有將直接侵權(quán)和共同侵權(quán)做如此壁壘分明的區(qū)分，以至于很多情況下它們相互雜糅一處，更使行為構(gòu)成要件混亂不堪。

二、控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)的合理性分析

控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定在專利方法拆分實(shí)施案件中，存在一方指揮或者控制了整個(gè)過程，其中每一步皆可歸因于控制方，控制方構(gòu)成實(shí)質(zhì)上的直接侵權(quán)，由控制方承擔(dān)責(zé)任；若不構(gòu)成控制或指揮，則直接侵權(quán)不成立。BMC案中法院認(rèn)為代理關(guān)系可以滿足控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)，僅有獨(dú)立合作將不會(huì)使任何人負(fù)擔(dān)直接侵權(quán)責(zé)任。之后Muniauction案和Akamai案進(jìn)一步澄清了控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)，Muniauction案中法院認(rèn)為被告介紹他的用戶完成了一個(gè)或數(shù)個(gè)專利步驟無需承擔(dān)直接侵權(quán)責(zé)任B14；Akamai案強(qiáng)調(diào)被告與行為人間存在強(qiáng)制履行的義務(wù)也可滿足標(biāo)準(zhǔn)。B15控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)提出了較為明確的方法專利拆分實(shí)施侵權(quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，其合理性體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

（一）控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)符合單一主體原則

單一主體原則是由美國判例法確定的，要求專利侵權(quán)客觀上顯示有一個(gè)被告實(shí)施了專利發(fā)明的每一個(gè)要素。B16單一主體原則并未作為一項(xiàng)成文規(guī)則載入專利法，但是其約束力不容忽視，因?yàn)樗鼘?shí)際上是專利直接侵權(quán)條文的文中之意。因?qū)＠苯忧謾?quán)的嚴(yán)格責(zé)任本質(zhì)，才會(huì)將其責(zé)任限制在實(shí)施全部權(quán)利要求步驟之人，單一主體原則與直接侵權(quán)條文的目的一樣，乃是為了保護(hù)未實(shí)施全部專利要素之行為人不需要負(fù)擔(dān)直接侵權(quán)責(zé)任。處理方法專利拆分實(shí)施問題時(shí)，面臨的第一個(gè)法律適用難點(diǎn)就是，多主體參與的專利實(shí)施行為是否會(huì)因單一主體原則而無法予以規(guī)制。控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)很好地解決了這一難題，因?yàn)樵谠摌?biāo)準(zhǔn)之下實(shí)際上只有一個(gè)侵權(quán)人，其他行為人只是侵權(quán)人操縱的木偶，地位等同于工具，不會(huì)被視為侵權(quán)人。

（二）控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)方法專利拆分實(shí)施行為的定性恰當(dāng)

控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)為，方法專利拆分實(shí)施實(shí)質(zhì)上并不是共同侵權(quán)，而是直接侵權(quán)。在方法專利拆分實(shí)施情形下，因?yàn)槿我恍袨槿说男袨榻晕礃?gòu)成直接侵權(quán)，若要以數(shù)行為人行為整體對(duì)其歸責(zé)，則不得不考慮對(duì)數(shù)行為人行為整體的定性，是否會(huì)擴(kuò)張?jiān)V爭專利的專利權(quán)保護(hù)范圍。Akamai案（en bance）B17在美國聯(lián)邦巡回上訴法院和美國聯(lián)邦最高法院之間的爭論深入探討了這一議題。上訴法院認(rèn)為在行為人間為等價(jià)的關(guān)系或無代理關(guān)系，任何一行為人并未實(shí)施該方法專利之所有步驟時(shí)，無直接侵權(quán)責(zé)任存在，此時(shí)應(yīng)當(dāng)援引專利法271條（b）項(xiàng)引誘侵權(quán)的相關(guān)規(guī)定處理，并進(jìn)一步指出引誘侵權(quán)的基礎(chǔ)直接侵權(quán)不限于271條（a）項(xiàng)的內(nèi)容，完成了實(shí)施訴爭專利所必要的行為即可視為引誘侵權(quán)的歸責(zé)基礎(chǔ)。

上訴法院這一顛覆性的嘗試并未生效多久，就被最高法院在之后對(duì)Akamai案的判決中推翻。最高法院在針對(duì)Akamai案的判決中指出，上訴法院所做的271條（b）項(xiàng)的解釋是錯(cuò)誤的，最高法院認(rèn)為上訴法院誤解了方法專利的侵權(quán)方式，提出如果一個(gè)被告支付他人報(bào)酬，指使其完成一個(gè)含有12個(gè)步驟的專利方法其中的一個(gè)步驟，而沒人完成剩下的步驟，但是這一個(gè)步驟可以被看成是這個(gè)方法中最重要的步驟時(shí)如何處理？在這個(gè)案件中，被告將沒有任何抗辯理由來避免承擔(dān)在上訴法院解釋之下的引誘責(zé)任，這等于是許可將引誘責(zé)任用于沒有全面實(shí)施方法專利所有步驟的行為人。

最高法院對(duì)上訴法院判決的反駁重申了BMC案的觀點(diǎn)，再次強(qiáng)調(diào)方法專利拆分實(shí)施行為實(shí)質(zhì)上不是共同侵權(quán)，因此如果以共同侵權(quán)理論來解決這一問題，必然會(huì)引發(fā)一系列制度沖突?？刂苹蛑笓]標(biāo)準(zhǔn)或許并不完美，但它抓到了方法專利拆分實(shí)施行為的核心，對(duì)于該行為態(tài)樣的定性是妥當(dāng)?shù)?，因此也有更?qiáng)的合理性和更大的發(fā)展空間。

三、我國當(dāng)于方法專利拆分實(shí)施的侵權(quán)認(rèn)定中引入控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)

如上文所述，控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)是目前處理方法專利拆分實(shí)施最為妥適的標(biāo)準(zhǔn)，我國當(dāng)將之引入專利法。其一因單一主體原則實(shí)際上是專利侵權(quán)嚴(yán)格責(zé)任所包含之要求；其二在于我國司法解釋已經(jīng)確定共同侵權(quán)應(yīng)當(dāng)基于直接侵權(quán)之存在。因此，我國應(yīng)當(dāng)引入控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)處理方法專利拆分實(shí)施的侵權(quán)認(rèn)定。

在具體的制度改進(jìn)上，首先，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定共同侵權(quán)的行為態(tài)樣與構(gòu)成要件，不再將方法專利拆分作為共同侵權(quán)處理。因?yàn)閷＠苯忧謾?quán)的嚴(yán)格責(zé)任本質(zhì)，實(shí)際上不可由法律以外的法律文件予以擴(kuò)大，應(yīng)當(dāng)刪除《專利侵權(quán)判定指南》第105條中數(shù)行為人共同構(gòu)成直接侵權(quán)的規(guī)定。其次，在專利法或司法解釋中規(guī)定處理方法專利拆分實(shí)施的控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)當(dāng)增加規(guī)定：“兩人以上參與實(shí)施一項(xiàng)方法專利，但無任何一行為人實(shí)施了該方法的所有步驟，其中存在具有控制地位的行為人以代理關(guān)系、契約約定或其他方式為其他行為人設(shè)定義務(wù)，將該方法專利之部分步驟由一個(gè)或數(shù)個(gè)其他行為人實(shí)施的情形，該具有控制地位的行為人負(fù)專利法十一條規(guī)定的侵權(quán)責(zé)任?！?/p>

最后，控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)還需進(jìn)一步發(fā)展。目前控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)的問題在于標(biāo)準(zhǔn)的邊界還不十分確定，可以明確達(dá)到代理關(guān)系或強(qiáng)制性合同義務(wù)可滿足標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)獨(dú)立合作不滿足標(biāo)準(zhǔn)。但是在這兩條界限之間還存在尚未厘清的灰色區(qū)域，因此參與審理Akamai案的Newman法官提出以代位侵權(quán)理論取代代理理論，以認(rèn)定被告達(dá)到控制或指揮的程度。代位侵權(quán)理論和代理理論的區(qū)別在于代位侵權(quán)理論在適用上被告與其他行為人的關(guān)系相較代理理論而言寬松，認(rèn)定程度不需要這么緊密，被告將比較容易負(fù)擔(dān)責(zé)任。無論如何，控制或指揮標(biāo)準(zhǔn)還有大量的細(xì)節(jié)問題值得討論，對(duì)于該標(biāo)準(zhǔn)在我國的適用前景，也還需要學(xué)界和司法界更加深入的探討。（作者單位：浙江師范大學(xué)法政學(xué)院）

參考文獻(xiàn)：

[1]BMC Resources， Inc.， v. Paymentech， L.P.， 498 F.3d 1373， 1378-79 （Fed. Cir. 2007）.

[2]Muniauction， Inc. v. Thomson Corp.， 532 F.3d 1318 （Fed. Cir. 2008）.

[3]Akamai Techs.， Inc. v. Limelight Networks， Inc.， No. 2009-1372， 2010 WL 5151337 （Fed.Cir. Dec. 20， 2010）.

[4]Akamai v. Limelight&McKesson v. Epic（Fed. Cir. 2012） （en banc）.

[5]LimelightI Networks， inc.v.Akamai Technologies， inc. et a1.No. 12-786.（2014）

注解：

①此處的Joint infringement譯為共同侵權(quán)，但是與一般所稱民法上的共同侵權(quán)（Joint tort）不同，為避免混淆，筆者采用Divided infringement這一概念，譯為拆分侵權(quán)。

②BMC Resources， Inc.， v. Paymentech， L.P.， 498 F.3d 1373， 1378-79 （Fed. Cir. 2007）.

③《侵權(quán)責(zé)任法》第9條規(guī)定，教唆、幫助他人實(shí)施侵權(quán)行為的，應(yīng)當(dāng)與行為人承擔(dān)連帶責(zé)任。

④《指南》第106條規(guī)定，教唆、幫助他人實(shí)施專利法第十一條規(guī)定的行為的，與實(shí)施人為共同侵權(quán)人。

⑤《指南》第108條規(guī)定，提供、出售或者進(jìn)口專門用于實(shí)施他人產(chǎn)品專利的材料、專用設(shè)備或者零部件的，或者提供、出售或者進(jìn)口專門用于實(shí)施他人方法專利的材料、器件或者專用設(shè)備的，上述行為人與實(shí)施人構(gòu)成共同侵權(quán)。

⑥《指南》第109條規(guī)定，為他人實(shí)施專利法第十一條規(guī)定的行為提供場所、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)缺憷麠l件的，與實(shí)施人構(gòu)成共同侵權(quán)。

⑦《解釋二》意見稿第二十五條規(guī)定，明知有關(guān)產(chǎn)品系專門用于實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造的原材料、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權(quán)人許可，將該產(chǎn)品提供給無權(quán)實(shí)施該專利的人或者依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的人實(shí)施，權(quán)利人主張?jiān)撎峁┱叩男袨閷儆谇謾?quán)責(zé)任法第九條規(guī)定的幫助侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持。明知有關(guān)產(chǎn)品、方法可以用于實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造，未經(jīng)專利權(quán)人許可，通過提供圖紙、傳授技術(shù)方案等方式積極誘導(dǎo)無權(quán)實(shí)施該專利的人或者依法不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的人實(shí)施，權(quán)利人主張?jiān)撜T導(dǎo)者的行為屬于侵權(quán)責(zé)任法第九條規(guī)定的教唆侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持。

⑧《解釋》第十二條規(guī)定，將侵犯發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用行為；銷售該另一產(chǎn)品的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售行為。…… 對(duì)于前兩款規(guī)定的情形，被訴侵權(quán)人之間存在分工合作的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同侵權(quán)。

⑨《指南》第105條規(guī)定，兩人以上共同實(shí)施專利法第十一條規(guī)定的行為，或者兩人以上相互分工協(xié)作，共同實(shí)施專利法第十一條規(guī)定的行為的，構(gòu)成共同侵權(quán)。

⑩第107條，將侵犯專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并出售的，如果被訴侵權(quán)人存在分工合作，構(gòu)成共同侵權(quán)。

B11《侵權(quán)責(zé)任法》第8條規(guī)定，二人以上共同實(shí)施侵權(quán)行為，造成他人損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

B12Metal Film Co. v. Metlon Corp.316 F. Supp. 96， 110-11 （S.D.N.Y. 1970）.

B13Akamai v. Limelight&McKesson v. Epic（Fed. Cir. 2012） （en banc）.

B14Muniauction， Inc. v. Thomson Corp.， 532 F.3d 1318 （Fed. Cir. 2008）.

B15Akamai Techs.， Inc. v. Limelight Networks， Inc.， No. 2009-1372， 2010 WL 5151337 （Fed.Cir. Dec. 20， 2010）.

B16Mark A. Lemley et al.， Divided Infringement Claims， 33 AIPLA Q.J. 255，256（2005）.

B17Akamai v. Limelight&McKesson v. Epic（Fed. Cir. 2012） （en banc）