認定客觀技術(shù)問題是否考慮全部技術(shù)效果

在專利創(chuàng)造性判斷中和認定客觀技術(shù)問題的過程中，如果說明書記載了兩個以上的技術(shù)效果，在確定客觀技術(shù)問題時，按照其中一個技術(shù)效果確定的客觀技術(shù)問題認定訴爭技術(shù)方案沒有創(chuàng)造性，是否還需要進一步依據(jù)說明書記載的其他技術(shù)效果確定的客觀技術(shù)問題來判斷訴爭技術(shù)方案的創(chuàng)造性呢？如果不需要，則訴爭技術(shù)方案不會再有機會被認定具備創(chuàng)造性;如果需要，則訴爭技術(shù)方案則還有機會被認定為具備創(chuàng)造性。為了統(tǒng)一相關(guān)案件的審查規(guī)則和裁判規(guī)則，有必要對這個問題進行研究。下面從以下幾個方面來分析這個問題：第一，司法實踐中是否考慮全部技術(shù)效果;第二，考慮全部技術(shù)效果是否符合創(chuàng)造性判斷綜合原則;第三，考慮全部技術(shù)效果是否符合專利法的立法目的;第四，如何具體處理多個技術(shù)效果之間的關(guān)系。

一、司法實踐中是否考慮全部技術(shù)效果

在筆者承辦的北京市高級人民法院（2012）高行終字第702號“用于直接和間接絲網(wǎng)印刷的貴金屬制劑和光澤制劑”的發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案中，專利權(quán)人賀利氏公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，其上訴理由之一是：本專利與附件1所解決的技術(shù)問題不同，本專利要解決的技術(shù)問題是抗老化及有彈性，包括運輸和存儲過程中的老化問題（簡稱物理老化）和焙燒過程中的老化（簡稱化學(xué)老化），而附件1不能解決化學(xué)老化的問題。專利復(fù)審委員會沒有考慮化學(xué)老化的技術(shù)問題。

北京市高級人民法院經(jīng)審理后認為，第14530號決定并未清楚地說明本專利權(quán)利要求1相對于附件1、2能否結(jié)合，能否使本領(lǐng)域技術(shù)人員認為其相對于附件1、2的結(jié)合顯而易見，故其對本專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性判斷缺乏事實依據(jù)，應(yīng)當予以糾正。北京市高級人民法院還指出：“專利復(fù)審委員會應(yīng)當全面考慮本專利權(quán)利要求1所要解決的技術(shù)問題，本專利說明書記載本專利所要解決的技術(shù)問題包括了運輸和存儲過程中的老化問題和涂覆和焙燒過程中的老化問題，但第14530號決定并未對此予以考慮，亦屬事實認定不清。”在該案中，法院實際上認為，如果專利說明書中記載了本專利能夠取得有兩個以上的技術(shù)效果，則在創(chuàng)造性判斷時應(yīng)當全面考慮說明書記載的全部技術(shù)效果。

二、考慮全部技術(shù)效果是否符合創(chuàng)造性判斷綜合原則

為什么在專利創(chuàng)造性判斷中要考慮說明書記載的全部技術(shù)效果呢？很重要的原因之一是，專利創(chuàng)造性判斷應(yīng)當遵守綜合原則。專利創(chuàng)造性判斷的綜合原則是指，在評價訴爭技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性時，不僅要考慮訴爭技術(shù)方案的技術(shù)解決方案本身，而且要考慮訴爭技術(shù)方案要解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將其作為一個整體來看待。（石必勝，《專利創(chuàng)造性判斷研究》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2012年版）

按照專利創(chuàng)造性判斷的綜合原則，判斷訴爭技術(shù)方案的專利創(chuàng)造性，即分析在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上，相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，訴爭技術(shù)方案的技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果結(jié)合起來作為一個整體是否顯而易見。在專利創(chuàng)造性判斷過程中，技術(shù)效果對確定客觀技術(shù)問題有重要影響，技術(shù)效果可以作為確定客觀技術(shù)問題的基礎(chǔ)。當相對于同樣的現(xiàn)有技術(shù)同時存在兩個以上的技術(shù)效果時，基于不同技術(shù)效果所確定客觀技術(shù)問題也可能不相同。客觀技術(shù)問題不相同，在此基礎(chǔ)上在判斷相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見時，結(jié)論也可能不相同。換言之，從不同的技術(shù)效果出發(fā)，按照綜合原則來判斷專利創(chuàng)造性，專利創(chuàng)造性判斷的結(jié)論有可能不相同。

按照說明書記載的其中一個技術(shù)效果來確定客觀技術(shù)問題，進而進行創(chuàng)造性判斷，認為訴爭技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性，但是，該判斷只是看到了訴爭技術(shù)方案的一個側(cè)面，該判斷并不全面和完整。如果換一個觀察的角度，即從另一個技術(shù)效果出發(fā)，按照專利創(chuàng)造性判斷的綜合原則，可以認定訴爭技術(shù)方案基于該技術(shù)效果而在整體上相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的，認定訴爭技術(shù)方案具備創(chuàng)造性，也是符合專利創(chuàng)造性判斷的綜合原則的要求的。

三、考慮全部技術(shù)效果是否符合專利法的立法目的

在專利創(chuàng)造性判斷中，考慮說明書中記載的全部技術(shù)效果，也是符合專利法的立法目的的。對于專利法的立法目的，在理論上有很多種說法。其中一種說法是，為了鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，應(yīng)當給在專利申請文件中公開其具有創(chuàng)造性技術(shù)貢獻的發(fā)明人授予專利權(quán)，此所謂“以保護換公開”。

如果在專利創(chuàng)造性判斷中，只考慮說明書記載的一個技術(shù)效果，對說明書記載的其他技術(shù)效果不予考慮。那么可以想象將會對發(fā)明人產(chǎn)生什么樣的激勵。如果這樣，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)被訴技術(shù)方案取得了兩個以上的技術(shù)效果，但考慮到創(chuàng)造性判斷時只基于說明書記載的一個技術(shù)效果來認定客觀技術(shù)問題進而判斷創(chuàng)造性，那么發(fā)明人就沒有同時公開記載其他技術(shù)效果的積極性。但也許沒有記載的那個技術(shù)效果，正是相對于現(xiàn)有技術(shù)最具有技術(shù)貢獻的信息?？梢栽黾蛹夹g(shù)知識的總量，為其他發(fā)明創(chuàng)造的作出節(jié)省成本。如果在判斷創(chuàng)造性時，應(yīng)當考慮全部技術(shù)效果，就會激勵發(fā)明人將其認為有用的技術(shù)效果都記載在說明書中。只要有一個方面能夠使得技術(shù)方案在綜合原則之下具備創(chuàng)造性，就實際上對技術(shù)進步作出了貢獻，并且公開了其貢獻。按照專利法的立法目的，訴爭技術(shù)方案具備創(chuàng)造性，應(yīng)當在另一個技術(shù)效果基礎(chǔ)上給予技術(shù)方案專利權(quán)保護，這對發(fā)明人來說也并沒有獲得不正當?shù)睦妗?/p>

四、如何具體考慮全部技術(shù)效果

前面的分析表明，雖然在司法實踐中要考慮說明書記載的全部技術(shù)效果，但是，具體的操作過程中應(yīng)當注意一些問題，否則就會導(dǎo)致錯誤的專利創(chuàng)造性判斷結(jié)論。結(jié)合上述案件的審理經(jīng)驗，筆者認為在考慮全部技術(shù)效果時，需要認定清楚幾個事實問題：

第一，說明書記載的不同技術(shù)效果，本質(zhì)上是否相同，是否確實能夠基于不同技術(shù)效果認定不同的客觀技術(shù)問題。在上述案件中，運輸和存儲過程中的物理老化問題與涂覆和焙燒過程中的化學(xué)老化問題否為相同的技術(shù)問題，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，物理老化的原因與化學(xué)老化的原因是否相同，是不是在解決了物理老化的同時必然將解決化學(xué)老化的問題，專利復(fù)審委員會沒有進行分析。二審法院也沒有對該問題進行實質(zhì)性認定，要求專利復(fù)審委員會在重新審查過程中應(yīng)當考慮這個問題。

第二，雖然說明書記載了多個技術(shù)效果，但應(yīng)當考查本領(lǐng)域技術(shù)人員在說明書基礎(chǔ)上能不能肯定發(fā)明人確實取得了其聲稱的多個技術(shù)效果。如果在說明書基礎(chǔ)上不能認定其取得了其中的一部分技術(shù)效果，則該部分技術(shù)效果在創(chuàng)造性判斷中當然就不應(yīng)當予以考慮了。例如，在前述案件中，雖然發(fā)明人在上訴時聲稱本專利同時解決了涂覆和焙燒過程中的老化問題，但如果根據(jù)說明書不能認為同時解決了化學(xué)老化的問題，則專利復(fù)審委員會在創(chuàng)造性判斷時不考慮該技術(shù)效果，也是沒有問題的。

第三，即使訴爭技術(shù)方案取得了其他技術(shù)效果，基于其他技術(shù)效果而認定客觀技術(shù)問題進而進行創(chuàng)造性判斷時，也必須要結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)，根據(jù)正常的創(chuàng)造性判斷步驟進行判斷。并不應(yīng)當認為，訴爭技術(shù)方案取得了其他技術(shù)效果，訴爭技術(shù)方案就必然具備創(chuàng)造性。在實踐中，按照說明書記載的另一個技術(shù)效果認定客觀技術(shù)問題并進行創(chuàng)造性判斷時，同樣有可能從現(xiàn)有技術(shù)中找到技術(shù)啟示，進而認定訴爭技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。例如在前述案件中，如果本專利確實解決了涂覆和焙燒過程中的化學(xué)老化問題，那么也需要進一步看從現(xiàn)有技術(shù)來看，將“聚氨基酸胺用于貴金屬配制品”來解決化學(xué)老化的問題在對比文件中是否存在技術(shù)啟示。因此，即使在其他技術(shù)效果基礎(chǔ)上判斷創(chuàng)造性，仍然需要結(jié)合對比文件進行具體分析。

五、小結(jié)

前面的分析表明，如果發(fā)明人公開了訴爭技術(shù)方案具有兩個以上的技術(shù)效果，雖然其中一個技術(shù)效果不以使訴爭技術(shù)方案整體上具有創(chuàng)造性，但在其他技術(shù)效果能夠使訴爭技術(shù)方案整體上具有創(chuàng)造性的情況下，可以認定發(fā)明人在其他技術(shù)效果基礎(chǔ)上的整體技術(shù)方案上作出了創(chuàng)造性技術(shù)貢獻，因此，訴爭技術(shù)方案應(yīng)當給予專利權(quán)保護，應(yīng)當認定具備創(chuàng)造性。這就意味著，在專利創(chuàng)造性判斷司法實踐中，如果發(fā)明人主張沒有考慮到的另一個技術(shù)效果基礎(chǔ)上認定的客觀技術(shù)問題可以使訴爭技術(shù)方案具備創(chuàng)造性，就應(yīng)當對該種可能性予以考慮，否則，容易使實際上在某個技術(shù)效果基礎(chǔ)上作出了獨創(chuàng)性技術(shù)貢獻的發(fā)明創(chuàng)造得不到專利權(quán)保護。

（感謝北京市高級人民法院劉輝法官、陶鈞法官在共同審理相關(guān)案件過程中給予的幫助。感謝專利復(fù)審委員會的葛樹主任和李越處長在業(yè)務(wù)交流會上給予的啟發(fā)。）