淺議缺乏必要技術特征與未以說明書為依據的區(qū)別及聯(lián)系

潘樹志

《專利法實施細則》第20條第2款規(guī)定：獨立權利要求應當從整體上反應發(fā)明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。

《專利法》第26條第4款規(guī)定：權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

立法宗旨

《專利法實施細則》第20條第2款規(guī)定的目的在于：保證獨立權利要求中要求保護的技術方案在解決技術問題意義上的完整性，是獨立權利要求應當符合的最低標準;指導申請人在滿足專利法及實施細則要求的基礎上，撰寫出保護范圍最大的獨立權利要求。

《專利法》第26條第4款前半段的本義是要求權利要求具有合理的保護范圍，與申請人/發(fā)明人所做出的技術貢獻相匹配，避免申請人可能獲得較其做出的技術貢獻更大的權利。

法條含義

必要技術特征是指，發(fā)明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成發(fā)明或者實用新型的技術方案，使之區(qū)別于背景技術中所述的其他技術方案。

權利要求書應當以說明書為依據，是指權利要求應當得到說明書的支持。權利要求書中每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書中充分公開的內容得到或概括得出的技術方案，并且不得超出說明書公開的范圍。

因此，可以看出兩個條款各自的立法宗旨、含義等都有差異。此外，兩個條款的適用范圍、判斷原則等也不相同。然而二者也有相似之處，即都涉及到技術方案能否解決技術問題。

審查意見及答辯

1.審查意見

對于同一權利要求，有的審查員會認為獨立權利要求缺乏必要技術特征，而有的審查員會認為權利要求概括了過寬的保護范圍，得不到說明書支持。其實審查員的根本目的都是希望申請人能夠縮小該權利要求的保護范圍，只要審查意見能夠自圓其說即可。

2.答辯

針對以上的兩種不同審查意見，有的代理人答辯時會造成混淆。例如，針對權利要求未以說明書為依據的缺陷，某些代理人答辯時指出：說明書中所記載的B特征并不是必要特征，獨立權利要求的技術方案通過所記載的A特征已經能夠解決本發(fā)明所要解決的技術問題，所以無需將B特征記載到權利要求中。顯然，這種答辯方式是針對獨立權利要求缺乏必要技術特征的答辯，而非針對權利要求得不到說明書支持的答辯，實質上代理人混淆了上述兩個法條。

具體而言，代理人答辯時應該明確體現(xiàn)出是針對不同條款而進行的。

案例分析

以下結合案例，淺述對于同一個權利要求如何采用不同條款進行評述及答復。

案例

權利要求1、一種粘合薄膜切斷裝置，其特征包括：薄膜卷吸附單元，用于吸附由粘合薄膜及異形薄膜兩層組成的薄膜卷;以及粘合薄膜切斷單元，從所述粘合薄膜的一側朝向另一側切斷所述粘合薄膜。

案情簡介：

本申請涉及對導電薄膜進行切斷的方法和裝置?，F(xiàn)有技術中薄膜切斷器相對于導電薄膜垂直移動，會產生撞擊，導致出現(xiàn)切斷失誤。

審查員認為，權利要求1缺少“水平導向部、切斷導向部、垂直間隔調節(jié)部、垂直間隔彈性部、垂直貼緊彈性部”這些必要技術特征。即應將權利要求2、5、10和11的附加特征并入權利要求1。

申請人將權利要求2的附加技術特征并入權利要求1中，進一步限定了粘合薄膜切斷單元：

“所述粘合薄膜切斷單元包括：

薄膜切斷部…

切斷承載支撐部…

水平輸送部…”

相應的意見陳述如下：

相對于現(xiàn)有技術，本發(fā)明的關鍵改進點是切斷器從粘合薄膜的一側朝向另一側移動，并有選擇地切斷薄膜卷中的粘合薄膜。如說明書所述：“薄膜切斷部的薄膜切斷器沿與粘合薄膜水平的方向移動，并有選擇地僅切斷薄膜卷中的粘合薄膜，從而可將切斷粘合薄膜時所產生的沖擊最小化，并防止切斷失誤…”。

限定了上述具體結構的權利要求1的方案，能夠實現(xiàn)沖擊最小化，因此能夠解決本發(fā)明所要解決的技術問題。至于審查員提到的其他特征，主要用于調整切斷器的位置以更精確地切斷導電薄膜。

審查員接受了上述修改和爭辯。

對于此案，筆者認為審查員也可指出權利要求1未以說明書為依據，如下所示：

權利要求1中的功能性限定的特征“粘合薄膜切斷單元，從所述粘合薄膜的一側朝向另一側切斷所述粘合薄膜”概括了過寬的保護范圍，涵蓋了所有能夠實現(xiàn)該功能的實施方式。但說明書中僅公開了一種粘合薄膜切斷單元的具體實施方式。依據本申請文件所記載的內容，本領域技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或本領域技術人員難于預見該功能性限定所概括的除說明書所述實施方式之外的其他方式也能夠解決其技術問題并達到相同的技術效果，因此，該權利要求得不到說明書支持。

筆者認為，對于一個獨立權利要求，若審查員認為其缺乏的是為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，使得目前的獨立權利要求的技術方案不足以構成區(qū)別于背景技術中所描述的其他技術方案的技術方案，則用缺乏必要技術特征的法條評述比較合適。否則，若認為其缺乏的是目前所限定的功能性技術特征的下位具體特征，則用未以說明書為依據的法條評述更為合適。因為對于后者，實際上是功能性限定的技術特征同時涵蓋了能夠和不能解決本發(fā)明所要解決的技術問題的實施方式，簡單地認為該獨立權利要求的方案缺少解決其技術問題所不可缺少的技術特征從而不能解決本發(fā)明所要解決的技術問題可能并不準確。