近期美國法院有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的重要發(fā)展

翟士騫　陳維國

近年來，圍繞著標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）的討論越來越多。在過去一年中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院和美國司法部反壟斷部門（DOJ）對有關(guān)實(shí)施合理、非歧視（RAND，或加入“公平”要素的（FRAND）許可原則所約束的標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）的案件作出了重要決定。具體而言，在2014年，聯(lián)邦巡回上訴法院在案例中指明：（1）禁令是否適用于SEP（Apple訴Motorola案）；和（2）應(yīng)如何確定RAND專利使用費(fèi)率（Erlcsson訴D-LinkN）。DOI也在最近發(fā)布的商業(yè)審查函中針對電氣電子工程師學(xué)會（IEEE）的有關(guān)可能涵蓋IEEE標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)的專利許可和實(shí)施新政策提供了指導(dǎo)。聯(lián)邦巡回上訴法院的這些裁決以及DOJ商業(yè)審查函代表了美國關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利法律制度的發(fā)展趨勢，下面一一介紹這些重要案例和DOJ的商業(yè)指示。

聯(lián)邦巡回上訴法院的裁決

1、Apple訴Motorola案

在Apple訴Motorola案中，聯(lián)邦巡回上訴法院裁定受RAND義務(wù)約束的SEP所有者在某些情況下可能有權(quán)獲得禁令性救濟(jì)。Apple，Inc.訴Motorola，Inc.案，757 F.3d 1286（2014年聯(lián)邦巡回上訴法院）。該案首先在伊利諾斯州的地區(qū)法院審理。在審理過程中，Apple提交動議要求法院認(rèn)定Motorola無權(quán)禁止Apple使用有RAND義務(wù)的SEP。法官在審理該動議時，表示“考慮到FRAND，我不認(rèn)為禁止Apple侵犯該專利是合理的，除非Apple拒絕支付符合FRAND要求的專利使用費(fèi)?！盇pple，Inc.訴Motorola，Inc.案，869 F.Supp.2d 901，913-14（2012年伊利諾斯州北區(qū)法院）。換句話說，該地區(qū)法院法官的意見是，只要SEP有按照FRAND許可的義務(wù)，對方?jīng)]有無故拒絕支付FRAND要求的許可費(fèi)，法院則不能頒布禁令。該案上訴到聯(lián)邦巡回上訴法院，聯(lián)邦巡回上訴法院不認(rèn)同這一觀點(diǎn)，否決了地區(qū)法院關(guān)于禁令性救濟(jì)不適用于SEP侵權(quán)行為的判決。該法院解釋道，涉及此類SEP的禁令應(yīng)基于美國最高法院在eBay，Inc.訴MercExchange，L.L.C.（547 U.S.388（2006））案中規(guī)定的相同禁令框架進(jìn)行評估。例如，需注意“如果侵權(quán)者單方面拒絕支付FRAND專利使用費(fèi)，或者不合理地拖延談判以達(dá)到同等效果，則授予禁令可能是合理的”。（引用美國司法部和美國專利和商標(biāo)局，《針對受自愿F/RAND承諾約束的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的救濟(jì)政策聲明》，第7-8頁，2013年1月8日。）聯(lián)邦巡回上訴法院提出地方法院在審理是否針對有RAND義務(wù)的SEP授予禁令時，在使用eBay案中確立的要素基礎(chǔ)上，可以考慮包括：（1）SEP所有者證明無可挽回的損害的難度；（2）侵權(quán)者是否單方面拒絕支付RAND專利許可費(fèi)或不合理地拖延談判以達(dá)到同等效果；（3）SEP所有者是否基于RAND條款給予許可；和（4）鼓勵參與標(biāo)準(zhǔn)制定組織和確保SEP未被高估的公共利益。

基于eBay案原則，聯(lián)邦巡回上訴法院裁定金錢損害賠償足以完全補(bǔ)償Motorola的損失，且Motorola未證明因Apple的侵權(quán)行為遭受了無可挽回的損害。因此，聯(lián)邦巡回上訴法院確認(rèn)了地區(qū)法院批準(zhǔn)Motorola無權(quán)就該專利侵權(quán)行為獲得禁令的動議的裁定。

2、Ericsson，Inc.訴D-Link Systems，Inc.案

在Ericsson，Inc.訴D-Link Systems，Inc.案中，Ericsson控告多名被告侵犯涵蓋802.11（n）Wi-Fi協(xié)議的三項(xiàng)專利，陪審團(tuán)裁定被告侵犯了相關(guān)專利，Ericsson應(yīng)獲得1000萬美元的損害賠償（每臺侵權(quán)設(shè)備約15美分）。Ericsson，Inc.訴D-Link Sys.，Inc.案，773 F.3d 1201，1208（2014年聯(lián)邦巡回上訴法院）。在陪審團(tuán)判決之后，被告提出要求重新審理的動議，理由是Ericsson損害賠償專家的證詞違反“整體市場價值規(guī)則”，以及法院在庭審過程中，對陪審團(tuán)關(guān)于Ericsson的根據(jù)RAND原則的許可義務(wù)的指示不夠充分。

在上訴審理過程中，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)定地區(qū)法院沒有錯誤地接受按照整個產(chǎn)品（包括不受專利保護(hù)的部件）的完整的價值計(jì)算許可費(fèi)的證據(jù)，因此確認(rèn)了地區(qū)法院針對Ericsson損害賠償專家證詞的裁決。聯(lián)邦巡回上訴法院裁定，雖然專利使用費(fèi)率必須僅反映基于該產(chǎn)品侵權(quán)功能的價值，但地方法院無需排除有關(guān)基于該產(chǎn)品完整價值的許可的證詞。不過，聯(lián)邦巡回上訴法院指明，地區(qū)法院應(yīng)向陪審團(tuán)提供提醒性指示，最終判決的專利許可費(fèi)應(yīng)該僅反映侵權(quán)部分為產(chǎn)品帶來的增值。

對于有關(guān)Ericsson的RAND許可義務(wù)的陪審團(tuán)指示，聯(lián)邦巡回上訴法院說明判斷合理許可費(fèi)的通用的Georgia-Pacific要素有多項(xiàng)不適用于有RAND義務(wù)的專利（Georgia-Pacific要素是法院確立的判定合理許可費(fèi)可以參考的一些要素。參見Georgia-Pacific Gorp.訴U.S.Plywood Corp.案，318 F.Supp.1116（S.D.N.Y.1970）。地區(qū)法院應(yīng)根據(jù)特定案件中的具體情況和證據(jù)為陪審團(tuán)提供計(jì)算損害賠償?shù)闹甘?。在Ericsson，Inc.案中，地區(qū)法院錯誤地指示陪審團(tuán)考慮不相關(guān)或誤導(dǎo)性的Georgia-Pacific要素。聯(lián)邦巡回上訴法院還闡明了在判定合理的專利許可費(fèi)時，應(yīng)僅基于專利發(fā)明為相關(guān)產(chǎn)品帶來的增值，而不是該技術(shù)使產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)所帶來的所有價值。

3、有關(guān)新IEEE政策的DOJ指導(dǎo)

電氣電子工程師學(xué)會IEEE最近在得到美國司法部反壟斷部門的肯定之后，修改了IEEE標(biāo)準(zhǔn)組織的專利政策。IEEE的修改標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的專利政策的提議包括下列內(nèi)容：（1）禁令救濟(jì)；（2）“合理費(fèi)率”的含義；（3）互惠許可要求；和（4）IEEE許可承諾適用的產(chǎn)品供應(yīng)鏈階段。依據(jù)DOJ的商業(yè)審查程序，DOJ分析了涉及這四個方面的IEEE提議是否會由于減少專利許可費(fèi)并因此減少創(chuàng)新激勵，從而對競爭造成損害。DOJ總結(jié)認(rèn)為“不太可能發(fā)生”此類損害。DOJ認(rèn)定IEEE提議的總體目標(biāo)是為了闡明IEEE標(biāo)準(zhǔn)組織的RAND承諾的范圍，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)更進(jìn)一步被采用并消除潛在反競爭行為，從而為消費(fèi)者帶來更多利益。

具體而言，IEEE的提議要求專利持有人不能要求法院禁止?jié)撛诘谋辉S可人或者標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施人使用受RAND約束的專利技術(shù)?！俺菍?shí)施人拒絕參與或遵循一個或多個有權(quán)裁定合理費(fèi)率和其它條款的法院的裁決……”。DOJ表示，該IEEE提議的這一部分比DOJ和美國專利商標(biāo)局近期提供的相關(guān)指導(dǎo)更為嚴(yán)格，但私營標(biāo)準(zhǔn)制定組織有權(quán)在未違反反壟斷法或其它法律的情況下實(shí)施任何政策?？傮w而言，DOJ認(rèn)定該提議“與美國判例法的方向一致”。

接下來，DOJ認(rèn)定IEEE的提議將“合理費(fèi)率”定義為“恰當(dāng)補(bǔ)償……排除因把該專利技術(shù)放入IEEE標(biāo)準(zhǔn)而產(chǎn)生的額外的價值”的說法符合美國判例法。DOJ還認(rèn)定該IEEE提議中要求專利持有者不能拒絕許可受IEEE RAND承諾約束的專利給供應(yīng)鏈中任何階段的供應(yīng)商。最后，DOJ表示該IEEE提議中允許許可人要求對方提供SEPN2惠許可也符合相關(guān)法律規(guī)定。在DOJ發(fā)布其商業(yè)審查函的數(shù)天后，IEEE董事會于2015年2月8日批準(zhǔn)了上述的提議。

4、結(jié)論

上述聯(lián)邦巡回上訴法院的裁決和DOJ商業(yè)審查函代表了美國關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利法律制度的最新變化。這些變化直接關(guān)系到RAND許可義務(wù)內(nèi)容和違反此類義務(wù)或侵犯SEP的潛在后果。參與標(biāo)準(zhǔn)組織的公司、涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利訴訟或者專利許可談判的公司，應(yīng)該充分了解這些變化，以便制定符合法律規(guī)定和政策要求的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立、訴訟和談判策略。