準(zhǔn)備迎接更嚴(yán)格的美國(guó)商標(biāo)法

B. Brett Heavner Morgan E. Smith

目前，與美國(guó)公民和公司相比，非美國(guó)的商標(biāo)所有者在向美國(guó)專(zhuān)利及商標(biāo)局（USPTO）注冊(cè)其商標(biāo)時(shí)具有顯著優(yōu)勢(shì)。具體而言，美國(guó)法律要求美國(guó)公民和位于美國(guó)的公司提交證據(jù)來(lái)證明其所申請(qǐng)的商標(biāo)在注冊(cè)簽發(fā)前已在美國(guó)商業(yè)市場(chǎng)中使用，參見(jiàn)15 U.S.C. §1051，商標(biāo)審查程序手冊(cè)（TMEP）§903、904。美國(guó)商標(biāo)法“用于商業(yè)”這一要求的公共政策基礎(chǔ)是USPTO商標(biāo)注冊(cè)應(yīng)能反映美國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際狀況。企業(yè)只能為其在美國(guó)實(shí)際提供的產(chǎn)品和服務(wù)在美國(guó)獲得商標(biāo)權(quán)。

巴黎公約和馬德里協(xié)議的優(yōu)勢(shì)

與美國(guó)公民和美國(guó)公司不同，非美國(guó)商標(biāo)所有者在美國(guó)向USPTO注冊(cè)其商標(biāo)時(shí)，可以利用巴黎公約或馬德里協(xié)議來(lái)避免此“使用”前提要求參見(jiàn) 15 U.S.C. §1126（d）、（e），§1141。因此，中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)者可以繞過(guò)美國(guó)商標(biāo)法的基本“使用”要求來(lái)獲得美國(guó)注冊(cè)。顯然，巴黎公約和馬德里協(xié)議中包含的條約義務(wù)阻礙了將商標(biāo)權(quán)與實(shí)際市場(chǎng)狀況相關(guān)聯(lián)的政策目的。不過(guò)，美國(guó)法律規(guī)定了補(bǔ)救條款，從而將巴黎公約和馬德里協(xié)議注冊(cè)最終聯(lián)入“基于使用”的美國(guó)商標(biāo)系統(tǒng)。具體而言，在任何注冊(cè)日期的6周年前或每次注冊(cè)續(xù)期時(shí)，所有注冊(cè)者（無(wú)論是美國(guó)還是外國(guó)注冊(cè)者）都必須向USPTO提交宣誓聲明，以表明相關(guān)商標(biāo)當(dāng)前在美國(guó)商業(yè)市場(chǎng)中使用，且必須提交可證明該注冊(cè)所涵蓋的各類(lèi)商標(biāo)使用情況的樣品，參見(jiàn) 15 U.S.C. §1058，TMEP §1604。樣品必須顯示出該商標(biāo)在美國(guó)商業(yè)市場(chǎng)中用于商品或服務(wù)或者與其相關(guān)的狀況。未提交使用聲明和樣品將導(dǎo)致注冊(cè)被取消。因此，雖然中國(guó)商標(biāo)所有者在申請(qǐng)程序階段和注冊(cè)后的前幾年比美國(guó)商標(biāo)所有者擁有顯著優(yōu)勢(shì)，但要保持其美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)，中國(guó)商標(biāo)所有者最終也必須確立其商標(biāo)在美國(guó)的使用情況。

由于許多中國(guó)商標(biāo)所有者習(xí)慣于在中國(guó)國(guó)內(nèi)無(wú)須證明使用情況即可獲得廣泛注冊(cè)，因此難以理解和遵守美國(guó)商標(biāo)法所規(guī)定的注冊(cè)后使用要求。中國(guó)商標(biāo)所有者往往不理解宣誓使用聲明的重要性，因此會(huì)提交表示其商標(biāo)當(dāng)前在美國(guó)商業(yè)市場(chǎng)中用于注冊(cè)所列所有商品和服務(wù)的不準(zhǔn)確聲明，其實(shí)其商標(biāo)根本未在美國(guó)使用或僅用于所列商品和服務(wù)中的一小部分。在某些案例中，中國(guó)商標(biāo)所有者提交了從未在美國(guó)商業(yè)市場(chǎng)中流通或已過(guò)時(shí)且不再在美國(guó)市場(chǎng)中流通的使用樣品。在此類(lèi)情況下，該注冊(cè)者能夠保持在法律上無(wú)權(quán)獲得的、涵蓋其未在美國(guó)提供的商品和服務(wù)的美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)。USPTO深信此類(lèi)不恰當(dāng)或過(guò)于廣泛的商標(biāo)注冊(cè)（稱(chēng)為“無(wú)用”注冊(cè)）應(yīng)從美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)中刪除?！盁o(wú)用”注冊(cè)不僅會(huì)損害意圖通過(guò)美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)顯示實(shí)際市場(chǎng)狀況的政策效果，還對(duì)整個(gè)美國(guó)商標(biāo)系統(tǒng)造成阻礙，因?yàn)榇祟?lèi)注冊(cè)經(jīng)常被作為根據(jù)，并基于混淆可能性拒絕其他申請(qǐng)。

USPTO 試點(diǎn)計(jì)劃結(jié)果

USPTO多年來(lái)一直擔(dān)憂(yōu)從美國(guó)注冊(cè)中消除“無(wú)用”的巴黎公約和馬德里協(xié)議注冊(cè)后，使用信息提交的有效性。為衡量“無(wú)用”注冊(cè)問(wèn)題的嚴(yán)重性，USPTO于 2014 年年末完成了一項(xiàng)為期兩年的試點(diǎn)計(jì)劃。在此計(jì)劃中，USPTO隨機(jī)選擇了一些剛剛提交使用聲明的注冊(cè)，來(lái)檢查這些宣誓聲明的真實(shí)性。所選注冊(cè)者被要求對(duì)每一類(lèi)別中的其他兩種所列商品和/或服務(wù)提交額外的使用樣品。如果所選注冊(cè)者無(wú)法滿(mǎn)足這些要求，無(wú)法提交美國(guó)市場(chǎng)中使用樣品的商品和/或服務(wù)，則會(huì)被部分取消相關(guān)注冊(cè)。而且，如果該注冊(cè)提交不準(zhǔn)確的初始宣誓聲明后被部分取消，則USPTO可能會(huì)要求所選注冊(cè)者為該注冊(cè)中所列的每項(xiàng)及所有產(chǎn)品或服務(wù)提交使用樣品。如果該注冊(cè)者無(wú)法證明在美國(guó)市場(chǎng)中的使用狀況，則針對(duì)任何相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的注冊(cè)都可能會(huì)遭到進(jìn)一步的部分取消。如果注冊(cè)者未回應(yīng)該試點(diǎn)計(jì)劃問(wèn)詢(xún)，則相關(guān)注冊(cè)會(huì)被完全取消參見(jiàn)77 Fed. Reg. 30，197—208（2012 年 5 月 22 日），將編入法典 37 C.F.R. pts. 2 和 7。

該試點(diǎn)計(jì)劃的結(jié)果表明，大部分的所選外國(guó)注冊(cè)者（73% 的馬德里協(xié)議注冊(cè)者，65% 的巴黎公約注冊(cè)者）提交了不準(zhǔn)確或虛假的使用聲明，并因此獲得了無(wú)權(quán)在美國(guó)獲得的商標(biāo)保護(hù)。雖然約 59% 的馬德里協(xié)議注冊(cè)者和約 58% 的巴黎公約注冊(cè)者能夠通過(guò)刪除未流通的商品保留部分注冊(cè)，但很多馬德里協(xié)議注冊(cè) （14%） 和巴黎公約注冊(cè) （7%） 被完全取消。盡管該試點(diǎn)計(jì)劃已得出結(jié)論，但高失敗比例（尤其是對(duì)于馬德里協(xié)議注冊(cè)）表明USPTO將繼續(xù)努力解決商標(biāo)注冊(cè)者聲明準(zhǔn)確度和“無(wú)用”注冊(cè)消除問(wèn)題。USPTO可能會(huì)利用該試點(diǎn)計(jì)劃的結(jié)果來(lái)作為規(guī)則變更的合理理由，以使其能夠更頻繁地要求提交額外樣品或使用證據(jù)。

未來(lái)前景如何？

中國(guó)申請(qǐng)者可以預(yù)期USPTO未來(lái)會(huì)仔細(xì)詳查使用聲明，因此應(yīng)僅為美國(guó)市場(chǎng)中實(shí)際使用相關(guān)商標(biāo)的商品和/或服務(wù)提交聲明。USPTO已表示USPTO的未來(lái)實(shí)踐將發(fā)生以下4項(xiàng)潛在變化。

1. 對(duì)使用聲明進(jìn)行隨機(jī)審查；要求注冊(cè)者刪除經(jīng)USPTO問(wèn)詢(xún)無(wú)法在提交使用聲明后證明使用狀況的任何商品和/或服務(wù)。

2. 創(chuàng)建類(lèi)似于加拿大的簡(jiǎn)化消除程序，以供相關(guān)方要求所有者證明特定商品和/或服務(wù)的使用狀況。如果所有者滿(mǎn)足要求，則該程序結(jié)束。但如果所有者未能證明相關(guān)使用情況，則該所有者未提供使用證據(jù)的任何商品和/或服務(wù)都將從相關(guān)注冊(cè)中刪除。

3. 要求注冊(cè)者在首次提交使用聲明時(shí)為其注冊(cè)中所列的所有商品和服務(wù)提交樣品。或要求注冊(cè)者在首次提交使用聲明時(shí)為其注冊(cè)中所列的所有商品和/或服務(wù)提交樣品，并要求該樣品為可顯示該商標(biāo)的使用與該商品和/或該服務(wù)的廣告相關(guān)的照片。

4. 提升該聲明的莊重性， 要求注冊(cè)者聲明其了解宣誓的嚴(yán)肅性，或要求使用申明包含一份陳述以詳細(xì)說(shuō)明驗(yàn)證使用情況所采取的步驟。

雖然USPTO尚未做出任何有關(guān)“無(wú)用”注冊(cè)和虛假使用聲明的具體決定，但中國(guó)商標(biāo)注冊(cè)者應(yīng)了解未來(lái)將會(huì)執(zhí)行任何或所有上述使用情況的驗(yàn)證程序。

此外，USPTO可能會(huì)越來(lái)越多地使用“善意真實(shí)意圖”要求，以在過(guò)于廣泛的馬德里協(xié)議和巴黎公約注冊(cè)的五周年之前與其對(duì)抗。所有申請(qǐng)者都必須聲明對(duì)申請(qǐng)中所列所有商品和/或服務(wù)使用相關(guān)商標(biāo)的善意真實(shí)意圖。如果申請(qǐng)者缺乏在美國(guó)商業(yè)市場(chǎng)對(duì)申請(qǐng)中所列的所有商品和服務(wù)使用相關(guān)商標(biāo)的善意真實(shí)意圖，則該過(guò)于廣泛的注冊(cè)可能會(huì)遭到完全或部分取消。例如，在Sandro Andy， S.A. 訴 Light Inc.案中，一法國(guó)公司在美國(guó)的馬德里協(xié)議注冊(cè)因其“善意真實(shí)意圖”聲明具有欺詐性而遭到部分取消。該公司無(wú)法提供有關(guān)計(jì)劃將其注冊(cè)中所列的250項(xiàng)商品投入市場(chǎng)（或者甚至是制造能力）的任何證據(jù)。事實(shí)上，該被告僅在服裝相關(guān)事項(xiàng)中使用該商標(biāo)。因此，法院取消了該馬德里協(xié)議注冊(cè)的美國(guó)擴(kuò)展部分中所列的大部分商品。

結(jié)論

基于USPTO對(duì)“無(wú)用”注冊(cè)日益加重的擔(dān)憂(yōu)，中國(guó)商標(biāo)所有者應(yīng)仔細(xì)詳查其簽署并提交給USPTO的任何聲明中列舉的商品和/或服務(wù)。要避免出現(xiàn)提交不準(zhǔn)確或過(guò)于廣泛的使用聲明的問(wèn)題，中國(guó)注冊(cè)者應(yīng)在提交使用聲明前，精確確定其在美國(guó)將相關(guān)商標(biāo)用于哪些商品和/或服務(wù)。中國(guó)注冊(cè)者還應(yīng)考慮為其美國(guó)注冊(cè)中所列的所有商品和/或服務(wù)收集使用樣品，以確保能夠在USPTO有所要求時(shí)為所有這些商品和/或服務(wù)證明使用情況。將來(lái)，中國(guó)注冊(cè)者必須在準(zhǔn)備使用聲明時(shí)牢記“使用”要求在美國(guó)商標(biāo)系統(tǒng)中的核心地位，以確保準(zhǔn)確公平地陳述其商標(biāo)在美國(guó)的實(shí)際使用情況。