三條專利法原則解決內(nèi)外部律師分歧

◎ 文 勞拉·特斯卡 柯克·特斯卡 翻譯 趙青

如果企業(yè)法律顧問不是非常清楚專利法律師所告訴他的內(nèi)容，結(jié)果就會變得很糟糕，差的專利質(zhì)量、沒有必要的高成本、訴訟失敗或者是錯誤的理解，這些都會反作用地影響企業(yè)決策

有時，專利法律師和企業(yè)專利法律顧問在某一個關(guān)于專利的問題上一直存在著分歧。為了解決專利律師與企業(yè)法律顧問在理解上所存在的分歧，我們將要探討以下三條專利法原則：

1.一項技術(shù)，如果晚于某項專利出現(xiàn)而構(gòu)成侵權(quán)的話，倘若早于該專利出現(xiàn)就會構(gòu)成預(yù)見該專利（即破壞該專利的新穎性）；

2.成為主導(dǎo)性的一項專利（但是不要忘了第一條原則）；

3.權(quán)利要求圖表是專利法的核心，同時包含以上兩條原則。

是所有的專利法都只參考這三種原則嗎？答案是否定的。但是這三種原則涉及到很多專利法的領(lǐng)域并且成為專利系統(tǒng)中的核心。充分理解他們將會讓你更好地去做關(guān)于專利的決定，更好地去管理你的專利組合，更好地理解專利律師的意思。

原則一：一項技術(shù)，如果晚于某項專利出現(xiàn)會構(gòu)成侵權(quán)的話，倘若早于該專利出現(xiàn)就會構(gòu)成預(yù)見該專利（即破壞該專利的新穎性）

在雞尾酒派對上請記得與專利律師去表達這句精練的話語，如果你很好地理解它，就證明你已經(jīng)走在了深度理解專利法的路上了。

我們第一條原則是建立在時效性上的，并且需要理解“侵權(quán)”與“預(yù)見”這兩個詞的涵義。但是，不用擔心，因為你很快就會明白它了，就像當你是小孩的時候第一次聽到關(guān)于發(fā)明與專利時，你內(nèi)心自然而然就會產(chǎn)生這個想法。但問題是在你職業(yè)生涯中你越多地了解專利，你也就越容易誤解它最初的含義。

讓我們用下面的場景作為一個簡單的例子分別把這三種原則運用其中。首先，一個人很久之前發(fā)明了一個最基本的輪子，并且是從石頭里雕刻出來的，它是圓的而且也許有一個軸中心孔（命名為“石頭輪子”）。聯(lián)想一下約翰尼·哈特的漫畫《公元前》。

隨著發(fā)明逐步的變化與發(fā)展，有人創(chuàng)造了一種木頭車輪，包括一個軸中心孔，一個木制鐵邊的車圈與輻條（命名為“木頭輪子”）。聯(lián)想一下草原上的小房子。再后來，有人創(chuàng)造了一個可以充氣的輪胎并且安裝在車圈外側(cè)，就像自行車輪胎（命名為“輪胎輪子”）。

很明顯，你已經(jīng)知道這三種輪子都屬于發(fā)明而且都可以申請專利。

因此“一項技術(shù)，如果晚于某項專利出現(xiàn)會構(gòu)成侵權(quán)的話，倘若早于該專利出現(xiàn)就會構(gòu)成預(yù)見該專利（即破壞該專利的新穎性）”這句話是什么意思呢？第一，選擇專利。讓我們?yōu)槭^輪子命名為專利一號（而且假設(shè)專利一號廣泛地涵蓋了所有的輪子）。第二，這里我們要選擇木頭輪子作為分析對象。然后，第一原則的部分可以被解讀成：如果木頭輪子是在石頭輪子后產(chǎn)生的，那么木頭輪子違反了（侵犯了）第一個（石頭輪子） 的專利權(quán)。實際上，木頭輪子是在后來產(chǎn)生的。就這么簡單，不是嗎？

在專利法第一原則中的后半部分“在先為在先公開”需要我們?nèi)ダ斫狻霸谙裙_”在專利法律的術(shù)語中。雖然它不是特別容易去理解，但是出于目的考慮，我們可以把它理解成為“它在之前就已經(jīng)產(chǎn)生了”。如果你是專利專家，你就會知道對于我們簡化概念容易出現(xiàn)許多例外，但是為了我們接下來的研究請忽略它。所以，如果“它”（一個專利產(chǎn)品）之前就出現(xiàn)過，這個發(fā)明就不是新的（或者說很顯而易見）。并且，如果一個“發(fā)明”不是新的，它就不能申請專利（或者一個已經(jīng)被同意的專利被證明不是新的，也會被證明為無效）。

應(yīng)用到我們的案例當中就是，如果我們想象木頭輪子早于石頭輪子出現(xiàn)，那么石頭輪子的專利一號就無效了，因為它在木頭輪子之前就已經(jīng)預(yù)測到了。

完整的專利第一原則被運用到我們車輪的場景中就是：如果木頭輪子出現(xiàn)在石頭輪子之后，木頭輪子侵犯了石頭輪子的專利，但是如果石頭輪子被木頭輪子在之前所預(yù)見了，那么石頭輪子的專利就會被證明是無效的。

為什么？原因很簡單。如果專利一號包含所有種類的輪子，那后來產(chǎn)生的木頭輪子因此侵犯了第一個輪子的專利。但是如果木頭輪子在石頭輪子之前就被發(fā)明了，那么這個石頭輪子就不是新的，因此它也就不算是一種發(fā)明從而申請專利。專利律師把木頭輪子的這個場景叫作“之前的藝術(shù)”。

游戲也可以這么玩，你給木頭輪子申請專利（專利二號）。假設(shè)它包含了木頭輪子和輪胎輪子。但是，假設(shè)這個專利也包含第一種石頭輪子。那么專利第一原則是怎么說的？輪胎輪子侵犯了木頭輪子的專利，因為輪胎輪子是后來發(fā)明的。但是木頭輪子的專利在之前就被預(yù)見了（因此是無效而且不能被侵犯的），因為它未被允許覆蓋之前的石頭輪子的專利。這就是第一原則通常所表述的：一個后來的產(chǎn)物推翻了一個已經(jīng)存在的專利，但是這個專利也因包含前一個在先的工藝，因此專利失效了。

所以，基本來說，你不能為舊的東西（不是一個發(fā)明）申請專利并且如果你要這么做，那么就會被證明是無效的。

專利第一原則之所以重要的真正原因在于其導(dǎo)致的直接結(jié)果，也就是說有效的專利對于一項已有的技術(shù)來講會隨著時間的推移變得越來越嚴格或者說范圍越來越窄。這種直接結(jié)果在企業(yè)中變得十分關(guān)鍵，因為一個廣泛的專利是非常有價值的，它不僅僅包含了你自己企業(yè)的發(fā)明，同時也涉及到日后競爭者對發(fā)明的進一步改良。但與此相反的是，如果一項較窄的專利僅僅包含工程師和科學家發(fā)明的幾個東西將不會很有價值。同時，如果你的專利范圍太廣泛，按照專利第一條原則，你的產(chǎn)品也許在之前就出現(xiàn)了，因此顯得毫無價值。

這就把我們帶入到了第二條原則。

勞拉·特斯卡勞拉·特斯卡是AMAG制藥公司的一名法律顧問和知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)主管。她有24年的企業(yè)法律顧問經(jīng)驗，同時是一名注冊專利律師。

柯克·特斯卡柯克·特斯卡是landiorio, Teska，Coleman與LLP公司的管理合伙人，薩福克大學法學院的客座教授。

原則二：成為主導(dǎo)性專利（但是不要忘記原則一）。

什么是主導(dǎo)性專利？讓我回到之前的案例中。如果第一個專利包含了所有的輪子，因此它是有價值的。假裝石頭輪子仍然占據(jù)主流，這個時候木頭輪子和輪胎輪子已經(jīng)在研究中了。第一原則的價值很高，因為木頭輪子和輪胎輪子構(gòu)成了侵權(quán)。對于其他新類型的輪子也是如此，不管是皮帶輪，砂輪，或者是棒球機器下邊的輪子。

如果上面提到的第一個專利范圍很窄的話，只對于石頭輪子的專利，那么沒有特別大的價值，因為木頭輪子、輪胎輪子和其他類型的輪子將不會侵犯第一條專利。

現(xiàn)在，請不要忘記木頭輪子和輪胎輪子也是發(fā)明（不包含“在第一種專利的范圍內(nèi)”）。那就是我們?yōu)槭裁磿袑＠柡蛯＠?。有些人稱之為“改良專利”。專利一號被說成是“主導(dǎo)”專利二號和三號。這也就是人們發(fā)明了一些東西，為它們申請了專利但是無法銷售的一個重要原因，因為它侵犯了前一個主導(dǎo)專利。

當然，現(xiàn)在事實情況就是，即使我們想象為石頭輪子申請了專利一號，并且專利一號在專利二號被設(shè)計的時候過期了，甚至專利二號在輪胎輪子設(shè)計之前過期很久。但是在科學技術(shù)發(fā)生重大突破的不久之后，通常會有改進、增加和增強。例如，這里有許多包含了輪胎輪子的專利，并且隨著科技的進步，將會有更多。并且在每個技術(shù)子集內(nèi)（踏板，輪胎材料，輪輻設(shè)計等），都會產(chǎn)生主導(dǎo)專利。不管你公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域在哪里，努力成為占主導(dǎo)地位的專利，但是不需要獲得如此廣泛和巨大的專利，以免被先前的專利預(yù)測到而無效。

對于一個公司是否去獲得一個主導(dǎo)專利，會直接影響公司的專利預(yù)算，因為它在盡職調(diào)查中很重要，并會影響到許可交易的價格。例如，如果一個專利是有主導(dǎo)地位的，企業(yè)會聰明地決定去締造一個巨大的國外專利組合，但是如果這個主導(dǎo)專利沒有被成功申請下來的話，就會產(chǎn)生昂貴的外國專利申請備案與維護的費用。

現(xiàn)在讓我們把專利一、二原則記在腦中，因為我們要去探索權(quán)利要求圖表。在新的例子中有二片、三片和四片刀刃的剃須刀。我們之后還會回到輪子的例子當中。

原則三：權(quán)利要求圖表是專利法的核心內(nèi)容而且包含了之前的兩個原則

我們新的例子是一個真實的案例，但是我們也做了修改，忽略和簡化了一些細節(jié)，為了讓理解變得更加簡單。

吉利公司為它的“鋒速3”剃須刀申請專利：它是一個配備了3個或者更多刀片并且配備漸進式刀刃暴露技術(shù)，也就是說在第一組刀片被卡住之后，第二組刀片可以接著工作，直到第三組刀片，是一個循序漸進的過程。

在實際的吉利專利的首頁展示圖上，每一組刀片都被相應(yīng)的序列號11、12和13注釋著，并且這種漸進式刀刃暴露技術(shù)也在首頁被展示出來。

之后，Schick（舒適牌）也出了一款名叫“Quattro”的剃須刀，其中包含4個漸進式刀刃。于是吉利就起訴舒適侵犯其專利，同時舒適也利用專利第一原則進行了還擊（一項技術(shù)，如果晚于某項專利出現(xiàn)會構(gòu)成侵權(quán)的話，倘若早于該專利出現(xiàn)就會構(gòu)成預(yù)見該專利）。這樣一來，舒適公司還需要證明在吉利“鋒速3”系列之前就存在剃須刀（或剃須刀專利）。舒適公司發(fā)現(xiàn)三組刀刃的剃須刀在吉利“鋒速3”系列出現(xiàn)之前就已經(jīng)存在了，但是沒有漸進式刀刃曝光技術(shù)，同時還有兩組刀刃的剃須刀并且配備漸進式刀刃曝光技術(shù)的也在吉利“鋒速3”之前也已經(jīng)有了。

運用第一原則的話，那么舒適公司為自己辯護的基本原理就是，如果“Quattro”系列擁有漸進式刀刃曝光技術(shù)的4組刀刃剃須刀對吉利的“鋒速3”剃須刀專利構(gòu)成侵犯，那么吉利的專利就是存在預(yù)見性的（無效的），因為在它之前就已經(jīng)披露了三組刀刃并且擁有漸進技術(shù)的剃須刀的存在。

在我們描繪舒適公司權(quán)利要求表之前，我們需要明白專利權(quán)利要求范圍。我們到現(xiàn)在還沒有具體討論關(guān)于專利權(quán)利要求范圍，但是在專利法中“游戲的名字就是范圍”。任何一項專利都有許多信息在里邊，但是只有在專利最后的那幾個段落才是真正有用的。在這些段落當中都標明了專利包括的范圍，哪些是可以被起訴的內(nèi)容和哪些組合可以構(gòu)成對專利的侵權(quán)。

權(quán)利要求圖表可以在一個場景中清晰地描繪出專利的范圍。許多美國聯(lián)邦地區(qū)法院有自己當?shù)氐囊?guī)則，他們甚至要求雙方都要提供類似的圖表給法官。

在吉利和舒適剃須刀公司的案例中，吉利的專利權(quán)利要求圖表（圖一）：

圖一

舒適公司的專利權(quán)利要求圖表，如圖二所示：

圖二

因此，吉利公司辯論說“一項技術(shù)，如果晚于某項專利出現(xiàn)會構(gòu)成侵權(quán)”，但是舒適公司反駁說“倘若早于該專利出現(xiàn)就會構(gòu)成預(yù)見該專利（即破壞該專利的新穎性），而且大多數(shù)專利侵權(quán)案的核心都是因為雙方存在這樣的爭論。

那么站在吉利公司的角度，也就是它掌握占主導(dǎo)的專利在3個或者多個刀刃并且配備漸進式刀刃暴露技術(shù)，這句話正確嗎？或者說舒適公司所提出的“之前就有類似產(chǎn)品出現(xiàn)，破壞其專利新穎性”的觀點錯誤嗎？不幸的是，我們可能永遠不會知道，因為，它和大多數(shù)情況一樣，已經(jīng)被判決了。但是它對我們要達成的目的并不重要。這個案例簡單地教會了我們?nèi)绾稳ブ谱鬟@種范圍圖表。它以一種更簡單的方法讓人們更加明白地去理解專利法和之前的兩個專利原則。

現(xiàn)在讓我們?nèi)ハ胂笠幌?，你公司的專利?quán)利要求作為一個案例，其中包括三個特質(zhì)（組件，制造步驟，材料，分子，任何一種），我們把它們稱為A,B,C。專利律師把這三個特點稱為“限制”或者“元素”。

你們的專利權(quán)利要求如果有效（沒有被預(yù)見的產(chǎn)品）并且包括了競爭者在日后的類似產(chǎn)品，那么在第一原則下，圖表就應(yīng)該是圖三所示：

圖三

一項技術(shù)，如果晚于某項專利出現(xiàn)會構(gòu)成侵權(quán)（競爭者的產(chǎn)品包括至少你專利中的A、B、C三項），并且沒有早于該專利出現(xiàn)的類似產(chǎn)品（沒有C類產(chǎn)品的披露），就不構(gòu)成預(yù)見該專利，即破壞該專利的新穎性。你的專利范圍因此也占據(jù)主導(dǎo)，至少在A、B、C三種形式，因為它已經(jīng)包括了日后的A、B、C、D和E；A、B、C和E或者類似的。

如果你的專利范圍內(nèi)包括了競爭者的產(chǎn)品（預(yù)見該專利），那么在第一原則下，圖表應(yīng)該像圖四所表達的：

圖四

在專利法里，所有的這些都將把我們帶入一個最差的場景，特別是這種場景非常容易引發(fā)專利律師和企業(yè)專利顧問之間產(chǎn)生歧義。也就是說，你的專利在第一原則中是有效的但是在原則二中不具備主導(dǎo)性。在這個最差的場景當中，范圍可以如圖五所示：

圖五

這樣的話，你的專利權(quán)利要求就會比你想象中的窄。也只有當A、B、D（或者A、B、X，在這里C和D都屬于X的變種）在第一條專利原則下才能有效。并且范圍包括了競爭者設(shè)計的，但是由于你的范圍只局限在A,B,C并且競爭者的產(chǎn)品不包括C（競爭者選擇D取而代之），因此競爭者就不會侵犯你的專利。用專業(yè)的話說就是“競爭者繞著你的專利范圍外去設(shè)計產(chǎn)品”。你的專利不具備主導(dǎo)性，所以是低價值的。

回到之前的案例當中，讓我們重新看一下我們石頭輪子，木頭輪子和輪胎輪子的例子。假設(shè)你的公司是一個設(shè)計木頭輪子的企業(yè)。這里有三種可能的方式去為你的專利制定出范圍：

——輪子

——一個木制的圓孔、一個木制的車圈、存在于圓孔和車圈之間的間隔輻條和一個金屬的車帶。

——一個圓孔、車圈和在車圈與圓孔之間間隔的輻條。

通過把它變得可視化，現(xiàn)在你可以很容易地把第一和第二原則使用到這些范圍選擇中了。專利一號被輪胎輪子侵權(quán)，但是它是無效的，因為石頭輪子早在之前就已經(jīng)出現(xiàn)了。

專利二號是有效的（之前的石頭輪子沒有木質(zhì)的中心孔、車圈、輻條和鐵帶），但是專利二號范圍很窄，價值很低，因為它沒有包含輪胎輪子。專利二號在其領(lǐng)域內(nèi)具備主導(dǎo)性。專利律師把這個叫作“范圍之外”。這是我們最差的一個場景。

專利三號是最好的。對于在先的石頭輪子來說，它是有效的，并且它包含了輪胎輪子（也許是水輪或者更多）。

因此，我們的專利三原則構(gòu)成了專利法的本質(zhì)。有價值的專利不僅會奪取競爭者的產(chǎn)品，而且是有效的（或者至少不會輕易受到一個有效性的攻擊），而且在最大程度上占據(jù)主導(dǎo)性。權(quán)利要求圖表可以被用于起草專利，處理專利辦公室的侵權(quán)和訴訟，能夠更快速地分析有效性研究和辯護，以及專利價值的評估。

相比這三種專利原則，這里還有更多的專利法律條例，但是剩下的大多數(shù)都只是些細節(jié)。專利律師一般都是遵循專利權(quán)利要求圖表和一號原則去思考問題。如果你也可以的話，那么你和你的律師之間的分歧將會逐漸減少。