企業(yè)要防范知識產權合同陷阱

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聯(lián)合國知識產權組織發(fā)布的世界知識產權報告顯示，2012年中國專利申請數(shù)以65.28萬件連續(xù)第二年居全球首位。但是，國家知識產權局統(tǒng)計顯示，我國擁有自主知識產權核心技術的企業(yè)，僅占大約萬分之三；99%的企業(yè)沒有申請專利，一些企業(yè)甚至靠仿造和假冒生存。

在中國向創(chuàng)新大國的邁進過程中，中國企業(yè)該如何看待知識產權問題？為此，《中關村》雜志采訪了北京惠誠志霖知識產權代理有限公司合伙人、專利代理人曾迪。

《中關村》：《2013世界知識產權指標》報告指出，2012年全球專利申請總數(shù)達235萬件，中國知識產權申請量快速增長。中國企業(yè)處理知識產權事務有哪些特點？

曾迪：作為一名知識產權領域的從業(yè)者，我感覺近幾年專利申請量明顯增長，就我接觸的企業(yè)情況，談談對這個問題的看法：

首先，企業(yè)越來越重視專利。在2010年之前，先要給企業(yè)講什么是專利，專利包括哪些類型，保護期限是多長等這些基礎知識，然后再進行技術挖掘和專利申請。近幾年，隨著國家對專利知識的大力宣傳和普及，企業(yè)大多設立了專門的知識產權管理崗位（IPR），并已經(jīng)申請或授權了少量的專利，企業(yè)自身對于專利法律、專利流程都有一定的認識，新產品、新技術公開前企業(yè)都會進行專利挖掘和申請的流程。因此，對于我國企業(yè)，專利不再是個神秘的東西，而是一種好用的工具。

其次，企業(yè)對專利申請有的重質有的重量。我在北京和江蘇走訪過很多企業(yè)，企業(yè)負責人或技術總工對于申請專利有著明確的需求，同時出現(xiàn)兩個極端化的現(xiàn)象，一部分企業(yè)認為有專利并且專利越多越好，對于專利的保護范圍和穩(wěn)定性并不看重，容易導致專利授權眾多但可用性差，一有維權行為專利就可能被無效掉；另一部分企業(yè)認為，專利有就可以，沒必要分層保護，所有技術塞到一個專利里面，擁有一個大而全的發(fā)明專利，容易被規(guī)避，也無法維權使用。從專利維權的角度看，專利獲得授權并保持專利權利要求的穩(wěn)定性是非常重要的，在保證專利獲取數(shù)量的同時，也應注意權利要求的保護范圍，提高質量。

《中關村》：近日，有媒體報道，一些西班牙企業(yè)對中國企業(yè)多年經(jīng)營的披肩產品進行搶注專利、商標權，然后對中國企業(yè)進行打壓，使得華商糊里糊涂地成為侵權者，如何防止此類問題發(fā)生？

曾迪：由于專利權和商標權是分國別保護的，比如在中國有商標、但美國法律不承認，在美國有專利、在中國也不能維權，因此，中國企業(yè)在國內外市場，均應提前做好知識產權的布局：

商標的布局，比如要進入澳洲市場銷售，先檢索一下這個商標在澳洲有無注冊，如果有可以談判把它買過來、或者換一個商標，如果沒有把商標在澳洲注冊了。

專利布局，首先在中國要做好專利申請，對于可能進入外國市場的產品技術要及時提交PCT國際申請（在北京國家專利局就可以提出），同時對可能進入的外國市場進行檢索，找到相關領域的專利，在我們的產品上做一些技術規(guī)避，使其不侵犯外國市場現(xiàn)有的專利權。

《中關村》：中國企業(yè)容易掉進哪些類型的知識產權合同陷阱里？如何防范這些風險？

曾迪：合同本身由《合同法》規(guī)制，原有的合同法中有債務合同、買賣合同、承攬合同、租賃合同等，并沒有知識產權合同這一類，而隨著知識產權的興起，越來越多知識產權專用的合同或合同條款出現(xiàn)，法律規(guī)定散見于《專利法》、《商標法》、《著作權法》、《反不正當競爭法》等法律法規(guī)及司法解釋中。常見的知識產權相關的合同，有知識產權委托開發(fā)合同、合作開發(fā)合同、銷售合同、購買合同、轉讓合同、許可合同等。

根據(jù)訴訟的實務經(jīng)驗，我們看到很多知識產權合同中的陷阱，今天集中談幾個常見的問題：

第一，知識產權歸屬。委托開發(fā)合同中，按我們普通的理解，一方出錢一方出技術，那么技術成果應當歸于出錢一方，但恰恰相反，法律規(guī)定知識產權歸屬首先看合同約定，合同里沒寫就推定歸屬被委托方即出技術方，因而在很多委托開發(fā)合同中，技術方故意不對知識產權歸屬做約定，導致法律推定的情形，使出資方失去相應的權利。

第二，權利瑕疵擔保。涉及設計、加工、研發(fā)的知識產權的合同中，必然包含技術來源、標識來源、文字來源，合同雙方往往按照買賣合同習慣約定條款，但忽視了交付的智力成果是否侵犯第三人知識產權的問題，這個也需要重視并進行約定，雙方提供給對方的技術、文字、圖片均應承諾是合法并有權使用的，這個在法律上交“權利瑕疵擔?！?，否則誰提供的侵權內容誰應當承擔相應責任。這方面提前在合同中，以書面形式約定清楚，有利于雙方的合作。

第三，單方變更生效。合同應當是雙方意愿的公平體現(xiàn)，往往一方設置陷阱時，會在一堆條款中加入“對XX事項的變更，乙方通知甲方，自乙方發(fā)出通知之日起3日內甲方應予以答復，過期不答復的視為甲方確認”，這種條款貌似公平，其實給予一方單方變更合同內容的權利。從律師的角度來說，合同確立了就具有較強約束力，不應隨意變更，也不應給予一方變更的權利，否則合同條款處于不穩(wěn)定的狀態(tài)，難以履行，對于現(xiàn)有合同的任何變更雙方可另行簽訂補充協(xié)議或條款。

第四，知識產權衍生權利歸屬。雙方履行完知識產權合同后，仍可以對智力成果進一步研發(fā)，對于后續(xù)研發(fā)取得的成果，比如委托研發(fā)合同履行完畢后，出資方申請了專利并計劃新產品上市，技術方繼續(xù)研發(fā)更優(yōu)化的產品并銷售給第三方，第三方將更優(yōu)化的產品上市，就會打亂出資方的市場戰(zhàn)略造成很大的損失，因此對于衍生權利的歸屬應當提前約定。

《中關村》：有些中國企業(yè)自主品牌的創(chuàng)新力還不強，模仿的成分較多。在知識產權層面，這會導致什么問題？

曾迪：很多企業(yè)發(fā)展初期會有模仿的行為，如果使用的是公有領域的技術沒有問題，如果使用的是他人專利技術，則有可能構成侵權，依據(jù)我國法律，專利侵權的后果是，首先是停止侵權行為（停止生產），其次是賠償損失（數(shù)額一般1-100萬元不等），第三是消除影響（在報刊上登載侵權的聲明），對一個企業(yè)來說后果還是比較嚴重的。

我的建議是，產品研發(fā)階段和上市前，還是要在銷售的國家做專利檢索，看是否侵犯他人專利權，能夠規(guī)避的修改設計進行規(guī)避，無法規(guī)避的可聯(lián)系對方看能否取得許可或直接采用專利無效策略。

普通侵權會賠償結案，但專利侵權會停止生產、阻斷銷路、賠償損失、損害商譽，對企業(yè)的經(jīng)驗風險危害更大，應當慎重對待。

《中關村》：中國企業(yè)如何防范來自國外的知識產權爭議風險？

曾迪：防范來自國外知識產權的爭議風險，需要從預警和布局兩個方面入手：

從預防來說，企業(yè)對產品的相關技術在國外的專利申請情況要有所掌握，并分析出可能構成威脅的專利，以采取規(guī)避或無效的策略，在知識產權領域叫做“預警機制”，我國現(xiàn)在支持企業(yè)建立海外預警制度，并每年給予一定的政策補貼，從技術指導和資金上都給予大力支持，企業(yè)可以去各地區(qū)的科委網(wǎng)站上查詢了解。

從布局來看，上面也談到了，國內企業(yè)進入外國市場前，最好先對進入產品在該國的知識產權進行布局，企業(yè)首先立足于在中國做好專利申請，盡可能有質有量得獲得專利授權，對于可能進入外國市場的產品技術要及時提交PCT國際申請（在北京國家專利局就可以提出），在產品進入外國市場前先占領技術門檻（專利），結合專利預警的策略，用專利為產品保駕護航。