商標(biāo)共存制度研究

沈加佳

（浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 法學(xué)院，浙江 杭州310018）

商標(biāo)共存（Concurrent Use of Trademark）源起于美國1916年的漢諾威磨制公司（Hanover Milling）案和1918年的聯(lián)合藥品公司（United Drug）案。此后的大量判例法和成文法國家及地區(qū)都在立法和司法實(shí)踐層面確立了商標(biāo)共存制度。2009年，我國最高人民法院對(duì)法國鱷魚和新加坡鱷魚商標(biāo)糾紛案做出終審判決，事實(shí)上承認(rèn)了商標(biāo)共存。此外，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》也確定了對(duì)商標(biāo)共存制度的認(rèn)可。在一般意義上，商標(biāo)權(quán)人享有排他性的商標(biāo)權(quán)是在相同或類似商品上使用同一或類似商標(biāo)的壟斷。商標(biāo)共存制度正是商標(biāo)權(quán)人享有排他權(quán)的例外［1］。

一、商標(biāo)共存制度在國外的適用

作為商標(biāo)共存制度的起源地，美國確立的是商標(biāo)善意共存制度。1916年漢諾威磨制公司（Hanover Milling）案和1918年聯(lián)合藥品公司（United Drug）案發(fā)展出“蒂羅斯——萊格特納斯規(guī)則”（Tea Rose－Rectanus Doctrine），包括兩個(gè)法律要件：（1）在后使用人使用與在先使用人相同或類似商標(biāo)在主觀上是善意的（good faith）；（2）在后使用人在距離在先使用人的遠(yuǎn)方使用相同或類似商標(biāo)（remote use）。只有當(dāng)這兩個(gè)要件同時(shí)滿足時(shí)，才能阻卻在后使用人商標(biāo)侵權(quán)，同一或類似商標(biāo)才得以共存。商標(biāo)專家麥卡錫教授在論證該條規(guī)則合理性時(shí)講到：“在沒有聯(lián)邦授予的全國性權(quán)利的前提下，在先使用人如果沒有通過廣告、聲譽(yù)、實(shí)際銷售進(jìn)入某一遠(yuǎn)方市場，他就不能搶先占有該市場。”［2］26

在英國，商標(biāo)法明確規(guī)定了商標(biāo)共存應(yīng)當(dāng)符合的要件：（1）商標(biāo)使用人須為善意或存有特殊情形；（2）商標(biāo)的同時(shí)使用不得導(dǎo)致消費(fèi)者混淆；（3）商標(biāo)局局長或注冊(cè)局局長可就商標(biāo)的使用提出條件或限制［3］。

還有一些國家和地區(qū)則在立法中間接規(guī)定了商標(biāo)共存。德國在商標(biāo)法在規(guī)定商標(biāo)注冊(cè)異議問題時(shí)，承認(rèn)了在后抵觸商標(biāo)特定條件下與在先商標(biāo)的共存。日本和我國臺(tái)灣是通過對(duì)在先使用權(quán)的保護(hù)來承認(rèn)商標(biāo)共有的。未注冊(cè)商標(biāo)先使用人在滿足以下條件時(shí)，可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，其未注冊(cè)商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)就形成了共存：（1）商標(biāo)相同或近似，使用于相同或類似商品之上；（2）他人申請(qǐng)注冊(cè)之前已有使用事實(shí)；（3）善意使用，無影射他人注冊(cè)商標(biāo)信譽(yù)之惡意；（4）以使用于原使用之商品為限；（5）商標(biāo)局局長或注冊(cè)局局長可就商標(biāo)的使用提出條件或限制。注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人有權(quán)要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)示。雖然有些國家直接確立商標(biāo)共存制度，有些國家間接承認(rèn)商標(biāo)共存，并且在商標(biāo)共存構(gòu)成要件上的規(guī)定上有所差異。但是，通過比較歸納不難發(fā)現(xiàn)，商標(biāo)使用人的主觀善意以及市場混淆這兩個(gè)要件的內(nèi)涵被各國所接納。

二、商標(biāo)共存在國內(nèi)的司法承認(rèn)

我國尚未從立法層面承認(rèn)商標(biāo)共存，但是在法院的裁判和司法解釋中可以看到商標(biāo)共存嶄露頭角，商標(biāo)共存在司法層面獲得事實(shí)上的承認(rèn)。

1．司法裁判承認(rèn)商標(biāo)共存。以2010年法國拉科斯特公司與新加坡鱷魚國際公司“鱷魚”商標(biāo)糾紛案為標(biāo)志，我國的司法實(shí)踐事實(shí)上承認(rèn)了商標(biāo)共存的合法性。最高人民法院（2009）民三終字第3號(hào)判決認(rèn)為：“訴爭商標(biāo)雖然在構(gòu)成要素上具有近似性，但綜合考量其他相關(guān)因素，仍不能認(rèn)定其足以造成市場混淆的，不認(rèn)定其構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)意義上的近似商標(biāo)?！毙录悠瞒{魚國際公司被訴標(biāo)識(shí)與法國拉科斯特公司的鱷魚商標(biāo)具有一定的近似性。但雙方之間的訴爭商標(biāo)在相關(guān)市場中具有特殊的形成歷史和發(fā)展歷程，有特殊的使用和共存狀況。在認(rèn)定新加坡鱷魚國際公司的商標(biāo)是否近似時(shí)，法院在比對(duì)標(biāo)識(shí)本身的近似性外，還綜合考量了其主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素，結(jié)合了相關(guān)市場實(shí)際，進(jìn)行了公平合理的判斷。

從主觀意圖來看，新加坡鱷魚公司不具有抄襲法國鱷魚商標(biāo)、影射其商標(biāo)信譽(yù)的故意。新加坡鱷魚國際公司的前身于1951年在新加坡注冊(cè)了鱷魚商標(biāo)，而法國拉科斯特公司于20世紀(jì)60年代進(jìn)入亞洲市場。進(jìn)入中國市場后，新加坡鱷魚國際公司繼續(xù)沿用已經(jīng)注冊(cè)的鱷魚商標(biāo)，而且在使用中有意使用了“CATTELO”商標(biāo)以示與法國鱷魚商標(biāo)的區(qū)別。因此，法院認(rèn)為新加坡鱷魚國際公司之行為不同于刻意假冒行為，主觀上沒有利用法國鱷魚商標(biāo)的品牌聲譽(yù)造成消費(fèi)者混淆誤認(rèn)之故意。

從客觀上來看，兩大公司已經(jīng)在相關(guān)市場內(nèi)已經(jīng)形成了相互獨(dú)立的市場格局，形成自身的相關(guān)消費(fèi)群體，具有不產(chǎn)生市場混淆的較大可能性。兩者在中國市場上均已形成客觀劃分，與其各自所標(biāo)識(shí)的商品形成固定聯(lián)系，足以獨(dú)立指示商品來源，成為可區(qū)別的標(biāo)識(shí)。法國拉科斯特公司產(chǎn)品自1984年始正式進(jìn)入中國，但數(shù)量有限。兩公司均是從1994年開始在中國開設(shè)專柜專賣店。另外，兩公司價(jià)格差距比較明顯，各自有其不同的消費(fèi)群體。在銷售中，被訴標(biāo)識(shí)與其他相關(guān)標(biāo)識(shí)共同標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以便區(qū)別商品來源。

最終，法院認(rèn)定新加坡鱷魚國際公司的注冊(cè)商標(biāo)與法國拉科斯特公司的注冊(cè)商標(biāo)不構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)意義上的混淆性相似，允許兩大“鱷魚”在中國市場上共存。最高法院明確指出商標(biāo)法上的商標(biāo)近似是指混淆性近似，法院通過對(duì)混淆性相似的判定來決定兩個(gè)商標(biāo)是否能夠共存。換言之，不足以造成市場混淆的近似商標(biāo)有被允許共存的可能。這一審判原則的確立雖未明確指出引入國外商標(biāo)共存制度，但實(shí)質(zhì)上已認(rèn)可了商標(biāo)共存。

此外，還有北京高院審理的“LG”商標(biāo)案、上海法院審理的“張小泉”商標(biāo)案。盡管它們都是視覺上近似的商標(biāo)，但是根據(jù)綜合判斷均不構(gòu)成商標(biāo)法上的混淆性近似，不認(rèn)為是對(duì)另一商標(biāo)的侵權(quán)，而是構(gòu)成商標(biāo)共存。

2．司法解釋引入商標(biāo)共存理念?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》以司法解釋的形式引入了商標(biāo)共存理念，以指導(dǎo)各級(jí)法院審判實(shí)踐?！皩?duì)于使用時(shí)間較長、已建立較高市場聲譽(yù)和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握商標(biāo)法有關(guān)保護(hù)在先商業(yè)標(biāo)志權(quán)益與維護(hù)市場秩序相協(xié)調(diào)的立法精神，充分尊重相關(guān)公眾已在客觀上將相關(guān)商業(yè)標(biāo)志區(qū)別開來的市場實(shí)際，注重維護(hù)已經(jīng)形成和穩(wěn)定的市場秩序?！薄叭嗣穹ㄔ赫J(rèn)定商標(biāo)是否近似，既要考慮商標(biāo)標(biāo)志構(gòu)成要素及其整體的近似程度，也要考慮相關(guān)商標(biāo)的顯著性和知名度、所使用商品的關(guān)聯(lián)程度等因素，以是否容易導(dǎo)致混淆作為判斷標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

司法解釋明確了商標(biāo)近似的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是混淆性近似。對(duì)于已經(jīng)建立較高市場聲譽(yù)和形成相關(guān)公眾群體的訴爭商標(biāo)，它們?cè)诮?jīng)營過程中付出了勞動(dòng)，已經(jīng)積累了信譽(yù)，并沒有搭另一商標(biāo)“順風(fēng)車”的主觀意圖。按照司法解釋的思路理解，如果客觀上此商標(biāo)已經(jīng)同相關(guān)商標(biāo)區(qū)別開來，不足以導(dǎo)致市場混淆的，要維護(hù)已經(jīng)形成的市場秩序，尊重其前期為在商標(biāo)上積累信譽(yù)而付出的勞動(dòng)，應(yīng)該承認(rèn)其商標(biāo)共存地位。

我國商標(biāo)法一度偏離了對(duì)商標(biāo)識(shí)別性和混淆理論的正確認(rèn)識(shí)，遵循“注冊(cè)絕對(duì)主義”和“近似即侵權(quán)”理念，排斥商標(biāo)共存現(xiàn)象，引發(fā)了商標(biāo)搶注與商標(biāo)權(quán)濫用等不正當(dāng)競爭行為，與商標(biāo)法的促進(jìn)公平競爭、實(shí)現(xiàn)社會(huì)公正的目的相左［4］。我國司法實(shí)踐中的商標(biāo)共存從商標(biāo)識(shí)別功能出發(fā)，吸收了混淆理論，是對(duì)傳統(tǒng)商標(biāo)專用權(quán)絕對(duì)保護(hù)的突破。

三、商標(biāo)共存制度未來的立法確認(rèn)

世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）在相關(guān)報(bào)告中指出，商標(biāo)共存是指不同的市場主體使用相同或近似的商標(biāo)從事商品銷售或服務(wù)而不必然影響各自商業(yè)活動(dòng)的情形［5］?！秴f(xié)調(diào)成員國商標(biāo)立法1988年12月21日歐洲共同體理事會(huì)第一號(hào)指令》指出，“只有在他人的使用行為消極地影響商標(biāo)功能的發(fā)揮時(shí)，商標(biāo)權(quán)人才可行使商標(biāo)權(quán)，”才能認(rèn)定他人行為構(gòu)成侵權(quán)。以上兩個(gè)文件分別直接和間接地定義了商標(biāo)共存。由此看來，是否影響商標(biāo)在各自商業(yè)活動(dòng)中的功能發(fā)揮成為了判斷商標(biāo)共存是否成立的實(shí)質(zhì)要件。而商標(biāo)的功能就是指明商品或服務(wù)的來源，不造成消費(fèi)者混淆。該實(shí)質(zhì)要件在商標(biāo)法定共存的制度構(gòu)造中有重要意義。

與商標(biāo)法定共存對(duì)應(yīng)的是商標(biāo)約定共存，兩者結(jié)合構(gòu)成完整的商標(biāo)共存制度。商標(biāo)法定共存的成立必須同法律規(guī)定的要件吻合。商標(biāo)約定共存即允許訴爭商標(biāo)當(dāng)事人意思自治，法律確認(rèn)商標(biāo)共存協(xié)議的法律效力。

在企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、經(jīng)營范圍拓展的過程中，相同或近似商標(biāo)的使用開始跨地域范圍、跨商品類別，導(dǎo)致相同或近似商標(biāo)在商品類別上出現(xiàn)重疊，在地域范圍上出現(xiàn)重合。這些重疊重合的相同或近似商標(biāo)在商標(biāo)共存制度的構(gòu)架下得以獲得商標(biāo)侵權(quán)豁免，商標(biāo)共存制度具有阻卻商標(biāo)侵權(quán)的作用。

1．商標(biāo)共存正當(dāng)性的法理基礎(chǔ)。按照傳統(tǒng)的“注冊(cè)絕對(duì)主義”和“近似即侵權(quán)”理念，商標(biāo)共存制度并沒有存在的空間。但是隨著商品經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，法律上的私權(quán)絕對(duì)主義相對(duì)弱化，公共權(quán)利保護(hù)不斷強(qiáng)化，商標(biāo)保護(hù)基礎(chǔ)也在發(fā)生變遷。從傳統(tǒng)商標(biāo)法財(cái)產(chǎn)中心主義發(fā)展到現(xiàn)代商標(biāo)法的消費(fèi)者中心主義，國外各立法例對(duì)商標(biāo)專用權(quán)開始有所限制。商標(biāo)共存的出現(xiàn)阻卻了一定條件下商標(biāo)侵權(quán)的成立，是對(duì)商標(biāo)專用權(quán)的限制。商標(biāo)共存阻卻商標(biāo)侵權(quán)具有正當(dāng)性，理由主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是商標(biāo)共存平衡了經(jīng)營者之間的利益。商標(biāo)法定共存以訴爭商標(biāo)使用人的善意為前提，在不知情的情況下使用了與他人商標(biāo)相同或類似的標(biāo)識(shí)，并非利用對(duì)方聲譽(yù)銷售商品或服務(wù)的搭便車行為。相反，他通過自己的努力進(jìn)行營銷，投入了勞動(dòng)與資金，在某一標(biāo)識(shí)上積累了自己的商業(yè)信譽(yù)。此時(shí)，雙方樹立了各自獨(dú)立的信譽(yù)，擁有獨(dú)立的消費(fèi)群體，其提供的商品分別與各自的標(biāo)識(shí)建立了穩(wěn)固的聯(lián)系，彼此之間互不借用對(duì)方的聲譽(yù)。如果以保護(hù)一方的商標(biāo)專用權(quán)為由禁用另一方的標(biāo)志，那么被禁用方在該標(biāo)識(shí)上的投入就付諸東流。未被禁用方反倒可以在日后的銷售中利用被禁用方先前創(chuàng)下的聲譽(yù)。維護(hù)公平競爭是商標(biāo)法的核心［6］，商標(biāo)法不允許經(jīng)營主體任意竊取他人經(jīng)過長期經(jīng)營而積累的商譽(yù)［7］。

二是商標(biāo)共存維護(hù)消費(fèi)者的利益。商標(biāo)法不僅保護(hù)權(quán)利人在商業(yè)標(biāo)識(shí)上的財(cái)產(chǎn)利益，還保護(hù)消費(fèi)者不受混淆的公共利益［8］。商標(biāo)是用來區(qū)別商品來源的標(biāo)志，防止混淆是商標(biāo)保護(hù)的基本出發(fā)點(diǎn)［9］。商標(biāo)在經(jīng)營者和消費(fèi)者之間建立的是一種信任機(jī)制。商標(biāo)對(duì)于消費(fèi)者的意義是認(rèn)牌購物，降低了消費(fèi)者搜索商品或服務(wù)的成本［10］。如果有人擅用商標(biāo)就打斷了原經(jīng)營者與消費(fèi)者之間的聯(lián)系，消費(fèi)者所購買的就不再是期待的產(chǎn)品，這就是通常情況下近似商標(biāo)侵權(quán)給消費(fèi)者造成的不公。但是在特殊情況下，適用相同或近似商標(biāo)雙方樹立了各自獨(dú)立的信譽(yù)，擁有獨(dú)立的消費(fèi)群體，其提供的商品分別與各自的標(biāo)識(shí)建立了穩(wěn)固的聯(lián)系。此時(shí)，消費(fèi)者認(rèn)同的是各自市場格局中那種產(chǎn)品或服務(wù)。商標(biāo)共存此時(shí)對(duì)各自的消費(fèi)者是非常公平的，它維持了一種長期建立起來的不同的消費(fèi)者基于同一（或近似）標(biāo)識(shí)對(duì)不同的經(jīng)營主體的信任機(jī)制［7］。

三是商標(biāo)共存是對(duì)意思自治的尊重。對(duì)意思自治的尊重是單單基于商標(biāo)約定共存進(jìn)行的探討。將商標(biāo)作為財(cái)產(chǎn)的理念在全社會(huì)得到普遍認(rèn)同，通過共存協(xié)議允許商標(biāo)共存應(yīng)該被認(rèn)為是商標(biāo)權(quán)人對(duì)自己財(cái)產(chǎn)的自由處分行為。從尊重意思自治的角度來看，法律應(yīng)當(dāng)認(rèn)可這種當(dāng)事人之間的私人約定。只要有足夠的可期待經(jīng)濟(jì)效益，商標(biāo)使用人便會(huì)達(dá)成協(xié)議，讓雙方各自發(fā)展和平共處，而非選擇高成本的行政程序和司法程序。然而問題在于對(duì)共存協(xié)議的規(guī)范不當(dāng)會(huì)引發(fā)消費(fèi)者混淆的危險(xiǎn)。所以規(guī)范共存協(xié)議首先要解決的是乃是避免消費(fèi)者的混淆，且不能增加消費(fèi)者對(duì)商品和服務(wù)的搜索成本［7］。綜上，從立法層面構(gòu)建商標(biāo)共存制度是對(duì)我國商標(biāo)法的進(jìn)一步完善。

2．商標(biāo)共存制度的法律構(gòu)造。完整的商標(biāo)共存制度由兩部分構(gòu)成，即商標(biāo)法定共存和商標(biāo)約定共存。商標(biāo)法定共存即通過法律規(guī)定實(shí)現(xiàn)商標(biāo)共存，商標(biāo)約定共存即通過當(dāng)事人之間訂立的共存協(xié)議實(shí)現(xiàn)商標(biāo)共存。一是商標(biāo)法定共存的制度構(gòu)建。美國的善意共存制度有兩個(gè)構(gòu)成要件：（1）在后使用人使用與在先使用人相同或類似商標(biāo)在主觀上是善意的（good faith）；（2）在后使用人在距離在先使用人的遠(yuǎn)方使用相同或類似商標(biāo)（remote use）。在考量相同或近似商標(biāo)能否共存時(shí)，“主觀善意”和“遠(yuǎn)方區(qū)域”是兩個(gè)最重要的要素?！斑h(yuǎn)方區(qū)域”過于局限于地理概念，當(dāng)時(shí)美國確定這一要件時(shí)實(shí)際上所指向的是格局清晰的獨(dú)立市場?，F(xiàn)代商品流通范圍極廣、交易方式多元化，市場格局早已打破了地理意義上的劃分。我們?cè)谠O(shè)計(jì)商標(biāo)法定共存時(shí)應(yīng)當(dāng)以“主觀善意”和“獨(dú)立市場”為兩大構(gòu)成要件，即（1）在后使用人使用與在先使用人相同或類似商標(biāo)在主觀上是善意的（good faith）；（2）在后使用人擁有與在先使用人劃分清晰的獨(dú)立市場（independent market）。此外商標(biāo)被判定共存以后，還需要限制條件對(duì)后續(xù)使用加以規(guī)范。借鑒英國、日本的做法，商標(biāo)局可以根據(jù)個(gè)案具體情況就共存商標(biāo)的使用提出條件。至于是否將商標(biāo)的適用范圍局限于原使用之商品，要根據(jù)市場格局根據(jù)公平原則作具體分析。

二是商標(biāo)約定共存的制度構(gòu)建。商標(biāo)共存協(xié)議是相同或者近似商標(biāo)使用人對(duì)商標(biāo)使用的一種約定，從商標(biāo)使用之地域范圍、商品銷售對(duì)象、商品類別、商品價(jià)格等方面達(dá)成協(xié)議，以實(shí)現(xiàn)商標(biāo)區(qū)分之目的。商標(biāo)是用來區(qū)別商品來源的標(biāo)志，防止混淆是商標(biāo)保護(hù)的基本出發(fā)點(diǎn)［9］444。承認(rèn)商標(biāo)共存協(xié)議合法性的同時(shí)要規(guī)范共存協(xié)議，有效防止混淆發(fā)生。

就商標(biāo)共存協(xié)議的內(nèi)容而言，法律需要對(duì)必要條款做出規(guī)定，主要包括以下幾個(gè)方面：第一，協(xié)議雙方不可在對(duì)方區(qū)域內(nèi)使用或廣告其商標(biāo)；第二，協(xié)議雙方需采取一切可以采取的措施避免引起混淆；第三，在雙方區(qū)域外預(yù)留“緩沖區(qū)”；第四，列舉各自商標(biāo)或商品、服務(wù)之間的任意差異；第五，提供任何有關(guān)可以防止混淆的與銷售渠道有關(guān)的信息；第六，使用不同的與商標(biāo)有關(guān)的包裝、標(biāo)簽、符號(hào)；第七，提供商標(biāo)共存的時(shí)間跨度及程度，以及共存是否會(huì)導(dǎo)致事實(shí)混淆的信息［11］。

［1］Janet E．Rice．Concurrent Use Application and Proceedings［J］．72Trademark Rep．404（1982）．

［2］J．Thomas McCarthy，McCarthy On Trademarks and Unfair Competition［M］．Thomson，2008．

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［4］黃淳，李震．商標(biāo)共存的合目的性：從“鱷魚”商標(biāo)案談起［J］．中國發(fā)展觀察，2012（6）．

［5］IP and Business：Trademark Coexistence［EB／OL］．http：／／www．wipo．int／wipo＿magazine／en／2006／06／article＿0007．html．

［6］張玉敏．維護(hù)公平競爭是商標(biāo)法的根本宗旨［J］．法學(xué)論壇，2008（2）．

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