問題專利不當運用的侵權認定

內(nèi)容摘要：伴隨著我國司法實踐中與“問題專利”不當運用相關的案例逐漸增多，相互矛盾的判決并不鮮見，所以有必要依據(jù)比較法的經(jīng)驗及司法實踐的判斷對之進行重構。對于權利人權利行使行為具備違法性與否的判斷，應本著在最大限度確保憲法所保障的訴權的同時，兼顧被控侵權人的利益保護，以防止權利救濟措施的濫用。為使相關解釋更具有操作性，可借鑒日本的相關司法經(jīng)驗，對相關權利行使行為設定明確的界限，并建立相應的與其規(guī)范功能相適應的解釋論。

關鍵詞：問題專利 不當起訴 不當財產(chǎn)保全商業(yè)詆毀

一、問 題 提 起

專利權人向被控侵權人提起侵權訴訟后，由于其專利權在無效宣告程序中被宣告無效或被控侵權人的實施行為構成先使用，抑或在專利權保護范圍之外等情況下，當專利權人在侵權訴訟敗訴結果確定后，被控侵權人是否有權追究專利權人的不當訴訟責任？

專利權人為確保制止被控侵權人停止侵犯其權利的實效性，在起訴的同時也向法院申請了針對被控侵權人的財產(chǎn)保全請求及訴前停止侵害請求，在其敗訴結果確定后，是否應就其不當財產(chǎn)保全、不當訴前停止侵權行為承擔相應責任？

在實踐中專利權人往往不僅只針對被疑侵權者發(fā)出侵權警告，提起侵權訴訟，還會通過各種渠道散布被疑侵權者的侵權信息；抑或向被疑侵權人的下游經(jīng)銷商發(fā)出侵權警告等，當專利權人的敗訴結果確定時，其是否應就散布虛假信息、詆毀其商譽的行為承擔相應責任？

對于上述三個問題的解答，涉及專利權人的正當權利行使行為與利用者的正當利用行為間的利益平衡。

一方面，專利權在權利效力上需要經(jīng)過行政機關的確認，因而在是否無效等方面的判斷上與有體物的權利效力范圍的判斷相比更加復雜，具備一定的不確定性；同時，由于涉及大量專門性知識，也往往要經(jīng)歷行政機關與司法機關的多次判斷，若令專利權人在完全確信被控侵權人實施的行為一定構成侵權行為的前提下才能行使起訴等維權行為的話就略顯苛刻。此外，專利權侵權行為與一般民事侵權行為相比，往往具有侵權行為實施較為便捷、成本低廉、侵權行為難以發(fā)現(xiàn)和損害后果極易擴大等特點，如果僅靠事后通過損害賠償請求對專利權人進行救濟的話往往出現(xiàn)救濟不充分的現(xiàn)象。此時如果賦予專利權人通過侵權警告等自力救濟方式，將可以更大限度的減少損害的擴大。從這個角度上看，承認上述行為的合法性是十分必要的?！? 〕

但另一方面，專利權人實施的救濟行為，對于被控侵權人來說則意味著對其施加了巨大的經(jīng)濟負擔，故也有必要令專利權人承擔敗訴后反被請求損害賠償?shù)娘L險。如果只是一味地減輕專利權人維權成本的話，極易導致濫訴行為的頻發(fā)，所以在解釋論的構建上也應該對專利權人課以嚴厲的注意義務?！? 〕

考慮到對于上述三個問題的解答涉及兩種對立的利益間的平衡問題，也涉及采取何種與本國經(jīng)濟發(fā)展水平相適應的知識產(chǎn)權法政策的問題，所以有必要介紹并甄別大陸法系國家的立場和見解，并在此基礎上尋找自己的道路。本文嘗試借鑒日本比較法上的經(jīng)驗，進而將中國司法實踐中已發(fā)生的關于上述問題的諸多案例予以體系化，在比較借鑒的基礎上抽出相關法律問題，并嘗試在解釋論上對相關問題重構。

二、不當起訴行為的違法性

（一）我國學說及實踐

我國在司法實踐中總的趨勢是原則上否定專利權人就不當起訴行為承擔侵權責任。其中包括由于被控侵權產(chǎn)品的技術特征未覆蓋專利權利要求中記載的全部必要技術特征導致最終敗訴的情況；〔3 〕外觀設計專利權最終被宣告無效的原因是其在專利申請前已經(jīng)將與之相近似的產(chǎn)品在出版物上公開，并非是將他人的已有設計申請為外觀設計專利，而同時在其專利權被宣告無效后，也及時撤回了起訴，且也未申請繼續(xù)凍結被控侵權人銀行賬戶的情況?！? 〕

而僅在“專利權人應當知道專利權存在重大瑕疵”時，才例外地承擔不當起訴責任。最高人民法院法官朱理博士列舉了其中3種典型情形，〔5 〕其包括：發(fā)明人或設計人在專利申請過程中故意隱瞞或不實陳述其知曉的某項現(xiàn)有技術，而該項現(xiàn)有技術明顯會影響其專利權的獲得；專利權人的專利技術方案已被專利申請日前的相關技術標準所披露；〔6 〕專利權人將自己以前的發(fā)明或者已經(jīng)無效的發(fā)明改頭換面重新申請并獲得專利?！? 〕

（二）日本學說及實踐

盡管在專利權人的敗訴結果確定后，當其起訴行為被認定為濫用訴權時，被控侵權人可以追究專利權人的侵權責任。這是因為被控侵權人被迫應訴難免產(chǎn)生經(jīng)濟上及精神上的負擔，當專利權人的起訴行為明顯違法時，有必要令其承擔一定的責任。

但是另一方面，在多大程度及何種情形下需要追究專利權人的濫訴責任，又受制于層級更高的憲法原則。即日本憲法第32條規(guī)定：“任何人皆不得被剝奪在法院接受裁判的權利?！边@意味著所有人皆有權向獨立于政治權力之外的司法機關尋求救濟。同時也意味著，在現(xiàn)代社會中，原則上限制自力救濟，而鼓勵當事人通過裁判程序來解決糾紛。如果只因為最終的敗訴結果就輕易地肯定起訴者的侵權責任的話，既難以實現(xiàn)憲法所保障的接近法院權利，且有悖于鼓勵通過司法程序解決民事糾紛的制度初衷。因此考慮到受憲法所保障的訴權的制度宗旨，應該對起訴的行為給予較為周全的保護，而不應該輕易的追究其敗訴后的責任。

日本最高法院也在昭和63年的判決 〔8 〕中支持了上述觀點，即當事人通過向法院起訴尋求紛爭的解決時，原則上應視為正當行為，不得因起訴者的敗訴結果就直接認定其行為違法。在民事訴訟的敗訴事實確定后，僅限于該訴訟中所主張的權利明顯欠缺法律上或事實上的依據(jù)，而起訴者明知這一事實卻還起訴的情況下，才因“明顯欠缺正當性”始可謂起訴者的行為具備違法性。

日本最高法院提出的上述“明顯欠缺正當性基準”在下級法院適用于專利領域的判斷中也是廣為體現(xiàn)，并在絕大多數(shù)場合下否定了專利權人因不當起訴而承擔侵權責任。例如在誤認專利權有效而起訴，〔9 〕以具有無效事由的專利權提起侵害訴訟，〔10 〕被控侵權產(chǎn)品不在實用新型專利權利范圍之內(nèi)，〔11 〕專利權人阻止被控侵權人停止侵權的種種舉動并未達到十分惡劣的程度 〔12 〕等情形下，均否認了專利權人承擔侵權責任。

根據(jù)該判斷基準只有極其例外的情況下才承認專利權人的損害賠償責任。例如，專利權人在專利權侵害訴訟的請求被法院駁回后，再一次以實質相似的理由向被控侵權人提起侵權訴訟的，法院認可了被控侵權人就對應再次請求而支出的律師費等的賠償請求。〔13 〕可見日本法院將因不當訴訟而承擔侵權責任的情形限制在了極其例外的范圍內(nèi)，原則上均認為專利權人的起訴行為是合法的權利行使行為。

（三）小結

從上述對比中可以看出在處理問題專利不當起訴問題時，中日兩國都采用了“明顯欠缺正當性”，即因不當訴訟而承擔侵權責任的情形限制在了極其例外的范圍內(nèi)，原則上均認為專利權人的起訴行為是合法的權利行使行為。考慮到起訴行為涉及憲法上訴權的確保，該利益明顯超出當事人雙方利益衡量的層面而具有優(yōu)先考量性，所以我國在司法實踐中采納“明顯欠缺正當性”判斷標準是十分合理的，也體現(xiàn)出了兩國在這一問題上共通的實踐。

三、不當財產(chǎn)保全等臨時措施的違法性

（一）我國學說及實踐

從我國下級法院的實踐來看，就有關專利權人申請執(zhí)行的臨時措施的違法性問題的處理尚不統(tǒng)一，存在兩種代表性的做法。

一種是認為當事人申請財產(chǎn)保全的目的是為了保證將來作出的判決能夠得到有效執(zhí)行，而生效判決之所以能被執(zhí)行的前提和基礎是申請人要求給付的訴請得到法院的支持，如果其訴請沒有獲得支持，意味著其申請失去應有的基礎，必然是錯誤的。而且，我國《民事訴訟法》對申請錯誤的法律后果作出了明確規(guī)定，即當事人申請財產(chǎn)保全應當提供擔保，否則將駁回申請，其目的就在于使被申請人可能因申請錯誤而遭受的損失切實得到賠償。對此，申請人在申請財產(chǎn)保全時，對因申請不當可能承擔的賠償后果應當知悉。還有，申請人的訴請是否能被生效判決支持，在申請財產(chǎn)保全時是無法通過法院的程序性審查認定的，只有通過實體審理并在作出最終生效判決后才能予以確認。因此，當事人在申請財產(chǎn)保全時，不僅要對其訴訟請求能否得到法院支持這一訴訟風險進行判斷，還要對可能因申請錯誤所承擔的法律責任進行權衡。在此基礎上，才能夠慎重地決定是否有必要申請財產(chǎn)保全。一旦申請錯誤，并由此給被申請人造成損害的，理應承擔相應的賠償責任?！?4 〕

另一種是認為法院在判斷是否裁定允許申請人申請的財產(chǎn)保全，訴前責令停止侵權等臨時措施時，均采取了較為審慎的態(tài)度。特別是在《最高人民法院關于美國伊萊利利公司與常州華生制藥有限公司專利侵權糾紛案件指定管轄的通知》 〔15 〕中也強調了各級法院要謹慎的采取訴前責令停止侵權行為的臨時救濟措施。這樣，就在對被申請人程序權利的保障上與本案訴訟上沒有實質性的區(qū)別。所以，不應對臨時措施的申請人課與超出對待不當訴訟中惡意程度的嚴格責任。而作為判斷基準也應結合不當訴訟中專利權人惡意程度的判斷，區(qū)分專利權人正當維權行為和侵害他人權益的主觀故意行為，從而減輕申請人因錯誤申請而承擔的損害賠償責任。例如，在專利權人并不是故意制造所謂“問題專利”而肆意行使權利的；〔16 〕及申請行政調處時并不知道自己的專利技術采用了國外已經(jīng)公開使用的技術，其也不能預見專利將會被國家專利復審委員會撤銷的。〔17 〕

但在“華夏公司訴許某某專利侵權濫訴反賠案” 〔18 〕及“安吉縣雪強竹木制品有限公司訴許某某專利侵權濫訴反賠案”一審及二審判決 〔19 〕中，法院認為許某某申請海關扣留、申請法院查封等行為時均具備合法的權利基礎，其有權為保護自身合法權益不受侵犯而進行維權行為；但也有觀點認為該案中許某某的外觀設計專利明顯具備無效事由，僅以該問題專利的權利行使就合法化其錯誤申請財產(chǎn)保全等臨時措施的話，顯然是有違制度宗旨，對于被控侵權人明顯不公。〔20 〕

也正因為如此最高人民法院在審理“申請再審人安吉縣雪強竹木制品有限公司與被申請人許某某其他侵權糾紛案” 〔21 〕中推翻了原審的判斷，認為“專利權人在行使自己的權利時不得損害他人的合法權益。由于專利權的穩(wěn)定性是相對的，任何人都可以通過宣告專利權無效程序對已授權的專利提出宣告無效的請求，專利權人應當知道自己的專利權存在被宣告無效的可能性。因此，專利權人在行使有關權利時，特別是申請財產(chǎn)保全、責令停止有關行為等有可能給被申請人直接造成損害的措施時，應謹慎注意，充分估計其中的訴訟風險。許某某未盡注意義務，在沒有最終確認雪強公司侵犯涉案專利權的情況下，即申請采取財產(chǎn)保全、責令停止有關行為等給雪強公司直接造成損害的措施，屬于申請錯誤，構成侵權”。

對于上述最高人民法院裁定可以有兩種解讀方法：一種是認為最高人民法院并未否定第二種觀點，而只是針對“雪強案”下級法院的錯誤認定正當權利行使的范圍予以糾正，實踐中還應根據(jù)具體情況認定申請人的過失；另一種是認為在對待不當財產(chǎn)保全等臨時禁令的申請上對申請人課以更加嚴厲的責任，原則上只要申請的正當性為之后訴訟的敗訴結果所否定的，申請人就應承擔損害賠償責任。從上述裁定的用語來看，筆者認為后者恐怕是最高人民法院的本意所在。其理由如下：從理論上來說，我國《著作權法》、《專利法》和《商標法》在2001年進行修訂時，以TRIPS協(xié)定第50條為依據(jù)，規(guī)定了訴前責令停止侵權、訴前證據(jù)保全和訴前財產(chǎn)保全三類臨時措施?！?2 〕這從一定程度上確保了專利權人維護自身權利的實效性。但是另一方面，由于訴前財產(chǎn)保全、訴前責令停止侵權的措施，畢竟是在法院尚未有機會全面聽取雙方當事人的意見并依據(jù)達到一定證明程度的舉證立證活動審查雙方提供的證據(jù)之前，依申請人單方申請而裁量作出的，從而存在著對于被控侵權人的程序保障上的不足。如果放任申請人無風險地申請此類救濟的話，極易造成不當財產(chǎn)保全等臨時禁令的橫行，對被控侵權人造成巨大的損害，所以最高人民法院對不當申請財產(chǎn)保全等臨時禁令行為的嚴厲立場還是十分妥當?shù)??？梢灶A想，今后的司法實踐將向著肯定專利權人因敗訴而承擔不當臨時措施侵權行為的損害賠償責任的方向展開。

（二）日本學說及實踐

與不當起訴不同，傳統(tǒng)上日本司法實踐認為違法財產(chǎn)保全等臨時禁令會導致無辜的被控侵權人遭受難以彌補的巨大損失，所以一般均對申請人課以較高的注意義務。另一方面，財產(chǎn)保全等臨時性禁令由于過分強調救濟的迅速性，在程序上對于被申請者的保障常有所欠缺，特別是不經(jīng)過口頭辯論程序法院就可以依申請人的“一面之詞”作出裁定；在相關要件的證明程度上也低于一般民事訴訟的證明程度。著眼于被控侵權人所遭受的損失，及申請人理應意識到利用保全措施的風險的前提下采用該措施，因而法院廣泛的承認專利權人就其不當財產(chǎn)保全行為承擔相應的責任。

日本最高法院在昭和43年判決 〔23 〕中也支持了上述觀點，即在保全措施因被保全權利系自始不當而被撤銷或于該案訴訟中由于專利權人敗訴判決確定時，只要沒有其他特別的情事，應可推定申請人存在過失。

日本最高法院提出的上述“過失推定說”，在下級法院適用于專利領域的判斷中也是廣為體現(xiàn)，并在絕大多數(shù)場合下肯定了專利權人因不當申請財產(chǎn)保全等臨時禁令而承擔侵權責任。例如因實用新型專利權人的疏忽忘記支付專利年費而導致專利被撤消后，亦推定其申請財產(chǎn)保全存在過失；〔24 〕實用新型專利的技術方案與現(xiàn)有技術實質相似，缺乏新穎性，專利權人理應在申請保全措施之時知曉此事實，所以在該實用新型專利無效后，可直接認定專利權人的過失；〔25 〕專利因欠缺進步性而被無效，法院認為通過對現(xiàn)有技術的對比專利權人應該知曉該事實，故直接認定專利權人的過失?！?6 〕可以說法院在判斷推翻過失推定的特別情形時，幾乎所有的案例都未推翻過過失推定，而是直接認定不當申請財產(chǎn)保全的違法性。在有關專利權違法行使的各種情況中不當申請財產(chǎn)保全等臨時禁令是對專利權人課以最嚴格義務的?！?7 〕

近幾年，日本法院在實踐中也出現(xiàn)了緩和因權利人不當申請財產(chǎn)保全的違法性的正當權利行使說，即只要專利權行使不是明顯的欠缺正當性的話，就應該免除其因不當申請財產(chǎn)保全而承擔責任。這一趨勢出現(xiàn)的背景是：在知識產(chǎn)權案件中日本法院對于財產(chǎn)保全等臨時禁令的裁定逐漸采取了更為審慎的態(tài)度，特別是在相關要件的證明程度上，基本上與本案訴訟并無實質區(qū)別。所以應該采取與處理不當訴訟時同樣的明顯欠缺正當性基準來判斷申請人是否應該承擔侵權責任。

近幾年，在日本下級法院的司法實踐中也出現(xiàn)了支持這種觀點的案例。例如盡管申請人的專利已確定為無效，但在有關進步性欠缺的基礎資料的收集上、無效事由的構成上、本件無效事由的發(fā)現(xiàn)對于申請人是十分困難的，因此申請人有理由相信其專利有效而申請財產(chǎn)保全；〔28 〕專利權人曾多次與被控侵權人就侵權事宜交涉，被控侵權人也在交涉中承諾今后將停止使用被控侵權產(chǎn)品，但之后卻繼續(xù)銷售被控侵權產(chǎn)品的情況下，專利權人申請訴前停止侵權措施的。〔29 〕

可見，之前采用過失推定說難以合法化的行為，采用正當權利行使說后可能減輕權利人因不當申請財產(chǎn)保全等臨時禁令而承擔相應責任。而日本法院近期的這種傾向保護專利權人的潮流也是值得關注的?！?0 〕

（三）小結

從上述比較上看，針對財產(chǎn)保全等臨時措施不當運用，中國法院所提出的判斷基準明顯嚴于日本。特別是在日本法院處理該類案件由“過失推定說”向對專利權人來說比較緩和的“正當權利行使說”轉型的同時，可以看出依據(jù)中國最高人民法院的裁定，我國正朝著相反的方向發(fā)展，即在專利權人敗訴后更應該嚴厲地追究其不當申請財產(chǎn)保全和訴前責令停止侵權責任。

產(chǎn)生這種區(qū)別的背后，一方面可能是由于兩國法院對于財產(chǎn)保全等臨時禁令的裁定采取的態(tài)度不同；另一方面也可以看出我國法院對于實踐中出現(xiàn)的大量“問題專利”所帶來的種種問題 〔31 〕的憂慮?！皢栴}專利”的大量存在，往往不僅導致專利質量低下，也給創(chuàng)新體系制造了巨大的私人和社會成本。盡管在美國 〔32 〕、日本 〔33 〕等發(fā)達國家也面臨同樣的問題，但對于我國來說“問題專利”更成為困擾我國創(chuàng)新發(fā)展的頑疾之一。所以，可以說我國法院根據(jù)本國國情采取的該種判斷是比較妥當?shù)摹?/p>

同時，日本現(xiàn)階段所采取的“正當權利行使說”，也為我國司法實踐提出了有益的啟示。的確在技術發(fā)展水平尚低，在專利權的運用中廣泛地存在阻礙技術發(fā)展的情況下，采用較為嚴格的做法是正確的。但也不排除當我國進入戰(zhàn)略性運用專利權階段，并且在“問題專利”的數(shù)量得以遏制后，可能轉向采用較為平和的“正當權利行使說”。

四、不當侵權警告的違法性

（一）類型化分析 〔34 〕

從專利權侵權警告接受對象的角度區(qū)分可以有以下三種類型：（1）向制造業(yè)者及進口商等首次被控侵權人發(fā)送的侵權警告；（2）向經(jīng)銷商、零售商、出口商等兩次被控侵權人發(fā)送的侵權警告；以及（3）向包括一般消費者在內(nèi)的最終用戶發(fā)送的侵權警告。其中向（1）發(fā)出侵權警告的行為盡管有可能導致完全沒有侵害專利權人權利，但卻不得不停止被疑侵權產(chǎn)品的生產(chǎn)行為，并由此造成損失的可能性。但是從信譽毀損的角度而言，并沒有受到影響；而對（2）及（3）所涉及的主體發(fā)送侵權警告的行為，則有可能導致專利權人被追究信譽毀損責任的可能性。從而應該首先從接受侵權警告的角度區(qū)分出所謂的一次侵權者[（1）]與兩次侵權者[（2）及（3）]，并著重從（2）及（3）所涉及的信譽毀損的角度分析實踐中的各種情況。

從是否構成信譽毀損上看，由于涉及諸多利益衡量，特別是向下游經(jīng)銷商發(fā)出侵權警告的違法性問題更加復雜，需要進一步區(qū)分（2）及（3）兩種情況，即區(qū)分為擅自發(fā)布侵權信息型和向下游企業(yè)發(fā)出侵權警告兩種類型分別對待，從而將該問題予以類型化處理。

（二）我國學說及實踐

《反不正當競爭法》第14條規(guī)定，經(jīng)營者不得捏造，散布虛偽事實，損害競爭對手的商業(yè)信用、商業(yè)聲譽。據(jù)此，如果專利權人的擅自發(fā)布侵權信息及實施侵權警告等行為，之后由于侵權訴訟的敗訴結果，導致其警告內(nèi)容缺乏事實依據(jù)時，其行為將構成商業(yè)毀謗行為。被疑侵權者有權依據(jù)《民法通則》的有關規(guī)定請求權利人停止侵權行為，同時可以根據(jù)《反不正當競爭法》第20條的規(guī)定在權利人具備過錯時要求其承擔損害賠償責任。根據(jù)類型化分析理論，以下將分別探討上述兩類型在我國司法實踐中的具體判斷標準。

1.擅自發(fā)布侵權信息型商業(yè)詆毀

就擅自發(fā)布侵權信息型商業(yè)詆毀行為來看，原告并不是散播他人侵害其專利權的信息，而僅是客觀地說明其正對被告進行知識產(chǎn)權侵權訴訟的事實時，法院一般不認為原告的行為構成散播虛偽事實?！?5 〕此外，即使原告在其網(wǎng)站上公開指控他人侵犯其專利權，但法院認定這僅是專利權人的主觀判斷，結合原告發(fā)布的其他信息來看，如果存在不會使讀者得出法院已認定構成侵權的結論的話，就不能就此認定原告在公司網(wǎng)站上發(fā)布的文章屬于對真實事件的不正當陳述?！?6 〕

相反，如果原告在法院未作出侵權結論前就擅自發(fā)布他人侵害其專利權的信息，或者在法院作出不侵權結論后仍夸大宣傳他人侵害其專利權的事實，使讀者誤認為被告仍侵犯了原告的專利權等情況下，法院原則上認為原告的行為構成散布虛假事實?！?7 〕

2.向被告的下游企業(yè)發(fā)出侵權警告型商業(yè)詆毀

根據(jù)《專利法》第11條的規(guī)定，專利權人的排他權并不只限于以生產(chǎn)經(jīng)營為目的制造行為，以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的使用、銷售等行為均在專利權人的排他權控制范圍內(nèi)。也就是說，專利權人向作為生產(chǎn)制造侵權產(chǎn)品的企業(yè)的下游企業(yè)（包括直接使用者或者銷售者）發(fā)出侵權警告的行為，本質上與向生產(chǎn)制造侵權產(chǎn)品的企業(yè)發(fā)出侵權警告并沒有實質的區(qū)別。如果認為向生產(chǎn)制造侵權產(chǎn)品的企業(yè)發(fā)出侵權警告作為合理的維權行為予以正當化的話，那么向下游企業(yè)發(fā)出侵權警告亦也應該可以依據(jù)同樣的判斷基準予以正當化。

但是，在專利權人向被疑侵權人的下游經(jīng)銷商等進行的正當專利權維權行為與不正當商業(yè)詆毀行為之間還是存在一定的界限。如果總結中國司法實踐的經(jīng)驗的話可以看出以下特點：

（1）如果原告的警告行為正確并具體的向下游經(jīng)銷商等傳達了相關侵權信息的話，將作為否定專利權人承擔商業(yè)詆毀責任的重要參考?！?8 〕相反，如果在警告內(nèi)容中傳達了不正確的信息的話，無法期待被警告的下游經(jīng)銷商可以依據(jù)警告內(nèi)容自行判斷是否繼續(xù)使用，銷售被疑侵權產(chǎn)品。而下游經(jīng)銷商等也往往為了避免自身也卷入侵權糾紛之中，從而停止從被告處進貨或使用被告產(chǎn)品，這樣極易對被告造成巨大的損失，并且不利于糾紛的解決。所以當原告在警告中傳遞不正確的信息或根本未提供任何對侵權判斷有益的信息時，往往朝著認定其行為具備違法性的方向考量?！?9 〕

（2）對于最終使用者或者下游銷售商來說，往往并不是該技術領域專業(yè)人員或并不具備相應的法律知識，直接向這些主體發(fā)送侵權警告，并且故意模糊相關概念的界限，使得最終使用者或者下游銷售商極易對被疑侵害者的商業(yè)信譽產(chǎn)生懷疑，并從避免風險的角度停止與其的交易。所以專利權人向非法律專業(yè)人士，非技術專業(yè)人士直接散播相關侵權警告也是令其承擔商業(yè)詆毀責任的因素之一。

（3）在判決結果尚不明確時，原告通過律師函擅自向下游經(jīng)銷商等發(fā)布對被告不利的否定性評價時，原則上均認定構成商業(yè)詆毀。〔40 〕相反，在相關律師函中如實的反映權屬紛爭的事實的，法院往往朝著否定原告侵權責任的方向考量?！?1 〕

（三）日本學說及實踐 〔42 〕

根據(jù)《日本反不正當競爭法》第2條有關散播虛假事實詆毀他人商譽的規(guī)定來看，在專利權人的合法權利由于無效等程序被宣告無效，或由于被疑侵權產(chǎn)品不在專利權范圍之內(nèi)等前提下，專利權人之前憑借所謂的合法權利進行的發(fā)布侵權信息、發(fā)送侵權警告等行為均可認為構成日本法上的散播虛假事實從而需要承擔相應責任。

在有關通過媒體等擅自發(fā)布侵權信息的違法性問題上，日本法院在實踐中主要考量是否構成《日本反不正當競爭法》第2條的“虛假事實”的散播。其中若僅傳播“我公司擁有某專利權”等可認為是事實的傳播，即使在后來的無效程序中被無效也不認為是傳播虛假事實。而傳播含有權利人自身法律判斷在內(nèi)的信息時，一般不認為是表明自身意見或評論，而是認為傳播了虛假事實?！?3 〕例如“某公司生產(chǎn)的某某產(chǎn)品系在本公司專利權技術范圍內(nèi)”。若使用模棱兩可的語言，例如“有侵犯本公司專利權之嫌”，“盡管是否侵犯本公司專利權尚不明確，然而……”等，但是即使使用這樣委婉的方式散播有關信息，對于看到該信息的第三人來講，同樣會認為其卷入相關侵權糾紛，從而停止與其交易，所以實質上從對他人信用的毀損上與直接明言他人侵權并無區(qū)別，應以傳播虛假事實論處。再有，若未明言他人構成權利侵害，而只是傳達“我方已向某公司提起侵權訴訟，正等待某某法院的判決結果，或某某法院正在審理中”對于這種情況日本法院一般不認為構成傳播虛偽事實。特別是在傳達該類事實的同時還連接了相關新聞機構的報道或附帶了相關技術資料時就更能合理化權利人的行為?！?4 〕

在有關向被疑侵權者的特定下游交易商發(fā)出侵權警告的違法性問題上，日本學說上存在著兩種對立的觀點：一種是以土肥一史教授為代表的違法性要件化說。〔45 〕該說認為，盡管專利權人擅自發(fā)布侵權信息及實施侵權警告等行為由于侵權訴訟的敗訴結果構成虛假事實的傳播及商業(yè)毀謗，但是如果專利權人通過正當?shù)某绦虬l(fā)送侵權警告的話，其行為就因不具備違法性而不構成《日本反不正當競爭法》第2條第1項14號上的信用毀損。

另一種觀點是以田村善之教授為代表的無成本濫用說?！?6 〕該說認為與提起訴訟相比，向下游經(jīng)銷商發(fā)送侵權警告對于專利權人來說是一種維權成本極低的行為，如果過度減輕專利權人因不當侵權警告而承擔的責任的話，將導致這種低成本低風險的自力救濟方式橫行，可能會給競爭者帶來不必要的損失。所以，對競爭者的交易方進行了侵權警告的專利權人有必要就其主張的錯誤所伴的相應風險承擔相應責任。

在傳統(tǒng)的三分責任說體系下，司法實踐基本沿著田村說的方向展開，即不當侵權警告的違法性判斷與不當起訴行為采取的較為寬松的處理方法及不當財產(chǎn)保全采取的極其嚴格的處理方式相比，可以說是介于兩者之間但偏向于對專利權人較為嚴格的態(tài)度?！?7 〕

但是，近幾年的司法實踐中逐漸有向土肥說轉變的傾向，即因以商業(yè)為目的的銷售及使用侵權產(chǎn)品的行為也構成專利權侵害，所以專利權人向被疑侵權者的下游經(jīng)銷商發(fā)送侵權警告的行為如果作為以訴訟為代表的正當權利行使活動的一環(huán)而進行的話，同時如果這種行為不是明顯以損害他人商譽，并使自己處于市場競爭中的優(yōu)越地位為目的的話，那么可以認為是合法行為。而在考察是否構成正當權利行使活動的一環(huán)時，主要從以下幾個方面探討：

（1）告知行為是否正確的全面的傳達了權利人的技術內(nèi)容及權利訴求，只有這樣才能期待下游經(jīng)銷商等根據(jù)權利人提供的信息自行判斷是否繼續(xù)使用被疑侵權產(chǎn)品，也能促進在相對友好的氛圍下解決相關糾紛。相反，例如權利人并未明確具體哪種產(chǎn)品侵害了其哪項權利，而只是將自己持有的40個專利全部發(fā)給下游經(jīng)銷商時；〔48 〕向下游經(jīng)銷商警告時不是使用專利授權公報，而是使用技術范圍記載較廣的專利公開公報時；〔49 〕盡管實施方法不同，權利人還是向下游經(jīng)銷商發(fā)送了寫有“本公司持有專利權，并作為韓國獨家銷售香皂的制造商”，“被疑侵害者銷售的是假貨”的律師函時，〔50 〕法院均認為上述行為難謂正當權利行使的一環(huán)。

（2）當告知行為是向具備技術判斷能力的制造者發(fā)送的，而不是向不具備相應判斷能力的最終使用者發(fā)送時，一般認為構成正當權利行使的一環(huán)。相反，本來應該先向被疑侵權產(chǎn)品的制造者提起侵權訴訟，但是權利人卻先一下子向不具備侵權與否的判斷能力的下游經(jīng)銷商及最終用戶發(fā)送警告函的行為難謂正當行使自力救濟，不應為法律所鼓勵。例如，不管是否銷售該藥品，而是向所有藥品經(jīng)銷商大撒網(wǎng)式地發(fā)送侵權警告的；〔51 〕實際上并未向被疑侵權者提起任何訴訟的，〔52 〕均難謂正當權利行使。

（3）進行侵害警告是否是因為向被疑侵害者提出交涉意圖后，被疑侵權者置之不理的結果；〔53 〕被疑侵權者在得到權利人的侵權警告后，首先自行向自己的下游經(jīng)銷商發(fā)送郵件確認其并不侵權并請廣大經(jīng)銷商不要理會他人的侵權警告后，經(jīng)銷商等又收到權利人發(fā)送侵權警告的；〔54 〕此外關于權利人對其持有的專利權的效力認識上的過失與否也成為考量的因素之一。〔55 〕例如，雖然權利人的專利因欠缺進步性而被宣告無效，但決定該專利缺乏進步性的重要證據(jù)之一的現(xiàn)有技術連專業(yè)人士都很難發(fā)現(xiàn)時，法院認為專利權人的權利行使不具備過失。〔56 〕

（四）小結

日本學說上的“違法要件化說”與“無成本濫用說”之對立，體現(xiàn)了對于侵權警告行為處理上的兩種路徑，即“不正當競爭路徑”與“知識產(chǎn)權路徑”之對立。〔57 〕“知識產(chǎn)權路徑”是指并不區(qū)分審慎的警告者與輕率的警告者，只要錯誤發(fā)出侵權警告就應推定發(fā)出警告著存在過失，從而使其承擔停止侵權和損害賠償之責任。這種做法對專利權人施加了更高的注意義務，使其不得不確保專利權在效力上毫無瑕疵，并且有足夠把握成功行使侵權主張。而“不正當競爭路徑”則更加強調發(fā)出警告者在警告過程中的行為樣態(tài)，鼓勵審慎的警告行為與妥當?shù)木娣椒?。從這個角度看，并不對結果上是否成功主張侵權一概而論，而區(qū)分警告行為過程的正當性做法。此外，兩說的背后也體現(xiàn)了一國對于自力救濟禁止與否的不同看法：若對于自力救濟嚴格禁止，就算實際上存在權利侵害也應一律向法院提起司法救濟，排除司法救濟以外權利人通過侵權警告阻止侵權行為的話，“知識產(chǎn)權路徑”所采原則上均應對不當侵權警告承擔責任，只有在權利人能夠證明其不存在過失時才可免責；而若采“不正當競爭路徑”則可能在一定警告行為樣態(tài)下使權利人免于名譽毀損之侵權責任。

通過對我國司法實踐的整理可以發(fā)現(xiàn)，我國法院也更多地傾向于“不正當競爭路徑”的判斷，而且通過具體判決的積累也體現(xiàn)出了一定的規(guī)律性。盡管“知識產(chǎn)權路徑”在減少濫用自力救濟。降低中小企業(yè)等應對侵權警告成本上有所裨益，但考慮到通過法院事后對于發(fā)出侵權警告者的行為樣態(tài)審慎與否的判斷與區(qū)分，更能體現(xiàn)尊重實踐中形成的正當商業(yè)規(guī)范與倫理，也更有利于促進通過正當自力救濟解決糾紛來減輕法院負擔的機能的實現(xiàn)，因此我國司法實踐應更多借鑒日本的經(jīng)驗，進一步完善“不正當競爭路徑”的判斷標準，〔58 〕從而為實踐提供妥當?shù)闹羔槨?/p>

五、結語

圍繞著“問題專利”對于專利制度以及一國創(chuàng)新體制所帶來的弊害及對策的研究，已經(jīng)逐漸成為歐美專利法學界新的潮流?！?9 〕專利制度存在本身對于社會來說構成一種成本，其中包括了專利調查、侵害回避（代替技術開發(fā)及利用、實施許可等）、防衛(wèi)專利申請、爭端解決、法院及專利局等的運營成本等，因此只有當專利制度的設置所帶來的社會便宜超過這些成本時一國才有理由繼續(xù)維持這一制度?！?0 〕而權利性質上存在瑕疵的問題專利的大量出現(xiàn)將意味著進一步加大了社會成本的投入，卻毫無社會便宜的產(chǎn)生，同時有可能動搖社會對于專利制度促進技術創(chuàng)新的信賴，因此各國都在思考應對問題專利的對策?！?1 〕

從作為應對問題專利的手段之一的角度看，問題專利不當運用的侵權認定可以成為對于“問題專利”專利權人的制裁手段的一種，對于“問題專利”申請及行使起到一定的抑制作用。但是另一方面過于嚴厲的制裁與懲罰也可能導致對于專利制度促進技術公開，并鼓勵專利申請及實施的激勵機能的減殺，因此應通過法院司法實踐小心劃定相關侵權判定的界限。本文通過借鑒和對比日本司法實踐中對于問題專利不當運用的侵權認定標準的實踐，認為我國應繼續(xù)堅持對于不當起訴行為違法性認定上的“明顯欠缺正當性”標準，應在故意的情況下才例外地承認專利權人承擔不當起訴的責任；對于不當財產(chǎn)保全等臨時措施，可以繼續(xù)堅持嚴格責任的處理方法，這既可以抑制由于司法實踐中肆意啟動知識產(chǎn)權禁令而可能給正當生產(chǎn)活動帶來的不可挽回的影響，也可以有力地提高依問題專利申請執(zhí)行禁令的成本；而對于不當侵權警告行為，特別是對于協(xié)商型自力救濟等應排除構成名譽毀損的可能性，應針對不同警告形式及方法設置不同的責任承擔模式，從而起到鼓勵審慎的商業(yè)慣行的目的。