未注冊商標(biāo)先使用權(quán)制度之完善
——兼評《商標(biāo)法修正案（草案）》第58條第三款

黃易然

（華東政法大學(xué)，上海200042）

未注冊商標(biāo)先使用權(quán)制度之完善
——兼評《商標(biāo)法修正案（草案）》第58條第三款

黃易然

（華東政法大學(xué)，上海200042）

為平衡商標(biāo)注冊人和在先使用人之間的利益，以彌補(bǔ)申請在先原則和注冊原則的不足，應(yīng)賦予所有善意在先使用的未注冊商標(biāo)繼續(xù)使用的權(quán)利。大多數(shù)成文法國家對先使用權(quán)制度進(jìn)行了規(guī)定，在《商標(biāo)法修正案（草案）》中也增強(qiáng)了對未注冊商標(biāo)的保護(hù)力度。但是，在我國現(xiàn)行商標(biāo)法律制度下，仍需要對先使用權(quán)利構(gòu)建進(jìn)行解析，明確權(quán)利行使的條件和限制，完善未注冊商標(biāo)先使用權(quán)制度。

未注冊商標(biāo)；先使用權(quán)；商標(biāo)法修正案

一、未注冊商標(biāo)先使用權(quán)的法律基礎(chǔ)

我國對于商標(biāo)權(quán)的取得采注冊原則。商標(biāo)經(jīng)過核準(zhǔn)注冊后，就受到法律保護(hù)，商標(biāo)權(quán)人有權(quán)禁止他人使用該商標(biāo)，侵害商標(biāo)權(quán)的行為就會受到相應(yīng)的懲罰。

可是，不知道他人在先商標(biāo)的存在，而巧合地注冊了與在先商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，根據(jù)注冊原則就會產(chǎn)生侵害他人注冊商標(biāo)權(quán)利的后果。但是這種在先使用未注冊商標(biāo)與在后善意注冊商標(biāo)之間的沖突，是否構(gòu)成侵權(quán)，實值探討，因為商標(biāo)的生命在于使用，只有經(jīng)過使用的商標(biāo)才真正具有其功能和價值。所以，對于未曾注冊卻經(jīng)過使用的商標(biāo)，法律在給予取得注冊商標(biāo)所有人以商標(biāo)權(quán)的同時，也應(yīng)當(dāng)保護(hù)未注冊商標(biāo)先使用人的權(quán)利和利益。從商標(biāo)法的歷史發(fā)展來看，是從使用產(chǎn)生權(quán)利逐漸演變?yōu)樽援a(chǎn)生權(quán)利的，各個國家的商標(biāo)法在賦予注冊商標(biāo)保護(hù)的同時，也在一定程度上保留了先使用人的權(quán)利［1］。未注冊商標(biāo)先使用權(quán)制度已經(jīng)成為了一種彌補(bǔ)商標(biāo)注冊原則的缺陷、平衡注冊商標(biāo)權(quán)人和先使用人之間利益、促進(jìn)市場公平競爭的補(bǔ)救措施。

我國現(xiàn)行法律對于先使用權(quán)的保護(hù)體現(xiàn)在《商標(biāo)法實施條例》第54條，它給予了在先使用的未注冊服務(wù)商標(biāo)的所有人以先用權(quán)。但是，該條文的出現(xiàn)有其特定的歷史背景，其立法目的主要是為了保護(hù)從1993年7月開始實行的服務(wù)商標(biāo)注冊制度，是法律交替過程中的過渡條款。除此之外，現(xiàn)行商標(biāo)法律中并未對先使用權(quán)進(jìn)行規(guī)定。在現(xiàn)行《商標(biāo)法》第31條中對于未注冊商標(biāo)的保護(hù)也僅限于惡意搶注的情形，如果是善意的在后注冊，則對于先使用人來說就失去了救濟(jì)的途徑。在司法實踐中，法院為了對先使用人進(jìn)行保護(hù)，一般只能通過《反不正當(dāng)競爭法》第2條和第5條的規(guī)定，將在先使用人的權(quán)利認(rèn)定為知名商品特有名稱權(quán)或字號權(quán)以阻卻對在先權(quán)利的侵權(quán)指控。

在十一屆全國人大常委會第三十次會議初次審議的《中華人民共和國商標(biāo)法修正案（草案）》中，第58條第三款增加了對于未注冊商標(biāo)先使用權(quán)的保護(hù)：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。”該條文是在我國商標(biāo)法中對于先使用權(quán)制度的確立，此條文的增設(shè)，應(yīng)當(dāng)持以肯定及贊揚的態(tài)度。但是，實踐中對于先使用權(quán)的保護(hù)，僅靠這一條款還不夠清晰明確，在法律中仍有應(yīng)當(dāng)增補(bǔ)及改善之處。

二、比較法之規(guī)定

在當(dāng)今世界，商標(biāo)權(quán)利的取得主要有使用原則和注冊原則兩種，而大多數(shù)成文法國家采用的是注冊原則。但是，注冊取得在給予了注冊商標(biāo)權(quán)人以保護(hù)的同時，也不應(yīng)當(dāng)損害在先使用的未注冊商標(biāo)使用人的權(quán)利，因此，采取注冊原則的國家一般都規(guī)定了先使用權(quán)制度。我國在此方面立法有所缺失，因而有必要借鑒外國的經(jīng)驗，對我國立法以及司法實踐提供比較研究。

（一）日本

《日本商標(biāo)法》第32條規(guī)定：在他人申請注冊商標(biāo)之前，在日本國內(nèi)非以不正當(dāng)競爭為目的就已在該商標(biāo)注冊申請指定的商品或服務(wù)或者類似商品或服務(wù)商使用與注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，而且作為區(qū)分與自己業(yè)務(wù)有關(guān)的商品或服務(wù)的標(biāo)志致他人提出商標(biāo)注冊申請時已在消費者中馳名的，該商標(biāo)使用人有權(quán)繼續(xù)在前述商品或者服務(wù)商使用該商標(biāo)。

日本商標(biāo)法要求在先使用的商標(biāo)滿足“馳名”的要求，為先使用權(quán)設(shè)置了相當(dāng)嚴(yán)格的“門檻”，雖然能夠維護(hù)商標(biāo)注冊原則的權(quán)威，卻不利于對善意在先使用人的權(quán)利和利益的保護(hù)，使得在先使用人獲得救濟(jì)的機(jī)會過小，失去了設(shè)置制度的意義。相比之下，韓國和臺灣地區(qū)的做法更具有可操作性。

（二）韓國

韓國現(xiàn)行《商標(biāo)法》第57條規(guī)定：1.在同種或類似商品上使用與他人已注冊的商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，且符合下列全部要件的人，有權(quán)在其使用的商品上繼續(xù)使用該商標(biāo)。（1）在他人申請注冊該商標(biāo)之前，該人已經(jīng)在國內(nèi)開始使用此商標(biāo)，且沒有故意從事不正當(dāng)競爭的意圖而持續(xù)使用該商標(biāo)；（2）依照前第一項在先使用人使用其商標(biāo)的結(jié)果，使得國內(nèi)消費者，在他人申請注冊商標(biāo)之際，已知曉在先使用人的商標(biāo)是標(biāo)示具體個人商品的商標(biāo)。2.商標(biāo)權(quán)人或?qū)Ｓ惺褂脵?quán)人可以要求在先使用人在其商品上作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)記，以防止在自己的商品與在先使用人的商品之間產(chǎn)生對商品來源的誤認(rèn)或混淆。

韓國的規(guī)定更為詳盡明確，對于持續(xù)使用的時間要求以及國內(nèi)使用的地域要求都進(jìn)行了規(guī)定。同時，條文中還對“使用”進(jìn)行了界定，使得先使用權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更加清晰。

（三）我國臺灣地區(qū)

臺灣《商標(biāo)法》第23條第二款規(guī)定：在他人申請商標(biāo)注冊前，善意使用相同或者近似之商標(biāo)圖樣于同一或類似之商品，不受他人商標(biāo)專用權(quán)所拘束，但以原使用的商品為限，商標(biāo)專用權(quán)人得要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)志。

臺灣地區(qū)對于未注冊商標(biāo)先使用權(quán)的認(rèn)定比較寬松，既沒有日本的“馳名”要求，也沒有韓國對于時間、地域等的規(guī)定，在先使用權(quán)基于在先使用商標(biāo)的事實而產(chǎn)生，其做法具有更強(qiáng)的現(xiàn)實意義［2］。

（四）美國

《美國商標(biāo)法》第2條規(guī)定，在商業(yè)中并存合法使用而使之有權(quán)使用的商標(biāo)可以予以并存注冊。但是在后申請人對其商標(biāo)的商業(yè)使用必須先于在先注冊申請人或者注冊人在美國專利商標(biāo)局提出商標(biāo)申請之日，否則不存在并存注冊。如果有管轄權(quán)的法院終審決定一個以上的人有權(quán)在商業(yè)中使用相同或者近似的商標(biāo)，可以由專利商標(biāo)局長準(zhǔn)予并存注冊，同時規(guī)定各商標(biāo)所有人使用其注冊商標(biāo)的方式、地點或者有關(guān)商品的條件和限制［3］。

美國商標(biāo)法對于先使用權(quán)利的救濟(jì)途徑更為廣泛，不僅允許先使用人可以繼續(xù)使用，甚至還可以并存注冊。當(dāng)然，并存注冊并不是無限制的，商標(biāo)法中對繼續(xù)使用和并存注冊的條件進(jìn)行了規(guī)定。

日本、韓國以及我國臺灣地區(qū)同屬于大陸法系法域，但是對未注冊商標(biāo)的先使用的要求卻不盡相同。韓國的規(guī)定更為詳盡，日本的“馳名”要求使之保護(hù)意圖難以實現(xiàn)，臺灣的規(guī)定則相對寬松。然而，它們也具有相同之處，對于先使用人都強(qiáng)調(diào)要求“善意”或者“沒有不正當(dāng)競爭的意圖”，這就對先使用人的主觀狀態(tài)提出了要求。如果是惡意使用，那么就阻卻了先使用的正當(dāng)性。然而，在美國商標(biāo)法律中卻沒有對使用人的主觀狀態(tài)的規(guī)定。雖然上述四個法域中未注冊商標(biāo)先使用權(quán)的構(gòu)成要件皆不相同，但是它們?nèi)匀痪哂泄餐c：先使用人的使用必須在商標(biāo)注冊人提出商標(biāo)注冊申請之前；在先使用人繼續(xù)使用的權(quán)利限于原來使用的商品或者服務(wù)。這兩個共同點可以說是對于未注冊商標(biāo)先使用權(quán)利產(chǎn)生前提的共同要求，對于我國構(gòu)建未注冊商標(biāo)先使用權(quán)制度也具有借鑒意義。

三、未注冊商標(biāo)先使用權(quán)制度的完善

根據(jù)我國現(xiàn)行的商標(biāo)法律，對于善意在后注冊的商標(biāo)，先使用人的合理利益得不到有效的保障。雖然《商標(biāo)法修正案（草案）》中對于先使用權(quán)進(jìn)行了一定程度的保護(hù)，如果該法正式施行將會很大程度上彌補(bǔ)我國相關(guān)法律的空白，阻卻了未注冊商標(biāo)先使用人繼續(xù)使用其商標(biāo)的違法性，為先使用人的權(quán)利行使提供了有效的救濟(jì)途徑，但是，該條文仍然不足以涵蓋未注冊商標(biāo)先使用權(quán)的保護(hù)，對于先使用的時間、空間等要求不夠清晰明確，在實踐中對于具體案件的認(rèn)定仍然容易產(chǎn)生爭議。所以，本文在商標(biāo)法對先使用權(quán)制度有所考慮的基礎(chǔ)上，對此進(jìn)行進(jìn)一步的完善，明確先使用權(quán)利行使的要求以及限制，促進(jìn)先使用制度的構(gòu)建。

（一）時間要求

對于未注冊商標(biāo)構(gòu)成在先使用權(quán)利的時間有兩點要求，一是使用在先，二是持續(xù)使用。

使用在先是指在他人商標(biāo)申請注冊之前，商標(biāo)在先使用人已經(jīng)在同類或類似商品上使用該商標(biāo)或類似商標(biāo)。使用在先已經(jīng)成為了先使用權(quán)利的首要構(gòu)成要件，如果不滿足此條件則各法域皆不承認(rèn)該未注冊商標(biāo)享有在先使用的權(quán)利。但是，有的國家對此還有特殊規(guī)定，要求在先使用人對商標(biāo)的使用達(dá)到一定的年限——如五年——才能享有商標(biāo)先使用權(quán)。筆者認(rèn)為，在我國現(xiàn)行商標(biāo)法律體制之下，不宜有如此之規(guī)定。我國社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)正處于高速發(fā)展的時期，商品經(jīng)濟(jì)下貿(mào)易自由使得中小企業(yè)具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?，高新商品層出不窮，涌現(xiàn)出一大批具有較高品質(zhì)卻商標(biāo)使用不久的商品，其中不乏有未申請注冊卻具有保護(hù)意義的商標(biāo)。我國對于未注冊商標(biāo)的保護(hù)力度本就薄弱，在此情況下如果再加上使用年限的要求，恐怕會使一批高新商品的未注冊商標(biāo)先使用人失去權(quán)利救濟(jì)的途徑。因此，筆者贊同《商標(biāo)法修正案（草案）》中對于在先商標(biāo)使用時間不強(qiáng)加以規(guī)定年限，未注冊商標(biāo)只需滿足在先使用之事實即可。

持續(xù)使用是指商標(biāo)先使用權(quán)人在其商品或服務(wù)上不中斷地使用其商標(biāo)。在韓國商標(biāo)法上就有“沒有故意從事不正當(dāng)競爭的意圖而持續(xù)使用該商標(biāo)”的規(guī)定。要求未注冊商標(biāo)的在先使用具有持續(xù)性，是因為如果在先使用人無正當(dāng)事由而中斷對商標(biāo)的使用，會對商標(biāo)管理的秩序、商標(biāo)注冊權(quán)人以及市場公平競爭都產(chǎn)生不良影響，造成商標(biāo)使用的混亂，使消費者產(chǎn)生混淆。注冊商標(biāo)尚需承擔(dān)使用的義務(wù)，如果連續(xù)3年停止使用將導(dǎo)致被撤銷注冊，那么未注冊商標(biāo)先使用權(quán)則更加需要通過持續(xù)使用來維持其權(quán)利的存續(xù)。如果使用人在無正當(dāng)理由中斷后再恢復(fù)使用的，那么應(yīng)當(dāng)視其為啟用另一未注冊商標(biāo)，則該商標(biāo)的使用將構(gòu)成對注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)。當(dāng)然，持續(xù)使用是要求不得無正當(dāng)理由而停止使用，如果使用的中斷是因為非主觀原因而導(dǎo)致正當(dāng)事由，那么法律應(yīng)當(dāng)給予一定的保護(hù)，仍然視其為持續(xù)使用。季節(jié)性商品銷售的暫時中斷、因企業(yè)分立或合并而導(dǎo)致的商標(biāo)暫時中斷使用等都屬于中斷的正當(dāng)理由［4］，具體之情形可以由法院根據(jù)個案的具體情況予以判斷。因此，筆者建議在《商標(biāo)法修正案（草案）》第58條第三款中添加對于未注冊商標(biāo)持續(xù)使用的要求，規(guī)定連續(xù)3年停止使用將導(dǎo)致先使用權(quán)的喪失。

（二）地域要求

日本和韓國的商標(biāo)法條文中明確規(guī)定了先使用商標(biāo)“在日本國內(nèi)”和“在韓國國內(nèi)”的地域限制，要求商標(biāo)的在先使用必須為法域內(nèi)的使用。在我國商標(biāo)法修訂的過程中，曾經(jīng)設(shè)有過商標(biāo)先使用權(quán)條款并在其中規(guī)定了地域限制。但是在本次《商標(biāo)法修正案（草案）》中，雖然也增加了關(guān)于未注冊商標(biāo)先使用權(quán)的保護(hù)，但條款中對于地域的限制卻未加限定。筆者認(rèn)為，在未注冊商標(biāo)先使用權(quán)條款中對地域的限定是必要的，這既是知識產(chǎn)權(quán)對地域性的要求，更是出于對國內(nèi)注冊商標(biāo)抵御國外未注冊商標(biāo)、保護(hù)國內(nèi)商標(biāo)管理秩序和維護(hù)市場公平競爭的要求。

（三）先使用人的要求

大陸法系國家大多在其商標(biāo)法律中規(guī)定了在先使用人的主觀狀態(tài)，要求在先使用人必須是“善意”或者“非以不正當(dāng)競爭為目的”，否則其對未注冊商標(biāo)的繼續(xù)使用將構(gòu)成侵權(quán)。在我國許多商標(biāo)法教科書上，也已經(jīng)把先使用人的善意作為未注冊商標(biāo)先使用權(quán)的構(gòu)成要件之一，強(qiáng)調(diào)沒有善意的在先使用不構(gòu)成合法的權(quán)利。但是，《商標(biāo)法修正案（草案）》中對在先使用人的主觀狀態(tài)并未規(guī)定。筆者認(rèn)為，先使用人的主觀善意是未注冊商標(biāo)先使用權(quán)制度不可或缺的一部分，并且不僅在先期使用中還是商標(biāo)被注冊后的繼續(xù)使用過程中，先使用人應(yīng)當(dāng)保持一貫的善意。在他人對相同的商標(biāo)注冊后，先使用人繼續(xù)使用時不得出于不正當(dāng)競爭的目的，不得和注冊商標(biāo)權(quán)人的商品和服務(wù)相混淆，否則就可能排除其行為的合法性，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。建議我國商標(biāo)法律在對未注冊商標(biāo)先使用權(quán)保護(hù)的同時，考察先使用人的主觀狀態(tài)，對出于不正當(dāng)競爭目的的未注冊商標(biāo)在先使用進(jìn)行規(guī)制。

（四）先使用權(quán)的限制

對于先使用權(quán)也需要規(guī)定一定的限制方式，防止權(quán)利的濫用而導(dǎo)致注冊商標(biāo)專用權(quán)人應(yīng)有的合法權(quán)益受到損害。

1.附加適當(dāng)區(qū)分標(biāo)識

當(dāng)未注冊商標(biāo)與善意在后注冊商標(biāo)發(fā)生沖突時，法律允許給予未注冊商標(biāo)先使用權(quán)人繼續(xù)使用其商標(biāo)的權(quán)利，阻卻了該商標(biāo)的侵權(quán)效果。但是，這卻會導(dǎo)致市場上同時出現(xiàn)兩個合法使用的相同或類似商標(biāo)，可能會導(dǎo)致消費者的混淆。所以為了保護(hù)消費者的利益，要求未注冊商標(biāo)在使用時附加適當(dāng)區(qū)分標(biāo)識以區(qū)別于注冊商標(biāo)的要求是合理的，如果不能添加適當(dāng)標(biāo)識，則先使用人不得繼續(xù)使用其商標(biāo)。同時，附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識的效果應(yīng)當(dāng)是使未注冊商標(biāo)與注冊商標(biāo)的差別更顯著，其判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)為相關(guān)公眾的一般注意力判斷不致于混淆。在《商標(biāo)法修正案（草案）》條款中要求“可以”附加適當(dāng)區(qū)分標(biāo)識，筆者認(rèn)為在司法實踐中，如果兩個商標(biāo)的同時存在會導(dǎo)致消費者的混淆時，應(yīng)判決“應(yīng)當(dāng)”附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。

2.不得擴(kuò)大范圍

在先使用權(quán)應(yīng)當(dāng)限制在原有的商品或服務(wù)內(nèi)，不得擴(kuò)大使用商品的范圍，這就意味著先使用人繼續(xù)使用其未注冊商標(biāo)的范圍只能限定在沖突注冊商標(biāo)申請之日前已經(jīng)使用的商品或服務(wù)上。如此限制的理由是，法律對于未注冊商標(biāo)先使用權(quán)的保護(hù)僅僅是其在先使用的既存狀態(tài)，如果允許使用范圍的擴(kuò)大，那么就會損害注冊商標(biāo)專用權(quán)人的合法權(quán)益?！渡虡?biāo)法修正案（草案）》中規(guī)定的“在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)”，應(yīng)當(dāng)也是指不得擴(kuò)大使用范圍，不得擴(kuò)充到近似商品或服務(wù)上。

3.權(quán)利移轉(zhuǎn)或許可的限制

如上文所述，未注冊商標(biāo)先使用權(quán)制度保護(hù)的是先使用狀態(tài)，所以，如果允許先使用人轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用其未注冊商標(biāo)，則會破壞既存的狀態(tài)，導(dǎo)致不正當(dāng)競爭的后果。因此，除了自然人的死亡或者法人的分立、合并等非出于主觀意思而導(dǎo)致權(quán)利承繼的情形外，原則上應(yīng)當(dāng)禁止先使用人轉(zhuǎn)讓或許可他人使用其未注冊商標(biāo)。建議在將來商標(biāo)法律對先使用權(quán)保護(hù)的同時，加上不得移轉(zhuǎn)及許可他人使用的限制條款，平衡注冊商標(biāo)專用權(quán)人以及未注冊商標(biāo)使用權(quán)人的利益。

［1］王蓮峰.商標(biāo)法［M］.北京：清華大學(xué)出版社，2008：174.

［2］文學(xué).商標(biāo)使用與商標(biāo)保護(hù)研究［M］.北京：法律出版社，2008：220.

［3］汪澤.論商標(biāo)在先使用［J］.中華商標(biāo)，2003，（3）.

［4］［日］紋谷暢男.商標(biāo)法 50講［M］.魏啟學(xué)，譯.北京：法律出版社，1987：236.

［責(zé)任編輯：劉 慶］

Improvement of the Senior Use of Unregistered Trademark System——Comments on Article58(3)of the

HUANGYi-ran

To balance the benefit between the possessor of the registered trademark and the senior user, and to fulfill the shortage of senior principle and the register principle, the sincere senior user of unregistered trademark should be imparted the right to keep on using.Most statute law countries have already have the articles a bout the senior use system, also it is written in the latest＜Trademark Law Amendments(Draft)＞ but the protection is not sufficient under the legal system in China. Conditions and limits of the senior user's rights should be clarified to improve the senior use of unregistered trademark system.

Unregistered Trademark;Senior Use;Amendment of Trademark Law

DF523.3

A

1008-7966(2013)05-0081-03

2013-06-08

黃易然（1989-），女，上海人，2011級民商法專業(yè)碩士研究生。