美國政府涉及PAE的政策及其對我國的啟示

文 / 吳艷 / 工業(yè)和信息化部電子知識產(chǎn)權中心

美國政府涉及PAE的政策及其對我國的啟示

文 / 吳艷 / 工業(yè)和信息化部電子知識產(chǎn)權中心

近年來，一種以發(fā)明專利為驅動力的經(jīng)濟發(fā)展模式引起業(yè)界關注，世界范圍內誕生了眾多專利運營公司，他們在促進專利轉化的同時，一定程度上也限制了創(chuàng)新，擾亂了正常的市場秩序?，F(xiàn)階段，跨國專利運營公司已經(jīng)進入我國，我國本土也產(chǎn)生了一些有政府背景或純商業(yè)性的專利運營公司。近日，美國白宮宣布將采取一系列措施限制PAE（專利流氓）的活動，研究分析美國的最新政策、研究成果和相關舉措，對我國如何利用專利運營促進技術成果產(chǎn)業(yè)化、保障自主創(chuàng)新的成果具有重要的借鑒意義。

近年來，一種以發(fā)明專利為驅動力的經(jīng)濟發(fā)展模式引起業(yè)界關注，世界范圍內誕生了眾多專利運營公司（NPE）。2013年6月4日，美國白宮宣布將采取一系列措施限制專利投機活動【1】。同一天，美國國家經(jīng)濟委員會和白宮經(jīng)濟顧問委員會發(fā)布了名為“專利主張與美國創(chuàng)新”的專題報告。報告指出，專利主張實體（Patent Assertion Entities，PAE，特指自身不從事生產(chǎn)制造，積聚專利用以起訴他人專利侵權的企業(yè)）熱衷于威脅創(chuàng)新者并積極發(fā)起攻擊性訴訟，以達到從所謂侵權人處獲得許可費等經(jīng)濟利益的目的【2】。

現(xiàn)階段，跨國專利運營公司已經(jīng)進入我國，并開展了相關商業(yè)活動。我國本土也出現(xiàn)了一些有政府背景或純商業(yè)性的專利運營公司。目前，這些公司對我國創(chuàng)新及其他方面的影響尚不明確，但跟蹤研究美國最新研究成果、政策及相關舉措，對我們充分認識并提前預防PAE可能給產(chǎn)業(yè)帶來的危害，具有重要的現(xiàn)實意義。

一、NPE和PAE的區(qū)別及其發(fā)展現(xiàn)狀

（一）NPE泛指專利運營主體，PAE特指專利投機主體

NPE（Non-practicing Entities），于上個世紀九十年代在美國產(chǎn)生，泛指擁有大量專利但不從事生產(chǎn)銷售等經(jīng)營活動的公司，包括一些擁有專利的高校、科研機構、專利防御性聯(lián)盟、專利貨幣化企業(yè)、新興公司和專利投機主體。

一批投機型NPE，依靠雄厚的資金和專利資源，通過大量的專利收購，向目標群體發(fā)起攻擊性專利訴訟，從而獲得巨額利潤，業(yè)界也稱“專利流氓”或PAE。

NPE的商業(yè)模式大致上分兩類：一類是通過組建專利池或專利交易平臺，保護實體企業(yè)不受專利訴訟的威脅，它們只扮演中介的角色，主要盈利來自許可費，通常不主動發(fā)起專利訴訟；另一類就是目前備受質疑的專利投機，利用空殼公司進行專利收購，提起侵權訴訟或進行訴訟威脅，以獲取賠償金或和解費。

我們認為，NPE的范圍應大于PAE，并具有較為中立的色彩。區(qū)分NPE和PAE的關鍵在于實體是否利用手中所掌握的專利，惡意提起專利侵權訴訟，以期獲得可觀的經(jīng)濟利益。因此，不能僅憑實體性質判定屬于NPE還是PAE，還需結合該實體的行為加以區(qū)分。

（二）國外NPE規(guī)模迅速壯大，本土NPE出現(xiàn)

國外已經(jīng)出現(xiàn)了很多NPE，如RPX和AST，是專利防御性組織，通過集中購買專利并授權給會員使用，幫助會員應對可能的專利侵權訴訟；MPEG LA、Via Licensing、Sisvel，這些組織則通過組建標準中的專利池，收取許可費。國際上還有很多PAE，如高智公司、Round Rock Research LLC、Interdigital Inc、WARF、IPG Healthcare501 Lim ited、Tessera Technologies、Rambus、W i-LAN等1. 數(shù)據(jù)來源：Patent Freedom。。

近年，我國還出現(xiàn)了一些本土的NPE，如全國資背景的北京知識產(chǎn)權運營管理有限公司，還有一些純商業(yè)化的NPE，如智谷公司。此外，一些從事專利拍賣、專利轉化的技術交易平臺也可歸入NPE的范圍，如中國技術交易所、中科院微生物所技術轉移轉化中心、各地的技術交易中心等。

（三）PAE利用專利敲詐創(chuàng)新型企業(yè)，擾亂市場秩序

一般來講，NPE通過購買專利后再許可專利，激活了專利技術交易市場的內在潛力，促進了知識產(chǎn)權應用多元化的發(fā)展，對推動專利技術轉化、交易具有積極的意義。但另一方面，以提起惡意訴訟獲取超額許可費或和解費為目的的PAE則一定程度上限制了創(chuàng)新，擾亂了正常的市場秩序。近幾年，在美國，PAE發(fā)起訴訟數(shù)量在侵權訴訟案件中的占比急劇增加，這明顯抑制了美國社會尤其是高科技領域的創(chuàng)新活動，對美國經(jīng)濟造成了嚴重損害。根據(jù)Chien2013的統(tǒng)計，美國2010年至2012年間，“專利流氓”訴訟的比例從29%激增到62%，訴訟數(shù)量也從731件增加到2500件。專利侵權訴訟量增加，同時以威脅為目的的訴訟量也大大增加。根據(jù)Chien2012的統(tǒng)計，2012年美國威脅訴訟的數(shù)量至少6萬件，很有可能超過10萬件。

二、美國多措并舉遏制PAE濫訴

2013年2月14日，剛剛連任的奧巴馬總統(tǒng)在白宮通過網(wǎng)絡視頻通話方式，回答了美國各界關于專利問題的提問。他指出，你們提到的那些家伙（PAE），他們自己實際上什么都不生產(chǎn)，本質上只是試圖影響和劫持別人理念來訛錢。雖然回答非常簡短，但作為美國總統(tǒng)能夠對專利流氓、專利訴訟這些專業(yè)問題發(fā)表意見，足以說明問題的重要性。

2013年2月27日， SH IELD議案（即盾牌議案）再次被提交到美國國會司法委員會審議。該議案要求NPE提起專利訴訟必須事先交納一筆數(shù)額巨大的保證金，核心目的是迫使敗訴的專利原告支付被告全部訴訟費用，以此來阻止那些輕率的專利訴訟，“將高科技創(chuàng)新者從惡名昭彰的法律糾紛中拯救出來”。SH IELD議案一經(jīng)提出即獲得了眾多支持，一些大公司也極力游說國會通過該法案。目前，該議案正在國會討論中。

2013年6月4日，美國政府宣布將采取一些措施提高專利體系的透明度，使創(chuàng)新者在公平的環(huán)境下開展競爭，這些措施包括【1】：

（1）要求專利申請人和專利權人定期更新專利真正持有人的信息；

（2）對專利商標局的審查人員進行培訓，提高專利權利要求尤其是軟件專利權利要求的明確性；

（3）提高下游用戶抵御訴訟的能力，發(fā)布新的培訓和普及材料，建立網(wǎng)站，為可能遭受專利流氓的企業(yè)解答常見問題；

（4）擴大專項服務和研究，豐富數(shù)據(jù)資料，加強對專利政策和濫訴情形的研究；

（5）啟動海關與邊防局（CBP）和國際貿(mào)易委員會（ITC）之間的聯(lián)合審查，確保侵權產(chǎn)品禁止進口的排除令的透明度和效力。

同時，行政機關還建議國會至少采取七項立法措施，直接應對創(chuàng)新者面臨的一些主要問題，這些措施包括【1】：

（1）建議要求任何發(fā)出侵權通知書、提交侵權訴訟材料或在專利商標局提起復審的當事人都應當披露真正權利人的信息，并授權專利商標局或地方法院對違反上述規(guī)定者進行制裁；

（2）擴大地方法院按照《美國法典》第285條第35款判定律師費的自由裁量權，作為對濫用訴訟權的處罰（類似于版權侵權案件適用的法律標準）；

（3）擴充專利商標局針對商業(yè)方法專利的過渡計劃，使其涵蓋更廣泛的計算機專利授權種類，允許更多的挑戰(zhàn)者在專利審判和上訴委員會（PTAB）提起復審；

（4）建議針對個人和商業(yè)用戶正在使用，并且是按預定目的使用產(chǎn)品的情形提供免責的規(guī)定；當對供應商、零售商或制造商提起侵權訴訟時，保護消費者免受不利訴訟程序的影響；

（5）改變ITC頒布排除令的標準，使其與eBay v. M ercExchange案件中使用的傳統(tǒng)四要素測試相符，借以加強ITC和地方法院適用標準的一致性；

（6）利用侵權通知書的透明性來抑制濫訴現(xiàn)象，鼓勵侵權通知書的公開呈報，保證公眾有途徑查詢侵權通知書；

（7）確保ITC有充分的靈活性來錄用能勝任的行政法官。

2013年6月24日，ITC也針對性地啟動了一個試點項目，以完善337調查程序，抑制一些不必要的訴訟。在這個試點項目中，ITC將對選定的某些案件直接指派行政法官，通過快速證據(jù)認定和簡易聽證，在100天內進行早期裁決（early initial determ ination/Early ID）。該試點項目在施行一段時間后，將檢驗并調整，以便成為日后可持續(xù)依循的案件處理流程。目前，ITC已就一個案件開展了實驗——337-TA-874【3】。

三、PAE對我國專利密集型產(chǎn)業(yè)的影響

根據(jù)工信部電子知識產(chǎn)權中心的檢索統(tǒng)計，工業(yè)行業(yè)和信息技術領域的專利申請總量占全部專利申請總量的83%，信息產(chǎn)業(yè)專利申請最為活躍，屬于知識產(chǎn)權密集的產(chǎn)業(yè)，專利密集型企業(yè)眾多。近年來已有許多國外的專利流氓盯上了我國企業(yè)，中興、華為、聯(lián)想等在美國頻繁遭到PAE發(fā)起的訴訟或337調查，企業(yè)被PAE列為攻擊目標甚至證明我國企業(yè)在美國市場取得成功的標志之一。

2008年以來，中興相繼遭遇到HPL、W IVA等專利許可公司發(fā)起的惡意訴訟。2011年7月，美國IDC公司（不進行任何實質性生產(chǎn)，僅以專利許可作為其經(jīng)營模式）將華為起訴至美國特拉華州法院和ITC，稱華為涉嫌侵犯其在美國享有的七項標準必要專利，請求責令停止侵權，并要求對華為啟動337調查并發(fā)布全面禁止進口令、暫停及停止銷售令。今年伊始，華為公司訴美國IDC公司標準必要專利反壟斷案在深圳中級人民法院勝訴【4】。從PAE的背景來看，一些較大規(guī)模的PAE往往與一些國際上的科技巨頭公司有著千絲萬縷的聯(lián)系，這就意味著很多PAE或多或少地會受到其背后企業(yè)的影響。我國企業(yè)如何在海外維權，如何應對PAE的騷擾，成為我國政府和企業(yè)共同關心的問題。

國內高校也是眾多專利的擁有者，高校在與PAE合作的過程中，某些技術創(chuàng)意可能來源于國家重點項目的資助。高智2008年進入中國后，陸續(xù)與國內高校合作，目前高智已經(jīng)收購了北京大學20多項專利，還與清華大學和有關科研院所洽談收購事宜。PAE可通過與科研院所專利合作，將我國的智慧成果和優(yōu)秀的發(fā)明創(chuàng)造轉移到國外。長此以往，這不僅僅是利益分配的問題，很可能會涉及到國家的技術和經(jīng)濟安全。

除訴訟的危險外，發(fā)明專利的擁有者和使用者的完全脫節(jié)，也會引發(fā)專利對制造業(yè)形成控制的擔憂。若我國的專利被大量集中到國外實體，那么我國自主創(chuàng)新的根基就會被侵蝕，我們可能會淪為世界的制造工廠。而且PAE多以空殼公司的名義收購專利，使專利權人都難以分辨真正的專利流氓，即便技術流失也還渾然不知。

四、我國對PAE的應對和思考

現(xiàn)階段，雖然“專利流氓”這一概念體在我國本土尚未滋長成形，PAE數(shù)量還不是很多，但隨著我國工業(yè)行業(yè)和信息技術的發(fā)展，我國知識產(chǎn)權法制環(huán)境的逐漸改善，PAE會逐漸浮出水面，國內的大企業(yè)尚有招架之力，中小企業(yè)則難以承擔訴訟之重。此外，國內企業(yè)的專利積累到一定階段也會開始專利貨幣化，甚至出現(xiàn)專利尋租行為。因此，專利流氓現(xiàn)象會成為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可避免的阻礙因素，本文從行業(yè)管理、專利制度、司法監(jiān)督和企業(yè)的專利策略四個方面提出建議，為我國應對PAE之策提供參考。

（一）保護自主創(chuàng)新的科技成果

我國在自主創(chuàng)新的同時，還應加大對科技成果的保護。為防止自主創(chuàng)新技術成果的流失，可以考慮政府主導組建專項技術成果和專利數(shù)據(jù)庫，開展專利價值評估、分析、許可與轉讓等工作，防御市場競爭對手以及PAE的威脅。建議設立專項經(jīng)費促進專利轉化，實現(xiàn)經(jīng)濟價值，從而刺激企業(yè)和科研院所提高專利質量，并促進專利的有效轉移以充分發(fā)揮專利的實際效用，推進科研成果的產(chǎn)業(yè)化。加強專利預警，引導、監(jiān)管專利產(chǎn)業(yè)化工作，著重審查政府資助項目所產(chǎn)生知識產(chǎn)權的對外轉讓，防范PAE轉移我國自主創(chuàng)新的科技成果。

（二）提高專利質量和穩(wěn)定性

很多專利訴訟的程序冗長、成本巨大都與專利質量不高、穩(wěn)定性不強密切相關。目前，我國專利法正在進行第四次修改，隨后，《專利法實施細則》、《專利審查指南》也會陸續(xù)進行相應的修改。建議在修法中，進一步考慮提高專利審查標準，明確專利權利要求，設立授權前異議制度，完善專利復審制度等，以使對專利進行有效保護的同時，合理平衡社會公共利益，進一步實現(xiàn)專利法的立法主旨。

（三）保證司法監(jiān)督的作用

在美國，PAE現(xiàn)象比較嚴重，這與他們的知識產(chǎn)權強保護法律體系和司法制度密切相關。目前，跨國PAE還沒有大規(guī)模在我國開展訴訟，相對較低的訴訟賠償額是原因之一。現(xiàn)在，專利法、商標法、著作權法都正在修改之中，三法的征求意見稿中都增加了懲罰性賠償?shù)囊?guī)定。法院判決中，一般將“故意或重大過失”作為懲罰性賠償?shù)囊J定專利侵權的“故意”比較困難，一方面要避免輕易認定“故意”，造成打擊面過大；另一方面還要避免認定“故意”標準過高，使懲罰性賠償形同虛設。建議法院在訴訟中慎用懲罰性賠償，防止PAE濫用訴訟制度，以維護正常的經(jīng)濟秩序。

（四）專利積累、布局和協(xié)同運作

企業(yè)的專利積累和專利布局是應對PAE濫訴和專利交叉許可的必經(jīng)之路。企業(yè)在獲得可觀的專利數(shù)量的同時，還應注重提高專利的質量，以便在后續(xù)的無效或訴訟程序中保持優(yōu)勢。企業(yè)還可通過購買有價值的專利，彌補自己的專利短板，靈活運用專利防御和訴訟策略，進行專利布局。另外，企業(yè)還可考慮加入專利協(xié)同運作聯(lián)盟，包括研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、技術標準產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、社會規(guī)則合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等。聯(lián)盟使國內企業(yè)在戰(zhàn)略層面上形成互動協(xié)調，對專利信息互通有無，在某一領域形成較大的合力和影響力。加入聯(lián)盟，不僅有助于企業(yè)自身核心業(yè)務的開拓，還可共同應對外部專利風險。

【1】白宮新聞秘書辦公室網(wǎng)站. Fact Sheet: White House Task Force High-Tech Patent Issues【EB/OL】【2013-07-10】. http://www. whitehouse.gov/the-press-of fice/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues.

【2】美國國家經(jīng)濟委員會和白宮經(jīng)濟顧問委員會網(wǎng)站. Patent Assertion and U.S. Innovation【EB/OL】【2013-07-10】. http://www. whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf.

【3】美國國際貿(mào)易委員會（ITC）網(wǎng)站. Pilot Program Will Test Early Disposition of Certain Section337Investigations【EB/OL】【2013-07-10】. http://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337pilot_article.htm.

【4】葉若思. 祝建軍. 陳文全. 標準必要專利權人濫用市場支配地位構成壟斷的認定——評華為公司訴美國IDC公司壟斷糾紛案【J】.電子知識產(chǎn)權,2013(3):46.v