加拿大商標(biāo)法律制度簡介

李閣霞

加拿大地處北美，原為印第安人與因紐特人居住地，17世紀(jì)初淪為法國殖民地，18世紀(jì)中期又被割讓給英國。1867年，英國議會通過《不列顛北美法案》，承認(rèn)加拿大為英聯(lián)邦國家。1982年，英國女王簽署加拿大《憲法法案》，加拿大議會獲得立憲、修憲的全部權(quán)力，成為真正的獨立國家。

正是由于這樣的歷史淵源，所以加拿大的法律傳統(tǒng)受英國法影響最深，除了原法屬殖民地的魁北克省，加拿大的許多法律制度都是根據(jù)英國的普通法和成文法演變而來的，因此從法律傳統(tǒng)上來看，加拿大隸屬于普通法系。普通法系不重視成文法的傳統(tǒng)在知識產(chǎn)權(quán)法領(lǐng)域成為例外，包括英國和美國在內(nèi)的絕大多數(shù)國家都已頒布了專門的知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)，加拿大也是如此。1867年的《不列顛北美法案》將知識產(chǎn)權(quán)的立法權(quán)授予聯(lián)邦議會，所以，自20世紀(jì)以來，加拿大即陸續(xù)頒布了《版權(quán)法》、《專利法》、《商標(biāo)法》、《工業(yè)設(shè)計法》、《集成電路布圖設(shè)計法》等知識產(chǎn)權(quán)立法，建立了知識產(chǎn)權(quán)法律體系。①楊士虎等主編：《中國加拿大知識產(chǎn)權(quán)法比較研究》，中國社會科學(xué)出版社2010年版，第35頁。

加拿大現(xiàn)行《商標(biāo)法》頒布于1985年，最近一次修訂是在2008年12月31日。除了《商標(biāo)法》，還有頒布于1996年的《商標(biāo)法條例》，也進(jìn)行了多次修訂，最近一次修訂是在2007年10月1日。本文擬結(jié)合加拿大《商標(biāo)法》和《商標(biāo)法條例》的相關(guān)規(guī)定，以及加拿大法院的相關(guān)判例，對加拿大商標(biāo)法律制度進(jìn)行介紹和評論，以期對我國商標(biāo)法的修改和完善有所借鑒，并引導(dǎo)我國企業(yè)在進(jìn)入加拿大市場時構(gòu)建科學(xué)合理的商標(biāo)戰(zhàn)略。

一、商標(biāo)注冊

根據(jù)加拿大《商標(biāo)法》，商標(biāo)是指一個人用于將其生產(chǎn)、銷售、租賃的商品或雇傭、提供的服務(wù)與他人生產(chǎn)、銷售、租賃的商品或雇傭、提供的服務(wù)進(jìn)行區(qū)別的標(biāo)記，包括證明標(biāo)記（certification mark）、識別性外觀（distinguishing guise）和意圖使用商標(biāo)（proposed trade-mark）。商標(biāo)可以是注冊商標(biāo)，也可以是非注冊商標(biāo)，注冊并非強(qiáng)行性規(guī)定。

除了一些禁止性標(biāo)記，如皇室、皇室成員、總督等的徽章、飾章等，“紅十字”、“紅新月”等特殊標(biāo)志，官方標(biāo)記和印記等不可作為商標(biāo)使用之外，其他的文字、圖形或者文字和圖形的組合，都可以作為商標(biāo)來使用；而要申請商標(biāo)注冊，則除了上述禁止性標(biāo)記不能申請注冊之外，還有其他一些限制，比如不能用活著的人或死亡未超過30年的人的姓名來注冊，商品的通用名稱、與他人商標(biāo)相混淆的標(biāo)記等，也不能申請注冊。根據(jù)加拿大知識產(chǎn)權(quán)署網(wǎng)站的介紹，自2012年3月28日開始，遵照加拿大聯(lián)邦法院的指令，商標(biāo)注冊局開始接受聲音商標(biāo)（sound marks）的注冊申請。②加拿大知識產(chǎn)權(quán)署網(wǎng)站：http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03439.html, 最后訪問日期：2012年4月16日。實際上從加拿大《商標(biāo)法》的規(guī)定來看，并不禁止對聲音商標(biāo)的使用和注冊，只是在此之前，商標(biāo)局尚未核準(zhǔn)過對聲音商標(biāo)的注冊申請。

在此有必要對加拿大的商標(biāo)注冊和管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行簡單介紹。隸屬于工業(yè)部（Industry Canada）的加拿大知識產(chǎn)權(quán)署（Canadian Intellectual Property Office）是加拿大的知識產(chǎn)權(quán)行政管理機(jī)構(gòu)，其下設(shè)商標(biāo)注冊局（Off ce of the Registrar of Trade-marks）（以下簡稱商標(biāo)局），負(fù)責(zé)商標(biāo)的注冊和管理等有關(guān)事項，包括對商標(biāo)注冊申請的受理、審查和公告，定期出版《商標(biāo)期刊》（Trade-marks Journal ），管理商標(biāo)異議程序等。商標(biāo)局每年大約要受理45, 000份商標(biāo)注冊申請。③加拿大知識產(chǎn)權(quán)署網(wǎng)站：http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02361.html#who，最后訪問日期：2012年4月16日。商標(biāo)局內(nèi)設(shè)商標(biāo)異議委員會（Trademarks Opposition Board，TMOB），專門受理商標(biāo)異議申請及商標(biāo)撤銷申請。對于商標(biāo)局或者商標(biāo)異議委員會的決定不服的，當(dāng)事人可以向各省最高法院或者聯(lián)邦法院提起訴訟。

在加拿大要申請商標(biāo)注冊，大致要經(jīng)過5個程序：申請、審查、公告、異議和核準(zhǔn)注冊。

（一）申請

申請文件的內(nèi)容應(yīng)該包括商標(biāo)的名稱或圖案、商標(biāo)使用或擬用的商品或服務(wù)的類別、商標(biāo)使用或在加拿大為公眾所知的時間、商標(biāo)申請人的名稱和地址等；如果商標(biāo)在國外已經(jīng)獲得注冊，則應(yīng)向注冊官遞交由該國注冊機(jī)構(gòu)簽發(fā)的商標(biāo)證明文件的副本，這有助于其在加拿大的注冊申請獲得順利通過；另外，如果該商標(biāo)在加拿大提出注冊申請之前，在國外已提出過申請，則可以根據(jù)《巴黎公約》的規(guī)定，主張商標(biāo)注冊申請的國際優(yōu)先權(quán)，以國外申請日作為在加拿大的申請日。

對于申請注冊聲音商標(biāo)的，申請文件應(yīng)當(dāng)包括：其一，申請注冊聲音商標(biāo)的聲明；其二，描繪聲波的圖樣；其三，對聲音的文字描述；其四，包含該聲音的電子錄音。

申請人在遞交申請文件之前，對擬申請的商標(biāo)進(jìn)行預(yù)先檢索是非常有必要的，這可以防止自己的申請與他人的注冊商標(biāo)或者受理待批商標(biāo)相沖突，從而防止自己的申請被駁回或者降低以后發(fā)生侵權(quán)糾紛的可能性。加拿大知識產(chǎn)權(quán)署建設(shè)了“加拿大商標(biāo)數(shù)據(jù)庫”（Trade-marks Database），在其官方網(wǎng)站上即可進(jìn)入并免費檢索。該數(shù)據(jù)庫包含了在加拿大已注冊和受理待批的所有商標(biāo)數(shù)據(jù)。

值得注意的是，為了使擬注冊的商標(biāo)最大限度避免侵權(quán)或因混淆而被駁回或提出異議或撤銷，最好再進(jìn)行商號（trade name）的檢索。在加拿大，商號是允許作為商標(biāo)來使用的，而加拿大對未注冊商標(biāo)同樣提供保護(hù)。但由于商號是商業(yè)主體在其從事業(yè)務(wù)的省份根據(jù)各省法律登記的，不像注冊商標(biāo)一樣，有一個系統(tǒng)全面的數(shù)據(jù)庫，所以對商號的檢索較為繁瑣和困難，因而建議申請人聘請專門的商標(biāo)代理人進(jìn)行檢索。

由于加拿大商標(biāo)局是自2012年3月28日才開始受理聲音商標(biāo)的申請，所以目前在“商標(biāo)數(shù)據(jù)庫”中無法查到聲音商標(biāo)的相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)加拿大知識產(chǎn)權(quán)署官方網(wǎng)站提供的信息，截至2012年4月16日，商標(biāo)局共受理了兩件聲音商標(biāo)，一件是米高梅公司（METRO-GOLDWYNMAYER LION CORP.）的“獅吼聲”（該商標(biāo)申請在1992年即已提出，但一直未獲通過，并一度被商標(biāo)局駁回。聯(lián)邦法院正是針對該申請發(fā)布T-1650-10號指令，要求商標(biāo)局對該申請進(jìn)行公告，從而使聲音商標(biāo)的注冊在加拿大成為可能）。另一件是一家叫做“Mars Canada Inc.”的公司于2012年3月30日申請的由多種樂器合成的一種聲音，擬用在巧克力糕餅和糖果上。

由于加拿大沒有正式的商品分類制度，因此一件商標(biāo)申請可以包含不同的商品或服務(wù)類別，申請人只需要繳納一份商標(biāo)申請費用，該費用如果通過知識產(chǎn)權(quán)署網(wǎng)站在線繳納，是250加元，通過其他方式繳納則為300加元。

（二）審查

商標(biāo)局收到商標(biāo)注冊申請后，首先，要審查商標(biāo)是否有違反《商標(biāo)法》的不可注冊的情形；其次，要對商標(biāo)數(shù)據(jù)庫及相關(guān)商標(biāo)記錄進(jìn)行徹底檢索，以確定該申請沒有與已注冊的或申請待批商標(biāo)產(chǎn)生沖突。對于審查員的質(zhì)疑，申請人應(yīng)及時回復(fù)，如未及時回復(fù)，或者回復(fù)仍然不能使審查員滿意，商標(biāo)申請將會被視為放棄或者被駁回。

在這一程序中，如果審查員認(rèn)為申請注冊的商標(biāo)含有非顯著性部分，則會要求申請人遞交一份就該非顯著性部分不主張權(quán)利的棄權(quán)聲明。

如果經(jīng)過初步審查發(fā)現(xiàn)沒有問題，則審查員會將商標(biāo)申請在《商標(biāo)期刊》上公告，并留出一定時間供社會公眾提出異議；如果沒有異議或異議不被支持，則核準(zhǔn)注冊，并發(fā)給商標(biāo)注冊證書。

（三）公告

在商標(biāo)注冊申請正式公告前，審查員將會對商標(biāo)做公告前檢索，以確定在審查的幾個月中，沒有人獲得注冊或者申請與該商標(biāo)相沖突的商標(biāo)。如果公告前檢索沒有發(fā)現(xiàn)針對申請商標(biāo)的沖突情況，那么該申請將會在《商標(biāo)期刊》上公告。

（四）異議

自商標(biāo)注冊申請公告之日起兩個月內(nèi)，任何人均可在繳納規(guī)定的費用后向商標(biāo)局提交書面的異議聲明，對于商標(biāo)的可注冊性、商標(biāo)的顯著性、申請人的資格等提出質(zhì)疑，商標(biāo)局會同時聽取異議人的異議和申請人的答辯，并作出異議成立駁回商標(biāo)注冊或者異議不成立商標(biāo)予以注冊的決定。

（五）核準(zhǔn)注冊

如果在商標(biāo)注冊申請的異議期內(nèi)無人提出異議或提交異議時已過異議期或提出的異議申請被裁定不成立，則商標(biāo)局會核準(zhǔn)該商標(biāo)的注冊。如果當(dāng)事人不服裁定提出上訴，商標(biāo)局將根據(jù)法院對上訴的判決結(jié)果作出相應(yīng)的決定。

值得注意的是，在加拿大提出商標(biāo)注冊申請時，必須在申請文件中標(biāo)明其申請的基礎(chǔ)，即該申請是基于商標(biāo)的實際使用、商標(biāo)已在加拿大馳名、商標(biāo)已在外國使用并且在任一巴黎公約成員國或世界貿(mào)易組織成員國注冊或已提出注冊申請還是商標(biāo)的意圖使用。對于前三種情形，商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊后，商標(biāo)局應(yīng)即向申請人頒發(fā)商標(biāo)注冊證；而對于意向使用商標(biāo)，申請人應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)向商標(biāo)局提交商標(biāo)已實際使用的聲明，商標(biāo)局在收到聲明后才會為申請人頒發(fā)商標(biāo)注冊證，否則視為放棄注冊申請。

商標(biāo)注冊的日期應(yīng)登記在注冊簿上，自登記之日起，商標(biāo)注冊生效。商標(biāo)注冊的保護(hù)期是15年，期滿后可以續(xù)展。

二、商標(biāo)異議與商標(biāo)撤銷、商標(biāo)無效

（一）商標(biāo)異議

根據(jù)加拿大《商標(biāo)法》第38條，在申請商標(biāo)被公告之日起兩個月內(nèi)，任何人均可在繳納規(guī)定的費用后向商標(biāo)局提交異議聲明。異議的理由包括：其一，該申請不符合《商標(biāo)法》第30條的規(guī)定，即申請時需要提交的與商標(biāo)申請基礎(chǔ)有關(guān)的證據(jù)材料不完備等；其二，該申請的商標(biāo)不具有可注冊性；其三，該申請人無權(quán)注冊該商標(biāo)；其四，該商標(biāo)無顯著性。

具體受理商標(biāo)異議申請的是商標(biāo)異議委員會（TMOB）。如果審查員經(jīng)初步審理認(rèn)為該異議不成立，未涉及商標(biāo)可注冊的實質(zhì)性問題，可以駁回該異議并通知異議申請人。如果審查員認(rèn)為該異議申請涉及到商標(biāo)可注冊的實質(zhì)性問題，則會向注冊申請人送達(dá)異議書的副本，并要求其在指定時間內(nèi)進(jìn)行答辯，同時將答辯書的副本送達(dá)異議申請人。如果注冊申請人未在規(guī)定時間內(nèi)提交答辯書，則該商標(biāo)申請將被視為放棄。對于商標(biāo)異議的申請，異議申請人或注冊申請人都可要求商標(biāo)異議委員會舉行聽證。

在審查有關(guān)證據(jù)或依當(dāng)事人要求進(jìn)行聽證后，審查員可以根據(jù)審理結(jié)果，駁回商標(biāo)申請或駁回異議并將駁回通知及駁回理由通知當(dāng)事人。對于商標(biāo)異議委員會的決定不服的，當(dāng)事人可以向法院提起訴訟。

應(yīng)當(dāng)注意的是，如果申請被異議，而申請人在提交商標(biāo)注冊申請時并未委托商標(biāo)代理人辦理相關(guān)事宜，此時最好委托一家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)介入異議程序，這同樣適用于試圖對他人商標(biāo)申請?zhí)岢霎愖h的異議申請人，因為在加拿大商標(biāo)異議程序非常復(fù)雜，不僅費用不菲，持續(xù)時間也比較長，一項完整的異議程序的解決可能會持續(xù)2年的時間。

加拿大聯(lián)邦上訴法院在加拿大總檢察長訴艾弗杰公司一案④Attorney General of Canada v. Effigi Inc.，2005 FCA 172.中，將商標(biāo)局依職權(quán)撤銷商標(biāo)注冊申請與依當(dāng)事人異議申請撤銷商標(biāo)注冊申請作了嚴(yán)格的區(qū)分，傳遞了這樣一個觀點：作為商標(biāo)管理行政機(jī)構(gòu)，商標(biāo)局的權(quán)限應(yīng)嚴(yán)格限定在法律規(guī)定的范圍內(nèi)，私權(quán)上的糾紛應(yīng)由當(dāng)事人自行解決，而非由行政機(jī)構(gòu)越俎代庖。

聯(lián)邦法院在審理中認(rèn)為，商標(biāo)局的行為違背了《商標(biāo)法》的立法目的。只有當(dāng)申請不符合《商標(biāo)法》第30條的規(guī)定（申請材料不完整）、商標(biāo)不具備可注冊性或者與其他受理待批商標(biāo)相混淆的情形下，商標(biāo)局才有權(quán)駁回商標(biāo)注冊申請。在正常的申請程序下，商標(biāo)局應(yīng)該按照申請的先后順序，只要申請沒有與在先申請但處于待批狀態(tài)的商標(biāo)申請相混淆，也符合《商標(biāo)法》第37條第1款的其他規(guī)定，商標(biāo)局就應(yīng)該公告該注冊申請。如果有其他人主張在先使用以及混淆的存在，應(yīng)該通過商標(biāo)異議程序提出。

（二）商標(biāo)撤銷與商標(biāo)無效

根據(jù)加拿大《商標(biāo)法》第18條的規(guī)定，在下列情形下商標(biāo)注冊無效：其一，該商標(biāo)在注冊時不具有可注冊性；其二，在該商標(biāo)的注冊效力被提出疑問時，該商標(biāo)不具有顯著性；其三，該商標(biāo)已被申請人放棄；其四，商標(biāo)注冊申請人不是有權(quán)獲得該商標(biāo)注冊的人。

而商標(biāo)撤銷除了因商標(biāo)權(quán)人自動放棄注冊商標(biāo)被撤銷外，多發(fā)生在商標(biāo)權(quán)糾紛中，通常是通過訴訟程序解決，下面將作詳細(xì)介紹。此處著重介紹根據(jù)《商標(biāo)法》第45條提出的因不使用商標(biāo)而啟動的商標(biāo)即時撤銷程序。

《商標(biāo)法》第45條規(guī)定，“在商標(biāo)注冊三年后，商標(biāo)局可根據(jù)已按照規(guī)定交納相關(guān)費用的任何人的要求，書面通知注冊商標(biāo)所有人在三個月內(nèi)提供關(guān)于該注冊商標(biāo)在通知發(fā)出之前三年在核準(zhǔn)范圍的商品或服務(wù)上在加拿大使用的聲明或宣誓。如果未使用，則提供該商標(biāo)最后在加拿大使用的時間及其后不使用的原因?！痹摮绦蚩梢砸匀我獾谌颂岢錾暾埖姆绞絾?，也可由商標(biāo)局自行啟動，其目的就是將未連續(xù)使用的商標(biāo)從商標(biāo)注冊簿上撤銷。商標(biāo)異議委員會（TMOB）負(fù)責(zé)審理根據(jù)該條規(guī)定提出的商標(biāo)撤銷申請。

4.鑒于長期以來我國各級政府片面強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而不注重社會職責(zé)的履行，政府必須盡快建立一套綜合且科學(xué)的基本公共服務(wù)均等化績效考核制度，健全政府公共服務(wù)均等化績效管理和評估體系，強(qiáng)化各級政府的社會職責(zé)。這套體系需要明確各級政府間在提供義務(wù)教育、公共衛(wèi)生和社會保障等基本公共服務(wù)方面的事權(quán)，健全財力與事權(quán)相匹配的財政體制。根據(jù)各類公共服務(wù)具有不同的性質(zhì)和特點，各級政府承擔(dān)的事權(quán)責(zé)任，也應(yīng)有所區(qū)別。通過監(jiān)督政府行為來促使政府重視對公共服務(wù)的供給，從而改善現(xiàn)有的公共服務(wù)供給不足的現(xiàn)狀。

《商標(biāo)法》的這一條款，被稱為“要么使用要么失去（use it or lose it）”條款，集中體現(xiàn)了加拿大商標(biāo)法對商標(biāo)實際使用的要求。前面已經(jīng)介紹過，雖然加拿大允許基于“意圖使用”申請商標(biāo)注冊，但要獲得核準(zhǔn)注冊，申請人還必須提供在提出申請后已經(jīng)實際使用商標(biāo)的證據(jù)。這印證了英美法國家對商標(biāo)權(quán)利來源的一個共識：商標(biāo)權(quán)來自于實際使用，而非注冊。所以，在加拿大，即便是未注冊商標(biāo)，仍然可以獲得商標(biāo)法和普通法上的雙重保護(hù)，注冊僅僅是權(quán)利推定的公示而已。因而，如果一件商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊之后，在連續(xù)三年的時間內(nèi)沒有使用，商標(biāo)管理機(jī)構(gòu)或者法院會依據(jù)這一事實，對注冊商標(biāo)予以撤銷，除非商標(biāo)注冊人能夠證明其系“因特殊情形而未使用”。⑤加拿大《商標(biāo)法》第45條第3款：“如果根據(jù)所提供證據(jù)或因為未提供證據(jù)，注冊官認(rèn)為一個商標(biāo)在加拿大并未在通知發(fā)出之前三年在注冊核準(zhǔn)的全部或部分商品或服務(wù)上使用，且不屬于因特定情形而未使用，該注冊商標(biāo)則可能被撤銷或修正?！?/p>

那么，怎樣的情形構(gòu)成《商標(biāo)法》第45條的“特殊情形”呢，加拿大聯(lián)邦上訴法院在斯科特紙業(yè)有限公司訴斯瑪特和比格案中對此作出了解釋。⑥Scott Paper Limited v. Smart & Biggar, 2008 FCA 129.

2002年4月29日，商標(biāo)局應(yīng)斯瑪特和比格公司（簡稱被上訴人）的請求，向斯科特紙業(yè)有限公司（簡稱上訴人）發(fā)出通知，要求其提交在該通知發(fā)出之前三年內(nèi)使用注冊商標(biāo)“VANITY”的證據(jù)，如果沒有使用，則提供最后一次在加拿大使用的時間以及不使用的理由。聽證官認(rèn)為上訴人提供的證據(jù)可以證明，其有恢復(fù)該商標(biāo)使用的強(qiáng)烈愿望，所以對該商標(biāo)不予撤銷。

上訴法院法官在審理中指出，《商標(biāo)法》第45條規(guī)定的“特殊情形”，重點在于是否因為特殊情形導(dǎo)致了商標(biāo)不使用的發(fā)生。不使用就應(yīng)該導(dǎo)致商標(biāo)被撤銷，這是商標(biāo)法的一般原則，除非商標(biāo)權(quán)人提出可以被諒解的不使用的“特殊情形”。該案中上訴人并未提出其不使用的特殊原因，聽證官僅僅因其對該商標(biāo)意圖恢復(fù)使用，即作為“特殊情形”予以諒解，減弱了不使用的法律后果，違反了《商標(biāo)法》第45條的立法目的，所以應(yīng)當(dāng)予以撤銷。

聯(lián)邦上訴法院的這一判決，再一次證明了商標(biāo)的實際使用對維持商標(biāo)注冊效力的不可或缺性。我國《商標(biāo)法》也有“連續(xù)三年停止使用”可以撤銷注冊商標(biāo)的規(guī)定，但由于在申請注冊時并不要求對商標(biāo)的實際使用，所以現(xiàn)實中有大量的商標(biāo)注而不用，甚至有許多人僅以“搶注”為目的，囤積大量注冊商標(biāo)。如果不改變單一的“商標(biāo)注冊制”模式，僅僅依靠這一條規(guī)定，是很難起到強(qiáng)調(diào)商標(biāo)實際使用的作用的，所以，在我國有為數(shù)眾多的“商標(biāo)專用權(quán)”是僅憑一紙商標(biāo)注冊證書獲得的，而這種狀況在加拿大這樣的強(qiáng)調(diào)商標(biāo)權(quán)只有因?qū)嶋H使用才能獲得的國家是不會出現(xiàn)的。

除此之外，根據(jù)加拿大《商標(biāo)法》，如果注冊商標(biāo)部分或全部與葡萄酒或烈酒的地理標(biāo)志相同，并用在這類商品上，但該商品并非產(chǎn)自地理標(biāo)志所標(biāo)示的區(qū)域，則商標(biāo)會被撤銷或認(rèn)定注冊無效。但是，如果自商標(biāo)注冊之日起超過5年，并且已由申請人或其前任實際使用并已馳名，則除非能夠證明申請人明知其商標(biāo)部分或全部構(gòu)成地理標(biāo)志而提出注冊申請，否則商標(biāo)不會被撤銷或無效。

商標(biāo)自注冊之日起滿5年后，任何人不得以在先使用或者以馳名商標(biāo)為由提出撤銷申請，除非能夠證明商標(biāo)注冊人當(dāng)時已知道馳名商標(biāo)或在先使用情況。

三、商標(biāo)權(quán)屬爭議

在該案審理中最高法院法官在強(qiáng)調(diào)了注冊所獲商標(biāo)權(quán)的權(quán)利范圍覆蓋全國之外，重申了實際使用對商標(biāo)權(quán)獲得的意義；指出在判斷混淆可能性時，應(yīng)站在一個漫不經(jīng)心的消費者的立場上，以其于匆忙之中看到訴爭商標(biāo)時，在未經(jīng)過仔細(xì)考慮和比對的情況下，是否會對訴爭商標(biāo)和在先使用商標(biāo)產(chǎn)生混淆作為判斷標(biāo)準(zhǔn)，所以商標(biāo)與商號的相似性非常重要；至于商品或服務(wù)的性質(zhì)或者費用雖然會影響消費者注意程度的高低，但并不能成為混淆可能性判斷的標(biāo)準(zhǔn)。

該案是加拿大最高法院就商標(biāo)混淆性判斷作出的重要判決，正像該案的主審法官ROTHSTEIN J.在判決中寫到的那樣：“本案為法院提供了這樣一個機(jī)會，即遵照《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定，重新審視對競爭商標(biāo)之間的混淆性進(jìn)行分析判斷的基本方法和標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

在商標(biāo)權(quán)屬爭議或商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，傳統(tǒng)的商標(biāo)法都是堅持混淆理論，但隨著對馳名商標(biāo)保護(hù)范圍的擴(kuò)大，混淆理論被逐漸突破，在涉及到馳名商標(biāo)時，判斷是否構(gòu)成侵權(quán)不再以混淆可能性作為判斷標(biāo)準(zhǔn)了，而是適用商標(biāo)淡化理論。加拿大《商標(biāo)法》第22條，“任何人不得以可能貶低他人商標(biāo)所系的商譽(yù)的方式使用他人注冊商標(biāo)”的規(guī)定被認(rèn)為是商標(biāo)淡化條款。但對該條款的爭議從該條款誕生之日起就未停止過。持肯定態(tài)度者認(rèn)為該條款側(cè)重于對商譽(yù)的保護(hù)，這在商標(biāo)已不僅僅只有區(qū)別商品或服務(wù)來源的功能的今天，該條的規(guī)定是非常有必要的；⑧James, J. Holloway, The Protection of Trade-mark Goodwill in Canada：Where We Were, Where We Are, and Where We Should be Going,Intellectual Property Journal, September 2003, P4.不過，也有人堅持，商標(biāo)的不正當(dāng)使用和消費者混淆的可能性是商標(biāo)法應(yīng)該堅持的判斷商標(biāo)侵權(quán)的基本原則，加拿大《商標(biāo)法》第22條的規(guī)定，只是一個“不倫不類”的“外來物種”，商標(biāo)侵權(quán)的傳統(tǒng)判斷標(biāo)準(zhǔn)足以平衡商標(biāo)權(quán)人與社會公眾的利益，所謂商標(biāo)淡化理論反而損害了這種平衡。⑨Eugene C. Lim, Dilution, The Section 22 Debacle, and the Protection of Business Goodwill in Canada: Some Insights From U.S. Trademark Law and Policy, The Trademark Reporter, July- August 2011, P1234.加拿大最高法院在美泰公司訴加拿大3894207公司一案中重申了這樣一種觀點：馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)并不是絕對的，尤其是對于一個通過使用獲得第二含義的商標(biāo)來說，能否獲得跨類保護(hù)，應(yīng)視具體情況綜合考慮；無論是馳名商標(biāo)還是普通商標(biāo)，如果要限制他人使用，必須堅持“混淆的可能性”這一判斷標(biāo)準(zhǔn)。⑩Mattel, Inc. v. 3894207 Canada Inc., [2006] 1S.C.R. 772, 2006 SCC 22.這實際上也是加拿大法院在對待商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)上的一貫看法。?Mirko Bibic, Vicky Eatrides, Would Victoria’s Secret be Protected North of the Border? A Revealing Look at Trade-mark Infringement and Depreciation of Goodwill in Canada, The Trademark Reporter, July- August 2003, P905.

最高法院法官經(jīng)審理后認(rèn)為：馳名商標(biāo)以及“馳名商號”的商業(yè)功能無論如何演進(jìn)，仍然不能脫離其被用來區(qū)別商品或服務(wù)的法律目的。在該案中，上訴人與被上訴人的商標(biāo)并不完全相同，而且在雙方當(dāng)事人商標(biāo)覆蓋的區(qū)域內(nèi)都具有了一定的認(rèn)知度，而且玩具業(yè)務(wù)與被訴的餐飲業(yè)務(wù)面對的是完全不同的客戶群，二者處在不同的商業(yè)渠道中，所以那種在單一商業(yè)渠道中有可能因業(yè)務(wù)交叉產(chǎn)生的混淆的可能性也不存在。另外，法官進(jìn)一步闡明了必須以實際使用作為商標(biāo)保護(hù)的前提。該案上訴人之所以沒有得到支持，很大一部分原因正是因為其商標(biāo)使用范圍并未覆蓋到被上訴人的服務(wù)領(lǐng)域。

該案的判決對我國的商標(biāo)立法和司法實踐都具有重要的借鑒意義。與加拿大《商標(biāo)法》不同，我國《商標(biāo)法》并沒有就商標(biāo)侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，而是列舉了商標(biāo)侵權(quán)的各種情形，這在立法技術(shù)上是存在缺陷的。正是由于這樣的立法方式，所以除了《商標(biāo)法》，在《商標(biāo)法實施條例》及最高人民法院的司法解釋中，不得不隨著市場形勢的變化，不斷加入新的商標(biāo)侵權(quán)類別。我國《商標(biāo)法》第52條第1款：“未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的”，被認(rèn)為是侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。實際上，僅僅有商標(biāo)或商品類別的相似，未必一定導(dǎo)致消費者有混淆的可能性。在判斷是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)時，還必須結(jié)合混淆可能性進(jìn)行判斷。但由于《商標(biāo)法》作了這樣的規(guī)定，有不少法院在商標(biāo)侵權(quán)案件的審理中，只要是商標(biāo)或商品類別相同或相似，即判斷侵權(quán)成立，卻無視商標(biāo)使用人通過使用中所確立的商譽(yù)，使消費者并不會混淆商品或服務(wù)的來源的事實。而且，對于馳名商標(biāo)的保護(hù)，我國商標(biāo)立法和司法實踐也傾向于只要構(gòu)成馳名商標(biāo)，并且已經(jīng)注冊，即實行跨類保護(hù)，而不再問是否有混淆可能性。加拿大最高法院的這一判決提醒我們，即便是馳名商標(biāo)，在判斷是否構(gòu)成侵權(quán)時，也應(yīng)進(jìn)行個案認(rèn)定，對于馳名商標(biāo)的反淡化保護(hù)，不應(yīng)一概擴(kuò)大。

結(jié) 語

我國《商標(biāo)法》第三次修改工作已接近尾聲，就目前公布的草案征求意見稿來看，仍然問題很多，比如仍強(qiáng)化商標(biāo)的管理色彩，仍堅持單一的商標(biāo)注冊制，對于商標(biāo)的實際使用也僅靠商標(biāo)撤銷制度保障，對于侵害商標(biāo)權(quán)的行為，仍然采取列舉式規(guī)定的方式，等等。加拿大商標(biāo)法對于商標(biāo)注冊的要求，對商標(biāo)實際使用的強(qiáng)調(diào)，對商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)化等，對我國商標(biāo)法律制度的完善具有借鑒意義。而且，近年來中加貿(mào)易往來越來越頻繁，許多中國企業(yè)開始進(jìn)入加拿大市場，與此同時，大量的中國馳名商標(biāo)或商號被人在加拿大“搶注”，因而，了解加拿大的商標(biāo)法律制度，對于中國企業(yè)構(gòu)建其在加拿大的商標(biāo)戰(zhàn)略體系，也具有很強(qiáng)的實踐意義。