淺論“本領(lǐng)域技術(shù)人員”與說(shuō)明書(shū)公開(kāi)充分

張凡

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心

引言

說(shuō)明書(shū)是否公開(kāi)充分對(duì)專利申請(qǐng)的授權(quán)前景有著重要的影響。申請(qǐng)人有時(shí)做出了一項(xiàng)好的發(fā)明，卻因?yàn)閷＠暾?qǐng)文件撰寫不當(dāng)導(dǎo)致說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分而喪失了獲得專利權(quán)的機(jī)會(huì)，致使申請(qǐng)人利益受損。根據(jù)規(guī)定，一項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)必須要經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)審查，在實(shí)質(zhì)審查過(guò)程中，“本領(lǐng)域技術(shù)人員”作為專利實(shí)審員在專利審查實(shí)踐中所扮演的客觀角色，承擔(dān)著說(shuō)明書(shū)是否公開(kāi)充分的審查責(zé)任。本文的目的就在于探討“本領(lǐng)域技術(shù)人員”與說(shuō)明書(shū)是否公開(kāi)充分的關(guān)系，以及如何利用“本領(lǐng)域技術(shù)人員”來(lái)克服說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分的問(wèn)題，提高專利申請(qǐng)文件的質(zhì)量。

1 本領(lǐng)域技術(shù)人員與專利法第二十六條第三款

本領(lǐng)域技術(shù)人員，也被稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，是專利法中的一個(gè)重要概念。《專利審查指南》[1]對(duì)“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”給出了詳細(xì)的解釋：發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的知識(shí)和能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)，并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力，但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問(wèn)題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力。設(shè)定這一概念的目的，在于統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，盡量避免審查員主觀因素的影響。

專利法第二十六條第三款規(guī)定，說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說(shuō)明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。審查指南明確了所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問(wèn)題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果?！吨袊?guó)專利法詳解》[3]進(jìn)一步闡明：說(shuō)明書(shū)的記載要達(dá)到何種程度，才算滿足“清楚”“完整”和“能夠?qū)崿F(xiàn)的要求？這一點(diǎn)與閱讀者的水平有關(guān)。對(duì)于一個(gè)本領(lǐng)域的專家來(lái)說(shuō)，或許只要看看附圖，不需要作文字說(shuō)明，就能夠理解該發(fā)明或者實(shí)用新型并予以實(shí)施；對(duì)于一個(gè)外行人來(lái)說(shuō)，獲取還必須補(bǔ)充很多基礎(chǔ)知識(shí)，才能理解本發(fā)明或者實(shí)用新型的內(nèi)容并予以實(shí)施。為了使規(guī)定的要求有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，本條規(guī)定，“以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”，其含義是這樣的人員在閱讀說(shuō)明書(shū)之后，不需要再付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)，就能夠理解并實(shí)施該本發(fā)明或者實(shí)用新型，解決本發(fā)明或者實(shí)用新型要解決的技術(shù)問(wèn)題，產(chǎn)生其預(yù)期的有益效果。

由此可見(jiàn)，在實(shí)審過(guò)程中，發(fā)明專利申請(qǐng)是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)基于“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的知識(shí)和能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，在具體的案件中，“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的知識(shí)和能力的認(rèn)定就成為了該案件是否符合規(guī)定的關(guān)鍵之一[2]，那么可以想見(jiàn)，如果在專利申請(qǐng)文件的撰寫時(shí)，同樣也能站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度撰寫專利申請(qǐng)文件，參照“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的知識(shí)和能力進(jìn)行專利申請(qǐng)文件的撰寫，則會(huì)使其符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定，有效提高專利的可授權(quán)性。

2 案例分析

以下將通過(guò)兩個(gè)案例來(lái)分析什么樣的專利申請(qǐng)文件會(huì)存在說(shuō)明書(shū)公開(kāi)不充分的問(wèn)題，并探討在專利申請(qǐng)文件的撰寫中引入“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的概念來(lái)克服該問(wèn)題。

案例1選自復(fù)審請(qǐng)求審查決定第40188號(hào)，名稱為“在無(wú)線終端中使用鼠標(biāo)功能來(lái)控制數(shù)據(jù)的方法”。案例1 要求保護(hù)一種在無(wú)線終端中使用鼠標(biāo)功能的數(shù)據(jù)控制方法，該數(shù)據(jù)控制方法可通過(guò)使用在無(wú)線終端中設(shè)置的鼠標(biāo)功能執(zhí)行各種控制功能，比如數(shù)據(jù)的選擇、輸入和編輯。該數(shù)據(jù)控制方法包括：通過(guò)鼠標(biāo)指針從無(wú)線終端上顯示的多個(gè)字符或數(shù)字中選擇并拖拽任何字符或數(shù)字；如果任何字符或數(shù)字被選擇并被拖拽，則對(duì)鼠標(biāo)指針選擇并拖拽的字符或數(shù)字執(zhí)行編輯功能。

合議組在復(fù)審決定中指出，本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問(wèn)題是如何通過(guò)使用無(wú)線終端中設(shè)置的鼠標(biāo)功能來(lái)執(zhí)行各種控制功能，比如數(shù)據(jù)的選擇、輸入和編輯。為了解決該問(wèn)題，本申請(qǐng)給出的解決方案是，通過(guò)鼠標(biāo)指針在無(wú)線終端界面上顯示的內(nèi)容進(jìn)行選擇和/或拖拽，從而對(duì)上述內(nèi)容執(zhí)行編輯和/或顯示。具體而言，無(wú)線終端包括控制單元，所述控制單元響應(yīng)于光傳感單元輸出的信號(hào)來(lái)控制將被顯示在顯示單元上的鼠標(biāo)指針，從而執(zhí)行鼠標(biāo)控制功能；所述無(wú)線終端用戶觸摸并移動(dòng)在所述無(wú)線終端中設(shè)置的所述光學(xué)傳感單元來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的用戶輸入，并由光學(xué)傳感單元向所述控制單元輸出相應(yīng)的信號(hào)。然而，本申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中并沒(méi)有記載所述無(wú)線終端的用戶如何通過(guò)對(duì)所述光學(xué)傳感單元進(jìn)行觸摸并移動(dòng)來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的用戶輸入，并且也沒(méi)有記載設(shè)置在所述無(wú)線終端中的所述光學(xué)傳感單元是可移動(dòng)的，而本領(lǐng)域技術(shù)人員以無(wú)法從本領(lǐng)域所采用的常用技術(shù)手段中得出通過(guò)對(duì)光學(xué)傳感單元進(jìn)行觸摸并移動(dòng)來(lái)進(jìn)行輸入的方法。也就是說(shuō)，本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)只給出了一種技術(shù)上的設(shè)想和愿望，而未給出任何使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段，使得本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員無(wú)法根據(jù)說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的內(nèi)容來(lái)實(shí)現(xiàn)本發(fā)明。因此，本申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)未對(duì)發(fā)明作出清楚、完整的說(shuō)明，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能實(shí)現(xiàn)本發(fā)明，不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。

分析案例1 可以發(fā)現(xiàn)，案例1 即屬于審查指南中列舉的說(shuō)明書(shū)沒(méi)有充分公開(kāi)的情形（1）：說(shuō)明書(shū)中只給出了任務(wù)和/或設(shè)想，或者只表明一種愿望和/或結(jié)果，而未給出任何使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段。

案例1 不符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的原因，就在于沒(méi)有正確理解“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的含義，夸大或者增加了“本領(lǐng)域技術(shù)人員”所具有的能力。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的定義中明確規(guī)定了，本領(lǐng)域技術(shù)人員不具有創(chuàng)造能力。也就是說(shuō)，本領(lǐng)域技術(shù)人員是無(wú)法僅從說(shuō)明書(shū)提出的一種設(shè)想，通過(guò)其自身的發(fā)明創(chuàng)造制造出符合該設(shè)想的產(chǎn)品的。

案例2請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明是一種固體燃料，其由石蠟、鋸末、助燃劑1 號(hào)等成分組成。說(shuō)明書(shū)中未記載所述助燃劑1 號(hào)的具體成分或來(lái)源。

說(shuō)明書(shū)中對(duì)“助燃劑1 號(hào)”的說(shuō)明是含糊不清的，同時(shí)“助燃劑1 號(hào)”也不是所屬技術(shù)領(lǐng)域公知的材料，因此所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容不能實(shí)施該發(fā)明。

通過(guò)分析案例2 可以發(fā)現(xiàn)，案例2 即屬于審查指南中列舉的說(shuō)明書(shū)沒(méi)有充分公開(kāi)的情形（2）：說(shuō)明書(shū)中給出了技術(shù)手段，但對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，該手段是含糊不清的，根據(jù)說(shuō)明書(shū)記載的內(nèi)容無(wú)法具體實(shí)施。

案例2 不符合專利法第二十六條第三款規(guī)定的原因，同樣在于沒(méi)有正確理解“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的含義，夸大或者增加了“本領(lǐng)域技術(shù)人員”所具有的能力。所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的定義中明確規(guī)定了，假定他知曉申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)，能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)。但是如果請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明中涉及的技術(shù)手段沒(méi)有被公開(kāi)，該技術(shù)不屬于現(xiàn)有技術(shù)，例如本案中的“助燃劑1 號(hào)”不是所屬技術(shù)領(lǐng)域公知的材料，那么“本領(lǐng)域技術(shù)人員”是無(wú)法實(shí)施該技術(shù)手段的。

從以上兩個(gè)案例分析可以看出，在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)如果沒(méi)有站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度，而是以另一個(gè)“人”，這個(gè)“人”不僅擁有“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的所有能力，同時(shí)還增加了創(chuàng)造能力，也能夠獲知該領(lǐng)域中那些出于保密或其他原因而沒(méi)有公開(kāi)的技術(shù)，以這樣一個(gè)“人”的角度去撰寫申請(qǐng)文件，那么就由可能導(dǎo)致申請(qǐng)文件存在公開(kāi)不充分的問(wèn)題。同時(shí)，如果沒(méi)有站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度撰寫申請(qǐng)文件，而是以本領(lǐng)域的技術(shù)專家所具備的知識(shí)和能力撰寫申請(qǐng)文件，也有可能導(dǎo)致說(shuō)明書(shū)的撰寫不清楚、完成、無(wú)法實(shí)現(xiàn)。那么為了提高專利申請(qǐng)文件的質(zhì)量，使其符合專利法第二十條第三款的規(guī)定，在撰寫專利申請(qǐng)文件時(shí)，就應(yīng)當(dāng)將“本領(lǐng)域技術(shù)人員”作為撰寫的主體，充分理解“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的含義，準(zhǔn)確界定“本領(lǐng)域技術(shù)人員”所具有的能力，在說(shuō)明書(shū)中對(duì)要求保護(hù)的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整的說(shuō)明，以所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。

3 小結(jié)

“本領(lǐng)域技術(shù)人員”是專利法中的一個(gè)重要概念，本文將“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的概念引入專利申請(qǐng)文件的撰寫過(guò)程中，提出在撰寫專利申請(qǐng)文件時(shí)應(yīng)當(dāng)站在“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度，將“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的作為撰寫的主體，從而使說(shuō)明書(shū)達(dá)到充分公開(kāi)，有效提高專利申請(qǐng)的可授權(quán)性。

[1]中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.審查指南 [M] .北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2010

[2]石必勝. 本領(lǐng)域技術(shù)人員的比較研究 [J]. 電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2012 (3)

[3]尹新天. 中國(guó)專利法詳解 [M]. 北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011