中歐美日實質(zhì)審查中參數(shù)限定的產(chǎn)品權利要求的新穎性判斷對比

王揚 于鳳偉 呂慧敏

（1、國家知識產(chǎn)權局專利局材料工程審查部，北京 100000；2、中國北方工業(yè)公司，北京 100000；3、國家知識產(chǎn)權局專利局復審委員會，北京 100000）

1日本專利局（以下簡稱為JPO）、歐洲專利局（以下簡稱為EPO）、美國專利商標局（以下簡稱為USPTO）對參數(shù)限定權利要求新穎性、創(chuàng)造性的判斷

《關于新穎性的對比研究報告-JPO,EPO&USPTO專利審查實踐對比》中，三局提供了涉及新穎性的各種案例，其中下列案例涉及參數(shù)限定的產(chǎn)品權利要求的審查。

例1：權利要求：一種聚2，6-萘二甲酸乙二酯膜，其特征在于，該膜表面上形成的突起，其高度為h(nm)，數(shù)目在下述范圍內(nèi)；1≤h＜100：1000-20000個/mm2；100≤h：0-50個/mm2，且膜表面粗糙度Ra為2-10nm?，F(xiàn)有技術：在聚2，6-萘二甲酸乙二酯膜磁記錄膜中，表面粗糙度Ra為3-8nm，膜滿足該表面粗糙度條件，且在用作磁帶時流暢性優(yōu)良。當用作磁帶時，異常高的突起對于磁帶的流暢性可能具有負作用。

1.1 EPO評價

EPO審查員初步判斷，應當否認權利要求的新穎性。如申請人能夠提供有說服力的證據(jù)或反對意見，則應當改變結(jié)論。要求保護的膜與通常的膜區(qū)別似乎僅在于突起高度h滿足參數(shù)?，F(xiàn)有技術文件公開的膜粗糙度Ra占先于權利要求范圍，只是現(xiàn)有技術文件沒有記載膜的高度分布。根據(jù)EPC指南，應指出缺乏新穎性。如果已知產(chǎn)品與請求保護產(chǎn)品在其他方面都相同（例如起始原料和制備過程都相同），則首先提出缺乏新穎性。后續(xù)程序中，如果申請人能夠（例如通過適當?shù)膶Ρ葘嶒灒┳C明關于參數(shù)確實存在差異，則值得懷疑是否本申請公開了對于制造具有權利要求中限定的參數(shù)的產(chǎn)品而言必不可少的所有特征，從而提出未充分公開。

1.2 JPO評價

JPO認為要求保護的發(fā)明不具備新穎性。權利要求包含通過功能或性質(zhì)限定產(chǎn)品的表述，則可能存在難以將要求保護的發(fā)明與對比發(fā)明相比較的情形。如果審查員在未將要求保護的發(fā)明與對比發(fā)明的產(chǎn)品進行嚴格對比時，即有理由初步判定要求保護的發(fā)明與對比發(fā)明的產(chǎn)品相同，只要沒有其它區(qū)別，則審查員可以發(fā)出缺乏新穎性的拒絕理由通知書。審查員可以等待申請人對這兩個發(fā)明之間的區(qū)別進行爭辯或澄清。

后續(xù)程序中，申請人可以通過提出書面意見或?qū)嶒灲Y(jié)果的證明書等來反對通知書的拒絕理由以進行爭辯或澄清。如果申請人的爭辯能夠成功改變審查員的評價，至少達到不能確定要求保護的發(fā)明缺乏新穎性而不具有可專利性的程度，則該拒絕理由將被克服。如果申請人的爭辯（例如是抽象的或泛泛的）沒有達到能夠成功改變審查員的評價那樣的程度，則審查員可做出駁回決定。

1.3 USPTO評價

USPTO認為要求保護的發(fā)明缺乏新穎性。將基于兩方面理由駁回該發(fā)明，即被現(xiàn)有技術占先（不具新穎性）和現(xiàn)有技術使其顯而易見（不具創(chuàng)造性）。當現(xiàn)有技術的組合物看上去與權利要求的組合物相同，而現(xiàn)有技術沒有明確公開權利要求中的功能、特性（即沒有關于固有特征的記載）時，審查員可以同時依據(jù)占先和顯而易見拒絕該權利要求。最初是審查員負責提供理論根據(jù)，來合理地論證權利要求中的功能、屬性或特性是現(xiàn)有技術記載的主題中必然存在的。后續(xù)程序中，申請人可以通過提交證據(jù)表明要求保護產(chǎn)品和現(xiàn)有技術產(chǎn)品并不相同，且現(xiàn)有技術產(chǎn)品并不必然具有要求保護產(chǎn)品的特性，來反駁該基于固有屬性的占先和顯而易見的初步判定。

1.4 結(jié)論

綜上所述，三局對該案例（參數(shù)限定的產(chǎn)品新穎性的判斷）的判斷標準基本相同，由于權利要求用參數(shù)進行限定時，與現(xiàn)有技術難以區(qū)分，三局審查員都初步判斷該權利要求不具新穎性，USPTO審查員還提出了不具創(chuàng)造性的結(jié)論。但是后續(xù)程序的處理三局稍有不同，EPO審查員提出，如果申請人能夠證明參數(shù)存在差異，則懷疑本申請是否公開充分的問題；JPO審查員強調(diào)了，后續(xù)程序中對比試驗證據(jù)的重要性，所提交的證據(jù)應至少達到不能確定要求保護的發(fā)明缺乏新穎性而不具有可專利性的程度；USPTO審查員也強調(diào)，后續(xù)程序中申請人可通過提交證據(jù)進行反駁。上述處理方法，提供了不同的審查思路，對我國的審查方法具有一定借鑒意義。三局審查員與我局審查員對參數(shù)限定產(chǎn)品新穎性的初步判斷標準一致，但后續(xù)處理稍有不同。

2 中國專利局對參數(shù)限定產(chǎn)品新穎性、創(chuàng)造性審查的審查判斷

我國專利局實質(zhì)審查審查員對參數(shù)限定的產(chǎn)品新穎性、創(chuàng)造性審查主要有以下審查思路：

2.1 根據(jù)結(jié)構、組成推論產(chǎn)品參數(shù)相同，產(chǎn)品不具有新穎性

該思路中新穎性的初步判斷與美、日、歐三局相同，在后續(xù)處理中也強調(diào)了對比試驗的重要性。但實際審查中，申請人往往不提交對比試驗數(shù)據(jù)，僅僅通過陳述闡明其具備新穎性創(chuàng)造性的理由。

2.2 制備方法相同或相似推論產(chǎn)品不具新穎性

雖然對比文件中沒有提及申請用于表征產(chǎn)品的參數(shù)，但對比文件公開的產(chǎn)品與請求保護的產(chǎn)品的制備方法相同或相似，推定請求保護的產(chǎn)品不具備新穎性或創(chuàng)造性。審查實際工作中，往往很難找到生產(chǎn)方法完全相同的現(xiàn)有技術。即使能找到生產(chǎn)方法相似的對比文件，審查員很難提出足夠說服力的說理。

結(jié)語

綜上所述，對于參數(shù)限定的產(chǎn)品權利要求，中國專利局與美、日、歐的初步判斷標準類似，但是對后續(xù)處理方法略有不同。從審查實踐出發(fā)，筆者更認同中國專利局第一種審查思路，即根據(jù)對比文件的結(jié)構、組成相同推論參數(shù)相同不具新穎性。該方法可操作性更強，審查的準確性、一致性更強。但是該方法也存在一定的缺陷，后續(xù)程序中，申請人往往不提交對比試驗證據(jù)，對審查造成了一定困難。如果駁回，申請進入復審程序，拉長了申請的審查程序。而且如果審查員無強有力的理由，對申請貿(mào)然駁回，可能會在后續(xù)復審程序中撤銷駁回。因此，筆者建議，在提交對比實驗的裁量權中，應賦予審查員更大的自主權，允許審查員可強制申請人提交對比實驗數(shù)據(jù)。這樣不僅僅解決了提交的其他證據(jù)難于判斷的問題，也可便于后續(xù)程序的處理，從而杜絕一部分申請人使用參數(shù)限定現(xiàn)有技術產(chǎn)品獲得專利權的現(xiàn)象。

[1]2011年《關于新穎性的對比研究報告-JPO，EPO&USPTO專利審查實踐對比》學術觀察國家知識產(chǎn)權局學術委員會[Z].