失效專利開發(fā)利用中的法律風險防范

□文/邢素軍

（天津商業(yè)大學法學院 天津）

專利戰(zhàn)略的實施，失效專利的開發(fā)利用問題逐漸引起人們的關(guān)注。我們通過百度搜索，可以發(fā)現(xiàn)對失效專利有著不少的褒揚之語，如：“失效專利是一座有待開發(fā)的金山”、“失效專利的開發(fā)利用是免費的午餐”、“失效專利可以任人無償?shù)氖褂谩钡鹊?。乍一看這些表述，會讓人們覺得失效專利的利用是個沒有成本、沒有風險，可以讓企業(yè)輕松贏得市場的捷徑。其實，失效專利的開發(fā)利用不是如此的簡單。失效專利中相當大的一部分是由于技術(shù)發(fā)展和技術(shù)更新而落后和被淘汰的技術(shù)。這樣的技術(shù)顯然是無市場價值的。其實，即便是有效的專利技術(shù)都不見得有市場價值，更何況是失效專利。而且，大量專利只是為防御或迷惑競爭對手而研發(fā)設(shè)計的，本身不能直接創(chuàng)造商業(yè)價值。這些因素會導(dǎo)致市場風險的產(chǎn)生。本文所要指出的是，開發(fā)失效專利除市場風險外，還可能遭遇侵權(quán)糾紛，即存在法律風險。

一、法律風險存在的原因

所謂失效專利是不再享有專利權(quán)專利技術(shù)。既然失效專利并不享有專利權(quán)，為什么使用失效專利還可能引來侵權(quán)糾紛呢？

首先，這與專利的審查制度有關(guān)。我國的專利包括發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計。在審查過程中，對發(fā)明專利申請的審查既要進行初步審查也要進行實質(zhì)審查，而對實用新型和外觀設(shè)計只進行以形式審查為主的初步審查。就實用新型專利的審查而言，無需經(jīng)過新穎性檢索，沒有發(fā)現(xiàn)明顯的實質(zhì)性缺陷就可授權(quán)。這就很可能出現(xiàn)某個實用新型專利與某個在先的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠Ｗo的范圍是一致的。當該實用新型一旦成為失效專利時，在先的專利或?qū)嵱眯滦涂赡苌刑幱诒Ｗo期內(nèi)，使用該失效專利自然就會造成對失效專利之外的專利的侵權(quán)。

其次，這與不同專利之間的技術(shù)關(guān)聯(lián)性相關(guān)。一項專利技術(shù)往往不是孤立的存在，很多情況下，此專利會與彼專利存在著交叉的關(guān)系。例如，有的失效專利是在他人專利的基礎(chǔ)上改進而來的從屬專利，并且這種改進不是針對原有專利技術(shù)特征的舍棄，而是在原有專利的基礎(chǔ)上添加了一些新的技術(shù)特征，這些專利的實施有賴于原有專利的實施，一旦實施了這類失效專利，如果原來的基礎(chǔ)專利仍屬于有效專利，就必然會侵犯基礎(chǔ)專利的專利權(quán)。再如，有的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又可申請發(fā)明專利，我國專利法第九條規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。”而這被放棄的實用新型專利權(quán)貌似失效專利，實為一個有效專利的“復(fù)制品”。對它的隨意使用無疑構(gòu)成侵權(quán)。

再次，專利被宣告無效后所形成的失效專利也可能存在侵權(quán)風險。請求宣告專利權(quán)無效一般發(fā)生在專利侵權(quán)訴訟過程中，特別是專利權(quán)人告他人侵權(quán)之后不久。如果該專利被宣告無效，說明該專利權(quán)的授予是錯誤的。利用這樣的失效專利時引發(fā)侵權(quán)糾紛的可能性較大，需要特別注意。如果宣告無效的理由是發(fā)明創(chuàng)造本身的缺陷所致，利用這樣的專利要非常小心。如果宣告無效的理由是發(fā)明創(chuàng)造本身的缺陷所致，這樣的專利一般不可利用。但只是由于申請文件在撰寫上的失誤，如：權(quán)利要求書沒有以說明書為依據(jù)、對申請文件的修改超出了原說明書和權(quán)利要求書的范圍等，對這樣失效專利的利用一般不會存在侵權(quán)風險。

當然，要判斷一項失效專利是否存有風險不是一目了然的事，需要具體問題具體分析。專利權(quán)本質(zhì)上是種禁止權(quán)，正像一些有效專利的實施都不能保證一定不會和他人的專利發(fā)生沖突，更何況失效專利的開發(fā)利用難免會招來侵權(quán)糾紛。

二、防范和規(guī)避法律風險的措施

（一）認真檢索專利文獻。和失效專利打交道首先是和專利文獻打交道。對失效專利正確的選擇是專利開發(fā)利用取得成功的基礎(chǔ)和前提。只有通過細致、全面的檢索才能確定失效專利的法律狀態(tài)，避免侵權(quán)情形的產(chǎn)生。在檢索失效專利時可采用“三步檢索法”：第一，檢索該失效專利的發(fā)明人和申請人，以發(fā)現(xiàn)和繞開同一申請人布下的專利陷阱；第二，檢索該失效專利的完整名稱或者相近名稱，以避免失效專利原來保護的內(nèi)容與其他的專利有相同或者部分相同的情況出現(xiàn)；第三，檢索該失效專利所涉及的技術(shù)及技術(shù)領(lǐng)域，以便更加準確地辨別專利保護內(nèi)容的狀況。在進行了這三步檢索后，必要時可以與其發(fā)明人或者申請人進行聯(lián)系、確認，以便對此失效專利的相關(guān)技術(shù)有進一步了解。

（二）建立企業(yè)專題專利數(shù)據(jù)庫。企業(yè)要在充分利用政府提供的專利信息公共服務(wù)平臺和專利信息中介服務(wù)機構(gòu)提供的專利信息服務(wù)的基礎(chǔ)上，建立企業(yè)的專題專利數(shù)據(jù)庫。企業(yè)專題專利數(shù)據(jù)庫是根據(jù)企業(yè)技術(shù)發(fā)展包括對失效專利的開發(fā)利用的特殊需要而建立的，不僅可以將本領(lǐng)域的有效與失效專利信息收集齊全，而且可以方便及時地更新信息和進行戰(zhàn)略分析；可以針對企業(yè)技術(shù)發(fā)展需要，對重要的競爭對手設(shè)置公司或?qū)＠麢?quán)人代碼，對重要的術(shù)語設(shè)置中英文或多國語言同義詞等專門化的信息檢索手段。這些特點是一般因特網(wǎng)和其他未經(jīng)加工的專利數(shù)據(jù)庫所無法達到的。這也為防范失效專利利用的法律風險設(shè)置了一道屏障。

（三）針對失效專利產(chǎn)生的原因進行風險規(guī)避。我國失效專利產(chǎn)生的原因可以歸納出如下六種情形：一是因?qū)＠麢?quán)限期滿而自然失效的；二是因未繳納年費雖期限未滿而失效的；三是因被宣告無效而失效的；四是公開后的發(fā)明專利申請因撤回而失效的；五是公開后的發(fā)明專利申請因視為撤回而失效的；六是公開后的發(fā)明專利申請因駁回而失效的。由不同原因產(chǎn)生的失效專利，法律風險存在的概率大不相同。如，利用因?qū)＠麢?quán)限期滿而成為失效專利的技術(shù)所存在的法律風險遠遠小于因被宣告無效而失效的專利。這是由于一項專利技術(shù)在法定的期限內(nèi)一直有效，不僅說明該專利有一定的市場價值，而且在法律上表現(xiàn)出相當?shù)姆€(wěn)定性。

最后，還應(yīng)指出，失效專利的開發(fā)利用，不能只由法律人員或技術(shù)人員來做，要由既懂法律又懂技術(shù)的復(fù)合型人才來做才行。目前，國家知識產(chǎn)權(quán)局正在大力實施知識產(chǎn)權(quán)人才戰(zhàn)略，各地的知識產(chǎn)權(quán)管理部門時常開辦有關(guān)專利業(yè)務(wù)的各種培訓(xùn)，企業(yè)要善于利用這些有利條件，通過實施人才戰(zhàn)略，大力培養(yǎng)和啟用開發(fā)利用失效專利所需的專業(yè)人才。

[1]熊文聰.知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款熱的“冷”思考——基于“展業(yè)通”樣本的實證研究[J].電子知識產(chǎn)權(quán)，2010.10.

[2]齊維軒.論情報專項服務(wù)中失效專利的雷區(qū)規(guī)避問題[J].情報雜志，2001.2.