出口企業(yè)涉美專利糾紛該如何應對？

薛亞君

隨著美國經(jīng)濟危機的爆發(fā)，知識產(chǎn)權(quán)問題日益成為其貿(mào)易壁壘的焦點，其重中之重就是專利問題。中國的很多優(yōu)秀企業(yè)，如聯(lián)想、華為、海爾等都在拓展美國市場時遭遇了專利之痛。如何應對專利糾紛，成為中國出口型企業(yè)面臨的首要問題。許多企業(yè)對于在美專利訴訟頭痛不已,卻未想過是否有其它相對代價小、收效高的手段，來維護自己的利益，而美國專利商標局的授權(quán)后再審查制度提供了一條很好的解決途徑。2011年9月16日，美國總統(tǒng)奧巴馬簽署了《美國發(fā)明法案》（Leahy-Smith America Act，以下簡稱AIA法案），本文擬以此次改革為背景，對美國專利商標局授權(quán)后審查制度的演變歷程進行考察，以供有關(guān)方面參考。

一、單方再審與雙方再審之比較

（一）單方再審(Ex Parte Reexamination)

美國是世界上最早實行專利制度的國家之一。為了加強專利保護，美國成立了專利商標局（以下簡稱USPTO），一開始USPTO對專利權(quán)的管轄局限于授權(quán)之前，授權(quán)后的專利如果出現(xiàn)爭議,將由法院在訴訟中予以解決。但訴訟程序耗時長、費用高，為了能更快速高效地解決專利效力問題，1981年7月1日，美國確立了單方再審制度，授權(quán)USPTO在一定條件下對授予專利權(quán)的實質(zhì)性問題進行復核。

單方再審的主要規(guī)定在美國專利法第301-307條。專利權(quán)人、USPTO或任何第三人都可以向USPT0申請單方再審，單方再審的理由僅限于，在先專利和公開出版物對被質(zhì)疑專利的可專利性,提出了實質(zhì)性的新問題（a substantial new question of patentability，以下簡稱SNQ）。美國《專利審查指南》認為，對于SNQ的范圍和含義，成文法條無須進行太具體的定義，而是交由判例法來提供具體詳細的指導。在單方再審中，如果再審申請人是專利權(quán)以外的人，其身份可以要求USPT0保密,審查費用為2520美元。

啟動單方再審，需要申請人向USPTO提交請求書，請求書中需說明該請求是針對哪一項權(quán)利要求所提出，詳細解釋在先專利和出版物如何影響該權(quán)利要求，如果在先文件是非英文的，需要提交英文譯本。申請人提交的文件還包括再審請求所針對專利的說明書、權(quán)利要求等專利文件的復印件，如果專利權(quán)人曾經(jīng)在審理過程中放棄過某些權(quán)利要求的話，請求人還應提供放棄聲明復印件，如果該專利以前曾經(jīng)出現(xiàn)過再頒和再審情況，還需提交再頒專利證書、再審證書的復印件。

USPTO在收到申請后3個月內(nèi)，審查該申請是否屬于影響專利性的新的實質(zhì)性理由和證據(jù)。如果決定再審，USPTO會向?qū)＠麢?quán)人發(fā)出再審查的受理通知和副本，指定一名新的審查員，重新審查授權(quán)專利的專利性問題。審理中，USPT0可以增加對比文件，或者依據(jù)新理由重新考慮使用過的對比文件，專利權(quán)人可在2個月內(nèi)選擇是否做出答辯或修改專利。專利權(quán)人可以修改、刪除、更新權(quán)利要求，但是不能擴大專利的保護范圍，也不能引入新的可專利性主題。如果再審請求人是專利權(quán)人以外的第三人，則其有一次針對專利權(quán)人答辯或修改意見提出反駁的機會，但第三人只能參與到這一步，后續(xù)的審理只在審查員和專利權(quán)人之間進行，故名“單方再審”。

就單方再審的結(jié)果，專利權(quán)人以外的再審請求人不能提出上訴 ,而專利權(quán)人不服可上訴至專利上訴和爭議委員會(BPAI)，對BPAI決定不服，可再上訴到聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC)。單方再審審理完畢后,USPTO會頒發(fā)再審查證書給專利權(quán)人。

（二）雙方再審（Inter Partes Reexamination）

為了防止偏袒專利權(quán)人的利益，彌補單方再審查中第三方不能參與的缺陷,美國于1999年確定了雙方再審制度，適用于1999年11月29日以后在美國已經(jīng)授權(quán)的專利。雙方再審的審查理由，也限于審查在先專利和出版物的公開對專利授權(quán)實質(zhì)性條件的影響，申請費用為8800美元。

與單方再審不同的是，雙方再審允許再審請求人作為獨立一方參與審查過程，并可對專利權(quán)人的任何主張進行答辯，也可以對專利商標局的審查通知書做出陳述。申請人有權(quán)獲得USPT0發(fā)給專利權(quán)人的、與再審有關(guān)的任何通訊資料的復印件。再審請求人必須公開自己的身份，不允許匿名。雙方再審的審理，采用書面方式，雙方一般不與審查員會晤。若對再審最終決定不滿意，專利權(quán)人和申請人都可以向BPAI上訴，時間是在收到上訴權(quán)通知書后一個月或30天內(nèi)（以時間長的計算）。不服BPAI的決定，當事人可再上訴到CAFC。雙方再審需要注意的問題是禁止反悔原則，如果審理最終認定專利有效，則再審請求人不管是在USPTO，還是在法院的訴訟中，都不得以相同的證據(jù)和理由，再次挑戰(zhàn)同一個專利的效力。

二、單方再審與雙方再審的現(xiàn)狀

從1981年7月1日至2011年9月30日，USPTO共受理單方再審案件11782件，其中專利權(quán)人自行提起3801件，占33%，第三方提起7815件，占66%，專利局長簽署命令提起166件，占1%。進入到訴訟中的單方再審案件為3894例。共頒發(fā)了8578例單方再審查證書，專利權(quán)利要求書被宣告無效的974件（第三方作為再審申請人導致權(quán)利要求書被無效的674件，占第三方作為再審申請人提起申請總案例的12%），修改后維持的為5661件，（第三方作為再審申請人迫使專利權(quán)利要求修改的為3432件，占64%），全部權(quán)利要求被維持的1943件（第三方作為再審申請人而再審后全部權(quán)利要求被維持的1274件，占24%），單方再審程序平均耗時約25.6個月,在申訴至BPAI后，審查時間在1.8-11.1年之間。

1999年11月29日雙方再審制度確定以來，至2011年9月30日，USPTO共受理雙方再審案件1389件，其中進入訴訟程序的為974件，約占70%。共頒發(fā)305例雙方再審查證書，專利權(quán)利要求書被宣告無效的133件，占44%，修改后維持的為137件，占45%，而全部權(quán)利要求被維持的35件，占11%，雙方再審程序平均耗時約36.2個月,在申訴至BPAI后，審查時間在2.4-7.9年之間。

從統(tǒng)計結(jié)果來看，單方再審的數(shù)量遠遠超過多方再審，其中一個因素是單方再審程序從1981年就已開始，而雙方再審是從1999年底才確立的制度，但即使從2000年開始計算單方再審的數(shù)據(jù)，單方再審數(shù)量的6274件也是雙方再審1389件的4倍多。分析其原因，首先是因為單方再審的費用較低，申請費為2520美元，到USPTO審查決定做出時，據(jù)美國律師協(xié)會調(diào)查，總的花費平均約為1萬美元。而雙方再審的申請費為8800美元，平均花費約為5萬5千美元左右。另一個原因就在于單方再審有一部分是由專利權(quán)人自己提起的，比如專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)在先文件可能會對自己的權(quán)利要求不利，與其等著競爭者提出，還不如自己提出單方再審。此外在專利許可使用或轉(zhuǎn)讓時，專利權(quán)人有時也會提出再審請求，用來證實其專利確實有效，以使被轉(zhuǎn)讓人能較安心的付費。第三個原因在于，單方再審可以匿名進行，所以同一再審申請人可對同一專利提出多個申請案，而雙方再審中，同一個再審申請人對同一專利只能提出一個申請案。

從挑戰(zhàn)專利權(quán)成功率來看，雙方再審要高于單方再審。第三方經(jīng)由單方再審挑戰(zhàn)專利權(quán)導致專利權(quán)無效的，占第三方作為再審申請人提起申請總案例的12%，而雙方再審實例中，有44%的再審專利被全部無效。主要原因在于，雖然單方再審與雙方再審在提出在先技術(shù)相關(guān)文件與準備方面，需要花的時間差不多，但單方再審的第三方申請人（相對于專利權(quán)人和專利商標局來說）不能參與審理，而雙方再審的申請人可參與再審的全過程，使得挑戰(zhàn)成功率較高。

數(shù)據(jù)顯示，近年來美國專利商標局的授權(quán)專利質(zhì)量并不高，許多專利都或多或少存在些實質(zhì)性缺陷而被宣告無效。單方再審以及雙方再審的運行也并不好。單方再審程序平均耗時約2年, 雙方再審程序平均耗時約3年?？梢?，美國希望通過單方再審和雙方再審的設立，以行政途徑將專利紛爭快速解決的目的似乎并未達到。為此，一些國會議員提出了專利改革法案，2011年9月Leahy-Smith法案取消了雙方再審程序，并創(chuàng)建了專利授權(quán)后重審程序(Post-Grant Review，PGR)和雙方重審程序(Inter Partes Review，IPR)。這兩個程序的制定旨在盡量把專利是否有效的問題在行政審查環(huán)節(jié)確定，以減少司法訴訟，提高效率。

三、 PGR、IPR與再審制度的比較

（一）授權(quán)后重審（PGR）

PGR是指在專利授權(quán)日或再頒證日起9個月內(nèi)，除專利權(quán)人以外的任何第三人，可以基于任何專利無效理由，如新穎性、非顯而易見性、披露不完全、說明書不支持等，向USPTO申請該專利中的一項或多項權(quán)利要求無效。該程序只適用于AIA法案簽署頒布之后申請的專利，生效時間是2013年3月16日。

提起PGR程序的門檻是：申請人所提交的資料應表明，至少一個權(quán)利要求很可能不具有可專利性，或者所提申請將提出一個新的或未解決的重大法律問題。此外，PGR中專利權(quán)人只有一次機會修改專利文件，刪除或修改被質(zhì)疑的權(quán)利要求，但修改不能超范圍。AIA法案要求USPTO允許在PGR程序中采取證據(jù)開示制度，但證據(jù)開示的范圍和程序仍不清楚，有待日后明確。

（二）雙方重審（IPR）

2012年9月16日之后, “雙方再審”將廢除，并將被雙方重審（IPR）所取代，IPR是指在專利授權(quán)9個月后或PGR程序終止后，基于現(xiàn)有專利或公開出版物提供的現(xiàn)有技術(shù)，從授權(quán)專利的新穎性和非顯而易見性方面，用來證明專利權(quán)利要求無效的程序。

IPR與目前的雙方再審程序相比，啟動門檻要高一些,適用優(yōu)勢證據(jù)原則。申請人必須使得審理人員相信，他有合理的理由可能將某項專利權(quán)利要求無效。原有的“雙方再審程序”適用范圍僅限于1999年11月29日至2012年9月16日已授權(quán)的專利，而IPR適用于所有已授權(quán)專利，并且IPR可以通過和解結(jié)案。

（三）與再審制度的比較分析

首先，從審理的理由來看，PGR可以基于任何專利無效理由，如新穎性、非顯而易見性、披露不完全、說明書不支持等，向USPTO申請某專利權(quán)無效。其申請理由較單方再審和雙方再審要廣泛得多，可使第三方在授權(quán)早期就能夠發(fā)動對專利有效的挑戰(zhàn)，速戰(zhàn)速決。

其次，PGR、IPR的申請人，和雙方再審的申請人一樣，必須是真實利益相關(guān)人，且不允許匿名進行，也都禁止反悔。一旦最終結(jié)果做出，申請人既不能以同樣理由，在USPTO針對同一專利再次提出審查申請；也不能以此理由在CAFC提起無效訴訟或是在國際貿(mào)易委員會發(fā)起337調(diào)查，上述特點不同于單方再審。同時，PGR和IPR的門檻較單方再審和雙方再審制度高，申請人必須出具充分的證據(jù)，才有可能啟動程序，這樣可以減少惡意的再審申請。

再次，不同于單方再審程序中專利權(quán)人只能在USPTO決定啟動再審后才能提交自己的陳述，PGR中，專利權(quán)人可以在USPTO啟動重審之前的某個時間（該時間期限由USPTO局長設定），就提交一份預先的答辯主張不啟動PGR，USPTO在收到專利權(quán)人的答辯后3個月內(nèi)（若專利權(quán)人沒有回應，則在答辯期限屆滿后）決定是否啟動PGR。

另外，AIA法案以“專利審查及申訴委員會”（the Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱PTAB）取代了原“專利申訴及抵觸委員會”（BPAI），PGR和IPR的審理都在PTAB進行審理，審理期限為12個月，特殊情況下專利局長可以適當延長審理期限，但延長不得超過6個月。此規(guī)定將兩種程序的審理期限可控制在一年半內(nèi)，較以往的再審程序縮減了不少。同時，以往的再審都是在USPTO的專利再審中心審理，對審理結(jié)果不滿意的先向BPAI申訴，再不滿繼而向CAFC上訴。而PGR和IPR，在審理時就已經(jīng)在PTAB進行，對PTAB的決定不滿時，當事人就只能向CAFC上訴。這樣，與以往再審制度相比，可節(jié)省一次行政審理程序。

四、中國企業(yè)的應對之策

美國專利法修改后，在挑戰(zhàn)專利有效性方面新增加了兩個程序，減少了中國企業(yè)在美國請求專利無效的成本，有利于降低中國企業(yè)進入美國市場的風險。中國企業(yè)應積極面對美國專利法的修改，做好以下對策：

第一，學習美國專利法，加強對美國專利商標局的了解。只有密切關(guān)注美國新修改的專利法，準確把握各項設立制度的生效和失效時間，中國企業(yè)才能清楚在什么階段可以采用什么策略，以應對侵權(quán)訴訟或保護自己的創(chuàng)新成果。此外，由于再審與新增加的重審程序均是在美國專利商標局進行，中國企業(yè)應該對美國專利商標局的機構(gòu)設置、工作人員的工作方式、習慣進行深入的了解，否則很難運用好新程序。

第二，學會運用再審與重審制度。以前美國專利確認權(quán)主要是在法院進行，程序復雜、耗時長，專利訴訟費用也很高，據(jù)美國律師協(xié)會的統(tǒng)計，平均約在200萬美元左右，這讓很多想在美國提出專利無效的中國企業(yè)望而卻步。而PGR和IPR程序的成本要低得多，舉證責任也較輕，且審理時間短，一年至一年半內(nèi)就可獲得最終裁決。但這兩個程序的劣勢在于有禁止反言的規(guī)定，所以應結(jié)合單方再審綜合考慮。如果專利權(quán)人在專利權(quán)授權(quán)后9個月內(nèi)指控某企業(yè)侵權(quán)，被控侵權(quán)的企業(yè)應盡量延長提交答辯的期限，盡快向USPTO提出PGR，一旦PGR程序啟動，就請求法院中止訴訟。若專利權(quán)人在授權(quán)9個月后指控某企業(yè)侵權(quán),則被控侵權(quán)人應盡快向USPTO提出IPR，同樣一旦啟動IPR程序，就請求法院中止訴訟。需要注意的是，在IPR制度生效后，如果想利用該程序，需要盡早提交申請。因為AIA法案允許USPTO在該程序生效后的前四年限制IPR的數(shù)量 。如果被控侵權(quán)人掌握的在先技術(shù)夠強，也可考慮單方再審程序。雖然單方再審中非專利權(quán)人不能參加審理，但若在先技術(shù)足可以將專利權(quán)無效掉，啟動單方再審也是一個好的選擇，因為單方再審沒有禁止反言的規(guī)定，并且單方再審可以匿名進行，若請求人不方便出面或不想被專利權(quán)人注意到自己的動作，可采取單方再審的方式。

第三，主動申請專利，提高專利質(zhì)量。中國企業(yè)應當主動在美國申請專利，因為即使通過種種程序?qū)e人的專利無效，但此過程中使用的在先技術(shù)很可能是別的競爭對手的專利，最后自己的市場還是保不住。只有企業(yè)擁有了自己的專利，加以再審、復審、交叉許可等策略的應用，才可能在商業(yè)談判或競爭中穩(wěn)操勝券。同時，由于在美國挑戰(zhàn)專利有效性的成本降低，在美國申請專利的中國企業(yè)，也要考慮到自己的專利被別人無效的機會也會增加，企業(yè)只有不斷提高自己的專利質(zhì)量，專利權(quán)才能更穩(wěn)固。

參考文獻:

[1]見《美國專利審查指南 》：Manual of Patent Examining Procedure(MPEP),Eighth Edition ,chapter 2242.

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[6]http://www.uspto.gov/patents/stats/ Reexamination Information.jsp.

[7] AIA法案，CHAPTER 32—POST-GRANT REVIEW.

[8] AIA法案，CHAPTER 31—INTER PARTES REVIEW.

[9] AIA法案319.(2).b.Graduated implementation.