淺析“禁止重復授權”原則——我國專利法如何避免“重復授權”

張 巍，夏 刊，鮑欣欣

（國家知識產權局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

責任編輯:薛 京

1 “禁止重復授權”原則

專利權是指國家依法授予專利權人對其發(fā)明創(chuàng)造在一定地域和期限內的獨占權，是專利權人禁止他人未經其許可實施其發(fā)明創(chuàng)造的權利。專利權的獨占性也稱專有性、排他性或壟斷性，是其最本質的屬性?；谶@一屬性，對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，即使有兩個以上的申請人分別提出了專利申請，并且都符合授予專利權的條件，也不能都授予專利權，否則在多項專利權之間就會發(fā)生沖突，而違背其獨占性。這就是“禁止重復授權”原則[1]。

2 我國專利法的相關規(guī)定

為了避免“重復授權”，我國現(xiàn)行專利法第九條第一款明確規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。其中，關于“只能授予一項專利權”存在兩種觀點：第一種觀點是同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時有兩項或兩項以上處于有效狀態(tài)的授權專利存在；第二種觀點是同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能被授予兩次專利權。究竟應該采取哪個觀點，學術界一直爭論不休，尤其體現(xiàn)在關于“舒學章案”的爭論中。在該案的最高人民法院再審判決書中指出：本案一審判決認為，禁止重復授權應理解為，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能同時有兩項或兩項以上處于有效狀態(tài)的授權專利存在”；二審判決認為，“重復授權是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造被授予兩次專利權，基于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的兩項專利權同時存在并不是構成重復授權的必要條件”；二審判決實際上是認為同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權；禁止重復授權的目的在于防止對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造有兩項或者兩項以上的專利權同時存在而導致專利權之間的沖突或者不必要的重疊，只要兩項專利申請或者專利要求保護的內容不同，即可以達到防止重復授權的目的；專利法中所規(guī)定的禁止重復授權，是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能有兩項或者兩項以上的處于有效狀態(tài)的專利權同時存在，而不是指同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一次專利權[2]?？梢姡罡呷嗣穹ㄔ涸賹徟袥Q支持上述第一種觀點，第一種觀點有利地保護了同日（指申請日）既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的申請人的利益。

我國現(xiàn)行專利法則對這兩種觀點進行了折中，在保證同樣的發(fā)明創(chuàng)造不能被授予兩次專利權的前提下，又針對同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利規(guī)定了一個例外情況（將在第3節(jié)介紹）。

根據(jù)我國現(xiàn)行專利法第九條和實施細則第四十一條以及審查指南的規(guī)定，對于兩個以上的申請人同日（指申請日；有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，如果這兩件申請均符合授予專利權的其他條件，應當通知申請人自行協(xié)商確定申請人。申請人期滿不答復的，其申請被視為撤回；協(xié)商不成，或者經申請人陳述意見或進行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，兩件申請均予以駁回。對于同一申請人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩件專利申請的，如果這兩件申請均符合授予專利權的其他條件，應當就這兩件申請分別通知申請人進行選擇或者修改。申請人期滿不答復的，相應的申請被視為撤回。經申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第九條第一款規(guī)定的，兩件申請均予以駁回[3]。

另外，我國現(xiàn)行專利法第二十二條第二款關于新穎性及抵觸申請的規(guī)定也體現(xiàn)了“禁止重復授權”原則。根據(jù)我國現(xiàn)行專利法第二十二條第二款的規(guī)定，任何單位或個人就同樣的發(fā)明或實用新型先后兩次申請專利，如果在先申請在在后申請的申請日（指申請日；有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）之前公開，則在先申請構成了在后申請的現(xiàn)有技術，在先申請破壞了在后申請的新穎性，導致在后申請不能被授予專利權，如果在先申請在在后申請的申請日（有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）當天或之后公開，那么在先申請將構成在后申請的抵觸申請，也將導致在后申請不具備新穎性而不能被授予專利權，從而避免了“重復授權”。

由此可見，對于申請日不同的情況，通過現(xiàn)行專利法第二十二條第二款關于新穎性及抵觸申請的規(guī)定來避免“重復授權”；對于申請日相同的情況，則通過專利法第九條第一款關于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權”的規(guī)定來避免“重復授權”。

然而，雖然我國專利法及實施細則有上述規(guī)定，理論上能夠避免重復授權，但由于多方面原因，現(xiàn)實中仍然會存在比較復雜的情況，包括以下兩種情形：第一種，在后申請已經授權而在先申請尚未授權；第二種，同日申請的兩件專利申請，其中一件已經授權而另一件尚未授權。

對于第一種情況，審查員無法主動以新穎性無效掉在后申請的專利權，如果申請人不同，為了符合專利法第九條第二款關于“兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權授予最先申請的人”的規(guī)定，尚未授權的在先申請也要被授予專利權，由此造成的重復授權留待后續(xù)的無效程序解決；如果申請人相同，申請人則需對在先申請進行修改，使其不構成“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，以避免重復授權，然而，這種做法顯然對申請人非常不利，因為，如果在先申請被公開，則在先申請構成了在后申請的抵觸申請，在后申請的專利權是不合法的，能夠被無效掉，即在后申請的專利權并不穩(wěn)定，但是根據(jù)我國現(xiàn)行專利法及實施細則的相關規(guī)定，除了一種特例情況以外，不允許申請人通過放棄已獲得的專利權來獲得尚未授予的專利權，申請人僅能通過修改在先申請，使得兩件專利的保護范圍不相同，從而避免“重復授權”，這將使得在先申請無法得到一個與在后申請一樣的合理的保護范圍，將造成申請人利益損失，而申請人也只能自己承擔先后申請兩件能夠構成重復授權的專利申請的后果。

對于第二種情況，如果申請人不同，此時已經錯過了通過協(xié)商來確定申請人的時機，為了兼顧公平公正，應當對尚未授權的申請進行授權，由此造成的重復授權留待后續(xù)的無效程序解決，此時還應當注意，如果有證據(jù)表明申請的申請人與專利的專利權人的不同是因變更所致，此時應當適用專利法第九條第一款的規(guī)定，要求申請的申請人與專利的專利權人進行協(xié)商，如果協(xié)商不成，則駁回該申請，從而避免申請人或專利權人通過變更的方式不當?shù)美蝗绻暾埲讼嗤?，除一種例外情況以外，申請人僅能通過修改在先申請，使其不構成“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，以避免重復授權。

3 同人同日申請實用新型和發(fā)明的處理

我國專利法規(guī)定，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造可以既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利。這一規(guī)定的設立，滿足了專利申請人既想利用實用新型審查方式快速獲得保護的優(yōu)勢又想獲得發(fā)明專利權更長的保護期限和更穩(wěn)定的專利權的目的，但是對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既授予實用新型專利權又授予發(fā)明專利權，將違反“禁止重復授權”原則。

針對這一矛盾，我國現(xiàn)行專利法和實施細則規(guī)定了一種例外情況。根據(jù)我國現(xiàn)行的專利法實施細則第四十一條的規(guī)定，同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的，如果在符合規(guī)定的前提下通過放棄實用新型而獲得發(fā)明專利授權，則實用新型專利權自公告授予發(fā)明專利權之日起終止。該規(guī)定既承認了實用新型專利權在公告授予發(fā)明專利權之前的有效性，使得申請人的發(fā)明創(chuàng)造快速獲得專利法的保護，同日申請的發(fā)明專利又沒有由于實用新型專利權曾經有效而不被授予專利權，使得申請人的發(fā)明創(chuàng)造也獲得了更長的保護期限和更穩(wěn)定的專利權。

但是，通過放棄已有專利權而使尚未授權的專利申請授權有其非常嚴格的條件。1）必須是同一申請人同日（僅指申請日）的申請；2）已有專利權必須是實用新型專利權，尚未授權的專利申請必須是發(fā)明專利申請；3）申請人必須在申請時分別做出了同日申請發(fā)明和實用新型的說明；4）先獲得的實用新型專利權必須尚未終止。上述4個條件必須同時滿足，否則，申請人將僅能通過修改尚未授權的發(fā)明專利申請，使其與已經授權的實用新型專利屬于不同的發(fā)明創(chuàng)造，來避免“重復授權”。其中，對于1），申請人必須完全相同，申請人部分相同的不視為同一申請人，同日僅指申請日而不包括優(yōu)先權日。對于2），不包括兩件均為實用新型專利或兩件均為發(fā)明專利的情況，并且，由于我國采取的審查制度，通常不會出現(xiàn)發(fā)明專利申請先于實用新型申請授權的情況，而且，由于發(fā)明專利申請的保護期限更長、權利更穩(wěn)定，通常申請人不會為了實用新型專利的授權而要求放棄已授權的發(fā)明專利。對于3），申請人必須在申請日提交的發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的請求書中分別作出聲明，不能僅在其中一個請求書中聲明，申請日之后補交的說明不予接受。對于4），由于這種情況下放棄的實用新型專利權自公告授予發(fā)明專利權之日起終止，如果先獲得的實用新型專利權因專利權人未繳費或主動放棄而處于終止失效狀態(tài)，則由于無法放棄已經失效的權利，而導致無法通過放棄曾經有過的專利權而使尚未授權的發(fā)明專利申請授權，如果實用新型專利權處于等年費滯納金狀態(tài)，則需申請人繳納年費滯納金之后再進入放棄程序，如果申請人拒不繳納年費滯納金，實用新型專利權將會進入終止失效狀態(tài)，也無法通過放棄曾經有過的專利權而使尚未授權的發(fā)明專利申請授權。

4 小結

本文在針對我國現(xiàn)行專利法及其實施細則中關于“禁止重復授權”原則的定義以及相關規(guī)定歸納和梳理的基礎上，對實際審查中涉及重復授權時所遇到的實際情況進行了探討和總結，并針對幾種特殊情況介紹了審查實踐中的處理方式。

[1]國務院關于修改《中華人民共和國專利法實施細則》的決定[EB/OL].[2012-06-20].http://news.9ask.cn/fagui/zyfgk/201012/1012730.shtml.

[2]《中華人民共和國最高人民法院行政判決書（2007）行提字第4號》[EB/OL].[2012-06-20].http://www.chinaiprlaw.cn/file/2008072213323.html.

[3]國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2011：167-169.