美國“公眾專利評審”及其對我國的啟示

陳瓊娣 余 翔/文

美國“公眾專利評審”及其對我國的啟示

陳瓊娣 余 翔/文

隨著全球?qū)＠暾埩康难杆倥噬?，如何在加快專利審查速度的同時保證專利質(zhì)量，成為現(xiàn)代專利審查制度亟待解決的問題。分析專利審查制度及其存在的問題，介紹美國專利商標局（USPTO）的“公眾專利評審”平臺，分析其實施成效，最后探討“公眾專利評審”對我國的啟示。

公眾專利評審 Peer-to-Patent 專利申請 專利質(zhì)量 審查改革

一、專利審查的困境

今天的專利審查制度在全球范圍內(nèi)普遍存在著兩個矛盾：一是專利申請量的急速增長與專利審查人員有限的矛盾，二是專利技術(shù)日益專業(yè)化與專利審查員可獲得現(xiàn)有技術(shù)信息有限的矛盾。以美國專利商標局（U.S.Patent and Trademark Office，以下簡稱USPTO）為例，其專利審查員的數(shù)量嚴重不足，而且大部分（約55%）在專利審查領(lǐng)域的工作經(jīng)驗不到兩年[1.現(xiàn)有技術(shù)也稱為已有的技術(shù)。由于美國采用的絕對新穎性，現(xiàn)有技術(shù)是指申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開實用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)。]。USPTO的專利審查員平均只有約20小時來審查和決定一項發(fā)明是否值得授予20年的壟斷權(quán)[2.對比文獻是為判斷專利申請是否具備新穎性或創(chuàng)造性等所引用的相關(guān)文件，包括專利文獻和非專利文獻。]。雖然 USTPO自2005年以來每年引進的專利審查員達1 200多名，但由于專利申請量的攀升，專利積壓問題日益嚴重。2007年USPTO收到的專利申請超過456 000件，到2007年底已經(jīng)有760 924件專利申請積壓[3]。

即使有足夠多的、有經(jīng)驗的專利審查員，通過USPTO現(xiàn)有的工具和數(shù)據(jù)庫，他們所能檢索到的現(xiàn)有技術(shù)1.現(xiàn)有技術(shù)也稱為已有的技術(shù)。由于美國采用的絕對新穎性，現(xiàn)有技術(shù)是指申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開實用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)。也是有限的，特別是對于一些新興的尖端技術(shù)領(lǐng)域，如軟件技術(shù)、商業(yè)方法和生物技術(shù)等。對比文獻2.對比文獻是為判斷專利申請是否具備新穎性或創(chuàng)造性等所引用的相關(guān)文件，包括專利文獻和非專利文獻。的有限，特別是非專利文獻的有限，使某些沒有達到專利標準的申請可能逃過審查而獲得專利權(quán)，這直接造成了低質(zhì)量專利的泛濫。加上美國的司法制度更傾向于保護專利權(quán)人的利益，專利糾紛的判決結(jié)果通常是以支付高額的專利使用費和賠償費而告終。在專利審查制度缺陷和司法程序容忍的共同作用下，滋生了一個新的掠奪性行業(yè)，即“專利釣餌”3.“專利釣餌”本身不實施專利技術(shù)，即不從事利用其專利技術(shù)的生產(chǎn)和制造，也不提供利用其專利技術(shù)的服務，而是通過持有專利，向?qū)嶋H從事生產(chǎn)、制造或提供服務的經(jīng)營者索討專利使用費；若有不從，則以惡意侵權(quán)為由提起訴訟,并向被指控的企業(yè)索取巨額賠償金。行業(yè)。

近年來，美國一直在嘗試通過立法改革來緩解專利申請積壓和低質(zhì)量專利的問題?！秾＠母锓ò福?005）》對專利侵權(quán)的損害賠償作了限制，并建立了對過去發(fā)明進行授權(quán)的反程序，試圖補救由于審查缺失而產(chǎn)生的錯誤授權(quán)問題。2007年9月，美國眾議院以220票贊成、175票反對，通過了《專利改革法案（2007）》。這次美國專利法改革的一個主要目的就在于提高授權(quán)專利的質(zhì)量，從而鼓勵合法創(chuàng)新、保證公眾利益和打擊“專利釣餌”。該法案做出了很多新的嘗試，例如修改了專利持有人的定義，以“先申請制”取代“先發(fā)明制”；在USPTO設(shè)置再審程序(Second Window)，讓第三方可在專利授權(quán)后借助該程序向USPTO請求專利無效，無需再向法院提起訴訟；修改了損害賠償金的計算依據(jù)，由以往按含有侵權(quán)技術(shù)的商品數(shù)量計算賠償金額改為以實際專利技術(shù)價值來判斷等等。但遺憾的是，美國參議院一直沒有通過該改革法案，因此《專利改革法案（2007）》到目前為止還沒有推行。

二、美國“公眾專利評審”

隨著專利申請量的不斷增加，USPTO的專利申請積壓越來越嚴重，司法領(lǐng)域的專利糾紛也越來越多。很多大公司都受到了“專利釣餌”的襲擊，但《專利改革法案（2007）》卻遲遲不能通過。以大公司為代表的科技產(chǎn)業(yè)界要求進行專利審查制度改革的呼聲越來越大。

(一)“公眾專利評審”的推出

2007年6月15日，紐約法學院（New York Law School,以下簡稱 NYLS）與USPTO聯(lián)合推出了一個名為“公眾專利評審”的網(wǎng)上試驗平臺，網(wǎng)址為：www.peertopatent.org。該平臺首次允許公眾在一定程度上參與到專利審查過程中來，其主要宗旨在于通過網(wǎng)絡(luò)連接USPTO和公眾 （特別是其中的科學技術(shù)人員）以提高專利質(zhì)量。

平臺試行的第一年，只接受美國專利分類號為 TC2100 （Technology Center 2100）的專利，即軟件專利。一份研究報告顯示，美國軟件專利從1980年的1000件迅速上升到2002年的25000件[4]；而且這些尖端技術(shù)的資源和知識不論是在取得途徑上還是在物理位置上，都具有高度專業(yè)性和分散性。由于軟件行業(yè)的發(fā)展速度要比專利的發(fā)展速度快，許多軟件發(fā)明可能并沒有申請專利，不會作為現(xiàn)有技術(shù)記載在專利文獻中，因此也無法從USPTO的檢索系統(tǒng)中獲得。鑒于軟件專利的可專利性一直備受爭議，因此是“公眾專利評審”平臺的最佳選擇。

2008年6月，該平臺審查客體范圍擴大到電子商務及商業(yè)方法專利（TC 3600，美國專利分類號705）。705類專利是USPTO于1997年創(chuàng)設(shè)的，在商業(yè)方法成為可專利客體之前，USPTO的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中還沒有商業(yè)方法的現(xiàn)有技術(shù)文獻。由于現(xiàn)有技術(shù)數(shù)據(jù)庫的缺乏，隨著商業(yè)方法專利申請量的大幅上升，商業(yè)方法專利質(zhì)量并沒有隨之提高，引起了眾多學者都對商業(yè)方法專利質(zhì)量的擔憂[5]。USPTO十分重視商業(yè)方法專利問題，因此順理成章地將之推上了“公眾專利評審”平臺。

（二）運行機制與流程

在“公眾專利評審”平臺上公布的專利申請，首先必須經(jīng)過申請人同意，但不需要特別繳費。當USTPO接到專利申請人同意公開的申請后，就將發(fā)明申請的檔案轉(zhuǎn)發(fā)給NYLS，NYLS將專利申請文件上傳到網(wǎng)站上，“公眾專利評審”平臺將在網(wǎng)上組織一個為期4個月的公眾評議期間，在這一期間內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)將通過自我選擇而形成一個由公眾審查人員組成的審查小組對這一特定的專利申請進行審查。審查小組所做的工作包括：討論專利申請，提交現(xiàn)有技術(shù)文獻，討論其他成員提供的現(xiàn)有技術(shù)文獻，以及對提交的現(xiàn)有技術(shù)文獻進行投票排名。投票排名之后，得票最多的前10個現(xiàn)有技術(shù)文獻連同相關(guān)說明或建議將被提交給USPTO的專利審查員。其具體程序如圖1。

每一個審查小組都是針對一個特定的專利申請的，小組成員有一個共享空間來討論特定專利申請的質(zhì)量，決定要進行怎樣的檢索，討論在哪里可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)文獻，以及分配相關(guān)的檢索現(xiàn)有技術(shù)文獻的任務。雖然現(xiàn)有技術(shù)文獻是由單個公眾審查員提交到平臺上的，但是最終要由審查小組來決定哪些是跟專利申請最具相關(guān)性的。審查小組還可以決定小組成員提出的檢索意見中哪些是應該引起專利審查員注意的。這些檢索方向和建議可能會有助于專利審查員利用有限的時間來進行有效的檢索。

（三）“公眾專利評審”的實施成效

“公眾專利評審”第一次為科學技術(shù)界及公眾提供了直接參與專利審查過程的機會，也使專利審查員能夠獲得來自公眾、技術(shù)人員和技術(shù)專家的信息，在專利審查改革上走出了開拓性的一步，受到全球知識產(chǎn)權(quán)界的廣泛關(guān)注。

圖1 “公眾專利評審”審查程序圖（Peer-to-PatentProcess）4.資料來源：“公眾專利評審”平臺網(wǎng)站http://www.peertopatent.org，最后訪問日期2009年12月28日。

2008年6月及2009年6月，“公眾專利評審”項目組分別公布了其運行首年及次年的年度報告。在過去的2年里，“公眾專利評審”平臺吸引了來自161個國家 （地區(qū)）的74 000名訪問者，其中有2 600多個訪問者注冊為公眾評審員，共對187個專利申請?zhí)峤涣?38條現(xiàn)有技術(shù)文獻以及411 811頁的討論意見[6]。從年度報告公布的相關(guān)數(shù)據(jù)分析，“公眾專利評審”平臺可以從以下幾個方面提高專利質(zhì)量。

其一，公眾的參與和監(jiān)督有助于發(fā)明人提交更清楚、更完善、質(zhì)量更高的專利申請。從2007年6月15日到2008年4月19日，平臺上公開的40件申請中已經(jīng)有36件向USPTO提交了共173條現(xiàn)有技術(shù)文獻，平均每件申請為4.3條[7]。這個數(shù)量低于USPTO規(guī)定的10條，一個重要的原因是：在平臺上公開的專利申請是要經(jīng)過發(fā)明人同意的。如果發(fā)明人認為自己的專利申請不夠好的話，不會選擇在“公眾專利評審”平臺上公開。沒有更多的現(xiàn)有技術(shù)文獻提交，說明公開的專利申請質(zhì)量比較高，而不是“公眾專利評審”平臺在發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)文獻上有缺陷。這些數(shù)據(jù)表明，不管公眾有沒有從實質(zhì)上參與審查程序，但公眾的參與和監(jiān)督仍然可以督促發(fā)明人提高所申請專利的質(zhì)量。

其二，平臺確實能吸引專家和技術(shù)人員參與到專利審查中來。因為專利獨有的技術(shù)性和專業(yè)性，能對某一專利申請?zhí)峁﹨⒖家庖姷拇蠖嗍撬鶎偌夹g(shù)領(lǐng)域的專家和技術(shù)人員。反對“公眾專利評審”的學者，提到的一個關(guān)鍵問題就是具有一定資歷的專家是否有時間和動力自愿參與到“公眾專利評審”平臺中來，并運用自己的專門知識和技術(shù)，達到“公眾專利評審”平臺的目的。根據(jù)2009年年度報告分析，公眾審查員中有35%是計算機人員，17%為工程師，其他為律師、企業(yè)家和科技人員[8]。這表明，“公眾專利評審”確實能吸引專家并促使他們成功地運用專門知識和技術(shù)。

其三，公眾的參與有利于專利審查員獲得更多、更準確的技術(shù)信息，特別是非專利文獻。到2009年4月，該平臺上共有66件專利申請通過了 USPTO 的一通（First office actions）審查，其中18件使用了公眾提供的現(xiàn)有技術(shù)文獻。而在這18件志利申請中，又有8件是USPTO的審查員沒有找到的現(xiàn)有技術(shù)文獻[6]。平均而言，專利審查員采用“公眾專利評審”平臺提供的現(xiàn)有技術(shù)文獻平均為采用發(fā)明人在申請中提供的現(xiàn)有技術(shù)文獻的兩倍多。

從現(xiàn)有技術(shù)文獻的來源來看，“公眾專利評審”平臺上的公眾評審人員引用的非專利文獻約為55%,而發(fā)明人引用的非專利文獻僅為14%。專利審查員能檢索到的非專利文獻更為有限。一份研究報告指出，專利審查員引用的非專利文獻大約為10%[9]。

這說明公眾提供的現(xiàn)有技術(shù)文獻比發(fā)明人自己提供的現(xiàn)有技術(shù)文獻的質(zhì)量更高。這可以從兩個方面來理解：一方面，發(fā)明人提交現(xiàn)有技術(shù)文獻的動機在于佐證自己發(fā)明申請的新穎性和創(chuàng)新性，他們可能更注重于提供現(xiàn)有技術(shù)文獻的量而不重視其質(zhì)；而另一方面“公眾專利評審”平臺提交的現(xiàn)有技術(shù)是以對抗發(fā)明人的權(quán)利請求為目的的，因此針對性更強、質(zhì)量更高?；谇懊鎯蓚€原因，審查員會花更多的時間審查公眾審查人員提交的現(xiàn)有技術(shù)文獻,因而專利審查中使用的來自平臺的現(xiàn)有技術(shù)文獻要遠多于發(fā)明人自己提供的現(xiàn)有技術(shù)文獻。

其四，合法的專利將具有更強、更明確的效力，從而面臨的訴訟會更少，這不僅可以減少低質(zhì)量專利，降低不必要的司法成本、不必要的許可費用及其對市場秩序的干擾，而且可以從整體上提升國家的專利審查體系，并最終保障授權(quán)專利的質(zhì)量。

(四)“公眾專利評審”的推廣

就“公眾專利評審”平臺的適用對象而言，在首年只適用于軟件專利，在第二年擴大商業(yè)方法專利的評審上，并且還有望擴展到生物技術(shù)領(lǐng)域[10]——這一領(lǐng)域的專利技術(shù)同樣具有很強的專業(yè)性，其可專利性也是一直備受爭議的。

“公眾專利評審”的成功運行，同時也引起了其他國家的廣泛關(guān)注。許多國家的專利局在專利審查中面臨同樣的問題，即專利申請大量積壓、審查員的審查時間不足、審查人才匱乏以及獲取現(xiàn)有技術(shù)信息困難等。2008年7月16日，日本為專利局建立了 “公眾專利評審”（Community Patent Review）平臺。到2008年底，日本平臺收到了16個公司的39件專利申請，共有253名公眾審查員參與并提交了137條現(xiàn)有技術(shù)文獻，其中13條被專利審查員采用[11]。盡管日本專利局認為該平臺還存在一定的問題，但是從審查員對公眾評審員提供的現(xiàn)有技術(shù)的采用率來看，平臺的運行應該是成功的。2009年12月9日，澳大利亞也建立類似平臺。5.見http://www.peertopatent.org.au.同時，歐洲專利局也表示要積極籌建類似平臺。

（三）對中國的啟示

目前中國發(fā)明專利年申請總量僅次于日本和美國，居世界第三，已成為名副其實的專利申請大國。截至2008年底，我國累計受理的發(fā)明專利申請總量已經(jīng)4 853 506多件，其中發(fā)明1 623 248多件6.數(shù)據(jù)來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局，網(wǎng)址：http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ghfzs/zltj/zljb/200901/t20090113_437840.html。。由于專利申請的急速增長，專利審查人員的不足，專利申請積壓、重復專利和低質(zhì)量專利的問題也開始顯露出來。國家知識產(chǎn)權(quán)局近年來一直在擴充專利審查員隊伍，并希望通過提高自動化程度來加快專利審批的速度。為控制專利的質(zhì)量，2008年12月27日通過的 《專利法》第三次修正首次引入絕對新穎性標準以代替相對新穎性標準，對外觀設(shè)計專利申請也增加了檢索報告的要求。

對中國這樣的專利申請大國，美國“公眾專利評審”平臺也有一定的參考價值。但是值得注意的是我國的專利體系、科技綜合實力、知識產(chǎn)權(quán)文化和公眾參與意識與美國相比有一定的差距，因此在引進的時候一定要對這些因素進行權(quán)衡考慮。

首先，中國的專利制度起步較晚，專利客體范圍的規(guī)定也較為嚴格。雖然我國專利申請量近年來不斷攀升，也存在專利質(zhì)量低下的問題，但是這同美國還是有差別的。在我國引起專利質(zhì)量問題的一個重要根源是某些地方政府盲目追求專利數(shù)量的不良引導行為，因此要著力對政府盲目的行政行為進行控制。

其次，我國的專利有發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計三種，實用新型、外觀設(shè)計本身的創(chuàng)造性就不是很強，本身的專利期限也較短，因此不適合用“公眾專利評審”平臺；對于發(fā)明專利可以借鑒“公眾專利評審”平臺的模式，在某一技術(shù)領(lǐng)域嘗試對公眾開放部分專利審查。這樣做的目的不僅在于提高專利質(zhì)量和審查效率，而且可以增加公眾特別是科技人員對專利制度的了解，提高公眾的知識產(chǎn)權(quán)意識。

最后，同美國相比，我國科技實力還很薄弱，尚不具備技術(shù)和市場的競爭優(yōu)勢，在許多尖端科學領(lǐng)域中的許多核心技術(shù)仍然為發(fā)達國家所掌握。切不可在這樣的情況下貿(mào)然對外開放專利審查。特別是在第三次《專利法》修改之后，專利審查實行了絕對新穎性，一旦對外開放專利的審查，來自任何國家的專家和技術(shù)人員都可以提供現(xiàn)有技術(shù)文獻，從而使專利申請不滿足專利的標準，國內(nèi)企業(yè)和科研機構(gòu)取得專利的數(shù)量可能會大幅度下降，從而打擊國民的創(chuàng)新意識和研發(fā)積極性。在目前的中國，如果盲目實施“公眾專利評審”，不僅很難得到科技產(chǎn)業(yè)界的支持，而且不利于國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實施。因此，在嘗試對公眾開放專利審查時，一定要慎重考慮，并在充分研究的基礎(chǔ)上，選擇我國已經(jīng)較有實力的技術(shù)領(lǐng)域進行試運行。

盡管如此，“公眾專利評審”平臺對我國的專利審查制度，仍然有重要的借鑒意義。應該加強對“公眾專利評審”等相關(guān)行政和立法改革措施的關(guān)注和研究，從中汲取有益的經(jīng)驗，以完善我們的專利審查制度。EIP

（作者單位：華中科技大學管理學院）

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[7]Peer-to-Patent.First Anniversary Report[EB/OL].[2009-12-28].http://www.peertopatent.org.

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