各國發(fā)明創(chuàng)造可專利性范圍之比較

王忠敏

(安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院,安徽滁州 239000)

各國發(fā)明創(chuàng)造可專利性范圍之比較

王忠敏

(安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院,安徽滁州 239000)

在西方發(fā)達國家頻頻調(diào)整本國的專利政策,擴展可專利性的主題的時候,我國作為一個發(fā)展中的大國,自主創(chuàng)新的能力與發(fā)達國家相比自然還處于劣勢,因此,對于可專利的主題這一關鍵的問題應當作深入的分析。

發(fā)明;可專利性;授權范圍

自20世紀80年代以來,在知識產(chǎn)權私人部門推動下,美國知識產(chǎn)權開始不斷擴張,引起各發(fā)達國家和廣大發(fā)展中國家的普遍警惕。由于炭疽在全球范圍內(nèi)引起的恐慌以及非典期間藥品的緊缺和昂貴,藥品的可專利性問題突出地表現(xiàn)了出來,眾多發(fā)展中國家開始密切關注藥品以及傳統(tǒng)知識的可專利性,特別是遺傳資源和生物多樣性的保護,這已經(jīng)成為知識產(chǎn)權理論研究的熱點。

TRIPS協(xié)議第27條第二款和第三款對發(fā)明專利授權標準中的消極要件作出規(guī)定,SPLT第12條(1)中對可以予以保護的主題也作出了規(guī)定,但前者僅用“可以”的形式規(guī)定了最低要求,后者雖然作出了相對明確的限定,但畢竟只是處于草案階段。我國專利法第五條第一款規(guī)定,對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造不授予專利權,并且特別在第二款中規(guī)定對于違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源,并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造,不授予專利權。專利法第二十五條又明確列舉了不授予專利權的主題,特別是在原有基礎上增加了一項對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合做出的主要起標識作用的設計也不授予專利權的規(guī)定,把這些更具商標性的專利主題排除在了專利法之外。

一、現(xiàn)代商業(yè)方法進入發(fā)明專利授權范圍

實際上,現(xiàn)代商業(yè)方法與過去的商業(yè)方法的內(nèi)涵已經(jīng)大為不同,以往的商業(yè)方法不具備技術特性,需要依賴人的智力活動才能實施,不能滿足實用性的要求?，F(xiàn)代商業(yè)方法是同計算機技術高度結(jié)合在一起的商業(yè)方法,其作用的發(fā)揮在很大程度上依靠計算機軟件功能的發(fā)揮?，F(xiàn)代商業(yè)方法是否具有可專利性主要涉及兩個方面的問題:一是商業(yè)方法中的計算機軟件本身是否屬于專利權的權利客體?二是商業(yè)方法本身是否具有可專利性?只要解決這兩個問題中的任何一個,或承認計算機軟件本身具有可專利性,或承認傳統(tǒng)商業(yè)方法本身具有可專利性,都可以解決現(xiàn)代商業(yè)方法的可專利性問題。

實踐中各國也正是從以上兩個角度入手解決現(xiàn)代商業(yè)方法的可專利性問題的。歐洲大部分國家通過有條件地承認計算機軟件的可專利性,從而達到給現(xiàn)代商業(yè)方法可專利性留出一條發(fā)展的道路和可以擴展的空間。歐洲專利局規(guī)定只有具有一定技術特征,并且能夠產(chǎn)生一定技術效果的計算機軟件才具有可專利性,從而使包含這些計算機軟件在內(nèi)的商業(yè)方法也具有可專利性。以日本為代表的國家通過直接承認計算機軟件的可專利性,從而達到認可包含計算機軟件的現(xiàn)代商業(yè)方法具有可專利性的目的。與日、歐國家相比,美國的要求更低,只要其能產(chǎn)生可以見到的具體的結(jié)果,法院就可以不僅認可計算機軟件是可以授予專利權的客體,而且對商業(yè)方法本身的可專利性也沒有提出具體的否定意見,在其專利局的審查指南中甚至取消了關于商業(yè)方法申請的分類。因此,這也就不難理解美國在前文提到的SPLT磋商中為什么堅持使用實用性標準的第三種方案了。

我國對商業(yè)方法的態(tài)度與歐洲國家的做法類似,但相比歐洲國家,我國又顯得有些保守。我國專利法涉及商業(yè)方法的一些規(guī)定散見于《專利法》、《專利審查指南》(以下簡稱審查指南)等法律和規(guī)章中,其并沒有明確排除商業(yè)方法的可專利性,只是排除了純粹的智力活動的規(guī)則和方法的可專利性。審查指南第二部分第一章4.2規(guī)定:“如果一項權利要求僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法,則不應當被授予專利權,例如:組織、生產(chǎn)、商業(yè)實施和經(jīng)濟等方面的管理方法和制度;計算機語言及計算規(guī)則;各種游戲、娛樂的規(guī)則和方法;統(tǒng)計、會計和記賬的方法;計算機程序本身等等。如果一項權利要求在對其進行限定的全部內(nèi)容中既包括智力活動的規(guī)則和方法的內(nèi)容,又包含技術特征,則該權利要求就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法,不應當依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性。”審查指南第二部分第九章2規(guī)定了涉及計算機程序的發(fā)明專利申請的審查基準:如果該發(fā)明專利申請只涉及計算機程序本身或是僅僅記錄在載體上的計算機程序,那么不論它以何種形式出現(xiàn),都屬于智力活動的規(guī)則。涉及計算機程序的發(fā)明專利申請只有構(gòu)成技術方案才是專利制度保護的客體。如果一件涉及計算機程序的發(fā)明專利申請是為了解決技術問題,在計算機上運行計算機程序從而對外部或內(nèi)部對象進行控制或處理所反映的是遵循自然規(guī)律的技術手段,并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術效果,就不應該僅僅因為該發(fā)明專利申請涉及計算機程序而否定該發(fā)明專利申請的可專利性。

從歐洲、日本及美國對商業(yè)方法可專利性的判斷標準的實踐趨勢看,都已將審查重點從商業(yè)方法是否屬于專利權的保護客體轉(zhuǎn)移到了專利三性的審查上來,而非以商業(yè)方法為由完全否認這些發(fā)明的可專利性。在對待商業(yè)方法專利性的態(tài)度上,美國、歐洲及日本之間已出現(xiàn)國際趨同的趨勢,此時我國仍然對商業(yè)方法,特別是涉及計算機軟件的商業(yè)方法發(fā)明專利規(guī)定較高的門檻,從長遠來看并不利于國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,更不利于我國大型跨國公司的長遠發(fā)展。

二、醫(yī)療方法可專利性的范圍之爭

由于倫理原因以及不具有工業(yè)上的再現(xiàn)性,絕大多數(shù)國家對醫(yī)療方法的可專利性問題都持保留態(tài)度,但在具體操作上,各國仍會根據(jù)本國的專利政策作出相應的調(diào)整。

歐洲專利公約規(guī)定人體或動物體的外科手術方法因缺乏實用性而不應認為是能在產(chǎn)業(yè)上應用的發(fā)明,但從歐洲專利局的審查指南的規(guī)定和申訴委員會的判例來看,他們主張限制適用歐洲專利公約的上述規(guī)定,并盡可能地縮小其適用范圍?！叭毡咎卦S廳對外科手術方法的解釋范圍比歐洲專利局解釋的范圍要寬,另外在其實踐中,對動物疾病的治療方法一直是授予專利權的”。[1]美國先前認為醫(yī)療方法不具有實用性、不是可專利性的方法,后來認為包括純粹的醫(yī)療方法在內(nèi)也具有實用性,也可以給予專利保護。從對待這一問題的政策轉(zhuǎn)變中,我們不難看出美國采取了擴大專利權客體范圍的立場。這一巨大的轉(zhuǎn)變和反差不僅反映了美國法院在這一問題上的政策變化,也反映了美國作為判例法國家,其法院在審查醫(yī)療方法專利標準問題上所具有的靈活性。

相比而言,我國在醫(yī)療方法專利性問題上采用的是較為嚴格的標準,并通過不同的條款從多個方面對其做出了否定性的規(guī)定。在審查指南第二部分第五章3.2.4中將外科手術方法分為治療目的和非治療目的,以治療為目的的外科手術方法屬于專利法二十五條規(guī)定的不授予專利權的客體;非治療目的的外科手術方法由于是以有生命的人或動物為實施對象,無法在產(chǎn)業(yè)上使用,因此不具備實用性。例如為美容而實施的外科手術方法,采用外科手術從活牛身體上摘取牛黃的方法等。但是非治療目的的其他接觸人體的方法,只要不介入獲得人體或不產(chǎn)生創(chuàng)傷,即非外科手術方法仍然是可以獲得專利權的。

各國關于醫(yī)療方法是否具有可專利性的問題的規(guī)定各不相同,并且不保護的理由也千差萬別,有的是出于人道主義、社會道德考慮,有的是以不具有工業(yè)實用性為由不予保護。由此不難看出,是否具有可專利性并不僅僅是醫(yī)療方法本身的原因,或者根本就不是一個純粹的法律問題,而更多地取決于各國的專利政策取向問題。

三、遺傳資源的發(fā)現(xiàn)與發(fā)明之爭

因為發(fā)現(xiàn)僅僅揭示自然界原本就存在的事物,例如天然物質(zhì)、自然現(xiàn)象及其變化過程、特性和規(guī)律等,只是人類尚未認識他們而已,故不能授予專利權。但是如果將發(fā)現(xiàn)用于實踐,比如制造一種產(chǎn)品,開發(fā)一種方法或者提供一種用途,則就和發(fā)現(xiàn)有了本質(zhì)的不同,就可以構(gòu)成一項發(fā)明,就能夠被授予專利權。傳統(tǒng)專利理論區(qū)分發(fā)現(xiàn)和發(fā)明是有很大的合理性的。但傳統(tǒng)專利理論也承認,盡管發(fā)現(xiàn)和發(fā)明有本質(zhì)的不同,但從客觀上來說很多發(fā)明是建立在發(fā)現(xiàn)基礎之上的;同時,發(fā)明也為人類提供了先進的手段和有利的條件來促使人類能夠更好地作出發(fā)現(xiàn)。

近年來,隨著生物科學領域科技的不斷發(fā)展,傳統(tǒng)專利理論關于發(fā)明和發(fā)現(xiàn)的界定日益面臨挑戰(zhàn),其中尤為突出的是有關遺傳基因的問題。早前占統(tǒng)治地位的觀點認為基因本身是自然界早已存在的物質(zhì),人類對其進行的測序和繪制基因圖譜等工作充其量不過是一種發(fā)現(xiàn)而已,那么按慣例發(fā)現(xiàn)不具有可專利性,基因就是不能獲得專利權的。另一種意見認為,“盡管基因作為自然物事實上早已存在,但它只是以混合雜亂的形式存在于自然界中,離開專利申請人的創(chuàng)造性的工作,人們就難以或不能獲得所要求的某個經(jīng)分離純化的基因序列,有關該基因的具體應用公眾則是無從得知,更不用說加以具體應用了,申請人所做的工作同新合成一種新的物質(zhì)沒有什么兩樣。”[2]因此,這種經(jīng)過人工提純的基因序列已經(jīng)不再是先前存在的基因序列,而是體現(xiàn)發(fā)明人創(chuàng)造性勞動的一項發(fā)明創(chuàng)造,應當予以保護。這種觀點認為,只要具有某種特定的用途就應授予專利權。進一步從申請的角度來說,發(fā)明人發(fā)現(xiàn)了某一有用的基因并將其分離和純化,如果僅僅授予發(fā)明人對該基因相關方法發(fā)明的專利權,將發(fā)明人放到和后續(xù)發(fā)明人同樣的地位,并對他們提供同樣的保護是不公平的。因為針對該基因的后續(xù)發(fā)明將會不計其數(shù),產(chǎn)生的經(jīng)濟利益不可估量,如果發(fā)明人無法得到合理的回報,無疑會嚴重打擊發(fā)明人技術創(chuàng)新的積極性。

在實踐中,歐洲專利局的審查指南規(guī)定,如果該物質(zhì)的結(jié)構(gòu)、獲得它的方法或其他參數(shù)特征是以前沒有出現(xiàn)過的,那么該物質(zhì)本身就具有可專利性,這就是說基因在滿足了一定條件后可以被授予專利權。日本特許廳關于生物學領域可專利性的實用性審查指南則規(guī)定,沒有在說明書中描述實用性的基因,不符合日本專利法關于實用性的規(guī)定,這就是從相反的角度說明如果具有了實用性,基因就可以被授予專利權,是專利權保護的客體。美國專利與商標局在新的實用性審查指南中認為,專利申請在滿足了公認的實用性條件后就可以被授予專利權,而不考慮它是發(fā)明還是科學發(fā)現(xiàn)。這樣的標準無疑是非常低的,這樣的話即使認為基因是科學發(fā)現(xiàn)也可以有獲得專利保護的可能性。

針對國際發(fā)展趨勢,我國專利法也在承認遺傳資源具有可專利性的基礎上作出了相關限制性的規(guī)定,如專利法第五條第二款規(guī)定對違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源,并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造,不授予專利權。綜上,歐洲、日本、美國都認可了過去認為是科學發(fā)現(xiàn)的基因的可專利性,而其究竟能否被授予專利權,歸根結(jié)底就在于其是否具有實用性,這也是區(qū)分發(fā)明和發(fā)現(xiàn)的根本性標準。凡具有工業(yè)實用性的科學發(fā)現(xiàn),即應被認為是發(fā)明,可以授予專利權;凡不具有工業(yè)實用性的科學發(fā)現(xiàn),均不是發(fā)明,不能獲得專利權。

在過去專利審查程序中,一般先判斷專利申請是否屬于專利權保護的客體,然后再對其是否具有實用性、新穎性和創(chuàng)造性進行審查,但在遺傳資源的審查中實用性由發(fā)明專利的三個積極要件之一變成了判斷遺傳資源是否具有可專利性的消極要件之一。

結(jié) 語

在發(fā)達國家擴張發(fā)明專利的專利權客體的過程中,實用性要件起到了非常重要的作用。通過對實用性作廣義的或是寬泛的解釋,來達到擴大專利保護范圍的目的?！皩＠麢嗫腕w范圍的擴大實質(zhì)上是在拷問實用性的標準,各國是否承認計算機軟件、基因技術等發(fā)明創(chuàng)造的可專利性實際上是重新認識實用性的不同結(jié)果”[3]。在現(xiàn)代高新技術與知識產(chǎn)權密切結(jié)合的形勢下,這無疑應該引起我們的高度重視?！?/p>

[1]鴻常夫.日本專利法判例精選[M].北京:專利文獻出版社,1991:67.

[2]崔國斌.基因技術的專利保護和利益分享[Z].知識產(chǎn)權文叢第三卷,北京:中國政法大學出版社, 1999:254.

[3]陳宗波,李曉秋,姚兵兵.專利法體系化判解研究[M].武漢:武漢大學出版社,2008:101.

責任編輯:錢國華

D923.42

A

1004-1605(2010)10-0074-03

王忠敏(1983-),女,山東煙臺人,安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院工作人員,主要研究方向為知識產(chǎn)權。