企業(yè)專利與商業(yè)秘密的利弊衡量

陳 薇 滕倞亮

【摘 要】本文從三個(gè)方面闡述了企業(yè)專利與商業(yè)秘密的利弊衡量:一是商業(yè)秘密與專利的界定。二是企業(yè)商業(yè)秘密和專利選擇策略的比較及分析。三是企業(yè)應(yīng)該如何選擇商業(yè)秘密或者專利保護(hù)。

【關(guān)鍵詞】企業(yè) 專利 商業(yè)秘密

一、商業(yè)秘密與專利的界定

1.商業(yè)秘密的界定

在我國,《反不正當(dāng)競爭法》對商業(yè)秘密作出了立法上的界定,該法第10條第3款規(guī)定,商業(yè)秘密是指“不為公眾所知悉,能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息?！?/p>

商業(yè)秘密有三個(gè)構(gòu)成要件:第一,秘密性。秘密性是指有關(guān)信息構(gòu)成可受保護(hù)的商業(yè)秘密,不需要絕對地不被所有人所公知,只要求其確切內(nèi)容不為不負(fù)有義務(wù)的特定范圍人所知。第二,商業(yè)價(jià)值性。我國要求商業(yè)秘密商業(yè)價(jià)值性的總體標(biāo)準(zhǔn)有兩個(gè),一是可以產(chǎn)生競爭優(yōu)勢,二是可以帶來經(jīng)濟(jì)利益。第三,管理性(即采取了合理的保密措施)。根據(jù)國家工商局的解釋,判斷保密措施以“合理”為準(zhǔn)。

2.專利的界定

根據(jù)我國《專利法》第2條規(guī)定:“本法所稱的發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)?！逼渲袑＠ㄋQ發(fā)明,是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。實(shí)用新型是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。外觀設(shè)計(jì)是指對產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩或者其結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)上應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。

發(fā)明創(chuàng)造要取得專利權(quán)必須具備一定的條件。專利授權(quán)條件通常分為實(shí)質(zhì)條件和形式條件。這里主要討論的是實(shí)質(zhì)條件,即申請專利的發(fā)明創(chuàng)造自身必須具備的條件,包括新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。

二、企業(yè)商業(yè)秘密和專利選擇策略的比較及分析

隨著我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步生成發(fā)育, 對于企業(yè)這一市場主體而言, 像商業(yè)秘密、專利技術(shù)、注冊商標(biāo)等無形資產(chǎn)在市場競爭中的作用越來越重要, 由此而產(chǎn)生的摩擦和糾紛也日益增多。企業(yè)在激烈復(fù)雜的市場競爭中如何保障和維護(hù)自身的無形資產(chǎn)方面的合法利益,究竟是選擇專利還是采取商業(yè)秘密的保護(hù),成為一個(gè)難以取舍的問題。具體而言,有以下四種選擇策略。

1.先以商業(yè)秘密保護(hù),后申請專利保護(hù)

對于某些技術(shù)成果,并不是一取得成功,就一定要急于申請專利保護(hù),而可以首先以商業(yè)秘密的形式暫加以保護(hù),等到時(shí)機(jī)成熟時(shí)或者認(rèn)為有必要時(shí)才轉(zhuǎn)而申請專利保護(hù)。

2.以商業(yè)秘密為主,專利為輔的保護(hù)

技術(shù)成果所有人可以就發(fā)明創(chuàng)造的大部分內(nèi)容選擇商業(yè)秘密保護(hù),僅就配套技術(shù)的某一個(gè)環(huán)節(jié)或某個(gè)配件申請專利。其目的在于防止商業(yè)秘密一旦泄露,他人仍不能完全應(yīng)用此技術(shù)生產(chǎn)出成套完整的產(chǎn)品,或者仍需與商業(yè)秘密的所有者簽訂專利許可合同,才有可能生產(chǎn)出配套產(chǎn)品。

3.以專利保護(hù)為軸心的商業(yè)秘密保護(hù)

這是指在整個(gè)研究、開發(fā)過程中,將其中最為核心的部分申請專利,而將大部分技術(shù)內(nèi)容作為商業(yè)秘密。這種情況常見于使用公開的這部分專利技術(shù)可以生產(chǎn)出某個(gè)產(chǎn)品的主件,該主件本身可以單獨(dú)成為產(chǎn)品,但如果不掌握商業(yè)秘密的內(nèi)容,僅依專利生產(chǎn)出主件,市場極為有限,甚至毫無市場。其優(yōu)點(diǎn)是即使商業(yè)秘密被他人設(shè)法攻破,專利仍可成為第二道保護(hù)防線。

4.以商業(yè)秘密為軸心的專利保護(hù)

這是指一項(xiàng)技術(shù)成果的大部分內(nèi)容申請專利保護(hù),僅就其中最為核心的某一部分以商業(yè)秘密保存下來。通常是將最不易破密或最難得知的技術(shù)、方法或數(shù)據(jù)作為商業(yè)秘密,而且這一商業(yè)秘密往往是必不可少的,或者一旦少了它就達(dá)不到最佳效果。

三、企業(yè)應(yīng)該如何選擇商業(yè)秘密或者專利保護(hù)

1.分析技術(shù)信息本身的性質(zhì)

首先,應(yīng)該考慮的是該項(xiàng)技術(shù)本身能否獲得專利, 是否是專利可以授予的范圍, 如果符合授予專利的三個(gè)要件,可以先在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行初次評估, 有一定把握的情況之下再向國家進(jìn)行申請。其次, 如果該項(xiàng)信息是不易為一般的研究工作所發(fā)現(xiàn), 且該項(xiàng)信息并不能夠很輕易的被反向工程所獲得, 那么就可以采取商業(yè)秘密的方式進(jìn)行保護(hù)。反之, 可以采用策略一或者策略四。

2.對于該技術(shù)信息的市場考量

如果該技術(shù)信息能夠在長時(shí)間之內(nèi)保持先進(jìn)性, 并且在相當(dāng)長的時(shí)間之內(nèi)均可以得到市場的認(rèn)可, 生命周期較長, 則應(yīng)適用商業(yè)秘密的保護(hù)方式,即考慮用策略二或者策略四。如果其效力帶有一定的時(shí)代性, 為一個(gè)階段所消費(fèi), 并且存在的時(shí)間較短的話, 則應(yīng)對其市場利潤加以考量,以期在專利的期限之內(nèi)盡可能地完成對于專利技術(shù)的運(yùn)用, 從而獲得最大利潤,可以采用策略二或者策略三。

3.對于救濟(jì)途徑的考慮

不管是進(jìn)行專利或者是商業(yè)秘密的運(yùn)作, 都會存在可能受到侵權(quán)的可能性。在這種情況之下, 應(yīng)當(dāng)考慮到, 對于該項(xiàng)信息技術(shù), 在受到侵害的時(shí)候, 哪一種方式的救濟(jì)成本更低, 程序更快捷。并且,由于知識產(chǎn)權(quán)的即時(shí)性, 如果在很長一段時(shí)間后才得到救濟(jì)的話, 那么本身權(quán)利受到救濟(jì)的隱性成本也就增加了,此時(shí),不應(yīng)忽略該隱性成本。

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