提高發(fā)明專利授權(quán)率的策略研究

楊 凱

（太原榮信德知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所（特殊普通合伙），山西 太原 030006）

一項(xiàng)發(fā)明要獲得專利保護(hù)，必須具備專利法中規(guī)定的三項(xiàng)基本標(biāo)準(zhǔn)，即實(shí)用性、新穎性和創(chuàng)造性，統(tǒng)稱為“三性”。被授予專利權(quán)的發(fā)明，還有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一是所屬領(lǐng)域普通技術(shù)人員必須能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明，二是發(fā)明必須是一項(xiàng)技術(shù)方案，即該發(fā)明應(yīng)當(dāng)具有某一技術(shù)領(lǐng)域有關(guān)的技術(shù)特征[1]。

對(duì)應(yīng)到一個(gè)專利的實(shí)操過程中，文本撰稿需要滿足上述的“兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”，撰寫前的查新檢索和受理后的審?fù)ù饛?fù)屬于對(duì)上述“三性”進(jìn)行的判斷與辯論。下文將對(duì)專利實(shí)操過程中的三個(gè)階段分別展開論述。

1 查新檢索

專利的檢索中，包括查新檢索、技術(shù)主題檢索、侵權(quán)檢索和無效檢索等，需要根據(jù)專利的不同目的選擇不同的檢索類型，然后再選擇合適的檢索策略。新發(fā)明申請(qǐng)專利，首先需要查新檢索，查新檢索對(duì)準(zhǔn)確性要求較高，檢索的目的就是找到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，分析該發(fā)明的創(chuàng)新程度，從而對(duì)專利的授權(quán)前景進(jìn)行判斷。

1.1 檢索策略的選擇

檢索策略包括簡(jiǎn)單檢索、并列式檢索、漸進(jìn)式檢索、追蹤檢索，其中并列式檢索和漸進(jìn)式檢索可統(tǒng)稱為塊檢索[2]。上述檢索策略并不是孤立存在的，而是可以組合使用的。

簡(jiǎn)單檢索是將關(guān)鍵詞或分類號(hào)進(jìn)行檢索，操作較為簡(jiǎn)單，雖然目前檢索網(wǎng)站大都可以根據(jù)檢索詞進(jìn)行智能排序，但是由于目前專利量龐大，包含該檢索詞的專利也較多，因此，該檢索方式屬于試探性檢索，很難得到準(zhǔn)確的結(jié)果。

塊檢索是將上述簡(jiǎn)單檢索的關(guān)鍵詞或分類號(hào)采用運(yùn)算符連接起來，專利檢索及分析系統(tǒng)命令行檢索界面見圖1，圖中方框內(nèi)為該系統(tǒng)所支持的運(yùn)算符，常用的運(yùn)算符有“AND”“OR”“NOT”，其中“AND”的作用是將不同關(guān)鍵詞連接，相當(dāng)于邏輯“與”，即“同時(shí)存在”的意思；“OR”的作用是將同一關(guān)鍵詞的多種不同表達(dá)方式連接起來，相當(dāng)于是邏輯“或”，即“任選其一”的意思；“NOT”的作用是在原檢索式的基礎(chǔ)上排除不需要的關(guān)鍵詞，相當(dāng)于邏輯“非”，目的是去噪。

圖1 專利檢索及分析系統(tǒng)命令行檢索界面

并列式檢索是先將同一關(guān)鍵詞的不同表達(dá)方式用“OR”連接，形成一個(gè)“塊”，然后再將不同的“塊”用“AND”連接。

漸進(jìn)式檢索是先將同一關(guān)鍵詞的不同表達(dá)方式用“OR”連接，形成一個(gè)“塊”，然后再將兩個(gè)不同的“塊”用“AND”連接，之后逐漸地增加“塊”，不斷地縮小檢索范圍。

追蹤檢索是從一件相關(guān)的對(duì)比文件出發(fā)，然后通過申請(qǐng)人、發(fā)明人等著錄事項(xiàng)檢索，或者從該文件的對(duì)比文件以及引用或者被引用文件出發(fā)，找到最相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)。

1.2 塊檢索的實(shí)際應(yīng)用

首先，從專利技術(shù)交底書中篩選出多個(gè)關(guān)鍵詞，每個(gè)關(guān)鍵詞都需要構(gòu)建成一個(gè)獨(dú)立的“塊”。構(gòu)建“塊”的方法有多種，比如找到關(guān)鍵詞的同義詞、近義詞、反義詞、上下位概念等，也可以找到關(guān)鍵詞在技術(shù)方案中所起的作用、功能、效果、用途等，還可以找到最接近的分類號(hào)。

其次，將構(gòu)建“塊”之間用“OR”連接，此時(shí)，可采用并列式檢索的策略，先用“AND”將各個(gè)關(guān)鍵詞進(jìn)行連接構(gòu)成“塊”，再用“OR”將各個(gè)“塊”連接，也可采用漸進(jìn)式檢索的策略，先用“AND”將部分關(guān)鍵詞進(jìn)行連接，再用“OR”連接，隨后逐漸地增加“塊”。

然后，將上述構(gòu)建的檢索式在專利檢索網(wǎng)站進(jìn)行檢索，需要注意的是，檢索時(shí)，可以單獨(dú)針對(duì)說明書摘要、權(quán)利要求書、說明書分別進(jìn)行檢索，說明書摘要是簡(jiǎn)單提及專利主要內(nèi)容，權(quán)利要求書記載的是核心技術(shù)特征，說明書記載的范圍最廣，這也導(dǎo)致噪聲詞較多，檢索中可根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整檢索策略。

最后，根據(jù)檢索的結(jié)果調(diào)整關(guān)鍵詞。具體是通過增加、刪除、修改關(guān)鍵詞，此時(shí)需要加入運(yùn)算符“NOT”，明確排除檢索結(jié)果中的噪聲詞。上述調(diào)整檢索式的過程屬于動(dòng)態(tài)調(diào)整，即調(diào)整一次之后可以先檢索，根據(jù)檢索結(jié)果再行調(diào)整，最終得到最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

2 文本撰稿

專利撰寫包括五部分，分別是權(quán)利要求書、說明書、說明書附圖、說明書摘要、摘要附圖，其中，權(quán)利要求書是要清楚、簡(jiǎn)要地限定專利保護(hù)的類型及范圍。說明書是要達(dá)到清楚、完整的要求，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。說明書附圖屬于說明書的補(bǔ)充，使技術(shù)方案更加清楚，對(duì)于發(fā)明專利而言，附圖不是必須的。說明書摘要是對(duì)專利內(nèi)容的概述，不具有法律效力。摘要附圖是在說明書附圖中指定的一幅圖，只需指定公開特征最多的一幅即可。通過上述可知，說明書和權(quán)利要求書屬于專利必不可少的部分，對(duì)內(nèi)容的要求也多，故下文對(duì)這兩部分進(jìn)行具體闡述。

2.1 關(guān)于說明書

《中華人民共和國(guó)專利法》 第二十六條指出：說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)?！扒宄笔侵讣夹g(shù)術(shù)語(yǔ)應(yīng)當(dāng)含義清晰、指向明確，不會(huì)造成理解錯(cuò)誤，如果存在歧義，如自造詞，應(yīng)當(dāng)對(duì)技術(shù)術(shù)語(yǔ)的含義明確界定；“完整”是指記載了實(shí)現(xiàn)技術(shù)方案的所有技術(shù)特征，對(duì)于司空見慣的設(shè)備或方法的使用，可以不必記載，對(duì)于小眾或者具有特定性的需注明出處，具有明確的指引；“能夠?qū)崿F(xiàn)”是指所屬領(lǐng)域技術(shù)人員按照說明書的記載能夠再現(xiàn)，而且能夠達(dá)到記載的技術(shù)效果。

說明書包括五部分，分別是技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明內(nèi)容、附圖說明、具體實(shí)施方式。

1）技術(shù)領(lǐng)域。表述應(yīng)是直接應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域，不應(yīng)是上位或相鄰的技術(shù)領(lǐng)域，也不是發(fā)明專利本身。如一項(xiàng)關(guān)于挖掘機(jī)懸臂的發(fā)明，在技術(shù)領(lǐng)域部分，應(yīng)表述為“本發(fā)明屬于挖掘機(jī)技術(shù)領(lǐng)域，具體是一種挖掘機(jī)懸臂”或“本發(fā)明涉及一種挖掘機(jī)，特別是涉及一種挖掘機(jī)懸臂”。

2）背景技術(shù)。目前，絕大多數(shù)的發(fā)明都是“改進(jìn)型發(fā)明”，是在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上的改進(jìn)，該現(xiàn)有技術(shù)就是本專利改進(jìn)的“原型”。背景技術(shù)中，應(yīng)當(dāng)充分、清楚、客觀地說明該“原型”的技術(shù)方案，以及該技術(shù)方案存在的技術(shù)問題和缺陷?！霸汀狈桨缚梢允亲约菏熘?，也可以是通過檢索得來的；檢索專利庫(kù)或非專利庫(kù)得到的信息，通過引用的方式進(jìn)行記載。引用方式需有明確的指引，如描述其具體的申請(qǐng)?zhí)?、公開號(hào)、名稱等，再將與本申請(qǐng)相關(guān)的核心技術(shù)方案進(jìn)行簡(jiǎn)單說明，并闡述其存在的缺陷。

3）發(fā)明內(nèi)容。本部分包含3 個(gè)方面，分別是要解決的技術(shù)問題、采用的技術(shù)方案以及達(dá)到的技術(shù)效果。

一是要解決的技術(shù)問題中，不僅要明確解決背景技術(shù)中存在的哪些問題或缺點(diǎn)，若還具有額外的功能效果，或者解決其他新的技術(shù)問題，也要進(jìn)行說明。如飛行器中的燃料箱，背景技術(shù)中說明現(xiàn)有技術(shù)存在不牢固的問題，而本專利除了可以解決不牢固的問題外，還具有在飛行器發(fā)生事故時(shí)容易脫離的功能，此時(shí)也需要進(jìn)行描述。二是采用的技術(shù)方案中，通常記載的內(nèi)容與權(quán)利要求書的表述一致，這是由于審查指南中有相關(guān)的規(guī)定，撰寫一致即可。三是達(dá)到的技術(shù)效果中，應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)明、客觀地寫明本專利與最接近現(xiàn)有技術(shù)相比所具有的有益效果，以使審查員直觀的了解本專利的創(chuàng)新點(diǎn)。技術(shù)效果與所解決的技術(shù)問題是一個(gè)問題的2 個(gè)方面，相互呼應(yīng)。但是依托實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)才能證明的效果，應(yīng)當(dāng)在具體實(shí)施方式中通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)加以證實(shí)。此外，還有一種情況，就是預(yù)料不到的技術(shù)效果，含義是超出人們預(yù)期的想象，對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，事先無法預(yù)測(cè)或者推理出來。

4）附圖說明。應(yīng)當(dāng)寫明各幅附圖的圖名，并寫明附圖標(biāo)記；附圖不止一幅的，應(yīng)當(dāng)對(duì)所有附圖作出說明。本部分關(guān)鍵是配合具體實(shí)施方案中的內(nèi)容，以使發(fā)明能夠充分公開，若發(fā)明專利不涉及附圖，可省略本部分。

5）具體實(shí)施方式。內(nèi)容記載應(yīng)當(dāng)能夠支撐和解釋權(quán)利要求書的內(nèi)容和保護(hù)范圍，使本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠根據(jù)該部分的記載再現(xiàn)本專利的技術(shù)方案，達(dá)到充分公開的目的，滿足專利以公開換取保護(hù)的宗旨。

2.2 關(guān)于權(quán)利要求書

《中華人民共和國(guó)專利法》 第二十六條指出：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍?！扒宄笔侵割愋颓宄捅Ｗo(hù)范圍清楚，即類型為產(chǎn)品還是方法，保護(hù)范圍是否包含了有歧義的字詞等?！昂?jiǎn)要”是指除了記載發(fā)明的技術(shù)特征外，不應(yīng)當(dāng)記載非必要的技術(shù)特征，如專利產(chǎn)生的理由、對(duì)內(nèi)容的種種解釋、商業(yè)性宣傳用語(yǔ)等?！耙哉f明書為依據(jù)”是指權(quán)利要求書記載的技術(shù)方案的每個(gè)特征，都應(yīng)當(dāng)在說明書中找到出處，并且所要求保護(hù)的范圍應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。需要注意的是，權(quán)利要求書所記載的技術(shù)方案，通常由一個(gè)或者多個(gè)實(shí)施例概括而成，多個(gè)實(shí)施例需具有一致性，使所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠得出方向性或概括性的結(jié)論。

3 審?fù)ù饛?fù)

審查意見通知書中常見的專利條款包括新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性、說明書公開不充分、權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù)等；其中，權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù)在通常情況下并非駁回條款，修改權(quán)利要求書的范圍即可；實(shí)用性及說明書公開不充分是撰寫人員的撰寫方法以及對(duì)技術(shù)方案的理解存在偏差，屬于撰寫問題，具體解決方案參見上述文本撰稿部分；新穎性通常是未進(jìn)行檢索，導(dǎo)致與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)別較小，具體解決方案參見前述查新檢索部分；創(chuàng)造性問題最為常見，審查意見通知書中絕大多數(shù)意見都是關(guān)于創(chuàng)造性的，因此下面針對(duì)創(chuàng)造性問題展開論述。

評(píng)判創(chuàng)造性一般采用三步法，第一步確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步確定區(qū)別特征和實(shí)際解決的技術(shù)問題；第三步判斷是否顯而易見。

3.1 確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，它是判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)?？梢詮囊韵聝煞矫鎭砼袛啵?/p>

一是發(fā)明構(gòu)思，即技術(shù)領(lǐng)域相同、技術(shù)手段相似，若兩者在各自的方案中，以不同的工作原理實(shí)現(xiàn)不同的功能，則不能將該手段與其他手段割裂開看待。如涉案專利是一種微生物組合物，現(xiàn)有技術(shù)中公開了一種殺菌劑，該微生物組合物與殺菌劑均為殺菌技術(shù)領(lǐng)域，兩者組合相同，含量不同，此時(shí)不能簡(jiǎn)單地將兩者組分進(jìn)行單獨(dú)對(duì)比，若研發(fā)方向不同，涉案專利的微生物組合物是無法在殺菌劑的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的。

二是所解決的技術(shù)問題，該解決的技術(shù)問題應(yīng)當(dāng)與專利本身所關(guān)注的技術(shù)問題有關(guān)。如安瓿瓶和飲料的罐裝工藝，兩者均是要解決罐裝時(shí)的定位問題，但由于安瓿瓶屬于藥劑容器，對(duì)藥液量的要求極高，需要解決的是精準(zhǔn)定位的技術(shù)問題，而飲料是解決普通的定位問題，因?yàn)閮烧哧P(guān)注的技術(shù)問題是不太相同的，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員想要安瓿瓶在灌裝過程中精準(zhǔn)定心，不會(huì)將所述飲料瓶的灌裝裝置作為改進(jìn)的基礎(chǔ)，這意味著飲料的罐裝工藝不適于作為安瓿瓶最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

3.2 確定區(qū)別特征和實(shí)際解決的技術(shù)問題

關(guān)于區(qū)別特征，可以從權(quán)利要求書的內(nèi)容角度和技術(shù)特征角度來分析，這兩個(gè)角度均要看具體的部件間是否起協(xié)同作用，若是，則不能把部件分開來單獨(dú)對(duì)比進(jìn)而查找區(qū)別特征。

關(guān)于實(shí)際解決的技術(shù)問題，要看其是否為原方案所記載的技術(shù)問題，若是，則說明對(duì)比文件無法解決該技術(shù)問題，即對(duì)比文件與涉案專利所解決的技術(shù)問題不同，對(duì)比文件不能作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)；若否，則說明對(duì)比文件可以作為涉案專利最接近的現(xiàn)有技術(shù)，此時(shí)，該實(shí)際解決的技術(shù)問題是相對(duì)于對(duì)比文件重新確定的技術(shù)問題，對(duì)于重新確定的技術(shù)問題，需進(jìn)一步判斷涉案專利和對(duì)比文件是否已解決，若涉案專利未解決，則說明該重新確定的技術(shù)問題不對(duì)，若涉案專利與對(duì)比文件均解決，則說明涉案專利與對(duì)比文件采用了不同的技術(shù)方案，若涉案專利已解決，對(duì)比文件未解決，則進(jìn)一步判斷該實(shí)際解決的技術(shù)問題是否帶有涉案專利的技術(shù)思路和解決手段，若是，則該重新確定的實(shí)際解決的技術(shù)問題不對(duì)，如在筆上裝了一個(gè)燈，相對(duì)于對(duì)比文件1 而言實(shí)現(xiàn)了照明，對(duì)比文件2 為燈，若此時(shí)判定實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何發(fā)光，對(duì)比文件2 解決了該技術(shù)問題，這樣涉案專利將無創(chuàng)造性，此時(shí)判斷錯(cuò)誤，涉案專利實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何在筆上裝燈。

3.3 判斷是否顯而易見

可以從發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題的難易程度和不同現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的動(dòng)機(jī)出發(fā)。

發(fā)現(xiàn)問題的難易程度，有以下兩種情況：一是無人認(rèn)識(shí)到該缺陷，即沒有意識(shí)到問題的存在；二是意識(shí)到技術(shù)問題的存在，但是無法找到缺陷存在的原因。如涉案專利的反應(yīng)是在內(nèi)壁上具有耐腐蝕層的容器中進(jìn)行，而對(duì)比文件未對(duì)反應(yīng)容器作任何說明或提出修改，此時(shí)可認(rèn)為對(duì)比文件未發(fā)現(xiàn)該技術(shù)問題，也無法給出解決該技術(shù)問題的啟示。

不同現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的動(dòng)機(jī)，一是多文件結(jié)合，是否產(chǎn)生合理的成功預(yù)期，預(yù)見結(jié)合后的效果，如對(duì)比文件1 的技術(shù)方案中涉及圓周轉(zhuǎn)動(dòng)，對(duì)比文件2 的技術(shù)方案中涉及直線運(yùn)動(dòng)，但是其分別存在保護(hù)套損壞的情況；對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2 的技術(shù)方案疊加組合形成了涉案專利的技術(shù)方案，涉案專利在擁有對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2 的效果外，還防止了保護(hù)套損壞的情況，基于現(xiàn)有技術(shù)無法產(chǎn)生合理的成功預(yù)期，故不會(huì)存在將上述現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合的動(dòng)機(jī)。二是多文件結(jié)合的可能性，如涉案專利中可以實(shí)現(xiàn)杠桿閉鎖的作用，被對(duì)比文件1 公開，而且技術(shù)手段中涉及杠桿具有自由端，被對(duì)比文件2 公開；對(duì)比文件1 和對(duì)比文件2 中的特征結(jié)合，公開了區(qū)別特征，但是在對(duì)比文件2 與對(duì)比文件1 結(jié)合時(shí)，將對(duì)比文件2 中的“杠桿具有自由端”應(yīng)用于對(duì)比文件1 中，則對(duì)比文件1 需取消“樞軸”，這樣對(duì)比文件1 中將不能實(shí)現(xiàn)杠桿閉鎖的作用，破壞了對(duì)比文件1 中原有的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。因此，所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員無法產(chǎn)生將兩篇文件結(jié)合的動(dòng)機(jī)。

4 結(jié)束語(yǔ)

本文從專利查新檢索、文本撰稿和審?fù)ù饛?fù)3 個(gè)方面分別進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，這3 個(gè)方面處于專利申請(qǐng)的不同階段，每個(gè)階段都有其自身的作用，總體來講，只有每個(gè)階段均認(rèn)真對(duì)待，詳細(xì)分析判斷，才能夠提高專利申請(qǐng)的授權(quán)率，幫助申請(qǐng)人得到最佳的保護(hù)范圍，進(jìn)而在后續(xù)的侵權(quán)確權(quán)程序中站穩(wěn)腳跟，方便后期的業(yè)務(wù)開展。