專利代理機構(gòu)的專利管理問題及對策研究

鄭浩

摘?要：隨著國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實施，創(chuàng)新主體的創(chuàng)新行為更加活躍，創(chuàng)新主體對專利代理機構(gòu)的專利代理服務(wù)需求激增，專利代理機構(gòu)的作用愈發(fā)重要。文章首先介紹了專利代理機構(gòu)的專利管理現(xiàn)狀，其次結(jié)合法院判決案例、協(xié)會處分案例和國知局處罰案例，分析了專利代理機構(gòu)在專利管理過程中出現(xiàn)的專利從業(yè)人員離職交接不到位、專利質(zhì)量低下、專利流程管理疏忽、專利檔案管理混亂等主要問題，最后針對這些專利管理問題提供了相應(yīng)的對策，建議通過建立專利從業(yè)人員入職、培訓(xùn)和離職管理制度，建立專利質(zhì)檢管理制度和專利代理師執(zhí)業(yè)能力評價制度，建立專利流程規(guī)范操作制度，建立專利檔案規(guī)范管理和保密制度，及時辦理專利代理職業(yè)責(zé)任保險等方式來提高專利管理能力，更好地服務(wù)創(chuàng)新主體，同時降低專利管理風(fēng)險，有利于可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞：專利代理機構(gòu)；專利管理；管理問題；職業(yè)責(zé)任保險

中圖分類號：F204;D923.42??文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A?文章編號：1005-6432（2023）34-0071-04

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2023.34.071

1?引言

2008年，隨著《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》的實施，我國知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護(hù)和管理的能力開始大力提升，全面建設(shè)創(chuàng)新型國家，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展［1］。各種政策舉措激發(fā)了各類創(chuàng)新主體的創(chuàng)新活力，專利申請量從2014年起逐年遞增，2016年突破300萬件，2018年突破400萬件，2020年突破500萬件。隨著專利申請量的高漲，專利代理機構(gòu)數(shù)量從2016年開始也進(jìn)入高速增長階段，連續(xù)6年實現(xiàn)年增長率超過20%，截至2022年年底，專利代理機構(gòu)數(shù)量達(dá)到4520家（不含港澳臺），專利代理行業(yè)規(guī)模仍持續(xù)壯大，見圖1。

圖1?2013—2022年專利代理機構(gòu)數(shù)量變化情況

數(shù)據(jù)來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局《全國知識產(chǎn)權(quán)代理行業(yè)狀況（2022年）》。

全國專利代理機構(gòu)的專利申請代理總量隨之暴漲，自2011年全國專利代理機構(gòu)年度總代理量首次突破100萬件以來，專利代理量逐年遞增，2016年專利代理量突破200萬件，2018年專利代理量突破300萬件，2020年專利代理量突破400萬件，2020年專利代理率也從長期65%左右上升至76%，專利代理行業(yè)的主渠道作用越來越明顯，見圖2。2021年，隨著《知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)綱要（2021—2035年）》的發(fā)布，全社會創(chuàng)新活力進(jìn)一步被激發(fā)，專利申請量繼續(xù)攀升，專利代理率達(dá)80%以上，再創(chuàng)歷史新高。

圖2?2011—2022年專利代理量和專利代理率變化情況

數(shù)據(jù)來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局2011—2022年報。

由此可見，專利代理機構(gòu)的一端連接創(chuàng)新主體，另一端連接國家知識產(chǎn)權(quán)局（下稱“國知局”），是將科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為專利權(quán)的重要節(jié)點，是維持專利制度高效運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵角色之一。但是近年來，有些專利代理機構(gòu)的專利管理工作出現(xiàn)了嚴(yán)重的問題，如專利撰寫質(zhì)量太低、專利流程管理疏忽，這些問題經(jīng)常給自己或者客戶造成不可挽回的嚴(yán)重后果。因此，如何改善專利管理、規(guī)避執(zhí)業(yè)風(fēng)險是所有專利代理機構(gòu)一直不斷思考和探索的目標(biāo)。例如，趙孔超等人提出了專利代理機構(gòu)建立質(zhì)量保證機制以及獎懲制度的建議［2］，但是沒有提供具體的操作方案；尹瑋提出了引入專利代理職業(yè)風(fēng)險基金的建議［3］，但是該建議的可行性不大。

2?專利代理機構(gòu)的專利管理現(xiàn)狀

當(dāng)前，專利代理機構(gòu)一般設(shè)置有業(yè)務(wù)員、前臺客服人員、專利流程管理員、專利代理師等崗位；其中，專利代理師的工作兼具極強的法律性和技術(shù)性，因此專利代理師被稱為“第二發(fā)明人”［4］；專利流程管理員的工作也至關(guān)重要，起到對接國知局、專利代理師、業(yè)務(wù)員和客戶的橋梁作用。這些崗位人員之間的相互支持和緊密配合，是專利代理機構(gòu)可持續(xù)正常運營的有力保障。從廣義上來說，專利代理機構(gòu)的專利管理是指專利代理機構(gòu)將專利申請人委托的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化成專利權(quán)并進(jìn)行相關(guān)活動而組織管理工作的統(tǒng)稱。專利代理機構(gòu)的專利管理貫穿了專利的創(chuàng)造、運用、管理（狹義上）和保護(hù)的全過程，主要內(nèi)容包括專利從業(yè)人員管理、專利質(zhì)量管理、專利流程管理和專利檔案管理等。

3?專利代理機構(gòu)的專利管理問題

目前，專利代理機構(gòu)的專利管理方面主要存在以下問題：專利從業(yè)人員離職交接不到位、專利質(zhì)量低下、專利流程管理疏忽、專利檔案管理混亂，其中有些問題給客戶造成了不可挽回的重大損失，甚至因此被客戶起訴、被中華全國專利代理師協(xié)會（下稱“協(xié)會”）通報批評處分、被國知局處罰。

3.1?專利從業(yè)人員離職交接不到位

隨著專利代理機構(gòu)數(shù)量的激增，部分專利代理機構(gòu)出現(xiàn)惡意低價競爭導(dǎo)致利潤不足以為員工提供令其滿意的薪資，或者員工個人發(fā)展出現(xiàn)瓶頸等原因造成了專利從業(yè)人員流動性大，特別是業(yè)務(wù)人員、流程管理人員、專利代理師助理等經(jīng)辦人員的頻繁更換導(dǎo)致工作交接不到位，給客戶造成嚴(yán)重的損失［5］。在河南省鄭州市中級人民法院（2019）豫01民初660號一案中，專利代理機構(gòu)存在管理不善的問題，申報專利的經(jīng)辦人已經(jīng)從專利代理機構(gòu)離職，卻沒有向?qū)＠頇C構(gòu)上繳其向客戶收取的專利代理費，專利代理機構(gòu)無法從財務(wù)上管理專利代理事務(wù)，導(dǎo)致專利申請未繳納申請費而被視為撤回。

3.2?專利質(zhì)量低下

專利質(zhì)量主要是指發(fā)明專利和實用新型專利授權(quán)公告文本的權(quán)利要求保護(hù)范圍大小。專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍太小，則質(zhì)量較差，難以維權(quán)；專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍虛大，則專利權(quán)不穩(wěn)定，容易被無效掉；專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍適中，專利權(quán)穩(wěn)定性強，維權(quán)成功率高。影響專利質(zhì)量的主要因素有：第一，發(fā)明人的技術(shù)交底書質(zhì)量；第二，專利代理師的理解能力、檢索分析水平、撰寫能力和答復(fù)水平；第三，專利審查員的審查水平。2019年，國知局啟動了專利代理行業(yè)“藍(lán)天”專項整治行動，重點打擊非正常專利申請行為，提升專利質(zhì)量，第一季度對18位代理非正常專利申請的專利代理師進(jìn)行懲戒。在協(xié)會的全專協(xié)處字〔2019〕第006號文件中，重慶某專利代理機構(gòu)及其法定代表人因從事非正常專利申請行為被協(xié)會通報批評處分，分別被記入會員誠信檔案，同時協(xié)會將提請國知局專利代理監(jiān)管委員會對該專利代理機構(gòu)和責(zé)任人員做進(jìn)一步處理。2021年12月，國知局對9家代理大量非正常專利申請的專利代理機構(gòu)分別作出了停業(yè)6個月、停業(yè)12個月或者吊銷執(zhí)業(yè)許可證的處罰決定（國知處字〔2021〕3號至11號）。2023年2月至4月，國知局對12家代理大量非正常專利申請的專利代理機構(gòu)分別作出了停業(yè)6個月、停業(yè)12個月或者吊銷執(zhí)業(yè)許可證的處罰決定（國知處字〔2023〕1號至12號）。

3.3?專利流程管理疏忽

專利流程一般指專利申請流程，但其實還包含了專利復(fù)審、宣告專利權(quán)無效、專利權(quán)恢復(fù)請求、專利著錄項目變更等不同代理業(yè)務(wù)的流程。專利流程工作的重點內(nèi)容包括：第一，申請前進(jìn)行費減備案；第二，填報專利申請文件和專利申請中間文件等；第三，接收、整理和轉(zhuǎn)達(dá)國知局的各種通知書（例如，比較重要的《補正通知書》《審查意見通知書》《繳費通知書》《專利權(quán)終止通知書》）和專利證書；第四，整理和轉(zhuǎn)達(dá)專利各種費單，確認(rèn)收款后安排財務(wù)繳費。這些工作需要專利流程管理人員相當(dāng)認(rèn)真細(xì)心，稍有不慎就會出現(xiàn)紕漏，專利作業(yè)任務(wù)的各種時限非常重要，特別是沒有及時答復(fù)通知書或沒有按時足額繳納申請費、實審費，導(dǎo)致專利申請被視為撤回；沒有按時足額繳納授權(quán)費，導(dǎo)致專利申請被視為放棄取得專利權(quán)；沒有按時足額繳納年費，導(dǎo)致滯納金的產(chǎn)生；不發(fā)或漏發(fā)已經(jīng)產(chǎn)生滯納金的《繳費通知書》，導(dǎo)致專利權(quán)被終止；不發(fā)或漏發(fā)《專利權(quán)終止通知書》，導(dǎo)致客戶錯過恢復(fù)專利權(quán)的最后機會。

由專利流程管理疏忽造成經(jīng)濟(jì)損失的案例非常多，每年這樣的事故屢見不鮮。在山東省高級人民法院（2017）魯民終1038號一案中，泰安市某專利代理機構(gòu)未答復(fù)審查意見，也未通知客戶答復(fù)審查意見，導(dǎo)致專利申請被視為撤回。在中華人民共和國最高人民法院（2020）最高法知民終109號一案中，中國某專利代理機構(gòu)未在規(guī)定的期限內(nèi)繳納相關(guān)費用，導(dǎo)致專利申請被視為撤回。在福建省泉州市中級人民法院（2017）閩05民初339號一案中，泉州一家老牌的專利代理機構(gòu)沒有準(zhǔn)確告知客戶專利年費應(yīng)繳的數(shù)額和時間，少收代繳專利年費，未足額向國知局繳納專利年費，也沒有向客戶轉(zhuǎn)達(dá)已產(chǎn)生滯納金的《繳費通知書》，更沒有向客戶轉(zhuǎn)達(dá)《專利權(quán)終止通知書》，令客戶失去了最后的補救機會。

3.4?專利檔案管理混亂

專利檔案是專利申請形成、提交、受理、審查、授權(quán)、實施和保護(hù)專利權(quán)過程中直接形成的有價值的歷史記錄。一件專利申請的有關(guān)文件材料組成一個案卷，按文件形成的先后順序進(jìn)行排列，在專利申請公布或者公告前絕對保密。專利檔案中的文件材料大多是在專利業(yè)務(wù)流程中產(chǎn)生的，這部分文件材料雖然是最顯而易見的，但是其建檔規(guī)則雜亂無章，有的專利代理機構(gòu)按專利申請日和客戶名稱兩級進(jìn)行整理，也有的按專利申請日和專利申請?zhí)杻杉夁M(jìn)行整理，還有的按客戶名稱和發(fā)明名稱兩級進(jìn)行整理，這些專利檔案的規(guī)模顯得非常龐大，不方便文件的存檔和檢索，沒有明確的文件保存規(guī)則和文件銷毀規(guī)則。專利申請文件形成前的文件材料經(jīng)常被忽視，包括技術(shù)交底書、實物產(chǎn)品照片及演示視頻、與發(fā)明人交流時所做的筆記、專利申請前的查新報告等，而這些文件材料在專利審查過程中對專利代理師答復(fù)審查意見時可能有所幫助，例如在專利申請被國知局認(rèn)為是非正常時，在專利申請被審查員質(zhì)疑不能實現(xiàn)時，實物產(chǎn)品的演示視頻是一份非常有說服力的反證。

專利申請文件形成前的文件資料除了含有客戶的基本信息和技術(shù)信息，還可能含有客戶的經(jīng)營信息，這是關(guān)乎客戶生存發(fā)展、核心競爭力的商業(yè)秘密。專利是以公開換取保護(hù)，包含技術(shù)信息的專利申請文件一旦被國知局專利局公布或公告，就不存在保密的問題，那些沒有被寫入專利申請文件中的技術(shù)信息、經(jīng)營信息等商業(yè)秘密需要專利代理機構(gòu)及相關(guān)接觸人員進(jìn)行保管或銷毀，但是有些專利代理機構(gòu)的人員沒有規(guī)范自己的行為，將客戶未公開的技術(shù)信息另作他用。在協(xié)會的全專協(xié)處字〔2019〕第001號文件中，杭州一家老牌專利代理機構(gòu)的專利代理師未經(jīng)客戶允許，將客戶的技術(shù)以他人的名義申請專利，導(dǎo)致客戶的商業(yè)秘密泄露，因此協(xié)會決定給予該專利代理師通報批評處分，并記入會員誠信檔案，同時協(xié)會將提請國知局專利代理監(jiān)管委員會對該專利代理師做進(jìn)一步處理。

4?完善專利代理機構(gòu)的專利管理的對策

文章結(jié)合GB/T?34833—2017國家標(biāo)準(zhǔn)，提出了以下幾點完善專利代理機構(gòu)的專利管理的對策。

4.1?建立專利從業(yè)人員入職、培訓(xùn)和離職管理制度

專利代理機構(gòu)應(yīng)與專利從業(yè)人員簽訂勞動合同，必要情況下同時簽訂競業(yè)限制協(xié)議，明確專利從業(yè)人員的任務(wù)、責(zé)任，監(jiān)督專利從業(yè)人員恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律。制訂培訓(xùn)計劃，定期對專利從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)、國家及地方政策、職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律、公司規(guī)章制度、執(zhí)業(yè)技能提升、業(yè)務(wù)操作規(guī)范等。妥善辦理專利從業(yè)人員離職事務(wù)，安排專門的在職人員與離職人員進(jìn)行無縫對接工作，維持專利代理機構(gòu)正常良好運行。

4.2?建立專利質(zhì)檢管理制度和專利代理師執(zhí)業(yè)能力評價制度

專利代理機構(gòu)應(yīng)對技術(shù)交底書質(zhì)量、專利申請文件撰寫質(zhì)量、審查意見答復(fù)質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控。對于不符合質(zhì)量要求的技術(shù)交底書，應(yīng)由相應(yīng)領(lǐng)域的專利代理師指導(dǎo)客戶補充、完善必要資料。安排專門的質(zhì)量監(jiān)控人員，定期按比例抽檢專利代理師提交前的專利申請文件和意見陳述書，對它們的質(zhì)量進(jìn)行打分，打分結(jié)果可以分為5個等級，根據(jù)打分結(jié)果對專利代理師進(jìn)行獎懲。加強對專利代理師的職業(yè)技能培訓(xùn)，組織內(nèi)部研討交流學(xué)習(xí)以相互提升執(zhí)業(yè)水平，對專利代理師的執(zhí)業(yè)能力（包含檢索能力、分析能力、撰寫能力、答復(fù)能力等）進(jìn)行周期性等級評價，如每半年或每年進(jìn)行一次等級評價，評價結(jié)果可以分為3～5個等級，不同等級的專利代理師對應(yīng)不同的基本工資和/或提成比例。

4.3?建立專利流程規(guī)范操作制度

專利代理機構(gòu)應(yīng)使用專利電子申請管理系統(tǒng)或其他軟件工具，實現(xiàn)流程管理信息化。根據(jù)專利申請文件提交、通知書和證書的下載和轉(zhuǎn)達(dá)、費用通知等不同節(jié)點設(shè)置相應(yīng)流程崗位，分別配備專門的流程管理人員，有利于提高流程管理人員的專注度和專業(yè)度，避免提交錯誤、漏發(fā)通知等。針對具體的流程崗位，制定相應(yīng)的操作規(guī)范和操作時限，要求對應(yīng)的流程管理人員按要求進(jìn)行操作，避免操作錯誤和操作超期。設(shè)立時限監(jiān)督提醒規(guī)則，提醒專利代理師、業(yè)務(wù)員和客戶等相關(guān)人員的作業(yè)絕限日，避免作業(yè)超期。應(yīng)客戶的要求，有償提供專利年費監(jiān)控、專利年費代繳服務(wù)，向客戶通知的年費應(yīng)繳金額和繳費截止日應(yīng)以“中國及多國專利審查信息查詢”網(wǎng)站的實時狀態(tài)為準(zhǔn)，避免少繳、超期繳納。

4.4?建立專利檔案規(guī)范管理和保密制度

專利代理機構(gòu)應(yīng)制定建檔規(guī)則，明確案卷管理，如按時間、客戶、專利名稱來設(shè)置三層文件夾，便于文件的存放和查找。明確文件的保存方式、保存期限和銷毀方式，將專利檔案存放在專門加密的電腦設(shè)備里或加鎖的保密柜中，發(fā)明專利案卷保管20年，實用新型專利案卷保管10年，外觀設(shè)計專利案卷保管15年，保管期限屆滿通過電子不可恢復(fù)方式刪除或碎紙機粉碎進(jìn)行銷毀。與專利從業(yè)人員簽訂保密協(xié)議，對專利檔案中涉及的客戶基本信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息負(fù)有保密責(zé)任，除法律規(guī)定應(yīng)披露、客戶要求或同意披露以及通過其他途徑業(yè)已披露以外，不得公開。

4.5?及時辦理專利代理職業(yè)責(zé)任保險

專利代理機構(gòu)應(yīng)加強職業(yè)風(fēng)險防控，提高專利代理機構(gòu)抗風(fēng)險能力，有效維護(hù)客戶的合法權(quán)益。為機構(gòu)內(nèi)所有專利代理師及時辦理專利代理職業(yè)責(zé)任保險，機構(gòu)每次事故責(zé)任限額600萬元，累計責(zé)任限額2000萬元，基本能夠覆蓋客戶的經(jīng)濟(jì)損失，首次投保追溯期3年，續(xù)保的追溯期逐年遞增1年直至最長追溯期10年，能夠覆蓋一些歷史遺留問題引起的事故［6］。辦理主險的專利代理機構(gòu)在中國大陸從事專利代理業(yè)務(wù)時，因過失造成客戶的經(jīng)濟(jì)損失，由客戶在保險期間內(nèi)首次向?qū)＠頇C構(gòu)提出損害賠償請求的，依法應(yīng)由專利代理機構(gòu)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司北京分公司負(fù)責(zé)賠償。同時，辦理附加險的專利代理機構(gòu)，其出險原因可以是過失泄露客戶的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等應(yīng)當(dāng)保密的信息或資料而造成客戶的經(jīng)濟(jì)損失。

5?結(jié)語

專利代理機構(gòu)是支撐專利制度良好運轉(zhuǎn)的頂梁柱，專利代理機構(gòu)運用法律和技術(shù)服務(wù)專長，促進(jìn)專利的創(chuàng)造、運用、保護(hù)和管理，充分實現(xiàn)創(chuàng)新主體的技術(shù)創(chuàng)新價值。專利代理機構(gòu)只有建立健全各項專利管理制度和提前購買職業(yè)責(zé)任保險，明確管理職責(zé)，完善決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，才能實現(xiàn)有效管理，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，規(guī)避執(zhí)業(yè)風(fēng)險，保障合法、有序、安全、可持續(xù)運行。專利代理機構(gòu)及其從業(yè)人員應(yīng)依法誠信執(zhí)業(yè)，遵守法律法規(guī)，恪守職業(yè)道德與執(zhí)業(yè)紀(jì)律，提高專利代理服務(wù)能力，提升專利代理服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范專利代理服務(wù)市場秩序，促進(jìn)專利代理更好地服務(wù)于知識產(chǎn)權(quán)強國建設(shè)。

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