對(duì)商標(biāo)使用情形認(rèn)定的反思
——評(píng)吉尼斯北京公司訴大明公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案

張 浩

（華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院,上海 200042）

商標(biāo)使用情形的認(rèn)定在商標(biāo)侵權(quán)理論和實(shí)務(wù)中具有基礎(chǔ)性地位。在某種程度上，商標(biāo)使用情形的認(rèn)定近似于商標(biāo)類別的界定。根據(jù)識(shí)別對(duì)象的不同，可將商標(biāo)劃分為商品商標(biāo)與服務(wù)商標(biāo)，但由于法律規(guī)定的不完善，使商品商標(biāo)與服務(wù)商標(biāo)的邊界模糊不清。當(dāng)服務(wù)商標(biāo)附著于物理商品時(shí)，商品商標(biāo)與服務(wù)商標(biāo)的混淆可能性尤甚，繼而可能引發(fā)實(shí)務(wù)中亟待解決的商標(biāo)使用情形認(rèn)定難題。因此，文章以典型案例“吉尼斯（北京）公司訴大明公司商標(biāo)侵權(quán)案”為例，提出實(shí)踐中存在的商標(biāo)使用情形認(rèn)定難題及實(shí)務(wù)裁判觀點(diǎn)，結(jié)合文義解釋及體系解釋，考察商標(biāo)使用情形認(rèn)定的邏輯起點(diǎn)及參考因素，在該案的基礎(chǔ)上提出關(guān)于構(gòu)建其他權(quán)利保護(hù)路徑的思考，從而確立商標(biāo)使用情形在服務(wù)商標(biāo)附著于物理商品案件中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及可能的權(quán)利保護(hù)路徑。

1 基本案情

1.1 事實(shí)認(rèn)定

吉尼斯（北京）公司在第35類“廣告宣傳”等服務(wù)上注冊了第11149025號(hào)“吉尼斯世界紀(jì)錄”及其圖形商標(biāo)，該公司為上述注冊商標(biāo)在中國境內(nèi)的許可使用權(quán)人。2013年12月2日，大明公司的避孕套商品獲得了吉尼斯世界紀(jì)錄認(rèn)證。吉尼斯（北京）公司有償許可大明公司使用上述商標(biāo)，該許可于2015年7月31日到期。然而，2016年1月—2018年1月，大明公司仍在其生產(chǎn)的“奧妮”牌避孕套包裝盒上印刷上述商標(biāo)，后吉尼斯（北京）公司要求大明公司停止使用與其商標(biāo)相同、近似的標(biāo)識(shí)并賠償30萬英鎊等。2016年3月11日，吉尼斯北京公司向大明公司發(fā)函，指出大明公司在其函件中的陳述“基于我司在避孕套上至今保持的吉尼斯薄度紀(jì)錄”是不正確的。根據(jù)吉尼斯公司2015年關(guān)于商品證明紀(jì)錄的相關(guān)規(guī)則，大明公司已被告知紀(jì)錄無效。

1.2 爭議焦點(diǎn)

吉尼斯（北京）公司依據(jù)《商標(biāo)法》第52條第2款起訴大明公司的行為構(gòu)成“近似使用侵權(quán)”，本案的爭議焦點(diǎn)是服務(wù)商標(biāo)的使用情形認(rèn)定問題，即當(dāng)?shù)?5類“廣告宣傳”等服務(wù)上的商標(biāo)附著在商品上，是否可以穿透物理性附著的商品，視為在服務(wù)范疇內(nèi)進(jìn)行使用，并據(jù)此判斷涉案商品或服務(wù)是否類似，該問題為本文主要的探討內(nèi)容。

2 裁判邏輯：認(rèn)定商標(biāo)使用情形的考慮因素

廣東高院認(rèn)為，區(qū)分商品商標(biāo)與服務(wù)商標(biāo)使用的依據(jù)不是商標(biāo)物理性附著的附著物，而是相關(guān)公眾認(rèn)知的來源指向。被訴侵權(quán)商標(biāo)物理性附著在“避孕套”商品的包裝盒上，并未通過特定的使用目的、使用方式、使用環(huán)境、使用狀態(tài)、使用效果等，穿透其物理性附著的“避孕套”商品，指向“廣告宣傳”服務(wù)的來源。

在認(rèn)定涉案商標(biāo)是否構(gòu)成服務(wù)商標(biāo)使用情形時(shí)，需要考慮以下3個(gè)因素：第一，被訴侵權(quán)商品是否構(gòu)成與服務(wù)商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的服務(wù)項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)的載體。第二，被訴侵權(quán)商品是否以適當(dāng)方式顯示被訴侵權(quán)商標(biāo)與服務(wù)提供者之間的直接聯(lián)系，是否構(gòu)成使用服務(wù)商標(biāo)的特殊載體，是否能體現(xiàn)在服務(wù)對(duì)象的商品上的使用。第三，指示來源、保障品質(zhì)、廣告宣傳均是商標(biāo)的基本功能。

3 商標(biāo)使用情形認(rèn)定的本體論

3.1 使用情形認(rèn)定與商標(biāo)類別界定

根據(jù)商標(biāo)識(shí)別對(duì)象的不同，商標(biāo)可分為商品商標(biāo)與服務(wù)商標(biāo)。其中，前者多指向商品的制造者、提供者與經(jīng)營者，后者通常指向服務(wù)的提供者。在目的層面，商品商標(biāo)旨在區(qū)分生產(chǎn)者或經(jīng)營者提供的商品；服務(wù)商標(biāo)旨在區(qū)分經(jīng)營者提供的服務(wù)[1]。在使用載體層面，商品商標(biāo)一般只貼附在特定的商品上；服務(wù)商標(biāo)則使用在服務(wù)上。

通常而言，類別的界定需從定義入手，根據(jù)定義可知，商品商標(biāo)與服務(wù)商標(biāo)的最大區(qū)別在于使用對(duì)象的不同。如，星巴克在其出售的咖啡杯上刻畫“STARBUCKS”商標(biāo)，屬于指向杯子銷售者的商品商標(biāo)。而在星巴克預(yù)先制作的塑料杯、紙袋等商品銷售過程中必須提供的輔助用品上刻畫的“STARBUCKS”商標(biāo)則屬于指向一系列服務(wù)的提供者的服務(wù)商標(biāo)。換言之，根據(jù)注冊和使用的對(duì)象不同，同一商標(biāo)既可以是商品商標(biāo)，也可以是服務(wù)商標(biāo)[2]。由此看來，商標(biāo)類別的界定往往需要結(jié)合商標(biāo)的具體使用場景。單純從商標(biāo)自身來看，除馳名商標(biāo)的顯著性較高易突出識(shí)別對(duì)象外，多數(shù)商標(biāo)并不具備識(shí)別其背后是商品提供者還是服務(wù)提供者的作用，因此難以評(píng)判商標(biāo)的類別歸屬。

對(duì)于商品與服務(wù)的歸屬，我國依據(jù)《商標(biāo)注冊用商品與服務(wù)國際分類尼斯協(xié)定》制定了《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》。區(qū)分表中每個(gè)類別均含有類別標(biāo)題、商品和服務(wù)項(xiàng)目名稱及相關(guān)注釋?？此凭?xì)，但其實(shí)則是對(duì)商標(biāo)使用的先驗(yàn)性設(shè)定，主要功能是便于申請(qǐng)人在商標(biāo)注冊時(shí)填報(bào)商標(biāo)專用權(quán)的權(quán)利保護(hù)范圍，沒有具體到商標(biāo)的具體使用場景，僅是對(duì)商品和服務(wù)的不完全列舉。為了彌補(bǔ)這一缺陷，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局每年都會(huì)增添大量二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)入?yún)^(qū)分表。退一步看，雖然區(qū)分表列舉了大量的商品和服務(wù)，但未概括出商品和服務(wù)之間的區(qū)別，因此對(duì)于解決服務(wù)商標(biāo)能否穿透特定商品從而觀念性附著在服務(wù)上等問題并無實(shí)際幫助。有學(xué)者指出，服務(wù)商標(biāo)的注冊分類只具有有限的參考價(jià)值[3]，故類別歸屬仍需結(jié)合商標(biāo)的具體使用場景，探究其識(shí)別指向的是商品提供者還是服務(wù)提供者。

3.2 使用情形認(rèn)定與商標(biāo)性使用

商標(biāo)法理論中與使用情形認(rèn)定相類似的概念為“商標(biāo)性使用”，這里的“使用”是指商標(biāo)法意義上的使用行為。根據(jù)《商標(biāo)法》第48條對(duì)“商標(biāo)性使用”的概念界定，若商標(biāo)未用于識(shí)別商品來源，就不屬于對(duì)商標(biāo)的使用，不受商標(biāo)權(quán)的控制[2]。筆者認(rèn)為，這是認(rèn)定商標(biāo)使用情形的前提，即構(gòu)成商標(biāo)性使用才有必要討論商標(biāo)使用情形在商品上還是服務(wù)上。

學(xué)理上，使用他人注冊商標(biāo)中的文字或圖形，用以說明商品或服務(wù)的特征等信息被稱為“描述性使用”。這種使用通常不構(gòu)成商標(biāo)性使用。因?yàn)樯唐坊蚍?wù)的某一特征具有局部性，難以被納入“用于識(shí)別商品或服務(wù)來源的行為”中，去識(shí)別商品或服務(wù)整體的提供者，甚至將商標(biāo)性使用的判斷標(biāo)準(zhǔn)降低至實(shí)踐中部分判決所持的“消費(fèi)者感知說”，即應(yīng)能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用[4]，“描述性使用”也難以達(dá)到這一高度要求。

誠然，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在“法寶”商標(biāo)案中指出：“服務(wù)商標(biāo)不能像商品商標(biāo)附置于商品之上并隨商品流轉(zhuǎn)而廣為傳播。服務(wù)提供者在相關(guān)媒介中標(biāo)明其服務(wù)商標(biāo)使得相關(guān)公眾認(rèn)識(shí)到其為服務(wù)商標(biāo)的，可以認(rèn)定為服務(wù)商標(biāo)的使用。”①法院認(rèn)為，即便先驗(yàn)性的認(rèn)定商標(biāo)為服務(wù)商標(biāo)，其使用也需要發(fā)揮商標(biāo)本身的來源識(shí)別功能?！蛾P(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第7條列舉了常見的服務(wù)商標(biāo)使用情形。然而，本案中被告大明公司使用的“吉尼斯世界紀(jì)錄”及其圖形商標(biāo)，系為突出商品的材質(zhì)屬性，證明該款避孕套采用的是“全球最薄乳膠”。大明公司對(duì)上述商標(biāo)的這種使用屬于“描述性使用”，不屬于用來識(shí)別服務(wù)提供者的商標(biāo)性使用。因此，本案不僅不成立商標(biāo)侵權(quán)，單就商標(biāo)類別的界定來看，也無法將爭議商標(biāo)納入服務(wù)商標(biāo)的使用范疇。

3.3 商標(biāo)使用情形認(rèn)定的參考因素補(bǔ)充

3.3.1 使用者的主觀意圖

在認(rèn)定商標(biāo)的使用情形時(shí)，商標(biāo)使用是前提條件和上位概念。商標(biāo)使用行為是一種客觀行為，但是否應(yīng)將使用者的主觀意圖納入商標(biāo)使用的構(gòu)成要件中，一直存在爭議。有學(xué)者贊同將商標(biāo)使用者的主觀意圖納入考慮因素，因?yàn)榕R時(shí)、短暫、象征性地使用某一商標(biāo)，無法體現(xiàn)商標(biāo)的功能，進(jìn)而無法實(shí)現(xiàn)商標(biāo)使用的目的[5]。美國《蘭哈姆法》規(guī)定，不再具有使用意圖而導(dǎo)致商標(biāo)使用中斷的，視為放棄商標(biāo)。歐盟的《歐共體商標(biāo)條例》也強(qiáng)調(diào) “真實(shí)意圖的使用”。也有學(xué)者認(rèn)為，只要使用人的行為使相關(guān)公眾對(duì)訴爭標(biāo)識(shí)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生來源識(shí)別的認(rèn)知，便構(gòu)成“商標(biāo)性使用”，不能以無主觀意圖進(jìn)行抗辯。否則所有反向混淆商標(biāo)侵權(quán)都不構(gòu)成“商標(biāo)性使用”[6]。

筆者認(rèn)為，《商標(biāo)侵權(quán)判斷標(biāo)準(zhǔn)》第7條的立法意旨并非表明主觀意圖是商標(biāo)侵權(quán)或商標(biāo)使用的構(gòu)成要件，但至少可以作為商標(biāo)使用及其情形認(rèn)定的消極參考因素。使用人恪守誠實(shí)信用、善意使用原則，對(duì)商標(biāo)的使用目的不在混淆消費(fèi)者的識(shí)別認(rèn)知，而是為了描述商品或服務(wù)的特征、說明商品或服務(wù)的用途等合理意圖，能在一定程度上降低裁判者對(duì)“商標(biāo)性使用”的內(nèi)心確信。

在使用情形認(rèn)定的語境下，有學(xué)者提出“用于識(shí)別商品或服務(wù)來源”與“實(shí)際發(fā)揮識(shí)別來源功能”是兩回事，“是否用于識(shí)別”一方面要看使用人的主觀意愿，另一方面要看相關(guān)公眾的合理認(rèn)知[7]。前文已述，本案中大明公司使用吉尼斯（北京）公司的文字及圖形商標(biāo)，系為了說明“避孕套”的材質(zhì)屬性，從而獲得商品競爭優(yōu)勢。這一使用目的并非出于侵害商標(biāo)權(quán)人的專有權(quán)利，在主觀和客觀上都不足以讓消費(fèi)者通過商標(biāo)識(shí)別出服務(wù)的提供者系吉尼斯（北京）公司，可以加強(qiáng)本案不構(gòu)成服務(wù)商標(biāo)使用情形的說理。

3.3.2 商標(biāo)功能視角下的商標(biāo)使用

商標(biāo)保護(hù)規(guī)則的構(gòu)造圍繞商標(biāo)功能進(jìn)行設(shè)計(jì)，保護(hù)商標(biāo)的核心是確保商標(biāo)功能不受侵害[8]。隨著現(xiàn)代商標(biāo)制度的不斷發(fā)展與完善，目前公認(rèn)的商標(biāo)功能主要包括識(shí)別來源、品質(zhì)保障及廣告宣傳功能[2]，其中，識(shí)別來源功能是商標(biāo)的本質(zhì)特征，也是進(jìn)行商標(biāo)保護(hù)的重要前提。對(duì)于侵害如品質(zhì)保障、廣告宣傳及信譽(yù)承載功能，必然伴隨著對(duì)來源指示功能的侵害[9]。服務(wù)商標(biāo)要發(fā)揮表示服務(wù)來源和出處的功能，就需要在商標(biāo)和服務(wù)之間建立直接聯(lián)系。即在認(rèn)定服務(wù)商標(biāo)的使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)辨別其直接聯(lián)系的服務(wù)，根據(jù)其提供的服務(wù)內(nèi)容和目的進(jìn)行實(shí)質(zhì)性判斷[10]。

而商標(biāo)功能往往與使用目的緊密結(jié)合，并需要通過商標(biāo)使用行為進(jìn)行體現(xiàn)。傳統(tǒng)商標(biāo)侵權(quán)以混淆理論為基礎(chǔ)，主要保護(hù)商標(biāo)的識(shí)別來源功能，缺少對(duì)其他功能的保護(hù)。但隨著商業(yè)的發(fā)展，以馳名商標(biāo)為首的部分商標(biāo)，可能主要發(fā)揮廣告宣傳、信譽(yù)承載等功能，對(duì)這些商標(biāo)的不正當(dāng)使用同樣會(huì)損害商標(biāo)權(quán)人的利益，因此需要法律對(duì)其加以特殊保護(hù)。在“老干媽案”中，法院創(chuàng)造了“廣告性商標(biāo)使用”的概念，突破了商標(biāo)侵權(quán)必須以識(shí)別性使用為前提的限制②。而本文想要討論的商標(biāo)使用情形認(rèn)定不同于可否進(jìn)行商標(biāo)侵權(quán)的保護(hù)，使用情形認(rèn)定是客觀性的事實(shí)判斷，從發(fā)揮商標(biāo)功能的角度出發(fā)，助力對(duì)使用情形進(jìn)行認(rèn)定。

4 商標(biāo)使用情形在商標(biāo)侵權(quán)要件中的定位

商標(biāo)救濟(jì)通常只能從“商標(biāo)使用—公眾混淆可能性—權(quán)利人貿(mào)易被轉(zhuǎn)移”的鏈條中來解釋啟動(dòng)機(jī)制[8]。根據(jù)《商標(biāo)法》第57條第2款規(guī)定，近似使用的侵權(quán)構(gòu)成要件包括商標(biāo)近似性、商品類似性和混淆可能性。從條文表述來看，三者處于并列關(guān)系，但從域外經(jīng)驗(yàn)來看，商標(biāo)近似、商品類似與混淆可能性的關(guān)系并不統(tǒng)一。我國主流觀點(diǎn)現(xiàn)偏向于歐盟商標(biāo)法的規(guī)定，認(rèn)為對(duì)“商標(biāo)近似”和“商品類似”的判斷應(yīng)回歸至物理近似或物理類似的分析，即“商標(biāo)近似”和“商品類似”是一種事實(shí)判斷，而混淆可能性則是一種法律判斷和綜合判斷[8]。筆者認(rèn)為，商標(biāo)使用情形的認(rèn)定主要基于一般公眾來源識(shí)別的指向，因此也偏向于客觀的事實(shí)判斷，不應(yīng)摻雜混淆可能性的考察。

前文已述，筆者認(rèn)為商標(biāo)使用情形的認(rèn)定是商標(biāo)性使用的下位概念，不構(gòu)成商標(biāo)性使用，便無須再認(rèn)定商標(biāo)使用的具體情形。而在商標(biāo)侵權(quán)要件中，使用情形似與商品或服務(wù)類似性關(guān)聯(lián)度最高，同其他要件相對(duì)獨(dú)立，應(yīng)然狀態(tài)下確定了使用情形便可幫助判斷商品或服務(wù)是否類似，但其實(shí)使用情形的認(rèn)定對(duì)類似性判斷的幫助并非決定性的，僅有參考作用。

理由是，使用情形的認(rèn)定最直接的作用在于識(shí)別商標(biāo)系用于商品還是服務(wù)的區(qū)分，這一分類目前來看僅具有學(xué)理上的獨(dú)立意義。當(dāng)前商標(biāo)侵權(quán)體系是以商品商標(biāo)為模型建立的，服務(wù)商標(biāo)僅依靠《商標(biāo)法》第4條第2款參照適用。近年來，逐漸有學(xué)者基于服務(wù)商標(biāo)天然的跨類保護(hù)狀態(tài)，認(rèn)為應(yīng)根據(jù)服務(wù)商標(biāo)的獨(dú)特性，重新思考其相對(duì)獨(dú)特的侵權(quán)判定方法及救濟(jì)模式[3]。還有學(xué)者提出了商標(biāo)專用權(quán)權(quán)利邊界要先行區(qū)分商品提供行為與服務(wù)提供行為，不同行為中的侵權(quán)認(rèn)定要求并不相同[11]。然而，在司法認(rèn)定中，商品與服務(wù)并非涇渭分明的兩種使用方式，無論是侵權(quán)路徑還是在侵權(quán)要件的選擇上，都采取了同等適用和同等保護(hù)的方式。因此，即便商標(biāo)的使用方式不同，個(gè)案也要根據(jù)類似性判定的要求再進(jìn)行獨(dú)立的認(rèn)定，仍然有可能滿足侵權(quán)要件的構(gòu)成。故商標(biāo)使用方式的認(rèn)定在現(xiàn)行商標(biāo)侵權(quán)要件中并沒有獨(dú)立存在的空間，其只能居于商標(biāo)使用的認(rèn)定之后，幫助商品或服務(wù)類似性的事實(shí)判斷。

5 其他保護(hù)路徑

本案中，吉尼斯（北京）公司行使請(qǐng)求權(quán)的依據(jù)是《商標(biāo)法》第57條第2款，廣東高院遵從不告不理原則，只能在商標(biāo)侵權(quán)路徑上審理本案。盡管法院判決大明公司未侵害吉尼斯（北京）公司的商標(biāo)專用權(quán)，但其使用許可期限已過的注冊商標(biāo)行為，依然存在一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于吉尼斯（北京）公司的權(quán)利保護(hù)，筆者試析以下兩條路徑，并依據(jù)是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，分為商標(biāo)法以外的“虛假宣傳救濟(jì)”與商標(biāo)法以內(nèi)的“馳名商標(biāo)反淡化保護(hù)”。

5.1 反不正當(dāng)競爭領(lǐng)域的虛假宣傳

商標(biāo)法是廣義反不正當(dāng)競爭法的組成部分[2]，反不正當(dāng)競爭法在保護(hù)商標(biāo)上對(duì)商標(biāo)法有補(bǔ)充作用[12]。其不僅保護(hù)商標(biāo)權(quán)人具有絕對(duì)性的財(cái)產(chǎn)利益，也在維護(hù)著相對(duì)性的競爭利益。然而，囿于商標(biāo)法的保護(hù)范圍有限，不正當(dāng)競爭意義上的“使用”與商標(biāo)法意義上的“使用”存在包含和被包含關(guān)系。本案中，大明公司使用許可期限已過的注冊商標(biāo)來說明商品材質(zhì)屬性的行為，可以通過《反不正當(dāng)競爭法》第8條虛假宣傳條款予以規(guī)制。

從虛假宣傳的法條表述來看，立法者重點(diǎn)打擊的是與商標(biāo)侵權(quán)“混淆可能性”相類似的“誤解可能性”。不產(chǎn)生誤解效果的虛假宣傳實(shí)質(zhì)上不具備競爭法意義上的可責(zé)難性[13]。但虛假宣傳的引人誤解范圍相對(duì)更廣，所有可能誤導(dǎo)消費(fèi)者交易決定的因素都可以構(gòu)成引人誤解，不局限在商品或服務(wù)的來源識(shí)別方面。在司法實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)根據(jù)日常生活經(jīng)驗(yàn)、相關(guān)公眾的一般注意力、發(fā)生誤解的事實(shí)和被宣傳對(duì)象的實(shí)際情況等因素對(duì)是否構(gòu)成“引人誤解”的虛假宣傳進(jìn)行綜合判斷。

本案中，大明公司與吉尼斯（北京）公司簽訂的《商標(biāo)許可協(xié)議》，合同目的在于使用注冊商標(biāo)證明商品“避孕套”系全球最薄乳膠安全套，并被頒發(fā)了吉尼斯世界紀(jì)錄證書。然而，《商標(biāo)許可協(xié)議》的許可期至2015年7月31日截止，大明公司也被告知該記錄無效。法院據(jù)此可推定大明公司對(duì)薄度記錄的宣傳已明知屬于過期的虛假宣傳，實(shí)質(zhì)上以注冊商標(biāo)行信譽(yù)擔(dān)保、品質(zhì)保證功能的吉尼斯（北京）公司已不再認(rèn)可該型號(hào)避孕套的材質(zhì)質(zhì)量，繼續(xù)使用具有信譽(yù)擔(dān)保、品質(zhì)保證功能的涉案注冊商標(biāo)，易使消費(fèi)者對(duì)避孕套的質(zhì)量、性能等要素產(chǎn)生誤解，進(jìn)而誤導(dǎo)消費(fèi)者。理應(yīng)以構(gòu)成反不正當(dāng)競爭領(lǐng)域的虛假宣傳予以規(guī)制。

5.2 馳名商標(biāo)的反淡化保護(hù)

在商標(biāo)法體系內(nèi)，除了以混淆理論為基礎(chǔ)的商標(biāo)侵權(quán)外，還有以淡化理論為基礎(chǔ)防止他人惡意利用商標(biāo)商譽(yù)的“搭便車”行為。學(xué)理上將此類行為的保護(hù)范圍限定在馳名商標(biāo)內(nèi)。根據(jù)《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（2020修正）》第9條第2款的立法意旨，有學(xué)者認(rèn)為，該條款是以司法解釋的方式引入了用于保護(hù)馳名商標(biāo)的淡化理論。淡化行為具體包括弱化、丑化和兜底的不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)（“搭便車”行為）[2]。

想要獲得馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)，需要滿足相關(guān)公眾的聯(lián)系、馳名商標(biāo)認(rèn)定和存在淡化行為3個(gè)條件[8]，換言之，淡化保護(hù)不需要以《商標(biāo)法》第48條的“使用”為前提，這與筆者的觀點(diǎn)兼容。前文已述，商標(biāo)性使用的核心在于保護(hù)商標(biāo)的來源識(shí)別功能。然而，馳名商標(biāo)因顯著性與知名度較高，其廣告功能和信譽(yù)承載功能同樣值得保護(hù)。因此，在馳名商標(biāo)淡化保護(hù)中，“使用行為”內(nèi)涵較為寬泛，不要求來源意義上的使用。馳名商標(biāo)的認(rèn)定方面，需要考慮的因素主要包括知名度、使用時(shí)間、知名范圍、使用方式等。此外，商標(biāo)的馳名程度和相關(guān)消費(fèi)者的聯(lián)系強(qiáng)度也與跨類保護(hù)的范圍大小相適應(yīng)。淡化行為的認(rèn)定方面，重在考察馳名商標(biāo)的商譽(yù)是否遭受損害或被不當(dāng)利用。實(shí)務(wù)中常見的“搭便車”行為正是一些利用馳名商標(biāo)的市場聲譽(yù)推銷自己的商品或服務(wù)，但并不導(dǎo)致混淆或明顯的弱化或丑化的行為。

本案中，三級(jí)法院均認(rèn)為涉案“吉尼斯世界紀(jì)錄”商標(biāo)及其圖形商標(biāo)具有較高的知名度，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在另案中也承認(rèn)了上述商標(biāo)的顯著性，故筆者認(rèn)為吉尼斯（北京）公司提出進(jìn)行馳名商標(biāo)的認(rèn)定獲得法院支持的可能性較高。大明公司使用涉案注冊商標(biāo)的行為是一種典型的“搭便車”行為，一般公眾看到“吉尼斯世界紀(jì)錄”商標(biāo)及其圖形商標(biāo)時(shí)，會(huì)認(rèn)為該商標(biāo)與大明公司之間存在某種聯(lián)系。一旦反淡化保護(hù)成立，有關(guān)涉案商標(biāo)使用情形的認(rèn)定，包括商品或服務(wù)是否相似的認(rèn)定，便不能影響與商標(biāo)馳名程度相適應(yīng)的跨類保護(hù)的效力。

6 結(jié)語

商標(biāo)法是一門平衡商標(biāo)權(quán)利人、消費(fèi)者及其他利益相關(guān)者之間關(guān)系的藝術(shù)。在涉及服務(wù)商標(biāo)附著于物理商品的案件中，商標(biāo)使用情形的認(rèn)定一直是我國商標(biāo)侵權(quán)審判實(shí)務(wù)和理論研究的難題。相較之下，以上位概念為邏輯起點(diǎn)，附以其他參考因素或是合理的認(rèn)定方式，同時(shí)構(gòu)建反不當(dāng)競爭制度及馳名商標(biāo)的反淡化保護(hù)機(jī)制，以在不同的路徑下保護(hù)商標(biāo)權(quán)利人的利益，并尊重和保障消費(fèi)者的權(quán)益。

注釋：

①參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2018）京73行初第1251號(hào)行政判決書。

②參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知民初字第1944號(hào)民事判決書。