地域性原則的理解糾偏及涉外審判中外國法適用的重申
——涉外定牌加工案件的啟示

文 / 姬瑜

一、引言

涉外定牌加工又稱涉外貼牌加工，是指國內(nèi)加工企業(yè)接受國外企業(yè)的委托，生產(chǎn)、加工產(chǎn)品，由國外委托方授權(quán)或指定商標，并將產(chǎn)品銷往國外的貿(mào)易活動。其所涉的商標侵權(quán)風險是近十年商標法上的熱點和難點，不僅學界對其定性和處理存在較大的分歧，各地各級法院的立場和裁判思路也頗為不同，甚至最高法院的類案判決也在同一法律問題上先后得出了相反的結(jié)論。1. 關(guān)于各地法院在涉外定牌加工案例中侵權(quán)判定標準的變動與沖突，參見楊鴻：《主體區(qū)分視角下定牌加工侵權(quán)判定的合理路徑》，載《法學》2021 年第9 期，第121-125頁。關(guān)于最高法院針對該問題的立場變動，參見孔祥俊：《涉外貼牌加工商標貼附行為之定性》，載《政法論壇》2022 年第3 期，第156頁。涉外定牌加工相關(guān)案例間具備事實上的相似性，同時又相對普通的商標侵權(quán)案例呈現(xiàn)出特殊性，但這并非打亂原有的侵權(quán)認定模式、為某類行為單獨創(chuàng)設(shè)規(guī)則、以政策考慮反推說理依據(jù)的理由。這類案件反而可作為檢視我國商標侵權(quán)理論成熟程度的試金石，也應(yīng)該成為討論商標侵權(quán)構(gòu)成要件相關(guān)問題的典型。然而，在關(guān)注商標侵權(quán)的構(gòu)成要件之余，法院在涉外知識產(chǎn)權(quán)審判中長期存在的對沖突規(guī)范的忽視，以及對我國知識產(chǎn)權(quán)域外效力舉棋不定的態(tài)度也非常值得關(guān)注。因此，挖掘涉外定牌加工案件中真正的利益沖突、摒棄被不當考慮的無關(guān)因素、正視沖突法對涉外審判的基本要求，才是解決涉外定牌加工商標侵權(quán)問題的應(yīng)有思路。

二、涉外定牌加工案件的特點及地域性原則的內(nèi)涵

商標侵權(quán)的典型場景是國內(nèi)被訴侵權(quán)人未經(jīng)許可使用注冊商標權(quán)人的商標或銷售帶有該商標的相同或類似商品。而涉外定牌加工案例的典型侵權(quán)場景是，被告作為國內(nèi)的生產(chǎn)加工廠受境外定作人的委托，生產(chǎn)產(chǎn)品并貼附與國內(nèi)注冊商標權(quán)人相同或近似的商標，之后將產(chǎn)品交付給定作人并由其在境外市場上銷售。不難看出，涉外定牌加工與典型商標侵權(quán)的區(qū)別有二：一是被訴侵權(quán)人沒有從事銷售行為，其與定作人之間系承攬而非買賣關(guān)系；二是侵權(quán)產(chǎn)品并未在國內(nèi)市場上流通。

然而，被告和境外定作人之間的承攬關(guān)系并非涉外定牌加工行為區(qū)別于普通商標侵權(quán)行為的關(guān)鍵因素。試想，若定作人在境內(nèi)銷售產(chǎn)品，則附著原告商標的商品在我國境內(nèi)能夠發(fā)揮來源識別功能，且存在混淆可能性，故容易認定加工方的商標使用行為構(gòu)成直接侵權(quán)。相反，商品境外銷售是否構(gòu)成侵權(quán)卻頗有爭議。試想，若被訴侵權(quán)人在未經(jīng)國內(nèi)注冊商標權(quán)人同意的情況下，制造附有相同或近似商標的同類產(chǎn)品并出口，是否構(gòu)成侵權(quán)？根據(jù)《商標法》第57 條的規(guī)定，未經(jīng)權(quán)利人的許可使用注冊商標或銷售侵犯注冊商標權(quán)的商品均構(gòu)成對注冊商標權(quán)的侵犯，即“使用侵權(quán)”和“銷售侵權(quán)”。雖然出口行為屬于廣義的銷售行為，但是出口的商品在國外市場銷售，不對國內(nèi)市場產(chǎn)生影響，因此對銷售行為的評價受限于知識產(chǎn)權(quán)的地域性原則，很可能得出該行為不構(gòu)成“銷售侵權(quán)”的結(jié)論。排除銷售行為侵權(quán)的可能性后，必須孤立地評價出口前在商品上貼附商標的行為是否構(gòu)成“使用侵權(quán)”。顯然，此處的貼附行為與涉外定牌加工中加工方的貼附行為別無二致，都將引發(fā)“貼附行為是否為商標性使用”“這一使用是否會導致混淆可能性”等一系列棘手的問題。

事實上，針對出口侵犯注冊商標權(quán)的商品是否構(gòu)成商標侵權(quán)這一問題，司法實踐中的確產(chǎn)生了爭議。比如，在“ALLMAX 案”中，被告制造涉案產(chǎn)品并銷往國外，產(chǎn)品機身和被告的網(wǎng)站都有原告的標識。法院認為，被告的行為不會對中國大陸地區(qū)的相關(guān)公眾產(chǎn)生影響，更不會導致來源混淆，因此不構(gòu)成商標侵權(quán)。2. 參見深圳市中級人民法院（2016）粵03 民終3707 號民事判決書。但在“JUKI 案”中，被告將附有相似商標的商品出口至印度，事實與“ALLMAX 案”高度相似。法院卻認為，被告使用涉案標志使得產(chǎn)品具備了區(qū)別來源的可能性，構(gòu)成商標性使用；其次，相關(guān)公眾包括與商品營銷密切相關(guān)的經(jīng)營者，有接觸商品并產(chǎn)生混淆的可能；此外，出口商品存在回流可能，因而可能導致混淆。3. 參見上海知識產(chǎn)權(quán)法院（2022）滬73 民終187 號民事判決書。雖然法院在“JUKI 案”中明確指出該案不屬于涉外定牌加工的情形，但其說理思路與主張涉外定牌加工構(gòu)成侵權(quán)的判決完全一致。

在出口侵犯商標權(quán)的商品是否構(gòu)成商標侵權(quán)這一問題上立場迥異的判決充分說明：涉外定牌加工行為和典型商標侵權(quán)的關(guān)鍵區(qū)別在于境外市場銷售，而非加工方和定作人的承攬關(guān)系。因為即使剝除了境外定作人與境內(nèi)加工方間的承攬關(guān)系這一要素，單純考慮侵犯商標權(quán)的商品的出口，涉外定牌加工侵權(quán)認定的難點依然存在。換言之，涉外定牌加工案件之難點與出口侵犯商標權(quán)的商品的案件之難點一致，都在于銷售行為發(fā)生于境外這一事實激活了知識產(chǎn)權(quán)的地域性限制，逼迫法院和學者孤立地討論未經(jīng)許可貼附他人注冊商標的行為是否構(gòu)成商標侵權(quán)，從而導致關(guān)于“商標性使用”“混淆可能性”等概念的爭論。不同于單純的商品出口，涉外定牌加工涉及境內(nèi)注冊商標權(quán)人、境外定作人和境內(nèi)加工方之間錯綜復雜的三方關(guān)系。這一復雜因素的介入不僅無助于問題的厘清，反倒成為妨礙問題解決的“障眼法”，導致有些判決忽略了核心難點所在，反而著力考察承攬關(guān)系雙方的主觀狀態(tài)，在缺乏實定法依據(jù)的情況下對加工方提出“盡到合理注意與避讓義務(wù)”等要求。4. 參見最高人民法院（2016）最高法民再339 號民事判決書。同時，我國學術(shù)界也幾乎一直在涉外定牌加工這一復雜外衣的包裹下討論出口行為中的地域性限制、商標性使用、混淆可能性等問題，反而，單純關(guān)注出口行為侵權(quán)認定的文獻寥寥無幾。5. 以“涉外定牌加工*侵權(quán)”為主題關(guān)鍵詞在中國知網(wǎng)進行檢索，共有186 條結(jié)果，但以“(出口 * 商標侵權(quán)) - 定牌 -加工 - 平行進口 - 貼牌”為主題關(guān)鍵詞檢索，僅有51 條結(jié)果，其中以出口侵權(quán)為主題的僅有幾篇，均發(fā)表于世紀之交，引用量幾乎為零。https://kns.cnki.net/kns8/AdvSearch?dbcode=CFLS，最后訪問日期：2023 年1 月14 日。事實上，知識產(chǎn)權(quán)的地域性限制才是涉外定牌加工侵權(quán)認定問題的真正核心。只有認識到地域性限制的原理和意義，該問題才會迎刃而解。

知識產(chǎn)權(quán)地域性的內(nèi)涵是“知識產(chǎn)權(quán)只能依一定國家的法律產(chǎn)生，又只能在其依法產(chǎn)生的地域內(nèi)有效”6. 鄭成思：《知識產(chǎn)權(quán)法》，法律出版社1997 年版，第11-12頁。類似的定義參見徐祥：《論知識產(chǎn)權(quán)的地域性》，載《武漢大學學報（哲學社會科學版）》2005 年第5 期，第601頁。。知識產(chǎn)權(quán)客體是無形的，這使其競爭性和排他性相比其他有形客體都顯著減弱，7. 關(guān)于知識產(chǎn)品的公共產(chǎn)品特征，參見【美】威廉· M·蘭德斯、理查德· A·波斯納：《知識產(chǎn)權(quán)法的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)》，金海軍譯，北京大學出版社2005 年版，第23-26頁。而權(quán)利人的自力救濟能力又極其有限。這導致知識產(chǎn)權(quán)必然是，也實際是法律和公共政策的產(chǎn)物。因此，知識產(chǎn)權(quán)的保護程度不僅受限于各國社會經(jīng)濟制度的影響，也受制于各國科學技術(shù)與商品經(jīng)濟的發(fā)展水平。8. 參見王春燕：《論知識產(chǎn)權(quán)地域性與知識產(chǎn)權(quán)國際保護》，載《中國人民大學學報》1996 年第3 期，第62頁。因此，知識產(chǎn)權(quán)的地域性特征顯著強于其他私權(quán)。

申言之，知識產(chǎn)權(quán)地域性的本質(zhì)是，在一國得到承認和保護的知識產(chǎn)權(quán)，原則上不受另一國知識產(chǎn)權(quán)法的保護。例如，專利只能在提交申請并獲得授權(quán)的國家得到保護，這就是專利地域性的體現(xiàn)。為減弱地域性限制的影響、避免申請人需要向各國專利局提交申請的麻煩，《專利合作條約（PCT）》（下稱PCT）允許申請人向某國專利局或WIPO 提交國際專利申請。再如，雖然作品的版權(quán)一般自動產(chǎn)生、無需注冊，但其也受知識產(chǎn)權(quán)地域性的限制。比如，美國版權(quán)法要求作品必須被“固定”在有形介質(zhì)上，9. United States Code: Copyright Office, 17 U. S. C. §§ 102 (1958).因此，僅僅在舞臺上表演、但未被固定的“戲劇”雖然能受到我國版權(quán)法的保護，卻不能得到美國版權(quán)法的保護。與專利和版權(quán)類似，商標也受地域性的限制，且受限程度遠高于作品。商標地域性與專利相似，體現(xiàn)為商標僅僅在注冊授權(quán)國得到保護。與PCT 類似，《商標國際注冊馬德里協(xié)定》（下稱《馬德里協(xié)定》）也是為便利申請人、減弱商標地域性限制導致的負面影響而簽訂的。然而，無論是在PCT 還是《馬德里協(xié)議》的框架下，在申請人提交國際申請并經(jīng)國際局審查后，各締約國仍有權(quán)根據(jù)國內(nèi)法對專利或商標是否符合申請或注冊要求進行審查。10. 參見《商標國際注冊馬德里協(xié)定》（1891 年）和 《商標國際注冊馬德里協(xié)定有關(guān)議定書》（1989 年）提要，https://www.wipo.int/treaties/zh/registration/madrid/summary_madrid_marks.html，最后訪問日期：2023 年8 月13 日；《專利合作條約常見問題解答》，https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/docs/faqs-about-the-pct.pdf，最后訪問日期：2023 年8月13 日。例如，各締約國專利局根據(jù)本國專利法的要求對發(fā)明的“新穎性”“創(chuàng)造性”和“實用性”進行考察；而各締約國商標局根據(jù)本國商標法的要求審查商標的“顯著性”。這說明，PCT 和《馬德里協(xié)議》雖然旨在削弱地域性限制帶來的不便，但并未突破知識產(chǎn)權(quán)地域性的應(yīng)有之義，即尊重各國因不同的經(jīng)濟水平和發(fā)展階段而作出的針對知識產(chǎn)權(quán)客體、保護程度等的不同制度安排。

三、涉外知識產(chǎn)權(quán)審判對地域性原則的忽視

我國知識產(chǎn)權(quán)審判中長期存在對“地域性”這一術(shù)語的誤用，甚至存在利用地域性原則否定外國法適用的傾向。例如，《2005 年全國法院知識產(chǎn)權(quán)審判座談會總結(jié)》（下稱《總結(jié)》）寫道：“知識產(chǎn)權(quán)涉外民事侵權(quán)案件一般不存在適用外國法律的問題，必須直接依據(jù)國內(nèi)法裁判案件，這是知識產(chǎn)權(quán)法律地域性最基本的要求”11. 蔣志培：《要處理好知識產(chǎn)權(quán)審判中的三個關(guān)系》，載《人民司法》第2006 年第1 期，第9-10頁。。甚至有學者贊同“我國法院長期堅持商標權(quán)地域性原則和涉外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛不適用外國法”的做法。12. 參見張偉君：《從商標法域外適用和國際禮讓看涉外定牌加工中的商標侵權(quán)問題》，載《同濟大學學報（社會科學版）》2017 年第3 期，第117-118頁。以上這種解讀既違背涉外審判中準據(jù)法的選擇原理，也不符合知識產(chǎn)權(quán)地域性的精神實質(zhì)。

首先，根據(jù)《總結(jié)》，凡是由我國法院審判的涉外知識產(chǎn)權(quán)案件都應(yīng)該無一例外地適用我國法。這相當于把我國《涉外民事關(guān)系法律適用法》（下稱《法律適用法》）第50 條規(guī)定“知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)責任，適用被請求保護地法律”中的“被請求保護地”理解為“法院地”。我國法院在審判中也的確采納了這一理解。據(jù)學者統(tǒng)計，截至2020 年1 月，在49 個明確運用“被請求保護地”作為準據(jù)法選擇依據(jù)的案件中，絕大部分案件將“被請求保護地”理解為“法院地”或未經(jīng)說明直接認定我國為“被請求保護地”。13. 參見彭思彬：《涉外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)法律適用規(guī)范釋義與完善》，載《武大國際法評論》2020 年第4 期，第55-56頁。但是這一理解不符合該概念原本的含義。第一，“被請求保護地”這一概念源于《保護文學作品伯爾尼公約》（下稱《伯爾尼公約》）第5 條第2 款，14. 參見阮開欣：《知識產(chǎn)權(quán)保護的準據(jù)法確定——解構(gòu)被請求保護國原則》，載《華中科技大學學報（社會科學版）》2020 年第6 期，第113頁；石儉平：《我國涉外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)法律適用規(guī)則及其完善——以涉外知識產(chǎn)權(quán)審判實踐為視角》，載《 電子知識產(chǎn)權(quán)》2019 年第11 期，第52-63頁。表述為“the laws of the country where protection is claimed”。針對這一概念，三部重要的、從國際私法角度規(guī)范跨境知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決的示范法——美國法律協(xié)會發(fā)布的《知識產(chǎn)權(quán)：跨國糾紛管轄權(quán)、法律選擇及法院裁決原則》、日韓國際私法學會共同提案的《知識產(chǎn)權(quán)國際私法原則》以及德國馬克斯-普朗克工作組制定的《關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的法律沖突原則》（下稱《CLIP 原則》)——都明確將其與“法院地”區(qū)別。《CLIP 原則》的起草人更是明確澄清：“被請求保護地法”是當事人尋求受到該國法律保護之國家的法律（the law of the country for which protection is sought），而不是當事人尋求法律保護和救濟之國家的法律（the law of the country where protection is sought）。15. 參見彭思彬：《涉外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)法律適用規(guī)范釋義與完善》，載《武大國際法評論》2020 年第4 期，第62-63頁。第二，將“被請求保護地”理解為“法院地”也明顯不符合《法律適用法》第50 條的文義?？紤]到該條后半句規(guī)定“當事人也可以在侵權(quán)行為發(fā)生后協(xié)議選擇適用法院地法律”，即前后兩個半句針對不同的情況分別使用了“被請求保護地”和“法院地”兩個概念，因此，立法者顯然不可能將“被請求保護地”視為“法院地”。第三，這種理解會不當?shù)毓膭钌嫱怅P(guān)系的原告通過選擇起訴的法院來選擇對自己有利的準據(jù)法。因此，《總結(jié)》對“被請求保護地”的理解并不符合國際私法的要求。

其次，與《總結(jié)》所言相反，知識產(chǎn)權(quán)地域性不僅不會導致我國法成為知識產(chǎn)權(quán)涉外案件的絕對準據(jù)法，反而會限制我國法域外效力的過分擴張，避免涉外審判滑向行為主義的立場。在涉外定牌加工問題上，有的學者僅關(guān)注境外定作人在境外獲注的商標權(quán)不能成為國內(nèi)加工方貼附行為的權(quán)利基礎(chǔ)和侵權(quán)抗辯，卻忽略了國內(nèi)注冊商標權(quán)也無法控制發(fā)生在境外的侵權(quán)行為這一限制。16. 參見深圳市中級人民法院、祝建軍、汪洪：《商標權(quán)保護具有地域性》，載《中國知識產(chǎn)權(quán)報》2007 年第6 期，第8-15頁；浙江省高級人民法院課題組：《貼牌生產(chǎn)中商標侵權(quán)問題研究》，載《法律適用》2008 年第4 期，第68頁。其理解的地域性原則僅僅表明外國的知識產(chǎn)權(quán)原則上不受我國知識產(chǎn)權(quán)法的保護，卻未反映出我國的知識產(chǎn)權(quán)原則上也不受外國知識產(chǎn)權(quán)法的保護。這種對地域性的片面理解導致“貼牌商品在境外銷售”這一事實不受重視。此時，如果法院適用我國法對發(fā)生在境外的銷售行為予以評價，則是采用了行為主義立場，即只要侵權(quán)行為的一部分或其關(guān)聯(lián)行為處于一國之中，那么整個侵權(quán)行為都受到該國知識產(chǎn)權(quán)法的規(guī)制。這種立場導致知識產(chǎn)權(quán)法域外效力的過分擴張，使一國法院可以針對任何在地域上與本國有一定關(guān)聯(lián)的涉外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為適用本國法，17. 參見阮開欣：《知識產(chǎn)權(quán)保護的準據(jù)法確定——解構(gòu)被請求保護國原則》，載《華中科技大學學報（社會科學版）》2020 年第6 期，第117頁。即使該行為并不會對本國的市場產(chǎn)生影響。而地域性限制恰恰旨在限制這種擴張。在涉外定牌加工案件中，由于產(chǎn)品在境外市場銷售，那么就應(yīng)當采用境外的商標法來評價侵權(quán)行為，如此方能符合境外市場的知識產(chǎn)權(quán)政策。

在涉外定牌加工案件中，“知識產(chǎn)權(quán)的地域性究竟意味著什么”甚至決定了判決的最終立場。因此，要解決該類案件，就必須針對該場景與普通商標侵權(quán)的主要區(qū)別——境外市場銷售——進行分析。至于這一區(qū)別是否阻卻侵權(quán)成立，則需要將地域性限制落實到?jīng)_突規(guī)范的選擇中，而不是泛泛談?wù)摰赜蛐栽瓌t，更不能反將地域性原則作為擴張我國商標法域外效力的武器。

四、涉外定牌加工案件中地域性原則和沖突規(guī)范的落實

最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第304 條規(guī)定，涉外民事關(guān)系是指民事關(guān)系的主體、客體和法律關(guān)系的產(chǎn)生、變更和消滅據(jù)以發(fā)生的事實因素中至少有一個外國因素的民事關(guān)系。由于涉外定牌加工的定作人身處境外，同時被訴侵權(quán)商品在境外市場銷售，涉外性非常明顯，先行判斷管轄和法律適用問題本是裁判的必由之路，但我國法院在涉外民事關(guān)系法律適用方面長期表現(xiàn)出國家主義傾向，更愿意接受沖突規(guī)范的任意適用性。18. 參見劉萍：《理論國際私法與實務(wù)國際私法的背離》，載《遼寧師范大學學報（社會科學版）》2011 年第4 期，第22頁。法官在涉外知產(chǎn)案件中更是往往未對管轄和法律適用問題進行適當考察就徑直適用我國法。19. 參見王承志：《論涉外知識產(chǎn)權(quán)審判中的法律適用問題》，載《法學評論》2012 年第1 期，第134頁。據(jù)學者統(tǒng)計，截至2020年1 月，在1232 例涉外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件組成的樣本中，僅151 個案件涉及法律適用分析。20. 參見彭思彬：《涉外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)法律適用規(guī)范釋義與完善》，載《武大國際法評論》2020 年第4 期，第54頁。利用沖突規(guī)范進行準據(jù)法選擇本應(yīng)是涉外審判必經(jīng)的前置步驟，但這一統(tǒng)計結(jié)果表明，我國法院還遠遠沒有將國際私法的基本要求落實到涉外知識產(chǎn)權(quán)審判中去。

如前章所述，《法律適用法》第50 條所謂的“被請求保護地”并非訴訟法意義上的法院地，而是尋求受到該國法律保護之國家。但是，“被請求保護地”并非指向某個確定準據(jù)法的單一連結(jié)點，因為所謂的“尋求受到該國法律保護之國家”指向的準據(jù)法因案而異。因此，有學者指出，“被請求保護地”只是《伯爾尼公約》等知識產(chǎn)權(quán)國際公約的基本原則所規(guī)定的一種界定方法，而非沖突規(guī)范本身。21. 參見阮開欣：《知識產(chǎn)權(quán)保護的準據(jù)法確定——解構(gòu)被請求保護國原則》，載《華中科技大學學報（社會科學版）》2020 年第6 期，第115頁；彭思彬：《涉外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)法律適用規(guī)范釋義與完善》，載《武大國際法評論》2020 年第4 期，第63頁。在涉外定牌加工案件中，擁有我國注冊商標的原告當然可能請求以我國法為準據(jù)法評價被告的行為。但是，法院是否適用我國法律本質(zhì)上取決于法院對于我國知識產(chǎn)權(quán)法域外效力的態(tài)度。22. 參見阮開欣：《知識產(chǎn)權(quán)保護的準據(jù)法確定——解構(gòu)被請求保護國原則》，載《華中科技大學學報（社會科學版）》2020 年第6 期，第115頁。如果采用行為主義立場，將我國法的空間效力擴張到域外，則只要侵權(quán)行為的一部分發(fā)生在我國境內(nèi)，就可以適用我國法對整個侵權(quán)行為予以評價。由此，雖然加工方只在境內(nèi)完成了貼附行為，但由于我國商標法對境外的銷售行為也有效力，因此可以將加工方的貼附行為和定作人的銷售行為統(tǒng)一評價，認定侵權(quán)。反之，如果采用效果主義立場，則應(yīng)適用涉外行為效果產(chǎn)生地法律，即銷售地法律為準據(jù)法，對侵權(quán)行為（尤其是銷售行為）進行評價并拒絕原告關(guān)于適用我國法的主張。而適用我國法和銷售地法的關(guān)鍵區(qū)別在于原告是否擁有該商標法下的商標專用權(quán)。一般來說，涉外定牌加工案件的原告都是我國的注冊商標權(quán)人，而在銷售地并無商標專用權(quán)，因此，只有通過適用我國法，其才能控制被告的行為。

雖然行為主義和效果主義兩種立場都廣泛見于各國的涉外審判實踐，但行為主義立場并不符合知識產(chǎn)權(quán)地域性的要求。如前章所述，PCT 和《馬德里協(xié)定》框架下的國際專利申請和商標注冊都包括締約國專利局或商標局基于國內(nèi)法進行審查之步驟，由此，國際申請人才能在相應(yīng)的締約國享有專利權(quán)或商標權(quán)。這符合地域性的要求。但是，在行為主義立場下，即使我國商標權(quán)人沒有在銷售地進行注冊或進行國際注冊，只要其生產(chǎn)加工的一個環(huán)節(jié)處于我國境內(nèi)，就可以通過我國的商標權(quán)控制境外市場。這種對我國注冊商標權(quán)域外效力的擴張事實上使得在我國得到承認的商標權(quán)在境外也受知識產(chǎn)權(quán)法保護，違背了地域性的要求。23. 類似的觀點參見黃匯：《商標使用地域性原理的理解立場及適用邏輯》，載《中國法學》2019 年第5 期，第92頁。

不難看出，恰恰是法院準據(jù)法選擇意識的缺乏和對我國知識產(chǎn)權(quán)法域外效力的曖昧態(tài)度導致了涉外定牌加工案件長期得不到協(xié)調(diào)一致的處理。比如，最高法院曾在其五年內(nèi)判決的三個案件—— “亞環(huán)案”24. 參見最高人民法院（2014）最高法民提字第 38 號民事判決書?！皷|風案”25. 參見最高人民法院（2016）最高法民再339 號民事判決書?！氨咎锇浮?6. 參見最高人民法院（2019）最高法民再138 號民事判決書?！斜憩F(xiàn)出令人驚訝的立場轉(zhuǎn)變。通過“亞環(huán)案”和“東風案”，最高法院兩次強調(diào)涉外定牌加工中的貼附行為不滿足《商標法》第48 條“用于識別商品來源”之要求，因此不構(gòu)成商標性使用。由此，無需進一步判斷被訴侵權(quán)商標是否會導致混淆，就可以直接得出加工方不侵權(quán)的結(jié)論。兩年后，在“本田案”中，最高法院以“我國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展階段”為由轉(zhuǎn)變立場，否認先前認定加工方的貼附行為不構(gòu)成商標性使用的做法，并指出由于商品可能回流國內(nèi)以及中國消費者出境旅游頻率增加，存在混淆可能性，因此加工方構(gòu)成商標侵權(quán)。這一轉(zhuǎn)變吸引了學界的目光，不少文章就《商標法》第48 條“用于識別商品來源”的具體內(nèi)涵進行討論，就加工方貼附的商標是否具有來源識別功能產(chǎn)生爭議。27. 參見孔祥俊：《商標使用行為法律構(gòu)造的實質(zhì)主義構(gòu)造——基于涉外貼牌加工商標侵權(quán)案的展開》，載《中外法學》2020 年第5 期，第1288頁；羅曉霞：《涉外定牌加工商標侵權(quán)糾紛法律問題探討——兼評<商標法>第57 條》，載《法學雜志》2019 年第5 期，第74-75頁。

以討論涉外定牌加工侵權(quán)認定這一熱點問題為契機，厘清商標侵權(quán)認定各要件的內(nèi)涵固然十分可貴。但是，法院如果能在涉外審判中堅持國際私法的基本要求、明確知識產(chǎn)權(quán)法域外效力的邊界，則本身無需面臨此類爭議。因為遵循“被請求保護地”的指引必然需要進行準據(jù)法選擇，而一旦采取行為主義立場，我國法將成為準據(jù)法，后續(xù)的境外銷售行為也將被納入判斷，法院無需分割考慮貼附行為是否“用于識別來源”，侵權(quán)自然成立；反之，采取效果主義立場則意味著適用效果產(chǎn)生地法律，如果原告在銷售地沒有商標權(quán)，則侵權(quán)自然不成立。申言之，貼附行為本就是銷售行為的準備，是整個侵權(quán)過程的次要環(huán)節(jié)。而法院為了避免直面境外銷售這一涉外環(huán)節(jié)，同時避免啟用沖突法規(guī)范，繞開真正對消費市場產(chǎn)生影響的銷售行為不看，反而孤立地著眼于作為準備階段的貼附行為，實有舍本逐末之嫌。因此，最高法院在“本田案”的態(tài)度反轉(zhuǎn)本質(zhì)上是從效果主義立場轉(zhuǎn)向行為主義立場，28. 最高法院在該案給出了兩個理由，一是商品具有回流可能，二是出境旅游人次增多。倚靠前者得出侵權(quán)結(jié)論并不意味著向行為主義立場的轉(zhuǎn)變，而倚靠后者認定侵權(quán)則是明顯的行為主義立場的表現(xiàn)。對該問題的討論見下章第2 節(jié)。其目的是在“我國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”的背景下擴張我國知識產(chǎn)權(quán)法的域外效力，為品牌和商標的權(quán)利人提供更廣泛的保護，促進我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。

最后，考慮到我國法院難以對發(fā)生在國外的搶注行為及外國判決的實質(zhì)公平性進行判斷，適用銷售地法律的確存在一定困難。誠然，外國法查明困難及我國對外國判決的低承認率是我國涉外審判的普遍現(xiàn)狀，但是，如果以此為由拒絕適用外國法，將導致輕視沖突規(guī)范的做法陷入惡性循環(huán)。況且，知識產(chǎn)權(quán)法作為民商法中國際化程度較高的部門，理應(yīng)率先適應(yīng)涉外審判的要求。雖然外國法的查明需要審判組織和訴訟參與人均具備較高的法律素養(yǎng)，也需要花費額外的訴訟成本，但是，現(xiàn)有實踐已經(jīng)表明規(guī)避沖突規(guī)范的做法導致了同案不同判、下級法院難以遵循指導、當事人缺乏對規(guī)則的明確預期等后果，兩“害”相權(quán)取其輕，只有進一步規(guī)范涉外審判中的沖突規(guī)范適用才是合理做法。更何況，逐步提升我國涉外審判的規(guī)范性和專業(yè)度，恰恰是依法治國方略的具體要求。

五、涉外定牌加工構(gòu)成商標侵權(quán)的決定性因素

在效果主義和知識產(chǎn)權(quán)地域性的要求下，涉外定牌加工案件應(yīng)當以銷售地法律為準據(jù)法。因此，只有當原告擁有銷售地商標法上合法的利益時，才能控制發(fā)生在銷售地的侵權(quán)行為。此時，如果有證據(jù)表明境外定作人侵犯我國商標權(quán)人在境外取得的商標專用權(quán)，則構(gòu)成商標侵權(quán)，并應(yīng)該依據(jù)銷售地法律確定賠償額。然而，一旦定牌加工并出口的商品有回流我國的可能性，侵權(quán)的主要環(huán)節(jié)便回歸境內(nèi)，此時應(yīng)當適用我國商標法進行侵權(quán)認定和損害賠償確定。

1.境外定作人系搶注我國注冊商標是涉外定牌加工構(gòu)成侵權(quán)的決定性因素之一

在以銷售地法為準據(jù)法的情況下，我國商標權(quán)人的商標是否滿足銷售地商標保護的條件（一般是是否擁有注冊商標或達到使用取得標準）就成了其主張侵權(quán)的前提。因此，我國商標權(quán)人必須依據(jù)被請求保護地的法律取得商標權(quán)，否則不能在被請求保護地行使商標權(quán)。這恰恰是知識產(chǎn)權(quán)地域性限制的題中之義，也符合商標法背后的利益平衡原理，本質(zhì)是排他權(quán)均來源于權(quán)利人的積極行為。因此，如果我國商標權(quán)人既未在境外市場上使用，也未在境外取得注冊，其理應(yīng)無權(quán)控制境外市場上的銷售行為。另外，當我國商標權(quán)人在銷售地擁有商標權(quán)時，其也可能向銷售地法院提起訴訟，銷售地法院也會依據(jù)該國法進行裁判。這樣一來，無論我國商標權(quán)人如何選擇法院，國家間判決的一致性都能得到保證。

理論上，無論是我國法院適用銷售地法律，還是銷售地法院適用銷售地法律，都應(yīng)得出一致的結(jié)論，但實踐往往并非如此。當我國商標權(quán)人不具有被銷售地商標法所承認的利益，但有證據(jù)表明境外定作人在境外銷售商品利用了我國注冊商標在境外的知名度時，法院該如何處理？或者，當外國判決已經(jīng)明確認定境外的銷售行為不侵犯我國商標權(quán)人的權(quán)利，但我國法院根據(jù)在案證據(jù)認為外國判決錯誤時，該如何處理？“東風案”就是一例典型。在該案到達最高法院之前，江蘇高院曾對該案進行審理。在案事實表明，原告上柴公司早在20 世紀60年代就在我國注冊了“東風”商標，用于柴油機（出口商品），并將產(chǎn)品出口印尼。1987 年，案外人印尼PT ADI 公司在印尼注冊了與上柴公司完全相同的“東風”商標。被告常佳公司接受該印尼PT ADI 公司的委托，貼牌生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品出口至印尼。2000 年，上柴公司的商標被認定為馳名商標。在上柴公司向常州市中院起訴前，其已經(jīng)在印尼雅加達法院起訴了印尼PT ADI 公司惡意搶注，請求法院宣布上柴公司為“東風”商標的所有人。經(jīng)歷數(shù)次上訴和改判，印尼最高法院于2009 年經(jīng)過再審認為沒有證據(jù)證明上柴公司的商標已在多國注冊，亦非馳名商標，因此駁回了上柴公司的全部訴訟請求。最終，上柴公司在其間已取得注冊的“東風”商標被印尼知識產(chǎn)權(quán)總署撤銷。29. 參見江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036 號民事判決書。因此，上柴公司才向我國法院提起訴訟，追求相反的判決結(jié)果。

上柴公司早年間就向印尼出口柴油機，占有海外市場并享有知名度。況且，不僅印尼PT ADI 公司注冊商標的時間晚于上柴公司開始出口柴油機的時間，其使用中文（非官方通行語言）作為商標也很可疑。因此，無論是上柴公司還是江蘇高院都有理由相信印尼PT ADI 公司實質(zhì)上“搶注”了上柴公司已經(jīng)在印尼境內(nèi)使用的商標。正因如此，江蘇高院才提出新的標準，認定被告常佳公司明知原告與印尼PT ADI公司間的糾紛卻未盡合理注意與避讓義務(wù)，構(gòu)成侵權(quán)。30. 參見江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036 號民事判決書。但是，合理注意與避讓義務(wù)在商標法上并無依據(jù)，僅僅是江蘇高院利用多年的審判經(jīng)驗創(chuàng)新和摸索的結(jié)果。從理論上講，商標侵權(quán)無需過錯，因此，如果被告使用了原告的注冊商標，即使其能夠證明曾檢查境外定作人提供的資質(zhì)證明，不存在主觀侵權(quán)惡意，也不能阻卻侵權(quán)成立。更重要的是，境外定作人提供的證明往往只能表明其在境外擁有商標權(quán)，這與原告在境內(nèi)是否擁有商標權(quán)沒有關(guān)系，更無沖突。如果法院所謂的“合理注意義務(wù)”暗示被告應(yīng)當對比境內(nèi)原告在境內(nèi)注冊的時間和境外定作人在境外注冊的時間，并考察境外定作人是否實質(zhì)上“搶注”了原告已在境外使用的商標，那該義務(wù)絕對是一種苛責，并將實質(zhì)上成為嚴格責任規(guī)定。因為即使是印尼最高法院，也得出了與我國法院相反的結(jié)論。

因此，“合理注意義務(wù)”標準缺乏理論支持，亦不能自圓其說，但的確內(nèi)涵了效果主義的立場，正確地將注意力投向境外市場上的銷售行為而非境內(nèi)的貼附行為。但是，原告和境外定作人究竟何者享有涉案商標在境外的利益應(yīng)該是法院根據(jù)銷售地法進行判斷的內(nèi)容，而非被告的審查義務(wù)。江蘇高院創(chuàng)設(shè)“合理注意義務(wù)”，實際上是在考察上柴公司究竟是否具有被印尼商標法所承認的利益；其通過形式上將這一義務(wù)施加給被告，避免了準據(jù)法選擇和外國法適用的過程。所以，法院的正確做法應(yīng)當是采取銷售地法律對原告是否享有商標法上的利益進行判斷，進而考慮境外定作人是否搶注原告的商標，最后判斷定作人和加工方的行為是否構(gòu)成侵權(quán)。考慮到外國判決的承認本身需要額外的條件，我國法院在判決時并不需要得出與印尼最高法院一致的結(jié)論。

另外，印尼最高法院關(guān)于“印尼PT ADI 公司沒有搶注上柴公司商標”的結(jié)論很可能是符合印尼商標法的。因為一國商標法本就未必能為所有遭“搶注”的原告提供救濟。比如，我國《商標法》第32 條規(guī)定“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。但在司法實踐中，“已經(jīng)使用并有一定影響”并不容易證明，31. 參見劉鐵光：《規(guī)制商標“搶注”與“囤積”的制度檢討與改造》，載《法學》2016 年第8 期，第38-48頁。這就導致并非所有“搭便車”“搶注”的行為都會受到商標法的規(guī)制。當然，在與“東風案”類似的涉外定牌加工案件中，往往已有事實表明境外定作人有“惡意搶注”之嫌，法官在心證上容易接受我國商標權(quán)人在境外遭遇了“搶注”和“搭便車”。同時，我國注冊商標在境外遭到“搶注”或被“搭便車”的事實在一定程度上能夠說明權(quán)利人在境外存在合乎商標法原理的利益。此時還允許境外定作人銷售附有該商標的商品，不僅使屬于國內(nèi)商標權(quán)人的利益被境外定作人攫取，也導致國內(nèi)商標權(quán)人喪失進一步擴大境外市場或在境外獲得商標注冊的機會。因此，此時可以適當降低對外國法查明的要求，從而順利根據(jù)銷售地法律認定侵權(quán)成立。

2.商品回流是涉外定牌加工構(gòu)成侵權(quán)的決定性因素之二

一旦將目光轉(zhuǎn)回地域性限制和效果主義立場就不難發(fā)現(xiàn)，法院考慮某些無關(guān)事實因素的做法違背地域性限制和沖突法規(guī)范。比如，最高法院在“本田案”中指出，中國消費者出國旅游和消費的人數(shù)眾多，貼牌商品存在混淆可能性。32. 最高人民法院（2019）最高法民再138 號民事判決書。顯然，對于出國旅游的我國消費者的考慮是錯誤的。有學者一針見血地批評道：國外的接觸已超出商標權(quán)地域性的考量范圍。境外的中國消費者仍是境外商品市場的消費者，已不屬于境內(nèi)的相關(guān)公眾；所謂的“接觸”發(fā)生于中國境外，同樣脫離了相關(guān)公眾的判斷場景，不能作為判斷境內(nèi)商標貼附屬性的依據(jù)。33. 孔祥?。骸渡嫱赓N牌加工商標貼附行為之定性》，載《政法論壇》2022 年第3 期，第153-154頁。誠然，經(jīng)濟發(fā)展造成的人口暫時跨國流動的確是全球化背景對地域性原則的沖擊，但應(yīng)對這種沖擊需要國家間的合作，以求進一步便利知識產(chǎn)權(quán)的國際注冊制度、促進知名商標得到廣泛認可。而將該背景作為借口直接繞開地域性限制、擴大相關(guān)公眾的范圍，相當于直接否定了知識產(chǎn)權(quán)地域性，也破壞了商標法背后的利益平衡機制，是絕對不可取的。

然而，考慮出口商品的回流（至國內(nèi)）34. 參見最高人民法院（2019）最高法民再138 號民事判決書。也見上海知識產(chǎn)權(quán)法院（2016）滬73 民終37 號民事判決書。卻有充分的合理性。因為商品一旦回流國內(nèi)，就會在國內(nèi)市場上引起混淆，所謂的涉外定牌加工問題將直接轉(zhuǎn)化為典型的商品侵權(quán)問題。此時，加工人不過是以定牌加工之名行銷售之實。即使沒有參與后續(xù)銷售或沒有認識到回流的可能性，其在先的貼附行為也因具備了識別功能和混淆可能性而構(gòu)成“使用侵權(quán)”，同時也構(gòu)成對“銷售侵權(quán)”的幫助。因此，對出口商品回流相關(guān)證據(jù)的考察恰恰是解決涉外定牌加工案件的核心。

另外，回流導致的侵權(quán)必須以存在回流事實為前提，不能僅以回流可能性為依據(jù)。35. 參見孔祥?。骸渡虡耸褂眯袨榉蓸?gòu)造的實質(zhì)主義構(gòu)造——基于涉外貼牌加工商標侵權(quán)案的展開》，載《中外法學》2020 年第5 期，第1302頁。正如學所言：考慮商品回流的判決都將電子商務(wù)等跨境銷售在理論上的可能性等同于個案中現(xiàn)實的混淆可能性，難謂周全；至少還應(yīng)考察涉案商品在境外是否確有電子商務(wù)銷售、該銷售是否面向我國消費者，以及是否存在語言、服務(wù)范圍等否定性限制。36. 楊鴻：《主體區(qū)分視角下定牌加工侵權(quán)判定的合理路徑》，載《法學》2021 年第9 期，第133頁。比如，最高法院在“本田案”中僅以“隨著電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，即使被訴侵權(quán)商品出口至國外，亦存在回流國內(nèi)市場的可能”為由論證識別功能和混淆可能性的存在，推翻了二審法院所認定的“涉案220套摩托車散件全部出口至緬甸，不進入中國市場參與商業(yè)活動”這一事實。但事實上，“電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展”是一個非常抽象、宏觀的時代背景，幾乎適用于時下的任何貿(mào)易活動。如果從電商和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展就能推知回流的存在，那么任何涉外定牌加工的商品以及出口的商品都具備回流國內(nèi)的可能性，此類案件的被告將全部構(gòu)成商標侵權(quán)。因此，在具體案件中，原告至少需要舉出證據(jù)使法官對存在商品回流的心證提高到民事訴訟的一般證明標準，即高度蓋然性標準。