初創(chuàng)企業(yè)如何預(yù)防與應(yīng)對商標(biāo)搶注

■徐衍修 尹明明 姚興

商標(biāo)是一個(gè)企業(yè)（以及產(chǎn)品或服務(wù)）在市場上的差異化可識(shí)別符號。對于初創(chuàng)企業(yè)而言，如何在起步階段就做好自己的商標(biāo)保護(hù)，對企業(yè)后續(xù)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。正因?yàn)槿绱?，一家初?chuàng)企業(yè)一旦有了自己的經(jīng)營特色而未及時(shí)申請注冊商標(biāo)，如商標(biāo)被他人搶注，其在相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)上的注冊商標(biāo)專用權(quán)將會(huì)被剝奪，無法正常使用該品牌或者遭遇使用障礙，如果繼續(xù)使用，還可能遭受搶注者主張商標(biāo)侵權(quán)。初創(chuàng)企業(yè)如何預(yù)防和應(yīng)對商標(biāo)被惡意搶注以及不良企業(yè)惡意囤積、傍名牌的行為，保護(hù)好自身品牌，是關(guān)系到初創(chuàng)企業(yè)的生存和發(fā)展的重要問題。

初創(chuàng)企業(yè)預(yù)防商標(biāo)被搶注的必要性

初創(chuàng)企業(yè)往往由于認(rèn)知不足，加上資金、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)等方面的缺乏，一般僅專注于產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營，忽視對商標(biāo)的保護(hù)?；诔鮿?chuàng)企業(yè)自身的特點(diǎn)，其商標(biāo)保護(hù)最關(guān)鍵、最核心的是避免他人對其經(jīng)營模式的復(fù)制，包括對其商標(biāo)的搶注和摹仿。之所以出現(xiàn)大量的商標(biāo)搶注行為，歸根結(jié)底是誰先注冊商標(biāo)誰就擁有了排斥他人使用相同或類似商標(biāo)的權(quán)利。初創(chuàng)企業(yè)必須隨時(shí)對一些惡意囤積、搶注商標(biāo)的企業(yè)提高警惕，做好預(yù)防商標(biāo)被搶注工作顯得非常必要。

為了遏制商標(biāo)搶注行為，我國《商標(biāo)法》 第32 條規(guī)定“申請商標(biāo)注冊……不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。商標(biāo)搶注人成功獲準(zhǔn)注冊商標(biāo)后，其目的往往并非是為了使用，而是囤積商標(biāo)待價(jià)而沽。對此，我國 《商標(biāo)法》 第4 條規(guī)定“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”，該條規(guī)定的是商標(biāo)不予注冊的絕對理由之一。商標(biāo)注冊的意義在于讓注冊人在經(jīng)營活動(dòng)中取得在特定范圍內(nèi)排斥他人使用注冊商標(biāo)的權(quán)利，從而使得消費(fèi)者可以通過不同的商標(biāo)辨識(shí)商品或者服務(wù)的來源。但在商標(biāo)申請注冊階段，審查員往往無法確定申請人是否是以使用為目的申請注冊商標(biāo)，一般還是按正常程序進(jìn)行審查，主要是審查是否存在他人在同一種商品或者類似商品上申請了相同或近似的商標(biāo)。這就使得有些專注搶注商標(biāo)的個(gè)人或企業(yè)有了可乘之機(jī)，其利用各種渠道、合理運(yùn)用法律規(guī)則專職從事商標(biāo)搶注、囤積，從事不正當(dāng)競爭行為，令人防不勝防。實(shí)踐中，不少初創(chuàng)企業(yè)在前期不重視商標(biāo)保護(hù)，直到發(fā)覺被第三方惡意搶注后方幡然醒悟，隨即走上了艱難的維權(quán)道路。

為了應(yīng)對惡意搶注商標(biāo)的情況，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2021年3月15日印發(fā)《打擊商標(biāo)惡意搶注行為專項(xiàng)行動(dòng)方案》，加強(qiáng)對商標(biāo)搶注、囤積現(xiàn)象的規(guī)制，意在彰顯政府遏制這些違反誠實(shí)信用原則的行為的決心，也給初創(chuàng)企業(yè)在商標(biāo)保護(hù)乃至整個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)方面增強(qiáng)了信心。

初創(chuàng)企業(yè)如何預(yù)防商標(biāo)被搶注

初創(chuàng)企業(yè)為了預(yù)防該符號被他人搶注為商標(biāo)，可以從以下幾個(gè)方面展開工作：

（一）商標(biāo)的個(gè)性化選擇

初創(chuàng)企業(yè)在考慮企業(yè)（以及產(chǎn)品）的識(shí)別性標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡量選用具有顯著特征的標(biāo)識(shí)，避開商品的通用名稱、圖形、型號，或者其他可以直接表述產(chǎn)品特點(diǎn)的標(biāo)識(shí)，否則后期申請注冊商標(biāo)時(shí)，可能無法獲準(zhǔn)注冊。如羅永浩的關(guān)聯(lián)公司北京交個(gè)朋友公司申請了一系列“交個(gè)朋友”商標(biāo)（目前顯示共申請過471 件“交個(gè)朋友”商標(biāo)），其中的部分商標(biāo)已被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以缺乏顯著性為由駁回。雖然北京交個(gè)朋友公司就駁回的商標(biāo)申請了駁回復(fù)審和行政訴訟，并提交了證據(jù)證明“交個(gè)朋友”商標(biāo)在直播服務(wù)上具有極高的知名度和影響力，經(jīng)過使用取得了顯著特征，但最終仍被認(rèn)定為缺乏顯著性，故未獲準(zhǔn)注冊。

(二)商標(biāo)使用證據(jù)的管理

這里的證據(jù)是指為了證明某一商標(biāo)從設(shè)計(jì)到使用都是先于其他任何申請相同或者相似的商標(biāo)。初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)該非常重視這部分證據(jù)的收集和保存，因?yàn)楹罄m(xù)要針對搶注的商標(biāo)提起異議、無效宣告程序，這方面的證據(jù)就是啟動(dòng)程序的理由。

1.商標(biāo)設(shè)計(jì)的證據(jù)

商標(biāo)設(shè)計(jì)過程，尤其是設(shè)計(jì)完成后的標(biāo)識(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄，可以用帶有時(shí)間痕跡的照片、視頻等方式記錄，也可以用發(fā)送郵件、上傳至網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、編輯在企業(yè)宣傳冊等方式記錄。這個(gè)證據(jù)是用于證明商標(biāo)圖樣的原始來源，并非盜用或摹仿他人的商標(biāo)。

初創(chuàng)企業(yè)的商標(biāo)如果是以圖案的形式呈現(xiàn)，還可以嘗試申請版權(quán)登記。版權(quán)登記證書上載明了創(chuàng)作完成日，可以用來初步證明創(chuàng)作完成的時(shí)間，這在證明“在先權(quán)利”方面是有重要作用的。如遇到他人搶注商標(biāo)，企業(yè)可以用結(jié)合版權(quán)登記證書，引用《商標(biāo)法》 第32 條以搶注人損害在先權(quán)利進(jìn)行維權(quán)。

2.商標(biāo)使用的證據(jù)

這里不僅需要證明商標(biāo)在實(shí)際使用，而且要證明商標(biāo)由申請人“最先”使用。我國 《商標(biāo)法》 雖然遵循注冊在先原則，但是也對使用在先的商標(biāo)在一定條件下進(jìn)行保護(hù)。我們可以使用以下證據(jù)來證明：（1）印有商標(biāo)的產(chǎn)品圖片；（2）新聞媒體的報(bào)道視頻/圖片，需要能清晰地看到商標(biāo)；（3）帶有商標(biāo)的廣告、宣傳冊；（4）初創(chuàng)企業(yè)自己的社交媒體平臺(tái)上使用商標(biāo)的情況。

(三)商標(biāo)監(jiān)控

初創(chuàng)企業(yè)一般規(guī)模不大，設(shè)置專門的部門管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)的可能性不大，但可以設(shè)置專人進(jìn)行商標(biāo)監(jiān)控，因?yàn)檫@方面的工作量并不大。如對企業(yè)主營產(chǎn)品所屬的商標(biāo)類別，不定期檢索最新的商標(biāo)情況，看是否有新的主體申請了與本企業(yè)相同或近似的商標(biāo)，如發(fā)現(xiàn)有企業(yè)或者個(gè)人申請注冊了與自身相同或者近似的商標(biāo)，則需要重點(diǎn)監(jiān)控。檢索的時(shí)間間隔，可以設(shè)置為半個(gè)月，不宜超過一個(gè)月。建議初創(chuàng)企業(yè)選擇信任的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，將商標(biāo)監(jiān)控的事務(wù)委托代理機(jī)構(gòu)處理，由代理機(jī)構(gòu)定期提供商標(biāo)監(jiān)控的書面報(bào)告，則會(huì)更為妥當(dāng)。

初創(chuàng)企業(yè)如何應(yīng)對商標(biāo)被搶注

初創(chuàng)企業(yè)如果發(fā)現(xiàn)自己的商標(biāo)不幸被搶注，可以采取如下的應(yīng)對方式：

(一)對于初審公告的商標(biāo)，啟動(dòng)商標(biāo)異議程序

如果監(jiān)控發(fā)現(xiàn)他人搶注的商標(biāo)已經(jīng)通過實(shí)質(zhì)審查進(jìn)入初審公告階段的，初創(chuàng)企業(yè)可以依據(jù) 《商標(biāo)法》 第33 條的規(guī)定，以他人用不正當(dāng)手段搶注已經(jīng)使用并具有一定影響的商標(biāo)為理由向知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出異議，異議期為3 個(gè)月，自初審公告日開始起算。

(二)對于核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，啟動(dòng)商標(biāo)無效或撤銷程序

如果企業(yè)錯(cuò)過了上述的3 個(gè)月異議期，搶注人的商標(biāo)已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊，初創(chuàng)企業(yè)還可申請宣告該商標(biāo)無效。申請無效的理由為他人用不正當(dāng)手段搶注企業(yè)自身已經(jīng)具有一定影響的商標(biāo)，申請的時(shí)間為自系爭商標(biāo)注冊之日起5年內(nèi)。根據(jù) 《商標(biāo)法》 第49 條的規(guī)定，若商標(biāo)連續(xù)3年不使用，任何人都可以申請撤銷該商標(biāo)。因此，如果搶注的商標(biāo)注冊期滿3年，還可以提起撤銷程序。需要說明的是，無論提起商標(biāo)無效程序還是商標(biāo)撤銷程序，同時(shí)應(yīng)當(dāng)注冊該商標(biāo)，避免搶注人發(fā)現(xiàn)有人提起無效或撤銷程序后再次注冊，導(dǎo)致無效或者撤銷起不到預(yù)期效果。

如果搶注的商標(biāo)注冊期滿3年，未滿5年，可以同時(shí)啟動(dòng)商標(biāo)無效和撤銷程序。

(三)購買商標(biāo)

搶注人搶注成功后往往急于牟利，這時(shí)候可以試探性的聯(lián)系搶注人購買商標(biāo)。購買的時(shí)候需要關(guān)注商標(biāo)核定使用的小類，若這些小類與該初創(chuàng)企業(yè)旗下的商品/服務(wù)類別不同，則購買的意義不大。筆者曾遇到客戶在水杯類商品上申請注冊商標(biāo)受阻，原因是他人已在先注冊了相同的商標(biāo)，我們給客戶的建議是提起商標(biāo)撤銷，然后嘗試與注冊人溝通購買其商標(biāo)，最終經(jīng)過反復(fù)磋商，成功幫客戶購買到該商標(biāo)。

(四)更換商標(biāo)后注冊“防御型”商標(biāo)

如果初創(chuàng)企業(yè)因他人搶注商標(biāo)，因時(shí)間和精力等更方面的原因，不得不更換商標(biāo)時(shí)，應(yīng)當(dāng)吸取教訓(xùn)，就更換后的商標(biāo)注冊一系列近似的“防御型”商標(biāo)，或者同一商標(biāo)進(jìn)行全品類注冊。初創(chuàng)企業(yè)必須意識(shí)到，“防御型”商標(biāo)在注冊后的初期的確可有效防止他人傍名牌，但若一直不使用也可能遭遇被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。

(五)以不正當(dāng)競爭為由起訴搶注者

商標(biāo)搶注行為嚴(yán)重?fù)p害市場秩序和擠壓商標(biāo)資源，隨著我國司法實(shí)踐對商標(biāo)搶注行為的打擊力度越來越大，初創(chuàng)企業(yè)面臨商標(biāo)被搶注的情況，可以嘗試起訴搶注者，請求人民法院判令搶注者停止繼續(xù)搶注商標(biāo)，并要求賠償經(jīng)濟(jì)損失等。

本欄目由寧波發(fā)改委與本刊聯(lián)合主辦