美國商業(yè)方法專利保護制度研究

汪濤 唐田田 智月

國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 北京 100088

引言

在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，對商業(yè)方法是否具有專利適格性這一問題的爭論和研究從未停息。早在一百多年前，美國開始探索與嘗試，1908年，Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.案確立的“商業(yè)方法排除對象”在美國存在很長一段時間。直到1998年，State Street Bank & Trust Co. v.Signature Financial Group, Inc.案為商業(yè)方法的專利保護打開大門，美國專利商標(biāo)局（以下簡稱USPTO）的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，State Street Bank案后商業(yè)方法的專利申請增長迅猛。

如圖1所示，美國商業(yè)方法的專利申請量的變化趨勢大致經(jīng)歷了五個階段，在適用判例法的美國，每階段都由里程碑式的案例推動著美國商業(yè)方法客體審查指南的發(fā)展?！睹绹虡I(yè)方法專利的十年擴張與輪回：從道富案到Bilski案的歷史考察》[2]中僅介紹了1998-2008美國商業(yè)方法擴張發(fā)展的十年?！睹绹虡I(yè)方法專利保護的發(fā)展與現(xiàn)狀及其對我國的啟示》[3]中主要介紹了美國商業(yè)近二十年的專利審查與司法審判經(jīng)驗，介紹了最初的“實用的、具體的及有形的結(jié)果”標(biāo)準，到“機器或轉(zhuǎn)換”標(biāo)準，以及2014年美國聯(lián)邦最高法院在Alice案中明確適用“兩步測試法”?，F(xiàn)有文獻沒有全面梳理美國商業(yè)方法上百年來的發(fā)展趨勢。為彌補上述不足，本文從美國商業(yè)方法定義入手，重點分析美國商業(yè)方法五個發(fā)展階段中里程碑式的判例，詳細論述這些判例對美國商業(yè)方法的審查政策和相關(guān)申請趨勢影響；最后，介紹美國商業(yè)方法的現(xiàn)行客體審查標(biāo)準，及其存在的問題。

圖1 1997-2020年美國商業(yè)方法專利申請量 [1]

1 美國商業(yè)方法專利的定義

商業(yè)方法，一般來說是人們?yōu)檫_到某些商業(yè)目的，維持商業(yè)活動的運行而采取的手段和途徑。美國兩位議員 Rick Boucher 和Howard Berman 提交的《2000 年商業(yè)方法專利促進法議案》，對商業(yè)方法的種類進行了列舉：“商業(yè)方法是指（1）管理、經(jīng)營、運行企業(yè)或組織或者處理金融數(shù)據(jù)的一種專利方法，包括從事商業(yè)活動所使用的技術(shù)；（2）任何用于競技運動、教導(dǎo)傳授或個人技能的技術(shù)；（3）任何由計算機輔助實施的（1）中描述的方法或（2）中描述的技術(shù)。”除上述定義外，美國專利分類第705 類[4]也被認為是商業(yè)方法的分類位置。第 705 類的定義是：“用于執(zhí)行數(shù)據(jù)處理運算或執(zhí)行計算運算的裝置和對應(yīng)的方法，其中該裝置或方法被獨特地設(shè)計或者被用于企業(yè)實踐、管理或經(jīng)營，或者金融數(shù)據(jù)的處理，或者確定商品或服務(wù)費用。”從美國商業(yè)方法專利的定義可知，商業(yè)方法專利在美國是一個廣義概念，它不僅包企業(yè)行為，還涵蓋人與人的交互、數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域。

2 美國商業(yè)方法的發(fā)展歷程

從圖1中可以看出，美國司法保護經(jīng)歷了拒絕、擴張、模糊回歸、嚴格限縮、以及適度修正和再平衡五個階段，每階段都由里程碑式的案例推動著美國商業(yè)方法申請量的變化以及USPTO客體審查指南的發(fā)展。

2.1 商業(yè)方法保護的立法原點

幾乎在整個20世紀，美國一直拒絕對商業(yè)方法進行專利保護。1908年，美國聯(lián)邦第二巡回上訴法院通過Hotel Security案確立了“商業(yè)方法排除對象”原則。法院認為：該案屬于抽象思維，不屬于技術(shù)（Art）（注：美國在1790年專利法第101條，限定了專利法所保護的四種主題，即技術(shù)、機器、制品或組合物。在1952 年修訂專利法時，將“技術(shù)（Art）”修改為“方法（Process）”）、機器、制品或組合物中的任何一類，不能獲得專利權(quán)的保護（需要注意的是，雖然該案確立了“商業(yè)方法排除對象”的原則，但該案卻是以不具備新穎性被駁回的，并非因為不滿足專利法第101 條，此后商業(yè)方法不適格的判決中也鮮有直接援引“商業(yè)方法排除對象”）。該案屬于單純的商業(yè)方法發(fā)明，因為以當(dāng)時的技術(shù)水平條件，還不存在“與計算機或其他硬件相結(jié)合的商業(yè)方法發(fā)明”。所以從嚴格意義上說，“商業(yè)方法排除對象”否定的僅僅是“單純商業(yè)方法”的適格性，是基于避免對抽象思維的壟斷的考量。

在立法層面，美國聯(lián)邦法典（United States Code）第35編第101條（35 U.S.C. 第101條）規(guī)定了專利客體的四種法定類型。在司法層面，許多代表性判例認定“自然規(guī)律（natural law）、自然現(xiàn)象（natural phenomena）、抽象概念（abstract idea）”不是專利法所要保護的客體，稱為“司法排除對象”。因此，商業(yè)方法是否受專利保護這一問題的原點在于對35 U.S.C.第101條的解釋。

2.2 美國商業(yè)方法專利保護的擴張

20世紀90年代，隨著計算機技術(shù)在商業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，美國對商業(yè)方法的專利適格性判斷出現(xiàn)松動，美國聯(lián)邦巡回上訴法院（以下簡稱CAFC）1998年對State Street Bank &Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc案作出肯定判決，被認為是首次開啟商業(yè)方法專利的綠燈。該案涉及一種“軸輻式金融服務(wù)體系數(shù)據(jù)處理”的方法，該方法把各個共同基金作為輪輻，置于輪轂即投資組合控制下，實施集中管理，以提高管理效率，操作過程中需要使用計算機。

CAFC認為，在判斷一種方法是否具備適格性時，應(yīng)側(cè)重判斷該方法是否具有實際應(yīng)用。只要該方法產(chǎn)生“實用、具體、有形結(jié)果”（useful, concrete and tangible result）就具備適格性。該案首次將計算機實施的，能夠產(chǎn)生“實用、具體、有形結(jié)果”的商業(yè)方法，認定為可以獲得專利權(quán)的保護，這與九十年代計算機在商業(yè)活動中的緊密融合是密切相關(guān)的，法院已無法忽視由計算機技術(shù)實施的商業(yè)方法的專利保護問題。“實用、具體、有形結(jié)果”的標(biāo)準就是基于上述形勢所做的積極調(diào)整。

從圖1可以看出State Street Bank案后商業(yè)方法的專利申請快速增長，1998年相比1997年增長39.4%。同時商業(yè)方法領(lǐng)域的授權(quán)率也顯著增長，1998年相比1997年商業(yè)方法授權(quán)率增長100%[5]。

申請量和授權(quán)量的快速增長帶來了一系列的問題。首先，有學(xué)者認為“實用、具體、有形結(jié)果”審查標(biāo)準導(dǎo)致大量低質(zhì)量的申請獲得專利，影響了商業(yè)方法專利的整體授權(quán)質(zhì)量。研究表明，一個新的在線產(chǎn)品或服務(wù)的出現(xiàn)，有可能會侵犯4000項專利[6]。其次，相關(guān)從業(yè)者認為，很容易將商業(yè)方法專利申請撰寫成滿足“實用、具體、有形結(jié)果”的要求，這導(dǎo)致僅通過撰寫技巧即能使商業(yè)方法獲得專利，而非實質(zhì)提升商業(yè)方法發(fā)明的質(zhì)量。最后，從美國經(jīng)濟的角度來看， USPTO在1998年后約10年間共授予1萬多件商業(yè)方法專利，美國費城聯(lián)邦儲備銀行的研究人員曾就這些專利對美國經(jīng)濟尤其是金融業(yè)的影響開展研究，通過分析多種指標(biāo)，并無充足證據(jù)證明商業(yè)方法專利對金融機構(gòu)的研發(fā)投入有顯著影響，因而尚不能確定商業(yè)方法專利是否為美國經(jīng)濟創(chuàng)造價值，因為金融業(yè)在經(jīng)營中并不依賴專利作為開發(fā)新產(chǎn)品的動力，而是更多依賴于如市場領(lǐng)先時間、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和交互操作性等因素?？梢姡谏虡I(yè)方法應(yīng)用廣泛的金融領(lǐng)域，越來越多的商業(yè)方法專利與產(chǎn)業(yè)更多的研發(fā)投入和利潤回報之間并無因果關(guān)系，相反，卻帶來了無休止的訴訟和商業(yè)經(jīng)營的不確定性，增加了企業(yè)經(jīng)營成本。

隨著商業(yè)方法申請量的增長， USPTO也采取相應(yīng)措施來應(yīng)對，1999年提出一項商業(yè)方法專利行動計劃，內(nèi)容包括：對審查員進行技術(shù)培訓(xùn)、擴大現(xiàn)有技術(shù)的檢索范圍、指定用于商業(yè)方法專利審查的數(shù)據(jù)庫、施行二級審查、由商務(wù)專家和資深審查員進行監(jiān)督等[7]。2000年《美國商業(yè)方法白皮書》揭示了商業(yè)方法可專利性的歷史變革，反映了USPTO對商業(yè)方法專利可能采取的策略。在該白皮書中，一方面，USPTO再次確認商業(yè)方法的可專利性，同時，認為商業(yè)方法的實際應(yīng)用，就是能夠產(chǎn)生“實用、具體、有形結(jié)果”，由此將發(fā)明的要求向?qū)嵱眯赞D(zhuǎn)化；另一方面，將商業(yè)方法專利正式列入專利法第705類專利，對如何提高第705類專利審查的質(zhì)量、如何解決此類專利審查中存在的問題提出了指導(dǎo)性意見。

2.3 美國商業(yè)方法專利保護的模糊回歸

進入21世紀，CAFC開始調(diào)整商業(yè)方法激進的保護規(guī)則，一系列判決顯示CAFC試圖收緊對商業(yè)方法的適格性判斷，其中最值得關(guān)注的是2008年的Bilski案。Bilski 案涉及一種商品提供者對以固定價格銷售的商品的消費風(fēng)險進行管理的方法，實質(zhì)上是一種風(fēng)險對沖（hedge）方法。USPTO認為該方法僅涉及抽象概念，沒有與特定裝置相連接，解決的是一種數(shù)學(xué)問題，因此不具備適格性。上訴到CAFC后，CAFC放棄了State Street Bank案的判定標(biāo)準，采用了 Benson 案、Flook 案和Diehr 案中提出的“機器或轉(zhuǎn)換”（ Machine－or－Transformation Test）標(biāo)準，具體而言，一項方法權(quán)利要求是否構(gòu)成專利保護的客體，首先判斷涉案方法發(fā)明是否與特定的機器或設(shè)備相連接，如果是，則是適格的；如果否，則繼續(xù)判斷該方法是否可以將特定物品轉(zhuǎn)換為其他形態(tài)或物質(zhì)，如果是，則是適格的。其認為，“機器或轉(zhuǎn)換”原則是判斷一項“方法”發(fā)明是否適格的唯一標(biāo)準，Bilski 案不滿足此標(biāo)準，因此是不適格的。

最高法院同樣認定涉案專利無效，但并不認可CAFC所確立的“機器或轉(zhuǎn)換”標(biāo)準，其認為自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象概念是司法排除對象，Bilski案屬于抽象概念，因此不具備適格性。然而，最高法院并沒有完全否定“機器或轉(zhuǎn)換測試法”，認為在進行適格判斷時，機器或轉(zhuǎn)換測試法提供了“重要且有益的線索”，但并不是檢驗適格性的唯一工具，因為其認為機器或轉(zhuǎn)換測試法本身缺乏確定性。Rader法官就曾發(fā)出過疑問：“何種形式或程序的‘轉(zhuǎn)換’才滿足適格性的要求？與機器要如何連接才能滿足測試法？所要求的機器是如Benson案中那樣‘獨特的’機器還是一臺普通用途的計算機就可以了？什么叫做‘額外解決方案’？如果一項方法申請本來就可以以‘機器’的形式滿足適格性的要求，為何還要與機器相連接或作為‘方法’來展示其專利的適格性？最高法院認定Bilski案屬于抽象概念從而不適格，既削弱了CAFC在Bilski案中確立的機器或轉(zhuǎn)換標(biāo)準的重要性，也沒有認同State Street Bank案中確立的實用、具體和有形結(jié)果的標(biāo)準，導(dǎo)致商業(yè)方法專利的適格性判斷處于一種不確定的狀態(tài)。

美國社會各界對此案也反應(yīng)不一：美國計算機和通訊工業(yè)協(xié)會主席對本案判決持強烈的批評態(tài)度。他認為，對于被僅持有專利而沒有業(yè)務(wù)的專利釣魚者盯上的公司，它們所面臨專利訴訟的不確定性，將會因本案而更加惡化，增加了商業(yè)不確定性和法律成本。然而擁有數(shù)百項商業(yè)方法專利的IBM公司和一些生物技術(shù)公司對本案判決表示贊同和支持。IBM認為，專利法需要保護商業(yè)方法專利，但不能門檻太低，造成商業(yè)方法專利泛濫。但同樣擁有眾多商業(yè)方法專利的微軟公司以及谷歌公司等，對于本案基本持批評態(tài)度。

雖然Bilski案飽受爭議，USPTO還是基于此案的判決結(jié)果修改了客體審查標(biāo)準，USPTO在2009年8月頒布了新的《可專利客體暫行審查指南》[8]。規(guī)定專利適格性必須同時滿足兩個條件：（1）必須是四種法定類型之一；且（2）對權(quán)利要求進行整體分析，以判斷是否指向抽象概念。2010年7月1日發(fā)布了《在 Bilski 案視角下審查程序的臨時指南》，指出計算機實施方法的適格性審查要判斷（1）是否充分應(yīng)用了特定的機器或裝置；（2）是否對抽象概念的應(yīng)用僅僅是對抽象概念的先占；（3）是對抽象概念的運用還是僅僅簡單的描述。在上述兩個文件的基礎(chǔ)上，USPTO發(fā)布了新版《專利審查程序指南》（MPEP），幫助申請人更好地理解審查員如何進行適格性審查。

2.4 美國商業(yè)方法專利的嚴格限縮

Bilski案中，盡管沒有全盤否定商業(yè)方法的專利適格性，但由于未能形成多數(shù)意見，不具有先例約束力，CAFC限縮商業(yè)方法專利的嘗試陷入困局。直到2014年Alice Corp. V.CLS Bank Int案的出現(xiàn)，美國最高法院對商業(yè)方法的專利適格性給出了嚴格的限制。

Alice 案主要涉及買賣雙方進行交易時，能夠借助作為第三方的系統(tǒng)，確保金融交易的安全，降低交易風(fēng)險。CAFC小法庭審理判定涉案權(quán)利要求并未明確指向抽象概念，但各法官意見不一?；谠摪赋霈F(xiàn)的意見分歧，2012 年CAFC 對該案啟動了全員法官參加的滿席（en banc）審理，但參與此案的10名法官們意見分歧十分嚴重，發(fā)表了7種不同的意見，最后僅以一段簡短的法庭意見（percuriam opinion）維持了聯(lián)邦地區(qū)法院的判決。

由于CAFC的滿席判決并未形成多數(shù)意見，不具有先例約束力。當(dāng)CLS向CAFC提交再次聽證的請求書之后，眾多知名公司，如谷歌、推特、電子前線基金會（EFF）、領(lǐng)英（LinkedIn）、英 國 航 空 公 司（British Airways），都向CAFC提交了法庭之友意見書（amicicuriae briefs），表示支持 CLS。2013 年美國最高法院對此案下達調(diào)案復(fù)審令，2014年6月19日，最高法院就該案做出判決，明確了方法類專利的審查標(biāo)準：（1）自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象概念不能獲得專利保護。（2）判斷涉及自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象概念的權(quán)利要求是否滿足專利法第101 條規(guī)定的適格客體時，應(yīng)適用Mayo二分測試法。

依據(jù)Mayo 二分測試法，第一步，判定該方法權(quán)利要求涉及“中間結(jié)算( intermediated settlement) ”這一抽象概念，最高法院并沒有對“抽象概念”做出定義或者限定，而是以引用先例的方式對“抽象概念”進行例舉，本案所涉的中間結(jié)算與Bilski 案中對沖操作相似，二者都是“商業(yè)系統(tǒng)中普遍存在的基本經(jīng)濟業(yè)務(wù)”，屬于“抽象概念”范疇。第二步，判定該方法僅涉及一般的計算機應(yīng)用，因而無法轉(zhuǎn)化為滿足適格性的發(fā)明：對于“發(fā)明構(gòu)思”，僅通過引用先例的方式給出一些例舉，未包含“發(fā)明構(gòu)思”的情形包括：（1）僅僅在涉及抽象概念的部分增加“應(yīng)用之”或者“通過計算機應(yīng)用之”之類的詞語；（2）“將抽象概念的應(yīng)用限定在某一個特定的技術(shù)環(huán)境”。包含“發(fā)明構(gòu)思”的情形包括：（1）對已有技術(shù)做出改進，“解決了傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)問題”；（2）“對計算機本身的功能做出了改進”。從該方法權(quán)利要求的各個技術(shù)特征的角度來講，計算機所執(zhí)行的創(chuàng)建電子記錄、跟蹤交易情況以及自動發(fā)出指令等都是一般計算機的基礎(chǔ)和普通功能；從該方法權(quán)利要求的整體來看，其所要求保護的僅僅是利用一般計算機實施“中間結(jié)算”這一抽象概念。因此，該方法權(quán)利要求不存在發(fā)明構(gòu)思，因而不具備適格性，應(yīng)當(dāng)被判無效。同時，涉及該方法的計算機系統(tǒng)和計算機可讀存儲媒介因為同樣的理由不具有可專利性。

Alice 案的重要意義在于，對此前涉及適格性判斷的一系列案件進行全面總結(jié)，確立了對含有抽象概念的發(fā)明進行適格性判斷的基本原則和方法—“Mayo二分測試法”。Alice案后，USPTO對商業(yè)方法專利授權(quán)標(biāo)準再度收緊，眾多商業(yè)方法發(fā)明被視為抽象概念，同時USPTO將與銀行、投資和支付交易相關(guān)的申請都劃歸為“基本商業(yè)實踐”或“組織人類活動的方法”。因此，申請類似的發(fā)明很難獲得專利權(quán)，唯一的希望是在申請文件中清楚表明本發(fā)明提供發(fā)明構(gòu)思或是權(quán)利要求的限定顯著超出抽象概念本身，但證明與支持這一主張并不容易。因此，Alice案后，美國商業(yè)方法發(fā)明很難獲得專利權(quán)。如圖1所示，Alice案后，商業(yè)方法的申請量呈斷崖式下降。此外，大量與Alice案類似的專利申請被法院和美國專利審理和上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱PTAB）宣布無效。根據(jù)美國學(xué)者Jennifer統(tǒng)計，Alice 案后截至2015年6月19日，PTAB的判決中援引了198次Alice案，地區(qū)法院的判決中援引了63次Alice案，CAFC援引了11次Alice案。

此外，在審查環(huán)節(jié)，如圖2所示，Alice案后，USPTO的研究表明，“受Alice案影響”的33個技術(shù)領(lǐng)域，在Alice案做出判決后的18個月內(nèi)，USPTO發(fā)出的第一次官方審查意見通知書（下文簡稱一通）以專利不適格為由拒絕的比例增加31%。

圖2 Alice案后相關(guān)領(lǐng)域一通以第101條為由拒絕的比例

“Mayo二分測試法”看似簡單明了，但因為美國最高法院沒有明確給出“抽象概念”的定義，以及如何在權(quán)利要求中識別抽象概念，因此審查實踐中應(yīng)用兩分測試法并不容易。如圖3所示，對于這些技術(shù)領(lǐng)域，專利審查的不確定性（計算方法為：USPTO的審查員在半年時間內(nèi)，一通以專利客體適格性為由拒絕的數(shù)量除以一通總量，計算這個數(shù)量在半年時間內(nèi)的變化情況）增加了26%[9]。

圖3 Alice案后相關(guān)領(lǐng)域一通以第101條為由拒絕的比例的變化

因此，提高35 U.S.C.§101特別是Mayo二分測試法適用的清晰度、一致性和可預(yù)測性，已經(jīng)成為近年來美國發(fā)明人、企業(yè)和法官們的共同呼聲。

2.5 美國商業(yè)方法專利的適度修正和再平衡

最高法院判決后不久，USPTO根據(jù)Alice案的判決以及《根據(jù)Alice判決的審查指南備忘錄》發(fā)布《2014專利客體適格性審查臨時指南》，2015 年對該臨時指南進行補充完善，2016年5月4日，最終確認了2015年7月的修訂版《依據(jù)第101 條判斷可專利性時，審查員進一步可專利性審查指南》。同時，在聯(lián)邦巡回上訴法院做出典型案件判決后USPTO及時發(fā)布備忘錄來解釋最新的法律適用，截至2018年10月，USPTO共發(fā)布了 6 起典型案件的備忘錄（Alice 案后，聯(lián)邦巡回上訴法院審理的 Enfish 案、Rapid Litigation 案、McRo 案、Finjan 案、Berkheimer 案以及 Vanda 案均屬于典型案例?；诎讣哂兄匾绊?，USPTO均在這些案件審理后發(fā)布了備忘錄），用于指導(dǎo)專利審查與司法審判。其中2018年4月的《Berkheimer備忘錄》解決附加元素（或附加元素的組合）是否表示公知的、慣用的、常規(guī)的活動這一問題。2019年1月7日，USPTO正式發(fā)布2019版“美國專利客體適格性指南”（Patent Subject Matter Eligibility Guidance，下文稱PEG，隸屬于《美國專利審查指南》（Manual of Patent Examining Procedure））并廣泛征集公眾意見，針對用戶反饋最為集中的問題，2019年10月對 PEG作了再次修改和澄清，此次更新旨在提高審查專利適格性時的整體清晰度、一致性與可預(yù)測性。2019年10月17日，USPTO針對收集到的公眾意見，再度發(fā)布一份長達22頁的更新版本（October PEG Update）。此更新版本主要涉及以下三方面的改變：（1）細化Alice/Mayo二分測試法（Mayo案和Alice案中均使用了二分測試法，之后將其稱為Alice/Mayo二分測試法）的步驟2A；（2）細化抽象概念的分組；（3）判斷附加元素是否整合至實際應(yīng)用。

針對之前一直沒有給出定義的抽象概念，2019版PEG提煉匯總了法院認定的抽象概念，并對其進行分組。具體而言，將抽象概念分成三個組別：（a）數(shù)學(xué)概念；（b）組織人類活動的方法；管理人與人之間的個人行為或關(guān)系或互動；以及（c）智力活動。其中商業(yè)方法相關(guān)的內(nèi)容與（b）組別相關(guān)。

2019版PEG進一步將（b）組別細分為三個子集，每個子集給出多個示例，為判斷權(quán)利要求是否涉及商業(yè)方法提供更多信息。①基本經(jīng)濟原理或?qū)嵺`：法院使用“基本經(jīng)濟原理或?qū)嵺`”來描述與經(jīng)濟和商業(yè)有關(guān)的概念，其包括對沖、保險和降低風(fēng)險。相關(guān)示例：降低結(jié)算風(fēng)險；執(zhí)行下注游戲的規(guī)則；基于報價的價格優(yōu)化等。②商業(yè)或法律互動：包括合同形式的協(xié)議、法律義務(wù)、廣告、營銷或銷售活動或行為、商業(yè)關(guān)系等。相關(guān)示例：通過執(zhí)行計算管理穩(wěn)定的保值人壽保險；根據(jù)保險單（即合同形式的協(xié)議）處理承保損失或保單事件的保險索賠等。③管理個人行為、人際關(guān)系或人與人之間的交互：包括社交活動、教學(xué)和遵守規(guī)則或指示。相關(guān)示例：神經(jīng)學(xué)家在測試患者神經(jīng)系統(tǒng)功能紊亂時應(yīng)遵循的智力活動；輸入數(shù)據(jù)時考慮歷史使用信息等。在審查實踐中，USPTO審查員可以依據(jù)上文描述的三種情形，判斷權(quán)利要求是否涉及商業(yè)方法。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2019版 PEG發(fā)布后，商業(yè)方法領(lǐng)域?qū)＠麑彶榇_定性和一致性穩(wěn)步提高[10]。

如圖4和圖5所示，2019 PEG發(fā)布一年后，受Alice案影響的技術(shù)領(lǐng)域，一通以專利客體適格性為由拒絕的比率降低25%；一通以專利客體適格性為由導(dǎo)致審查的不確定性降低44%。也就是說，2019 PEG為專利適格決策過程提供了清晰和明確的參考，降低了審查員之間就客體適格性判斷的不一致性。對于專利申請人來說，這是一個更加一致和可預(yù)測的審查過程。

圖4 Alice案后相關(guān)領(lǐng)域一通以第101條為由拒絕的比例

圖5 Alice案后相關(guān)領(lǐng)域?qū)彶閱T一通以第101條為由拒絕的比例變化

3 2019 PEG遺留問題

近些年來，美國PEG的修改較為頻繁，一方面反映USPTO及時響應(yīng)專利適格性的審查政策變化，另一方面也反映了該領(lǐng)域法律適用的不穩(wěn)定性。美國最新的2019版PEG雖然在一定程度上解決了抽象概念判斷準確性和一致性的問題，但仍存在以下問題有待后續(xù)進一步完善。

一是在Alice/Mayo二分測試法中，步驟2A的第二分支與步驟2B中重復(fù)判斷“附加元素對計算機性能或其它技術(shù)領(lǐng)域做出改進；附加元素可結(jié)合特定機器或應(yīng)用司法排除對象，特定機器或產(chǎn)品與權(quán)利要求不可分割；附加元素將一件特定物品變換或還原成另一種狀態(tài)”等步驟時，造成判斷冗余。二是雖然2019版PEG將抽象概念細化成三個組別，同時還將每個組別細化成子集，并具體闡釋各個子集的概念和示例，但是對抽象概念進行分組的工作并不是一勞永逸的。因為受美國司法體制的影響，抽象概念的分組是建立在之前司法判例的基礎(chǔ)上，當(dāng)司法判例發(fā)生變化時，抽象概念下的各個組別、各個組別的子集和示例都會相應(yīng)進行變化。也就是說，美國審查指南伴隨司法判例發(fā)生變化，將是一個常態(tài)機制，導(dǎo)致PEG的法律適用存在長期的不穩(wěn)定性。此外，對抽象概念下的各個組別及其子集的概念定義和適用范圍，是否準確和清晰概括到大部分審查員都可統(tǒng)一適用的程度，還有待接下來審查實踐工作中的執(zhí)行和驗證。三是2019版PEG的判斷步驟2A的第二分支“是否整合到實際應(yīng)用”和步驟2B“是否提供發(fā)明構(gòu)思”，其判斷實際上是引入新創(chuàng)性評判的思路，例如，當(dāng)計算機設(shè)備與商業(yè)方法緊密融合時，在判斷步驟“是否整合到實際應(yīng)用”中，通常會判斷該計算機設(shè)備是否是通用的計算機；在判斷步驟“是否提供發(fā)明構(gòu)思”中，通常會進行WURC（it was a well-understood, routine, conventional activity or element. 2018年 4月《Berkheimer備忘錄》解決附加元素或組合是否屬于WURC，主要針對Alice案過于嚴格，對其進行修訂，放寬了對適格性的要求）的判斷。目前對這些因素并沒有統(tǒng)一的評判標(biāo)準，其主要基于審查員的審查經(jīng)驗和從司法判例中得出的啟示來進行，不同審查員的評判標(biāo)準可能存在差異。此外，雖然統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明2019版PEG后穩(wěn)定性和一致性有所提高，可能存在從業(yè)者或申請人按照2019版PEG中的“整合到實際應(yīng)用”和“提供發(fā)明構(gòu)思”的要求進行文字撰寫上的修改，從而通過了客體適格性的審查，如何避免僅僅通過撰寫技巧而規(guī)避適格性審查，也是USPTO應(yīng)該關(guān)注的問題。

4 結(jié)論

美國關(guān)于商業(yè)方法專利適格性標(biāo)準的探索，已進行了上百年。商業(yè)方法是否是適格客體，在美國最高法院和產(chǎn)業(yè)界（包括軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、電子商務(wù)、金融和法律服務(wù)行業(yè)等），都充滿了爭論和不同意見，相關(guān)司法判決和USPTO的審查標(biāo)準也一直處于左右搖擺之中，回顧其專利保護歷程，可發(fā)現(xiàn)以下幾個重大變化。

（1）動態(tài)波動，趨于平穩(wěn)：對于商業(yè)方法，美國司法保護經(jīng)歷了拒絕、擴張、模糊回歸、嚴格限縮、限縮的糾結(jié)與困頓、與再平衡的制度性變遷，雖然美國專利法或者司法判例并未排除商業(yè)方法獲得專利保護的可能性，但將商業(yè)方法與通用計算機結(jié)合，已不能通過客體適格性審查，必須保證兩者結(jié)合有實際應(yīng)用或產(chǎn)生發(fā)明構(gòu)思。動態(tài)波動原因在于：法院在適格性判斷時，除需要滿足專利法的成文法的規(guī)定以外，還需考慮時代背景下多方利益訴求的博弈和協(xié)調(diào)，商業(yè)方法在不同時期給予不同保護政策，是美國司法部門依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、兼顧各方利益的應(yīng)對策略。也就是說，美國商業(yè)方法的專利保護不僅僅是法律問題，背后潛藏著產(chǎn)業(yè)利益和國家利益。

（2）發(fā)布審查指南是USPTO適應(yīng)美國政策調(diào)整的一種方式。這些審查指南基于美國法院的相關(guān)判例，對35 U.S.C. 第101條作出內(nèi)部行政解釋，從而指引幫助審查員，力圖使專利審查實踐與司法實踐保持一致。USPTO近年來對PEG的修訂非常頻繁，美國最高法院Alice案、Berkheimer案等一系列案件以及聯(lián)邦巡回上訴法院的適格性標(biāo)準有重大調(diào)整時，會對PEG作出適應(yīng)性修改。

（3）美國法院還是回歸立法本意，進一步放寬了適格性要求，從放棄造成商業(yè)方法專利泛濫“實用、具體、有形結(jié)果”、認定“機器或轉(zhuǎn)換檢驗方法”并不是檢驗適格性的唯一標(biāo)準，再到 Alice 案中的“Mayo二分測試法”，最終回歸到“抽象概念”的判斷上面；在抽象概念的判斷過程中，USPTO審查員放棄之前使用的“識別抽象概念的適格性客體快速參考表單”（也稱為“案例比較法”），使用抽象概念的分組來進行判斷，也就是說，隨著司法判例對司法排除對象的澄清，一步步推進商業(yè)方法評判標(biāo)準的統(tǒng)一和完善。

回顧美國這一百年來對商業(yè)方法專利保護的變化，其中出現(xiàn)了過度擴張以及嚴格限縮的大起大落，也進一步證明了專利政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段和維持競爭優(yōu)勢緊密相關(guān)。放在百年的歷史長河中，專利政策是否真正推動創(chuàng)新，留待時間來檢驗。