商業(yè)秘密反向工程的功能、關(guān)系與路徑探析

費艷穎 周文康

摘???? 要：從各國立法與判例經(jīng)驗出發(fā)，中國通過司法解釋明確肯定了商業(yè)秘密反向工程的合法性，但是立法或法釋供給不足加劇了反向工程實施人行為的不確定性。由于在商業(yè)秘密侵權(quán)訴訟的司法實踐中，反向工程與秘密性的關(guān)系最為密切，始終與商業(yè)秘密保護保持著一定的敏感關(guān)系。因此，必須在反向工程語境下規(guī)范分析秘密性的法律定位，厘定反向工程語境下秘密性的判斷標準，調(diào)適商業(yè)秘密被反向后的屬性爭議，最終梳理并探析實施商業(yè)秘密反向工程的現(xiàn)實路徑，以期保持商業(yè)秘密與公共領(lǐng)域平衡的動態(tài)性和連續(xù)性。

關(guān)鍵詞：商業(yè)秘密;反向工程;合理性;反向工程禁止條款

中圖分類號：F 270??????? ???????? 文獻標識碼：A???????????? 文章分類號：2096-9783（2021）01-0071-07

引? 言

反向工程自其誕生之日就有著是非之爭。從世界立法經(jīng)驗和趨勢來看，反向工程的存在具有高度的合理性，但是其畢竟以他人的關(guān)鍵技術(shù)作為獲取目標，實施人在一定程度上損害了原權(quán)利人的利益。雖然最高人民法院《關(guān)于審理不正當(dāng)競爭案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）中肯定了商業(yè)秘密反向工程的合法性，但立法不足也帶來了司法的困惑。例如，秘密性既然是“各類案件的門檻問題”，那么產(chǎn)品上市后可以通過反向工程得到的秘密信息是否喪失了秘密性，商業(yè)秘密被反向后的屬性爭議如何調(diào)適？商業(yè)秘密視角下實施反向工程的路徑爭議更是引起了學(xué)者的關(guān)注，本文試圖引入價值判斷的理性視角，從商業(yè)秘密反向工程的內(nèi)涵功能、互動關(guān)系以及規(guī)制路徑等方面關(guān)注、梳理與規(guī)范反向工程的健康有序發(fā)展。

一、商業(yè)秘密反向工程的功能思辨

（一）商業(yè)秘密與反向工程的內(nèi)涵分析

從國內(nèi)外對商業(yè)秘密定義的立法趨勢來觀察，立足于中國《反不正當(dāng)競爭法》與德國《商業(yè)秘密法案》中“商業(yè)秘密”的內(nèi)涵界定，“秘密性、價值性、保護措施”的三要件學(xué)說已經(jīng)成為商業(yè)秘密構(gòu)成要件的最新共識。正如Andrew Beckerman-Rodau教授指出，商業(yè)秘密法可以潛在地保護“幾乎任何秘密保持的、競爭者一般不知道的、提供競爭優(yōu)勢的東西”[1]。而正向工程是科學(xué)原理的創(chuàng)造性應(yīng)用，主要用于設(shè)計或開發(fā)結(jié)構(gòu)、機器以及設(shè)備等，是一個從原理開始并最終形成產(chǎn)品的過程。反向工程則正好相反，從已知產(chǎn)品開始，然后進行反向工作以找出其背后的技術(shù)原理。根據(jù)《解釋》第12條第1款規(guī)定通過自行開發(fā)研制或者反向工程等方式獲得的商業(yè)秘密，不認定為《反不正當(dāng)競爭法》第10條第（一）（二）項規(guī)定的侵犯商業(yè)秘密行為。根據(jù)《解釋》第12條第2款的規(guī)定，商業(yè)秘密法上的反向工程是指通過技術(shù)手段對從公開渠道取得的產(chǎn)品進行拆卸、測繪、分析等而獲得該產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)信息。

從立法經(jīng)驗來看，各國對待反向工程的立法態(tài)度并不完全一致。美國經(jīng)典的“Bonito Boats 訴Thunder Craft Boats， Inc[2]”一案中，法院推翻了佛羅里達州禁止應(yīng)用“直接塑模工藝”幫助復(fù)制設(shè)計船體的規(guī)定，相當(dāng)于承認了反向工程的概念及其合理性。德國則認為反向工程的合法性有待商榷，如果反向工程是針對一項十分復(fù)雜的產(chǎn)品而實施的則應(yīng)被認定為侵權(quán)[3]。值得注意的是，德國對待反向工程的立法態(tài)度也在悄然改變，德國于2019年4月26日生效的《商業(yè)秘密法案》中明確規(guī)定獲取商業(yè)秘密行為的允許范圍，其中便包括反向工程以及對公開提供或由調(diào)查員合法擁有的產(chǎn)品或物品的觀察、調(diào)查、拆解或測試。

（二）商業(yè)秘密反向工程的價值分析

反向工程本質(zhì)上是利用某一技術(shù)來探尋和掌握另一技術(shù)。承認反向工程的理論研究認為：由于技術(shù)具有中立性，技術(shù)本身都應(yīng)被平等對待，利用某一技術(shù)的結(jié)果雖然對基于另一技術(shù)而產(chǎn)生的權(quán)利可能構(gòu)成限制，但也有可能是合法的利用手段。不過，正如馬爾庫塞的研究表明，技術(shù)中立論的局限性日益明顯，甚至是完全錯誤的[4]。技術(shù)中立論的支持者試圖克服法律可能具有的任何技術(shù)偏見。換言之，技術(shù)中立論旨在規(guī)范技術(shù)而忽略了技術(shù)本身的價值判斷。因此，存在一個悖論：法律可以規(guī)范技術(shù)，而對技術(shù)本身保持盲目嗎？技術(shù)中立立法是否可能？更進一步說，支持者還認為通過技術(shù)中立可以實現(xiàn)幾個目標：靈活性、創(chuàng)新性和協(xié)調(diào)性。如果實現(xiàn)了這三個目標，即使考慮到立法時未預(yù)料到的新技術(shù)，靈活性也可以確保法律仍然適用;他們促進了新技術(shù)的發(fā)展，或者至少它們沒有阻礙它（創(chuàng)新性）;它們可以簡化和加快技術(shù)的傳播（協(xié)調(diào)性）[5]。

但是，技術(shù)中立并不是一定會實現(xiàn)的，純粹的技術(shù)中立更是一個神話。就倫理規(guī)范進路的設(shè)計而言，合理引入技術(shù)正義原則，辯證揚棄技術(shù)價值中立論，更加關(guān)注技術(shù)本身、資源分配、技術(shù)運用以及后果承擔(dān)的正義性[6]。對于商業(yè)秘密權(quán)利人而言，他付出相當(dāng)程度的代價才形成了具有競爭優(yōu)勢的商業(yè)秘密，權(quán)利人的最大需要當(dāng)然是實現(xiàn)自身利益的最大化。但這種自身利益最大化的價值實現(xiàn)都離不開公共領(lǐng)域的存在和社會公眾的需要，尤其是社會公眾期待的“接近”是自由的、無償?shù)暮涂沙掷m(xù)的，而權(quán)利人對秘密性的過度保護，無疑在某種程度擠壓公眾自由使用資源的權(quán)利，無形中增加公眾的社會成本，不利于技術(shù)信息的創(chuàng)造、累積及交換，而反向工程的存在有助于突破既有的信息壁壘，實現(xiàn)技術(shù)信息的自由流通。因此，在商業(yè)秘密保護中存在著不可避免的價值沖突。在這種情況下，反向工程為商業(yè)秘密保護提供了動態(tài)性和連續(xù)性的平衡路徑[7]，并在運用平衡機制中進一步規(guī)范了價值理性和工具理性[8]的統(tǒng)一進路。

二、反向工程與秘密性的關(guān)系分析

反向工程是指從已知產(chǎn)品開始，然后進行反向工作以找出其背后原理的過程。商業(yè)秘密的秘密性是指信息不為公眾所普遍知悉和不容易獲得的狀態(tài)。從范疇角度講，一個是過程，一個是狀態(tài)，二者本隸屬于不同的范疇。但是在司法實踐中，反向工程與秘密性互動地最為密切，因此爭議的首要焦點便是反向工程是否破壞所謂的“秘密性”。

（一）規(guī)范分析視角下秘密性的法律定位

從各國立法經(jīng)驗來看，美國《侵權(quán)法重述》《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》和《反不正當(dāng)競爭法重述三》這三部商業(yè)秘密保護法在界定秘密性時均提出了“在相關(guān)行業(yè)內(nèi)尚未被普遍知悉”和“通過正常手段無法輕易獲取”兩個遞進的判斷標準。2016年6月8日通過的《歐盟商業(yè)秘密保護指令》在定義商業(yè)秘密時采用了幾乎相同的文字表述，第二條規(guī)定：“商業(yè)秘密，是指信息整體或者精確組合，尚未被經(jīng)常處理商業(yè)信息的業(yè)界人士普遍知悉或者容易獲取。”[9]德國2019年4月26日生效的《商業(yè)秘密保護法》也作出相似規(guī)定：（1）對于通常處理此類信息并從中獲得經(jīng)濟價值的人而言，無論是信息的整體還是其部分內(nèi)容的編排或組合，都是不被普遍知悉或容易獲得的。由此可見，普遍知悉和容易獲得兩個標準已經(jīng)成為秘密性的最新共識。對于這兩個標準的邏輯關(guān)系各國表述是有差異的，德國立法者認為兩個標準是選擇性的關(guān)系，既進一步實施了通用的歐盟標準，也符合了TRIPS第39條第2項中“或”的擇一標準。對此，中國并沒有亦步亦趨。根據(jù)《解釋》第9條規(guī)定，“不為公眾所知悉”必須含有相關(guān)人員普遍知曉和容易獲得兩個因素，且同時滿足，缺一不可。該表述主要的邏輯證立，“不易獲得”只有將其作為非公知信息之外另設(shè)的標準，才具有限定信息范圍的門檻意義。再者，只有兩個標準是逐步遞進的方可共同形成秘密性，否則容易被反向的信息將因具有秘密性而被壟斷[10]。

（二）反向工程語境下秘密性的標準例析

何為“不為公眾普遍知悉”具體標準的平衡點？美國有法院認為，只要行業(yè)內(nèi)還剩一個競爭者尚未知悉該信息，信息所有者對這位競爭者還具有競爭優(yōu)勢，該信息仍然可以作為商業(yè)秘密來保護[11]。權(quán)利人以外的人接觸并使用信息的機會變少，進而達到抑制市場競爭的反效果。因此，有學(xué)者建議，只有超過50%的相關(guān)人員知曉才能構(gòu)成普遍知悉[12]。對于人數(shù)標準來說，由于反向工程實施人進入市場前的領(lǐng)先時間和實施反向工程的高額費用，反向工程一般不作為行業(yè)內(nèi)的慣常手段，商業(yè)秘密也僅限于實施方內(nèi)部而不太可能為本領(lǐng)域半數(shù)以上的相關(guān)人員普遍知曉。另外，一旦知曉比例達到了半數(shù)的標準就應(yīng)當(dāng)認定為行業(yè)內(nèi)眾所周知，無論反向工程實施與否商業(yè)秘密本身就已經(jīng)失去秘密性。因此，反向工程的實施后果不太可能達到對半數(shù)以上本行業(yè)人員的普遍知曉比例，所以也不太可能破壞所謂的不為公眾所知悉性。

何為“并非容易獲取”？美國大多判例認為，商業(yè)秘密不能從公共領(lǐng)域直接獲取，否則是失去秘密性。但有些時候，即便從公共領(lǐng)域獲取產(chǎn)品中所包含的商業(yè)信息也不一定失去秘密性。反向工程的對象產(chǎn)品雖是從公開渠道獲得的，商品信息卻不是從公共領(lǐng)域“直接獲得”的，而是實施者通過合法努力“間接獲得”的，秘密性仍能繼續(xù)保持?！督忉尅返?條第2款具體規(guī)定了“不構(gòu)成不為公眾所知悉的情形”：（二）進入市場后相關(guān)公眾通過觀察產(chǎn)品即可直接獲得（六）該信息無需付出一定的代價而容易獲得。由此可見，反向工程的困難度越低，秘密性便越容易被破壞，且根據(jù)商業(yè)秘密的遞減屬性，反向出來的時間越早，被反向的客體成為商業(yè)秘密的可能性越小。

從容易獲取的判斷余地出發(fā)，反向工程的困難度愈高，市場競爭者實施反向工程以技術(shù)信息的誘因愈低，對于商業(yè)秘密持有人的保護便愈加穩(wěn)固。但是，反向工程的難易度常與科技的復(fù)雜程度有關(guān)，并非人為故意操作的結(jié)果。再者，難易程度的認定往往具有較大的解釋余地，這樣一來易流于恣意專斷，而與客觀利益衡量為判斷內(nèi)涵的精神不相符合。以中國為例，《解釋》僅提及“容易獲取”但未進一步規(guī)定“容易獲取”的判斷標準，其他法律規(guī)范也很少涉及。在司法實踐中，固然法院較為明確地指出了一些確信標準，但大多是將可量度性的直接成本作為難易評估的直接證據(jù)。這里簡單探討幾個間接的證據(jù)以提供參考：第一，為達到準確數(shù)值，需要對產(chǎn)品進行長期的多次的測量測試才能成功;第二，保密措施足夠嚴格，例如所有含有商密的產(chǎn)品均封裝加密，使得產(chǎn)品一旦拆卸則無法繼續(xù)使用;第三，對產(chǎn)品被動實施第三方檢驗和測試。一般來說，都可以間接證明反向難度之高。當(dāng)然，上面幾種因素并不是孤立作用，通常是互為關(guān)聯(lián)，具體情形仍需要個案判定。

值得注意的是，“普遍知悉”和“容易獲取”雖然都會導(dǎo)致秘密性喪失，但是二者的證明責(zé)任和舉證義務(wù)分配有所不同，對于《解釋》中第9條第2款中第（二）種情形發(fā)生時，實踐中往往很難區(qū)分是屬于“普遍知悉”還是“容易獲取”。美國法院在對相關(guān)判決進行證成時也經(jīng)常出現(xiàn)矛盾式的法律表述，例如美國法院通常認為：如果屬于接觸者顯而易見可以觀察的產(chǎn)品特征，就不構(gòu)成商業(yè)秘密，因為它容易獲取。當(dāng)“普遍知悉”和“容易獲取”的判斷標準易混淆時，由于“普遍知悉”這一客觀事實的主要表現(xiàn)為“顯而易見性”，“顯而易見性”與“容易獲取”往往體現(xiàn)為因果聯(lián)系。在深圳諾勝技術(shù)發(fā)展有限公司與劉光平、劉飛虎侵害技術(shù)秘密糾紛一案[13]中，一審法院認為，“對于設(shè)備各個部件的構(gòu)造、尺寸、結(jié)構(gòu)、材料、部件的簡單組合，完全可以通過簡單觀察及測量等反向工程得出數(shù)據(jù)……?！鄙虾Ｊ械谝恢屑壢嗣穹ㄔ海?004）滬一民五（知）初字第183號民事判決中有如下闡述：“由于原告的料位開關(guān)、液位開關(guān)均非復(fù)雜機械產(chǎn)品，故上述產(chǎn)品零件的尺寸參數(shù)多數(shù)處于暴露或者半暴露狀態(tài)，可以通過對產(chǎn)品的拆卸，觀察和一般測繪獲得……?！庇纱丝梢姡袊痉▽嵺`的觀點比較一致，傾向于將“進行反向工程或者簡單觀察即可容易收集的信息”應(yīng)當(dāng)屬于“容易取得”。判斷是否“容易獲得”時，應(yīng)當(dāng)考量通過正常手段獲得與原告相同信息的綜合成本。另外，上述案件中的商業(yè)信息應(yīng)當(dāng)屬于直接公開而失去秘密性，并不是因為反向工程的緣故或者只是存在形式上的“反向工程”，進而不滿足秘密性的要求。

（三）商業(yè)秘密被反向后的爭議例析

（1）關(guān)于商業(yè)秘密被反向后的屬性爭議。有學(xué)者認為，產(chǎn)品一旦被實施反向工程，其中的商業(yè)信息將喪失秘密性。本文認為，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實施者不同用途或者不同程度的行為以類型化地評估秘密屬性。美國法認為反向工程是否破壞秘密性取決于：第一，對所獲取信息的處理方式，特別是反向?qū)嵤┱哂袩o進一步廣泛披露了這些信息;第二，是否有大量的第三方進行了反向工程，從而導(dǎo)致大量人員現(xiàn)在已經(jīng)知道了該信息[14]。對于前者，實施者出于競爭考量一般沒有披露解密信息的理由，秘密性也因此得以保留。對于后者，高成本和高風(fēng)險會在很大程度上阻止反向工程的實施，至少實施者會理性假定成本收益且審慎評估風(fēng)險系數(shù)。因此，市場上一般不會出現(xiàn)“涌入式”反向現(xiàn)象，例如在“Atari Games Corp訴 Nintendo of America Inc[15]”案中，Atari 公司花了近兩年時間進行反向但最終未能成功。

（2）有關(guān)商業(yè)秘密被反向后的侵權(quán)爭議。一般來說，如果反向工程人獲得商業(yè)秘密后繼續(xù)保持其秘密性，則實施人對商業(yè)秘密的實施效力等同于在原權(quán)利人。但是，如果侵權(quán)人以非法手段從實施人獲取商業(yè)秘密，此時法律對實施人予以合法救濟是無疑的，但原權(quán)利人是否可以對此主張侵權(quán)責(zé)任？對此，侵權(quán)人的客觀（違法）行為與主觀（責(zé)任）方面并未作用于同一主體，明顯不符合侵權(quán)責(zé)任的構(gòu)成要件。再者，反向工程實施人與原權(quán)利人是相互獨立的兩個法律關(guān)系主體，只是法律關(guān)系的客體相同而已。還有學(xué)者認為，根據(jù)風(fēng)險收益原則，原權(quán)利人明明可以選擇專利保護卻最終以商業(yè)秘密確權(quán)，在某種程度上就要承擔(dān)披露風(fēng)險。從利益權(quán)衡的角度出發(fā)，原權(quán)利人作為風(fēng)險決定后果的承擔(dān)者，再其經(jīng)過精致化的本益分析后應(yīng)當(dāng)做出必要的風(fēng)險預(yù)防措施，否則就要承擔(dān)一定不利后果。

三、商業(yè)秘密反向工程的實施路徑

（一）主體適格：實施人對他人的商業(yè)秘密不負有保密義務(wù)

在商業(yè)秘密反向工程的語境中，學(xué)界對實施主體的限制認識較為一致，即適格的主體限制主要體現(xiàn)為兩個維度：第一，實施前實施人不應(yīng)當(dāng)負有保密義務(wù)。美國最高法院第一次處理反向工程的概念時便遇到了保密義務(wù)的難題，針對Kewanee Oil訴Bicron[16]一案，該案涉及合成晶體制造的商業(yè)秘密保護，美國最高法院認為俄亥俄州的《商業(yè)秘密法》在本案中不受《版權(quán)法》《專利法》的支配，《商業(yè)秘密法》并不支持負有保密義務(wù)的反向工程抗辯。有學(xué)者認為，基于雙方信賴關(guān)系有時會產(chǎn)生一種默示的保密義務(wù)。在Pressed Steel Car Co訴Standard Car Co[17]一案中，法院裁定，顧客都明確了解其收到圖紙之后只能做評估使用，而顧客違背了原告的信任關(guān)系將圖紙?zhí)峁┙o了被告。從商業(yè)秘密保護的角度來看，“接觸者”和“權(quán)利人”之間似乎存在一個提高接觸者義務(wù)標準的“默示條款”：一經(jīng)接觸，即使雙方?jīng)]有簽訂保密協(xié)議，接觸者的保密以及限制使用義務(wù)也會隨之產(chǎn)生[18]。第二，實施中實施人不得接觸標的信息。實施過程應(yīng)當(dāng)滿足“凈室程序”，指在研發(fā)某種產(chǎn)品或者開發(fā)某種程序、方法時，除實施人本身的專業(yè)、常識以及經(jīng)驗以外，研發(fā)者應(yīng)當(dāng)與商業(yè)秘密權(quán)利人被所保護的技術(shù)信息相隔絕。從本質(zhì)上講，美國判例中也體現(xiàn)著類似的“凈室程序”防御機制，例如在K-2 Ski Co. v. Head Ski Co[19]案件中有如此共識，不適當(dāng)?shù)膬羰页绦驘o法免除接觸和復(fù)制兩個事實因素，由此使得凈室污染而導(dǎo)致反向工程出現(xiàn)瑕疵，最終不構(gòu)成免責(zé)事由。

（二）產(chǎn)品來源合法：從公開渠道取得的產(chǎn)品

“從公開渠道獲得產(chǎn)品”包含兩層意思：產(chǎn)品源于公共渠道，產(chǎn)品的獲得手段正當(dāng)誠實?！肮_渠道”的要求產(chǎn)品的受眾是不特定的人。對于“正當(dāng)誠實”來說，美國《侵權(quán)法重述》第757條評論要求“正當(dāng)誠實應(yīng)符合一般商業(yè)道德標準和合理行為準則”，其在司法實踐中的判斷余地較大？“正當(dāng)誠實”當(dāng)然排除盜竊、欺騙等不法手段，卻并不禁止任何秘密手段來獲取產(chǎn)品，立法者有意在防止不正當(dāng)手段外延的不當(dāng)延伸。例如，在購買公開發(fā)售的產(chǎn)品時隱瞞自己的競爭對手身份或者通過使用中介購買產(chǎn)品等情形，的確在道德上存在問題，但是不等于以不正當(dāng)手段獲得產(chǎn)品[14]。

在司法實踐中，經(jīng)常會遇到這樣的棘手情形：商業(yè)秘密權(quán)利人將物品交由使用人、保管人、受托人、維修人管理時，且約定占有人不得實施反向工程，此時合法占有人能否實施反向工程？這在美國法上也稱之為“黑箱封閉”規(guī)則，從法理推演來看，實施人對產(chǎn)品進行拆卸、分解等行為實質(zhì)上是一種處分行為，反向工程的實施主體只有是所有權(quán)人，反向工程的合法性才可以證立。從美國的判例經(jīng)驗來看，在“黑箱封閉”規(guī)則下，合法占有人實施的反向工程原則應(yīng)屬無效，商業(yè)秘密并不會喪失新穎性（美國法判斷秘密性的一個因素）[20]。由于中國對于“黑箱封閉”規(guī)則并無著墨，司法實踐中關(guān)于“黑箱封閉”規(guī)則的適用也存在一些爭論：“黑箱封閉”規(guī)則是否可以理解成默示義務(wù)？本文傾向于這種觀點。美國法上一般認為，合法占有人對商業(yè)信息的保密義務(wù)應(yīng)當(dāng)依據(jù)事實默示推出[21]。再者，在債權(quán)發(fā)生之時，例如租賃、承攬以及運輸?shù)群贤畟?，根?jù)物權(quán)的優(yōu)先性和決定性原則，“黑箱封閉”規(guī)則是基于物權(quán)而否定合法占有人（所有權(quán)人以外）的處分權(quán)限，而不是通過債權(quán)保護權(quán)利人的商業(yè)秘密。最后，出于民法中“誠實信用原則”的考量，商業(yè)秘密制度通過制定保證交易進行的基本規(guī)則來維護和平衡雙方的信賴利益，而默示義務(wù)的適用就為利益平衡的實現(xiàn)提供了選擇。

（三）“禁止反向工程條款”的效力及規(guī)制路徑

（1）“禁止反向工程條款”的效力再認識。商業(yè)秘密權(quán)利人往往在合同中要求買受人不得實施反向工程，此即“禁止反向工程條款”（以下簡稱“禁反條款”）。對于“禁反條款”的效力認定一直飽受爭議。本文認為，如果權(quán)利人不受自力救濟的限制，自行擴大了商業(yè)秘密權(quán)的外延，實施人是不可能直接接觸到信息的，進而容易造成信息的壟斷。對權(quán)利人而言，一方面權(quán)利人將取得超額市場權(quán)利，另一方面權(quán)利人可能失去創(chuàng)造商業(yè)秘密的基礎(chǔ);對實施人而言，可能將會付出高昂成本進行低效地重復(fù)研發(fā);對公眾而言，將影響公眾接受技術(shù)溢出的可能，無助于新信息的累積交換，不利于社會凈效益實現(xiàn)。從美國判例經(jīng)驗來看，對于Bonito Boats訴Thunder Craft Boats ，The Locks Factory of Chicago訴Feinberg[22]這兩個重量級的判例表明：在美國，無論是制定法還是在合同法，“禁反條款”都是無效的。允許反向工程，能規(guī)制市場壟斷，提高市場活力。在Sears and Compco案中，美國最高法院闡明：“當(dāng)一個產(chǎn)品進入公共領(lǐng)域，只有專利產(chǎn)品能在有限時間內(nèi)避免內(nèi)在競爭風(fēng)險?！鄙虡I(yè)秘密權(quán)利人通過禁反條款阻止競爭的努力都是徒勞的。另外，在類似Bonito Boats訴Thunder Craft Boats這種案件中，模壓法這種極其便捷的復(fù)制行為成為一種具有嚴重的市場破壞性的行為。此時，禁止反向工程在經(jīng)濟上反而是合理的，至少在一定時期是合理的[23]。本文認為，該案的本質(zhì)是游走于反向工程與直接復(fù)制之間的灰色地帶，模仿自由應(yīng)當(dāng)明確以創(chuàng)新為導(dǎo)向，謹慎權(quán)衡在激勵創(chuàng)新與模仿自由之間的互動，綜合判斷“禁反條款”有效與否。

（2）“禁止反向工程條款”效力的規(guī)范進路。鑒于技術(shù)發(fā)展的不確定性，原則上承認反向工程合法性的同時，不排除在個案認定時對部分反向工程予以禁止。具體應(yīng)當(dāng)采用“列舉+兜底”的方式予以規(guī)定，對于不能列舉的行為，例如反向工程市場破壞性的程度、標準和方式等，應(yīng)當(dāng)在司法實踐中靈活分析以實現(xiàn)個案認定的合理化。另外，對不同產(chǎn)業(yè)進行類型化規(guī)制還應(yīng)當(dāng)保持適度的政策彈性和慣性。近年來，“禁反條款”大量延伸到軟件產(chǎn)業(yè)中，“禁反條款”成了禁止反向破譯程序或者其他形式反向工程的常用對策，其慣常做法是軟件包裝外殼上標記許可證。目前，中國對軟件許可合同中“禁反條款”的認定標準并沒有一個判斷模式。從美國的判例和立法經(jīng)驗來看，在Aqua Connect 訴Code Rebel， L.L.C[24]案中，被告認為“禁反條款”的效力應(yīng)當(dāng)限定在試用期內(nèi)。但是判決認為，被告即便試用期屆滿也不能對原告軟件進行反向工程[25]。值得注意的是，《千禧年數(shù)字版權(quán)法》明確規(guī)定，“禁反條款”不得約束被許可人為軟件兼容性而實施反向工程[26]。此時反向工程的實施目的往往成為爭議的首要焦點，立法應(yīng)當(dāng)明確軟件反向工程的目的是否屬于合理范圍，軟件反向工程存在的邏輯前提應(yīng)當(dāng)限于合理范圍，例如，一般來說以商業(yè)目的使用便會被推定為非合理使用。但是如果商業(yè)使用不致造成對于著作權(quán)人不利的市場替代效果且實施反向工程的對象程序產(chǎn)生明顯的市場區(qū)隔。此時，合理使用的效果將會凌駕于商業(yè)目的所產(chǎn)生的不利效果，應(yīng)當(dāng)推定為合理使用。至于標準的判斷余地應(yīng)輔之以司法實踐中，結(jié)合國外判例法的指導(dǎo)原則，區(qū)別對待以合理化個案認定。

參考文獻：

[1] PETROIU M. Forms of Trade Secret Protection： A Comparative Analysis of the United States， Canada， the European Union and Romania[D]. McGill University，2005.

[2] Bonito Boats， Inc.， 489 U.S. 141 （1989）[EB/OL].（2010-03-02）[2019-12-27]. .https：//controls.ame.nd.edu/mediawiki/index.php/Talk：Bonito_Boats_v._Thunder_Craft，_489_U.S._141_（1989）.

[3] ONLY A. Reverse engineering： Unfair competition or catalyst for innovation？[M].Patents and technological progress in a globalized world，2009： 535-552.

[4] 韓興. 專利制度危機背景下的技術(shù)秘密法律制度研究[J].知識產(chǎn)權(quán)，2014（8）：15.

[5] BIRNHACK M. Reverse Engineering Informational Privacy Law[J]. Yale Journal of Law and Technology， 2013，15（1）： 3.

[6] 曹玉濤.交往視野中的技術(shù)正義[J].哲學(xué)動態(tài)，2015（5）：73.

[7] 王蘇野. 商業(yè)秘密法律保護中的價值再平衡策略[J].人民論壇，2016（17）：138.

[8] 閆坤如. 人工智能“合乎倫理設(shè)計”的實現(xiàn)路徑探析[J].大連理工大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2019，40（6）：124.

[9] 黃武雙. 商業(yè)秘密保護的合理邊界研究[M]. 北京：法律出版社，2018：3.

[10] 孔祥俊. 反不正當(dāng)競爭法新原理分論[M].北京：法律出版社，2019：368.

[11] QUITTMEYER P C . Trade Secrets and Confidential Information under Georgia Law[J].Georgia Law Review，1985（19）：623-652.

[12] UNIKEL R. Bridging the Trade Secret Gap： Protecting Confidential Information Not Rising to the Level of Trade Secrets[J]. Loyola University Chicago Law Journal， 1998（29）：841-875.

[13] 廣東省深圳市中級人民法院.（2014）深中法知民終字第354號 [EB/OL].（2014-06-12）[2020-02-17].http：//webvpn.swufe.edu.cn/https/77726476706e69737468656265 737421e7e056d2373b7d5c7f1fc7af9758/case/.

[14] APLIN T. Reverse engineering and commercial secrets[J]. Current Legal Problems， 2013， 66（1）： 355，375.

[15] Atari Games Corp. vs. Nintendo of America Inc.，F(xiàn).2d 832.[EB/OL].（2019-10-23）[2020-1-17].https：//en.m.wikipedia.org/wiki/Special：History/Atari_Games_Corp._v._Nintendo_of_America_Inc.

[16] LEE D . Reverse Engineering： Exploitation for Benefit of All[J]. Intellectual Property Brief， 2010，2（2）：34.

[17] MENELL P S ， LEMLEY M A ， MERGES R P . Intellectual Property in the New Technological Age（ Four Edition） [M]. Nether- lands： Wolters Kluwer ，2010： 69.

[18] 聶鑫. 商業(yè)秘密侵權(quán)中默示條款制度研究[J].南京理工大學(xué)學(xué)報（ 社會科學(xué)版），2018（5）：14-15.

[19] K-2 Ski Co. v. Head ski.，506 F.2d 471 （CA9.1974）[EB/OL].（2009-06-01）[2020-01-17].https：//www.leagle.com/decision/citedcases/1974977506f2d4711907.

[20] 吳漢東，胡開忠，董炳和等. 知識產(chǎn)權(quán)基本問題研究（分論）[M]. 北京：中國人民大學(xué)出版社，2009：587.

[21] 張玉瑞. 商業(yè)秘密法學(xué)[M].北京：中國法制出版社，1999：98.

[22] Chicago Lock Co.v.Fanberg，676 F.2d 400[EB/OL].（2011-08-17）[2019-12-27].https：//www.wikilawschool.net/wiki/Special：History/Chicago_Lock_Co._v._Fanberg.

[23] SAMUELSON P，SCOTCHMER S.The Law and Economics of Reverse Engineering[J]. Yale Law Journal， 2002， 111（7）：1592-1594.

[24] Aqua Connect v.Code Rebel， L.L.C[EB/OL].（2016-12-02）[2020-02-17].https：//casetext.com/case/aqua-connect-inc-v-code-rebel-3.

[25] 郭德忠，馮勇：軟件商業(yè)秘密的認定與保護—以美國判例為主要視角[J].知識產(chǎn)權(quán)，2016（8）：119.

[26] 曹偉. 軟件反向工程 ：合理利用與結(jié)果管制[J]. 知識產(chǎn)權(quán)，2011（4）：20-26.

The Function， Relationship and Path for Reverse Engineering of Trade Secrets

Fei Yanying1，Zhou Wenkang2

（1. Faculty of Humanities and Social Sciences， Dalian University of Technology， Dalian， Liaoning 116024，

China; 2. School of Marxism， Dalian University of Technology， Dalian， Liaoning 116024， China）

Abstract： Based on the experience of legislation and case law in various countries，China has clearly affirmed the legality of reverse engineering of trade secrets through judicial interpretation， but the lack of supply of legislation or legal interpretation has also increased the uncertainty of the behavior of reverse engineering practitioners. As the relationship between reverse engineering and secrecy is the closest in the judicial practice of trade secret infringement litigation， it always keeps a certain sensitive relationship with trade secret protection. Therefore， in the context of reverse engineering， we must standardize and analyze the legal position of confidentiality， determine the judgment standard of confidentiality， adjust the infringement disputes after trade secrets are reversed， and finally sort out and analyze the path disputes of implementing reverse engineering of trade secrets，in order to maintain the dynamic and continuity of the balance between trade secrets and public fields.

Key words： trade secret; reverse engineering; rationality; reverse engineering prohibition clause