謹防專利受權利人自己的在先申請影響而無效

江耀純 謝林紅

一、問題的提出

【案例1】中科院起訴英特爾索賠2 億的芯片技術專利被部分無效

2018 年2 月，中科院微電子所（全稱：中國科學院微電子研究所）以英特爾酷睿（Core）系列處理器侵犯其名為“半導體器件結構及其制作方法、及半導體鰭制作方法（專利號：201110240931.5）”的發(fā)明專利權為由，在北京高院將英特爾告上法庭，要求英特爾停止侵權，賠償至少2 億元人民幣，并承擔訴訟費用，同時申請法院下達禁令。英特爾在2018 年3 月26 日對該專利向?qū)＠麖蛯徫瘑T會（現(xiàn)：復審和無效審理部）提出無效宣告請求，專利復審委員會于2019 年1 月31 日作出無效決定：維持有效。

英特爾沒有放棄對涉案專利發(fā)起無效程序，其在2020 年1 月22 日再次向復審和無效審理部對涉案專利提起無效，2020 年8 月27 日復審和無效審理部作出無效決定：部分無效。此次無效法律依據(jù)只有專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性，無效證據(jù)只有一份：CN102768957A（以下簡稱：證據(jù)1），該無效證據(jù)的專利權人也是中國科學院微電子研究所。證據(jù)1 構成無效證據(jù)的理由是其專利申請日為2011 年5 月6 日，公開日為2012 年11 月7 日，而涉案專利的專利申請日為2011 年8 月22 日，即證據(jù)1 屬于申請在先、公開在后的中國專利文獻，可以用于評價涉案專利的新穎性。當證據(jù)1 的專利內(nèi)容與涉案專利的權利要求被判斷為同樣的發(fā)明時，則證據(jù)1 構成涉案專利的抵觸申請，涉案專利的相應權利要求不具備新穎性。

前后兩次無效宣告請求的結果對比表明，中科院微電子研究所的201110240931.5 號中國專利是具有較高的創(chuàng)造性的，僅僅是因為受到自己的在先專利申請的抵觸而導致部分權利要求被宣告無效。

【案例2】索賠4 億的標準必要專利被自己的在先專利無效

2017 年7 月，廣晟數(shù)碼訴稱創(chuàng)維集團有限公司、深圳創(chuàng)維-RGB 電子有限公司制造的S9-1、S9D、W9 等多達100 多種電視機產(chǎn)品均涉嫌侵犯了其“音頻解碼”和“音頻編碼和解碼系統(tǒng)”兩項專利。且未經(jīng)廣晟數(shù)碼許可生產(chǎn)、銷售、許諾銷售、進口被訴侵權電視機產(chǎn)品。隨后，廣晟數(shù)碼分別在廣州知識產(chǎn)權法院起訴天津三星電子有限公司、高創(chuàng)（蘇州）電子有限公司，而家電銷售平臺國美電器有限公司也被卷入其中，據(jù)不完全統(tǒng)計，三地法院立案涉訴總金額約4 億多元。涉案的三項發(fā)明專利分別為：“音頻解碼（專利號為ZL200710141661.6）”、“音頻編碼和解碼系統(tǒng)（專利號為ZL200810003464.2）”、“用于對音頻信號進行解碼的方法和設備（專利號為ZL200810003462.3）”。其中“音頻解碼”專利是《多聲道數(shù)字音頻編解碼技術規(guī)范》（GB/T22726-2008）（以下簡稱標準）的標準必要專利。

2017 年8 月，被廣晟以涉嫌專利侵權起訴之后，三星針對廣晟所持有的“音頻解碼（專利號為ZL200710141661.6）”專利，向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提起了專利無效宣告請求。2018 年2 月27 日，專利復審委員會就該涉案專利作出了“宣告全部無效”的審查決定。而無效該標準必要專利的最關鍵對比文件WO2006030289A1 的申請人同樣是廣晟數(shù)碼，也就是這件標準必要專利被自己的在先專利無效。

上述兩個案例只是冰山一角。我們發(fā)現(xiàn)，專利受權利人自己的在先申請影響而無效的情況是比較普遍的，原因是：在某個技術領域長期持續(xù)投入、深入研發(fā)的申請人才能有較大機會申請到較大價值的專利，而較多的研究會導致較多的專利申請，這些專利申請很難做到同日提出；如果重要的專利的申請日較靠后的話，就必然會出現(xiàn)自己的在先專利或抵觸申請成為對比文件的情形。

二、解決方式

為避免權利人自己的在先專利或抵觸申請作為對比文件的情形，筆者提出以下解決方案：

（一）流程操作方面

1.對于不斷改進的發(fā)明創(chuàng)造，在先申請建議不要太早公開，以便在先申請能在在后申請公開前提交，避免在先申請成為在后申請的現(xiàn)有技術。具體方式如下：

A、發(fā)明專利不提提前公開請求；

B、不申請實用新型專利，或者雖申請實用新型專利但授權后不要太早繳費，或者在實用新型專利中人為植入一些錯誤，延緩其授權。

2.上述方案1 只能避免在先申請成為在后申請的現(xiàn)有技術，但仍不能避免在先申請成為在后申請的抵觸申請。如果需要避免在先申請成為在后申請的抵觸申請，則在后申請在提出時需要要求在先申請的本國優(yōu)先權，把在先申請和在后做出的發(fā)明進行合并申請。

3.如果在后申請在提出時，已經(jīng)過了要求在先申請的優(yōu)先權的期限，則可針對在先申請?zhí)岢龇职干暾垼瑢⑵渲袃H在說明書中記載而未在權利要求書中要求保護的創(chuàng)新內(nèi)容進行補充保護。

（二）在撰寫操作方面

1.在先申請中，要主題鮮明、發(fā)明點突出，不要寫入與發(fā)明點無關的、尚需進一步改進的創(chuàng)新內(nèi)容。

2.在先申請中，凡是說明書寫入的創(chuàng)新內(nèi)容，均要在權利要求書中要求保護，除非是有意要向社會捐獻。

3.如果在先申請已經(jīng)公開，則為了保證在后申請的創(chuàng)造性，在后申請需要相對于在先申請有足夠多的改進。

4.在后申請在撰寫時務必要做好檢索，尤其是要充分閱讀自已的在先申請，及時發(fā)現(xiàn)在先申請中存在的捐獻部分，避免在后申請中把本已捐獻的部分寫入權利要求中進行保護。

三、要求本國優(yōu)先權的陷阱

上述第2 種方案在操作時需要謹慎，否則會落入陷阱?！秾＠▽嵤┘殑t》第三十二條第三款規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權的，其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?。這有可能導致在要求本國優(yōu)先權時落入如下陷阱：

1.要求了本國優(yōu)先權，但專利撰寫不當，造成優(yōu)先權未享受到；

2.要求了本國優(yōu)先權，撤回了在先申請，但在先申請已進入公開準備階段，造成未能撤回在先申請的公開。

這就會造成如下的尷尬局面：在先申請的權利喪失了，但仍被公開而變成了現(xiàn)有技術或抵觸申請；而在后申請沒有享受到優(yōu)先權，直接受在先申請的影響而被駁回或被宣告無效。正所謂：想享受的沒享受到，不想放棄的放棄了，最終一無所有。

在筆者發(fā)表于《中國專利代理》2014 年第3 期的論文《有關運用本國優(yōu)先權的探討》中，對上述陷阱進行了詳細說明，并給出了解決方案，具體如下：

（1）對尚在不斷改進中的技術，申請人在研發(fā)過程中形成了一個新的技術方案后，最好立即提出一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠暾?；如果此時還沒有把握肯定這就是最佳技術方案或者沒有把握肯定已經(jīng)提出了全部可能的變通技術方案的話，則建議此件申請不繳納申請費。雖然該申請會被專利局視撤，但視撤的結果對其作為在后申請要求優(yōu)先權的基礎并不影響，且提供了長達12 個月的優(yōu)先權期限，同時，在先申請也沒有導致任何官方費用的產(chǎn)生。當然，申請人最晚應當在優(yōu)先權期限截止之前提出在后申請并要求在先申請的優(yōu)先權，對在先申請進行改進、補充或擴展。由于并不對在先申請繳納申請費，因此，在先申請并不會按照正常程序公開，因此也就不需要申請人或?qū)＠頇C構進行專門的監(jiān)控，而且，還能夠避免在先申請?zhí)峤粫r可能存在的操作性失誤，例如誤填寫了請求提前公開而導致在先申請過早被公開。在這種操作方式下，作為被委托人的專利代理機構只需要對要求優(yōu)先權的期限進行監(jiān)控即可。

（2）《專利審查指南》針對本國部分優(yōu)先權給出了如下的說明：“一件中國在后申請中記載了技術方案A 和實施例A1、A2。技術方案A 和實施例A1 已經(jīng)記載在中國首次申請中，則在后申請中技術方案A和實施例A1 可以享有本國優(yōu)先權，實施例A2 則不能享有本國優(yōu)先權。應當指出，本款情形在技術方案A 要求保護的范圍僅靠實施例A1 支持是不夠的時候，申請人為了使方案A 得到支持，可以補充實施例A2。但是，如果A2 在中國在后申請?zhí)岢鰰r已經(jīng)是現(xiàn)有技術，則應當刪除A2，并將A 限制在由A1 支持的范圍內(nèi)”。

因此，如果申請人在在先申請日后12 個月的研發(fā)過程中又發(fā)現(xiàn)了更多的實施例，如實施例A2，則可以通過要求優(yōu)先權的方式將實施例A2 補充到首次申請的說明書中。而根據(jù)上述規(guī)定，只要實施例A2在在后申請?zhí)岢鰰r尚不是現(xiàn)有技術，就可以用于支持在后申請中享有本國優(yōu)先權的技術方案A，從而使享有優(yōu)先權的技術方案A 有機會獲得其在首次申請中尚無法獲得的較寬的保護范圍。

值得注意的是，由于實施例A2 有可能并不能夠在12 個月的優(yōu)先權期限內(nèi)被申請人所發(fā)現(xiàn)，而且實施例A2 也有可能在在后申請?zhí)岢鰰r已經(jīng)屬于現(xiàn)有技術，在這種情況下，如果在首次申請中僅記載了對實施例A1 進行了過度概括的技術方案A，則在首次申請中的技術方案A 將因為得不到說明書支持而無法得到保護。

為規(guī)避上述風險，在進行首次申請的撰寫時，除了應當記載對實施例A1 進行了過度概括的技術方案A 之外，還應當至少記載對實施例A1 進行了合理概括的技術方案A’，從而申請人可以使權利要求的保護范圍從容地退到技術方案A’，以避免不必要地損失專利保護范圍。

四、建議

本國優(yōu)先權對專利申請人來說是一個大陷阱，給廣大申請人帶來了不必要的風險，雖然我們提出了上述解決方案，但這些方案非常偏門并且不廣為人知，不知道的人很可能就會掉入陷阱，這給申請人帶來了無謂的負擔和額外的義務；而申請人這些額外負擔和義務的存在對社會公眾也并沒有帶來什么利益，建議通過法律修改消除這一不當風險。

具體建議為：要求本國優(yōu)先權后，則被視為撤回的在先申請不作為要求了該優(yōu)先權的在后申請的現(xiàn)有技術或抵觸申請。

這樣做的合理性在于：畢竟在先申請是申請人自己提出的，申請人讓自己的在先申請被視為撤回的目的并不是要放棄權利，而是要使權利更完善，也就是說，申請人并無放棄權利的意思表示；因此，即使優(yōu)先權不能成立，它的后果也只能是不能對抗他人于優(yōu)先權期間提出的專利申請而已，而沒有理由、沒有必要也不應該讓申請人付出讓自己本已被視為撤回的在先申請成為現(xiàn)有技術或抵觸申請而影響自己的在后申請的沉重代價。