淺談組合物并列選擇技術(shù)方案的認(rèn)定以及補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的考量

馬俊魁

一、引言

在化學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)明中，組合物發(fā)明占有相當(dāng)重要的地位。組合物是指由至少兩種化學(xué)物質(zhì)按一定比例組合而成的具有特定性質(zhì)和用途的物質(zhì)或材料。組合物主要以其化學(xué)組成為特征，使用組分和含量表征的組合物居多，使用制備方法、性能和/或用途表征的組合物也較為常見。隨著科技發(fā)展和人類需求的增長，要求所使用的物質(zhì)或材料具有更多樣化、更高水平的性能和更廣泛的應(yīng)用。通過將多種化學(xué)物質(zhì)相組合而得到具有特定性質(zhì)和用途的物質(zhì)或材料是滿足上述要求的重要手段，因此，組合物的專利申請量持續(xù)增加。然而，由于組合物的性能或應(yīng)用效果取決于多種組分及其含量的共同作用，影響因素眾多，且組合物的表征方式復(fù)雜多樣，因此，準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)是客觀判斷組合物發(fā)明的技術(shù)貢獻(xiàn)的關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn)。

2017 年4 月1 日起實(shí)施的《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）的第二部分第十章新增第3.5 節(jié)，將原《指南》第3.4 節(jié)第（2）項(xiàng)“針對補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的規(guī)定”移至第3.5 節(jié)并做修改，即將“申請日之后補(bǔ)交的實(shí)施例和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不予考慮”修改為“對于申請日后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”①參見國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改《專利審查指南》的決定（第七十四號(hào)）。。補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)屬于證據(jù)，申請人通常用于證明發(fā)明具有說明書所述的某種技術(shù)效果，或相對于現(xiàn)有技術(shù)具有更好的技術(shù)效果。此次修改明確了對補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)予以審查的規(guī)定，切實(shí)保障了申請人舉證的正當(dāng)權(quán)利②中華人民共和國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010[Z].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，第176-177 頁，278 頁。。

下面將結(jié)合一件復(fù)審案例對組合物發(fā)明的審查以及補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的把握進(jìn)行分析，以期為實(shí)質(zhì)審查工作提供一些參考借鑒。

二、案例介紹

該 申請涉及一種用于輪胎的橡膠組合物，審查員在實(shí)質(zhì)審查階段以該申請相對于對比文件1 不具備新穎性為由對該申請做出駁回決定。申請人提出了復(fù)審請求，未修改申請文件，僅陳述了該申請具有新穎性和創(chuàng)造性的理由。合議組發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣?，指出該申請相對于對比文? 不具備創(chuàng)造性。復(fù)審請求人修改了權(quán)利要求1 的主題名稱，同時(shí)提交了補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。合議組做出維持駁回的決定，目前該案為駁回失效狀態(tài)。

實(shí)審駁回以及合議組發(fā)出復(fù)審?fù)ㄖ獣槍Φ臋?quán)利要求1 為：橡膠組合物，所述橡膠組合物至少包含二烯彈性體、30～150phr 之間的補(bǔ)強(qiáng)填料、交聯(lián)體系、在0.2～10phr 之間的抗氧化劑和在0.2～10phr之間的堿金屬或堿土金屬乙酰丙酮化物，其中所述二烯彈性體是天然橡膠。

對比文件1 公開了一種彈性體橡膠組合物，包括二烯橡膠彈性體、一種活化劑、硫化促進(jìn)劑和硫及其衍生物；活化劑包含金屬鹽，金屬鹽可選擇比如乙酰丙酮鎂，還包括抗氧化劑，比如苯基對苯二胺，含量可為1.5phr，二烯彈性體中可選擇包括聚丁二烯、天然橡膠等。

審查員在駁回決定中認(rèn)為：對比文件1 公開了一種彈性體橡膠組合物，包括二烯橡膠彈性體、一種活化劑、硫化促進(jìn)劑和硫及其衍生物，活化劑包含金屬鹽，比如乙酰丙酮鎂，活化劑中金屬鹽含量為優(yōu)選0.02～0.5phr，還包括：抗氧化劑，比如苯基對苯二胺，含量可為1.5phr；二烯彈性體，包括聚丁二烯、天然橡膠等；至少一種增強(qiáng)填料，比如炭黑或二氧化硅，其含量可為10～90phr。這種組合物可以作為制造輪胎用，可以接觸或者不接觸空氣/充氣氣體，輪胎中還包括至少一個(gè)金屬補(bǔ)強(qiáng)部件。也就是說，對比文件1 中公開了彈性體橡膠組合物中活化劑的可選擇種類以及含量，公開了添加劑可選擇抗氧化劑，以及二烯彈性體可選擇天然橡膠，還公開了權(quán)利要求1 中乙酰丙酮化物的含量。因此，權(quán)利要求1 相對于對比文件1 不具備新穎性。

復(fù)審請求人的主要觀點(diǎn)如下：對比文件1 公開的二烯彈性體選自大量不同類型的聚合物，并沒有公開天然橡膠是優(yōu)選的實(shí)施方案；對比文件1 中雖提及活化劑可選擇乙酰丙酮鎂，但也不是優(yōu)選，并多次強(qiáng)調(diào)辛酸鋅是優(yōu)選的；指出本領(lǐng)域技術(shù)人員需忽略對比文件1 中更優(yōu)選且經(jīng)過實(shí)驗(yàn)論證的實(shí)施例，從眾多化合物中選擇并不優(yōu)選的特征組合后，才能得到該申請技術(shù)方案，需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)。

合議組在復(fù)審?fù)ㄖ獣姓J(rèn)為：對比文件1 公開了一種可交聯(lián)的彈性體組合物，該彈性體組合物包括至少一種二烯彈性體聚合物，至少一種活化劑，至少一種硫化促進(jìn)劑和硫或其衍生物，所述活化劑在組合物中的存在量為1.5～5phr，增強(qiáng)填料在組合物中的量為10～90phr。權(quán)利要求1 請求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件1 公開的內(nèi)容相比，區(qū)別技術(shù)特征為：橡膠組合物中還包括0.2～10phr 的抗氧化劑；活化劑具體限定為堿金屬或堿土金屬乙酰丙酮化物，并具體限定了天然橡膠的選擇。

對此，根據(jù)該申請說明書的記載，該申請的實(shí)施例中均包含2.3phr 的抗氧化劑，由于C-2 至C-5 的橡膠組合物中添加了1.6～2.0phr 的乙酰丙酮化物，與未添加乙酰丙酮化物的實(shí)施例C-1 相比，它們在老化后，組合物中抗氧化劑的重量百分?jǐn)?shù)高于實(shí)施例C-1，即添加乙酰丙酮化物使得橡膠組合物中抗氧化劑的相對消耗減少，這就使得在制備組合物時(shí)，可以減少體系中抗氧化劑的用量成為可能。然而，對比文件1 公開的制備橡膠組合物的全部實(shí)施例8-13 中均使用了2.0phr 的抗氧化劑，其用量落入權(quán)利要求1 所述抗氧化劑用量的數(shù)值范圍內(nèi)。此外，對比文件1 中還公開了所述活化劑可以選擇乙酰丙酮鎂，所述二烯烴彈性體可選擇天然橡膠。

由此可見，權(quán)利要求1 的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)上是在對比文件1 的基礎(chǔ)上，選擇二烯彈性體和具體的從對比文件1 羅列的多種活化劑中選擇乙酰丙酮化物組成新的技術(shù)方案，而判斷權(quán)利要求1 是否具有創(chuàng)造性的關(guān)鍵在于權(quán)利要求1 技術(shù)方案所取得的技術(shù)效果相對于對比文件1 是否具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。而該申請實(shí)施例僅記載了天然橡膠作為基體的橡膠組合物，添加不同種類的乙酰丙酮化物與不添加乙酰丙酮化物相比，對減少組合物中抗氧化劑消耗具有影響的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，未記載乙酰丙酮化物相對于其他活化劑對減少組合物中抗氧化劑消耗具有何種影響的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，對比文件1 同樣也沒有記載類似的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以確定，通過對對比文件1 活化劑進(jìn)行選擇后形成的技術(shù)方案相對于對比文件1 公開的技術(shù)方案來說，具有何種預(yù)料不到的技術(shù)效果。因此，權(quán)利要求1 不具備創(chuàng)造性。

針對上述復(fù)審?fù)ㄖ獣?，?fù)審請求人將權(quán)利要求1的主題名稱修改為輪胎內(nèi)部的橡膠組合物，并且為了比較對比文件1 與該申請組合物E10 性能，提交了補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：組合物C-4 為該申請實(shí)施例之一的組合物，C-6 作為對比例，其中組合物C-6 與組合物C-4相同，除了組合物C-4 中的二烯烴彈性體是天然橡膠，組合物C-6 中的是溶液形式的苯乙烯/丁二烯共聚物，該組合物C-6 類似于對比文件1 的橡膠組合物。結(jié)果表明，組合物C-6 的E10 為5.1MPa，低于組合物C-4 的7.7MPa，由此可見，對比文件1 并未教導(dǎo)選擇具有特定E10 模量值的特定二烯彈性體。

合議組堅(jiān)持復(fù)審?fù)ㄖ獣袑τ跈?quán)利要求1 不具有創(chuàng)造性的觀點(diǎn)，同時(shí)，對于補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，評(píng)述為：對比文件1 的實(shí)施例中，通過密煉機(jī)中原料物質(zhì)的混合制備包含二烯彈性體的組合物，其中并未明確說明其使用了溶液形式的苯乙烯/丁二烯共聚物橡膠，而通常情況下，密煉機(jī)中的物料通常是固體物質(zhì)的形式，因此，補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不能用于證明權(quán)利要求1 具有創(chuàng)造性。另外，該申請和對比文件1 均未提供其他實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)用于說明用天然橡膠代替苯乙烯/丁二烯共聚物橡膠使得該申請的技術(shù)方案具有何種預(yù)料不到的技術(shù)效果。在對比文件1 已經(jīng)給出了可以從列舉的二烯彈性體中選擇天然橡膠作為組合物的橡膠基體的前提下，這種選擇出來的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)也具有與該申請的組合物相同或類似的性能和用途?；诖?，對該案維持了駁回決定。

三、案例分析

（一）針對該案爭議焦點(diǎn)一的分析

該案的爭議焦點(diǎn)一：對比文件1 中雖然公開了乙酰丙酮鎂、天然橡膠，但并沒有明確公開乙酰丙酮鎂和天然橡膠是優(yōu)選的；對比文件1 實(shí)施例中公開了抗氧化劑的用量，但其他部分并未提及抗氧化劑的用量。將說明書內(nèi)容以及實(shí)施例公開的內(nèi)容進(jìn)行組合得到的技術(shù)方案，能否影響該申請權(quán)利要求1 的新穎性和/或創(chuàng)造性？

當(dāng)對比文件對構(gòu)成技術(shù)方案的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征給出多種選擇時(shí)，對于每種選擇的組合能否構(gòu)成對比文件所公開的具體技術(shù)方案，應(yīng)根據(jù)不同的情形確定。

（1）一個(gè)技術(shù)特征存在多種選擇，例如通常的1*n 以及n*n(n 不大于2) 模式時(shí)，考慮到并列選擇的技術(shù)方案組合方式較少，通?？梢哉J(rèn)為對比文件公開了每種選擇與其他技術(shù)特征一起所構(gòu)成的多個(gè)具體的技術(shù)方案。

（2）多個(gè)技術(shù)特征存在多種選擇，例如n*n（n>2）模式時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所屬技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行具體分析，此時(shí)主要依據(jù)所屬技術(shù)領(lǐng)域?qū)夹g(shù)效果可預(yù)見水平的高低。例如，機(jī)械、電學(xué)等領(lǐng)域?qū)夹g(shù)效果可預(yù)見水平相對較高，通?？梢哉J(rèn)為對比文件公開了每個(gè)技術(shù)特征的每種選擇與其他技術(shù)特征一起所構(gòu)成的多個(gè)具體技術(shù)方案；化學(xué)、生物等領(lǐng)域?qū)夹g(shù)效果可預(yù)見水平相對較低，通常不能認(rèn)為對比文件公開了每個(gè)技術(shù)特征的每種選擇與其他技術(shù)特征一起所構(gòu)成的多個(gè)具體技術(shù)方案。

（3）另外，還需考量并列選擇的技術(shù)特征組合時(shí)，該技術(shù)特征是否為體現(xiàn)發(fā)明構(gòu)思的關(guān)鍵技術(shù)手段。若為關(guān)鍵技術(shù)手段，還需綜合平衡新穎性和創(chuàng)造性評(píng)述對審查效能的影響；若不是關(guān)鍵技術(shù)手段，往往參照上述考量因素做出新穎性評(píng)述。

需要注意的是，在考慮現(xiàn)有技術(shù)公開的并列選擇技術(shù)方案的組合方式和組合后的技術(shù)效果時(shí)，還需考量某些領(lǐng)域組合物組分之間的協(xié)同等可預(yù)期性較低的組合方式（如農(nóng)藥組合物中協(xié)同、拮抗等預(yù)見性較低的領(lǐng)域）。

具體到該案，該申請要解決的技術(shù)問題是提供一種能夠降低抗氧化劑消耗的橡膠組合物，解決輪胎抗老化與抗氧化劑添加量大的問題，其采用的關(guān)鍵技術(shù)手段是在橡膠組合物中添加0.2～10phr 的堿金屬或堿土金屬的乙酰丙酮化物。權(quán)利要求1 為組合物類型的產(chǎn)品權(quán)利要求，主要包括二烯彈性體、補(bǔ)強(qiáng)填料、交聯(lián)體系、抗氧化劑和乙酰丙酮化物，并限定了二烯彈性體的種類為天然橡膠、抗氧化劑的用量和乙酰丙酮化物的用量。對比文件1 說明書部分公開了活化劑的一系列種類，其中具體可選擇乙酰丙酮鎂，活化劑的金屬含量以及二烯彈性體的一系列種類，具體可選擇天然橡膠，還公開了包括抗氧化劑，實(shí)施例部分公開了抗氧化劑含量為2phr。對比文件1 公開的并列選擇的技術(shù)方案的組合方式為4*4（活化劑種類、用量、二烯彈性體種類、抗氧化劑用量）。對比文件1 公開的并列選擇并不是1*n 以及n*n(n 不大于2) 模式的組合物，且活化劑種類以及二烯彈性體種類為該案申請人爭議的焦點(diǎn)，涉及關(guān)鍵技術(shù)手段，綜合考量上述因素，建議采用創(chuàng)造性評(píng)述本案權(quán)利要求1 更為合適。

（二）針對本案爭議焦點(diǎn)二的分析

該案的爭議焦點(diǎn)二：如何考量提交的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對該案創(chuàng)造性的影響?！吨改稀芬?guī)定：補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的，即堅(jiān)持并明晰了對補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)審查的一般原則，體現(xiàn)并落實(shí)先申請制的立法宗旨。補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的事實(shí)并不能超出原始申請文件公開的范圍，不能證明一個(gè)新的事實(shí)；能否“得到”的判斷不能機(jī)械地只看技術(shù)效果的文字記載內(nèi)容，應(yīng)該站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，綜合考量現(xiàn)有技術(shù)情況及申請文件記載的內(nèi)容，認(rèn)定申請文件公開的事實(shí)，判斷技術(shù)效果是否公開。在后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，不是原始申請公開的內(nèi)容，其必須與原始申請公開的內(nèi)容存在內(nèi)在聯(lián)系，聯(lián)系的橋梁就是技術(shù)效果。申請人補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的目的通常就是證明其專利申請具有說明書所述的技術(shù)效果或者相對現(xiàn)有技術(shù)更優(yōu)異的效果③王子瑜 等.補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的證明力探究[J].審查業(yè)務(wù)通訊，2018(12):1-5.。

而在實(shí)際審查中，如何判斷補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明的技術(shù)效果是可以從專利申請公開內(nèi)容中得到的，成為補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)審查中的難點(diǎn)。筆者認(rèn)為通常需要注意以下幾點(diǎn)因素：（1）申請日之后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)只能是針對本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的技術(shù)效果進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)、驗(yàn)證和比較。補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)被接受的前提之一是，其待證明的技術(shù)效果在原始申請文件中已經(jīng)有記載，這種記載足以使得所屬領(lǐng)域技術(shù)人員認(rèn)識(shí)到，在申請日時(shí)，申請人已經(jīng)關(guān)注到所述技術(shù)效果反映的技術(shù)性能，而且針對所述技術(shù)性能的研究不是泛泛提及而是做了實(shí)實(shí)在在的工作。（2）結(jié)合補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)能否證明專利申請符合授權(quán)條件考慮的因素：實(shí)驗(yàn)方法或條件是否影響技術(shù)效果的比對；實(shí)驗(yàn)對象是否代表權(quán)利要求的整體方案；實(shí)驗(yàn)結(jié)果是否表明專利申請顯而易見。

具體到該案，復(fù)審請求人補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，首先從形式上是合格的，應(yīng)當(dāng)予以審查。其次，在證據(jù)內(nèi)容上，判斷補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中技術(shù)效果數(shù)據(jù)相關(guān)的實(shí)驗(yàn)方法或條件是否影響技術(shù)效果的比對。對比文件1 的實(shí)施例，通過密煉機(jī)中原料物質(zhì)的混合制備包含二烯彈性體的組合物，但并未公開其使用了溶液形式的苯乙烯/丁二烯共聚物橡膠，而通常情況下密煉機(jī)中的物料是固體物質(zhì)的形式。再次，即使上述補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中是固態(tài)原料，不影響技術(shù)效果比對的前提下，申請人通過補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)想要證明的事實(shí)為用天然橡膠代替苯乙烯/丁二烯共聚物橡膠使得該申請的技術(shù)方案產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果，而對于該所要證明的事實(shí)，該申請?jiān)忌暾埼募袃H意識(shí)或者發(fā)現(xiàn)了解決該申請技術(shù)問題的技術(shù)方案，所使用的關(guān)鍵技術(shù)手段為包含在0.2～10phr 之間的堿金屬或堿土金屬的乙酰丙酮化物，即固定含量的堿金屬或堿土金屬的乙酰丙酮化物為體現(xiàn)該申請發(fā)明構(gòu)思所使用的關(guān)鍵技術(shù)手段，并未意識(shí)或證明二烯彈性體的不同種類的選擇對解決該申請的技術(shù)問題具有何種不可預(yù)期或者重要的影響，即補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所要證明的“用天然橡膠代替苯乙烯/丁二烯共聚物橡膠使得該申請的技術(shù)方案產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果”的事實(shí)不屬于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的。因此，綜上所述，該補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)不能用于證明權(quán)利要求具有創(chuàng)造性。

四、結(jié)語

組合物發(fā)明審查中，不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，還要考慮發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個(gè)整體來看待。對于發(fā)明以及對比文件的組合物涉及的并列技術(shù)方案的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確站位本領(lǐng)域技術(shù)人員，判斷并列技術(shù)方案特征之間的組合方式（1*n 以及n*n），以及對組合的特征是否涉及發(fā)明構(gòu)思的關(guān)鍵技術(shù)手段做出準(zhǔn)確判斷，進(jìn)而對發(fā)明的新穎性和/或創(chuàng)造性做出正確高效的審查，避免“事后諸葛亮”。對于審查過程中申請人補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查，切實(shí)保障申請人舉證的正當(dāng)權(quán)利；同時(shí)，補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)符合先申請制原則，也應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的。