商標注冊中作品和角色名稱在先權益保護的裁判思路及其理論意義

岳丹丹

摘要：經(jīng)過長期對作品名稱、角色名稱商品化權益案件的審理，我國法院在實踐中已基本形成了一套較為體系的裁判思路。首先，通過擴大解釋將符合一定條件的兩類名稱作為“在先權利”進行保護，糾正了早期適用《反不正當競爭法》概括性規(guī)定的保護路徑。其次，嚴格審查“作品處于著作權保護期”“兩類名稱具有較高知名度”和“容易導致混淆誤認”的構成要件，表明在兩類名稱商品化權益的性質(zhì)上，法院更傾向于“著作權衍生性”和“商業(yè)標識性”兼具的理論觀點。最后，以隱性的“可能或?qū)嶋H損害”“申請人惡意”和“劣后認定”規(guī)則，完成對《商標法》第32條前半段的適用，表明對兩類名稱商品化權益保護的正當性基礎非商品化行為，而是防止誤認混淆，落實商標法中的誠信原則。與此同時，對兩類名稱知名度的認定，尚欠缺“穩(wěn)定對應關系”的限定條件;“可能或?qū)嶋H損害”中二分的損害認定標準，尚需要理論對“衍生領域”和“二次開發(fā)利用”的界定。

關鍵詞：作品名稱;作品角色名稱;在先權益;司法實踐;理論

中圖分類號：D923.43文獻標識碼：A 文章編號：1003-5168（2020）33-0074-07

1 引言

作為作品名稱和作品角色名稱權益的上位概念，商品化權自20世紀末被國內(nèi)學者關注以來，至今在民法、知識產(chǎn)權法、競爭法等多部門法學界都有持續(xù)、廣泛的討論。學者的研究多集中于理論層面的商品化權的起源、正當性基礎、性質(zhì)、效力范圍以及我國是否應當引入商品化權等問題。[1]而鮮有人以實證研究法從司法審判出發(fā)，用微觀的視角觀察實踐對理論的回應。以近期北京知識產(chǎn)權法院召開的“作品名稱在先權益保護相關案件審理情況發(fā)布會”①為契機，立足于商標授權確權行政糾紛的司法實踐，通過梳理作品名稱和角色名稱在先權益保護案件的裁判思路，明晰實踐與理論的相通和差距，從而反哺理論以指導實踐，也不失為一種推動商品化權益保護向前發(fā)展的有效途徑。

2 作品名稱和角色名稱可受商標法保護的原因

當作品名稱的圖樣設計和角色形象能夠體現(xiàn)作者個人的選擇、取舍和安排，符合《著作權法》的規(guī)定，構成美術作品時，可當然作為在先著作權，阻礙注冊商標的取得。②但實踐中的大部分情況是，作品名稱和角色名稱因不具有獨創(chuàng)性而不構成作品。③此時，法院在商標授權確權行政爭議案件審理中就面臨著作品名稱及角色名稱是否可作為現(xiàn)行《商標法》第32條“在先權利”而受到商標法保護的問題。

對此，以2017年《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）的發(fā)布為分水嶺，法院在該類案件的審理中，先后有著不同的論證思路?！兑?guī)定》發(fā)布之前，在最高法于2010年發(fā)布的《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第17條④的指導下，法院多借助《反不正當競爭法》的概括性規(guī)定，將作品名稱和角色名稱納入商標法“在先權利”的保護范圍。⑤《規(guī)定》發(fā)布之后，則依據(jù)該規(guī)定第18條和第22條對“在先權利”進行擴大解釋，從而將符合一定條件的作品名稱和角色名稱認定為權益進行保護。⑥這種變化體現(xiàn)了司法者對作品、角色名稱權益保護思路的糾正。因為，并非所有涉案的作品名稱和角色名稱都被商品化使用過，[2]而當其僅附著于作品，未進入商品化領域和競爭市場，就難以成為《反不正當競爭法》的調(diào)整對象。為體現(xiàn)反不正當競爭法有限的補充保護，并防止其成為知識產(chǎn)權專門法的替代品⑦，法院在對作品名稱、角色名稱權益保護的應然性論證思路上有了上述改變。在《規(guī)定》已成既定事實的情況下，本文對后一種論證思路略加介紹。

2.1 作品名稱和角色名稱的權益性質(zhì)

關于對作品名稱和角色名稱性質(zhì)的認定，在有些案件中其被稱為“商品化權益”⑧，有些被稱為“商品化權”⑨，二者的本質(zhì)都是在承認蘊藏在作品名稱和角色名稱背后的利益并非我國現(xiàn)行法律明確規(guī)定的民事權利的前提下，認可作品名稱和角色名稱在符合一定條件時，應當保護權利人利用該名稱開展商業(yè)活動并獲利的權益。⑩因為，當作品名稱和角色名稱因具有一定知名度而不再單純局限于作品本身，與特定商品或服務的商業(yè)主體或商業(yè)行為相結合，使權利人據(jù)此獲得作品發(fā)行以外的商業(yè)價值與交易機會時，則該作品名稱和作品角色名稱可構成《商標法》第32條所指的“在先權利”。?也就是說，法律對于民事主體權益的保護，不僵化于字面的“權利”，也包括一定條件下的“利益”。所以，在商標授權確權中，凝結著民事主體創(chuàng)造性勞動和豐厚資本，并能夠帶來的巨大商業(yè)價值和商業(yè)機會的作品名稱和作品角色名稱，可以作為在先權益進行保護。?

2.2 對《商標法》第32條中“在先權利”的擴大解釋

《商標法》第32條前半段規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權利。該規(guī)定所指的在先權利是指除商標權之外的法律法規(guī)規(guī)定的民事權益，?即“其中的‘在先權利也可以擴大解釋為‘在先權益”?。其立法目的是在商標授權確權程序中避免或解決其他民事權益與商標權之間的權利沖突問題。?而且，《規(guī)定》第18條明確指出，商標法第三十二條規(guī)定的在先權利，包括當事人在訴爭商標申請日之前享有的民事權利或者其他應予保護的合法權益，且第22條還明確了形象著作權和兩類名稱權益，并在第2款為兩類名稱權益的構成設置了若干要件。[3]因此，“將知名作品名稱、知名人物形象及名稱作為民事權益予以保護，將鼓勵智慧成果的創(chuàng)作激情與財產(chǎn)投入，促進文化與科學事業(yè)的發(fā)展與繁榮，亦符合相關法律規(guī)定及知識產(chǎn)權司法保護的本意?！?

對作品名稱、角色名稱的權益定位在學界基本達成共識。隨即產(chǎn)生的下一個問題則是該種權益的具體屬性——著作權派生性權益，抑或是商業(yè)標志性權益。法院在裁判中并未明確表態(tài)，但從具體個案的論證說理中可以看出，司法實踐對兩類名稱權益性質(zhì)的認定兼采兩種觀點。

3 作品名稱和角色名稱構成在先權益的要件

3.1 作品處于著作權保護期限內(nèi)