企業(yè)視閾下專利出資與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理若干問題研究

■黃苡

（中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)，湖北 武漢 430073）

相比房產(chǎn)等有形資產(chǎn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)是信息時(shí)代最具代表性的無形資產(chǎn)，更是科技型企業(yè)的核心資產(chǎn)[1]。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資中，最主要也是最重要的一種形式即專利出資。企業(yè)想要生存并發(fā)展壯大，就必須借助資本的力量。而專利出資在實(shí)踐中也存在各色各樣的問題，不只局限于法律層面，也包括在經(jīng)濟(jì)、管理等方面的問題。專利一旦出資入股進(jìn)入企業(yè)，便會(huì)涉及到知識(shí)產(chǎn)權(quán)的管理和運(yùn)營問題。在進(jìn)行專利出資時(shí)，需要充分考慮各種問題與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，避免后續(xù)的企業(yè)管理過重的負(fù)擔(dān)和避免不必要的時(shí)間、精力的浪費(fèi)。

一、專利出資客體的一般性要求

對(duì)于專利權(quán)出資的客體要求，我國現(xiàn)行《公司法》第27條第1款只做出了一個(gè)籠統(tǒng)的規(guī)定：“股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資”。由此，從公司法的明文規(guī)定來看，作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)至少需要滿足兩個(gè)條件：(1)可以用貨幣估價(jià)；(2)可以依法轉(zhuǎn)讓。

目前有學(xué)者將專利權(quán)出資須滿足的條件歸納為四要件：(1)確定性；(2)有益性；(3)價(jià)值可評(píng)估性；(4)依法可轉(zhuǎn)讓性[2]。確定性要求被出資的專利權(quán)權(quán)屬清楚合法，沒有權(quán)利瑕疵；有益性是從出資的本質(zhì)的角度考慮的，用以出資的專利如若對(duì)受資的公司沒有益處，無法帶來收益或者專利無法用于工業(yè)化生產(chǎn)運(yùn)營，那么此專利對(duì)企業(yè)來說無異于是泥車瓦狗，一文不值，自然不能用以出資。專利出資即將靜態(tài)的專利貨幣化，盤活專利的價(jià)值；價(jià)值可評(píng)估性要求專利價(jià)值必須可以用貨幣衡量，如果專利無法進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，那么其對(duì)受資公司的風(fēng)險(xiǎn)將大大提高，也不利于股東責(zé)任承擔(dān)和利益分配。價(jià)值可評(píng)估性與有益性是互相補(bǔ)充對(duì)應(yīng)的，價(jià)值可評(píng)估為專利有益性提供可能，但一項(xiàng)專利如果沒有有益性，那么哪怕可以進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，其作價(jià)評(píng)估值也不會(huì)太高。同時(shí)，價(jià)值可評(píng)估性以專利存在一定價(jià)值為前提，并且這種價(jià)值應(yīng)當(dāng)是實(shí)際存在、現(xiàn)實(shí)需要的。依法可轉(zhuǎn)讓性也是專利用以資本化出資的必然結(jié)果。專利權(quán)人想要通過專利出資取得股東資格以及獲得相應(yīng)的股票，必須以轉(zhuǎn)讓專利權(quán)為前提，一旦專利被出資，那么專利技術(shù)將作為公司資產(chǎn)的一部分，其后續(xù)的利用以及如何發(fā)展應(yīng)當(dāng)由公司決定，而出資人只能以股東的身份，在自己的職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)專利的使用和利用進(jìn)行監(jiān)督和管理。

二、可出資專利類型探究

在學(xué)界，有學(xué)者主張發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利均可用以出資，也有學(xué)者主張為了保證出資的穩(wěn)定性，建議只限于發(fā)明專利權(quán)人出資[3]。筆者認(rèn)為，從專利的穩(wěn)定性來看，發(fā)明專利需要經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查才能獲得專利權(quán)，而實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)條件相對(duì)來說沒有那么嚴(yán)苛，因此發(fā)明專利的穩(wěn)定性相對(duì)較高，更加滿足專利新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性，尤其是創(chuàng)造性的要求。但我們?cè)诳紤]專利是否可以進(jìn)行出資時(shí)，還需對(duì)受資企業(yè)的規(guī)模、特點(diǎn)、融資能力以及發(fā)展方向和定位做出全盤考慮，而不能僅做片面地分析。

對(duì)于實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利而言，其從設(shè)計(jì)出來到授權(quán)之路可能比較簡(jiǎn)單，但不能因此而否定了其價(jià)值。在專利審查指南中有規(guī)定“專利在商業(yè)上取得較大成果”即具有創(chuàng)造性，可被授予專利權(quán)，而無需過分嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)其必須滿足《專利法》對(duì)創(chuàng)造性判斷“三步法”的要求，這也從某一方面反映了國家對(duì)這類簡(jiǎn)單卻實(shí)用、可能會(huì)給企業(yè)帶來較大商業(yè)利潤的專利技術(shù)的態(tài)度。特別是對(duì)中小企業(yè)或者專門生產(chǎn)便民、實(shí)用、小物件、簡(jiǎn)易生活用品的企業(yè)來說，這類專利對(duì)其發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，因此不能簡(jiǎn)單從實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利“技術(shù)含量低”這一點(diǎn)而否定其實(shí)現(xiàn)資本化的道路。擁有再多的專利，倘若不將其轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，擁有的也只是一份專利授權(quán)書，一紙空文。

三、定限專利權(quán)出資可行性探討

根據(jù)專利權(quán)出資的客體類型不同，有學(xué)者將合格的專利權(quán)出資客體劃分為“完全的出資專利權(quán)”和“定限的出資專利權(quán)”[4]。其中，完全的出資專利權(quán)即專利權(quán)沒有任何限制，在法律允許的范圍內(nèi)自由處置而不受第三人干擾的專利權(quán)，這種專利權(quán)可以用來出資是毫無疑問的。對(duì)于定限專利權(quán)，包括專利使用權(quán)、質(zhì)權(quán)以及抵押權(quán)等，有學(xué)者認(rèn)為定限專利權(quán)都可以用來出資。筆者認(rèn)為，對(duì)于不同的定限專利權(quán)出資根據(jù)其權(quán)利特點(diǎn)的不同應(yīng)當(dāng)區(qū)別考慮。

對(duì)于專利使用權(quán)出資，一些否定的觀點(diǎn)認(rèn)為根據(jù)《公司法》的規(guī)定，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資必須辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，這種財(cái)產(chǎn)權(quán)應(yīng)當(dāng)是專利所有權(quán)，而不是使用權(quán)。就學(xué)理而言，工業(yè)產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)出資并非不可，但現(xiàn)行立法并未肯定此種出資方式[5]。而實(shí)踐中，在學(xué)界還在爭(zhēng)論不休時(shí)，由于各地金融發(fā)展的需要，地方政府已經(jīng)先行一步，出臺(tái)了相關(guān)肯定專利使用權(quán)出資的政策性文件，給我國國家立法提供了借鑒和參考。筆者認(rèn)為，專利使用權(quán)作為專利權(quán)的一種，是可以出資的。隨著公司制度不斷發(fā)展，債權(quán)人等對(duì)企業(yè)的關(guān)注已經(jīng)不僅在于注冊(cè)資本，企業(yè)的其他資產(chǎn)也是其關(guān)注的焦點(diǎn)。所有能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來價(jià)值的因素都是影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用權(quán)的增值功能大于它的信用功能[6]。若專利使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓就可以滿足企業(yè)對(duì)技術(shù)和生產(chǎn)發(fā)展的需求，直接轉(zhuǎn)讓使用權(quán)或許更為合適。

專利質(zhì)權(quán)是指?jìng)鶆?wù)人或第三人將擁有的專利權(quán)擔(dān)保其債務(wù)的履行，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)的情況下，債權(quán)人有權(quán)把折價(jià)、拍賣或者變賣該專利權(quán)所得的價(jià)款優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。我國法律規(guī)定除土地使用權(quán)之外，暫時(shí)沒有其他可供抵押的權(quán)利。由此可見，無論是專利質(zhì)權(quán)出資還是專利抵押權(quán)出資，都存在諸多問題。第一，專利質(zhì)權(quán)和抵押權(quán)的存在和實(shí)現(xiàn)都以債務(wù)人未履行到期債務(wù)為前提，如債務(wù)人在約定期間內(nèi)履行債務(wù)，則專利質(zhì)權(quán)和抵押權(quán)自然消滅，此時(shí)權(quán)利人不能再進(jìn)行出資。第二，由于專利權(quán)可以進(jìn)行出資，而專利權(quán)具有人身和財(cái)產(chǎn)屬性，只有專利財(cái)產(chǎn)權(quán)才能成為質(zhì)押的標(biāo)的，因此專利質(zhì)權(quán)人出資的也不是完全的專利權(quán)。第三，對(duì)于專利抵押權(quán)，如果抵押權(quán)人將受限制的專利產(chǎn)品作為財(cái)產(chǎn)進(jìn)行出資，既不利于企業(yè)的實(shí)際運(yùn)用，也滿足不了其后續(xù)的發(fā)展，甚至可能遭遇侵權(quán)訴訟。因此，筆者認(rèn)為，實(shí)際上并沒有設(shè)置專利抵押權(quán)的必要，這也契合了我國《物權(quán)法》“專利權(quán)屬于無形資產(chǎn)不能進(jìn)行抵押”的規(guī)定。

四、以專利出資入股的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

與有形財(cái)產(chǎn)出資相比，知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無形財(cái)產(chǎn)天然地帶有林林總總的問題與風(fēng)險(xiǎn)。在進(jìn)行專利出資增股時(shí)，全面評(píng)價(jià)和防范出資專利風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)面臨的一項(xiàng)復(fù)雜的課題。

（一）專利價(jià)值評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)于無形資產(chǎn)評(píng)估的需求伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展逐年遞增，但評(píng)估結(jié)果的虛假問題卻一直是籠罩在市場(chǎng)上的一片烏云?！豆痉ā返?7條第2款規(guī)定“對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)?！币虼?，專利出資必須對(duì)其進(jìn)行估價(jià)。同時(shí)，根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。值得注意的是，《公司法》修訂之后，改注冊(cè)實(shí)繳制度為注冊(cè)認(rèn)繳制度，取消了驗(yàn)資制度。出資人出具了專利評(píng)估報(bào)告，但缺少了審查制度，無法保證其估價(jià)的真實(shí)性，對(duì)企業(yè)來說，其受資的專利很有可能是價(jià)值并沒有那么高甚至是沒有太多價(jià)值的專利。

（二）專利的穩(wěn)定性問題

1.專利權(quán)會(huì)存在復(fù)雜的權(quán)屬爭(zhēng)議問題

專利作為一種無形資產(chǎn)，其不穩(wěn)定性是顯而易見的。專利出資往往會(huì)帶來復(fù)雜的權(quán)屬爭(zhēng)議問題。例如，對(duì)于專利被許可人出資，需要經(jīng)過專利權(quán)人同意才可許可公司使用這是毫無疑問的。但若專利權(quán)人是以普通許可的方式準(zhǔn)許被許可人使用，并且在被許可人出資之前已經(jīng)將專利權(quán)許可給其他個(gè)人或單位，或者原專利權(quán)人是否可以在被許可人出資之后再許可給他人呢？在這種情況下，可能存在其他的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者被許可使用該專利，那么受資公司的市場(chǎng)利益將被瓜分，甚至可能直接造成企業(yè)虧損，同樣會(huì)為后續(xù)權(quán)屬糾紛帶來隱患。

2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)的無形性

知識(shí)產(chǎn)權(quán)不發(fā)生對(duì)客體的實(shí)體占有、控制、損耗、使用。競(jìng)爭(zhēng)者為了開拓市場(chǎng)，獲取自己的市場(chǎng)份額和謀取利益，專利極容易被申請(qǐng)宣告無效，受資公司常常被迫走上無效訴訟的程序。同時(shí)，在使用受資專利的過程中，也可能因?yàn)榍址杆藢＠媾R專利訴訟。

3.專利出資效力問題

如前所述，不同情形的專利權(quán)人，其出資主體需要考察的問題不同。對(duì)于合作發(fā)明、職務(wù)發(fā)明、委托發(fā)明，若出現(xiàn)了沒有專利權(quán)或者未經(jīng)允許行使專利權(quán)進(jìn)行出資轉(zhuǎn)讓的行為時(shí)，會(huì)產(chǎn)生不同的問題，其出資行為是否有效以及專利能否順利出資等，給專利出資的進(jìn)行帶來極大的不確定性，并且受資公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)是巨大的。同時(shí)，專利出資之后，后續(xù)的年費(fèi)繳納也是一個(gè)存在爭(zhēng)議的話題。倘若不約定好專利年費(fèi)繳納的義務(wù)歸屬，那么專利很有可能因?yàn)槌鲑Y人或者受資公司沒有繳納年費(fèi)或者年費(fèi)繳納不足而終止。

（三）專利權(quán)的時(shí)間性與地域性影響

1.專利權(quán)的時(shí)間性影響

根據(jù)我國《專利法》，發(fā)明專利的保護(hù)期限為20年，實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的期限為10年。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)與技術(shù)的快速發(fā)展，現(xiàn)在很少有專利能夠完整走到其保護(hù)期限自然終止的那一日，除了因?yàn)楸粺o效、沒有繳納專利年費(fèi)等原因外，還有一個(gè)重要的原因就是技術(shù)的更替換代，尤其是在技術(shù)日益發(fā)展和迫切的當(dāng)代，一項(xiàng)專利的經(jīng)濟(jì)壽命可能只有幾年，而其獲得授權(quán)的過程就已經(jīng)歷了一個(gè)較長(zhǎng)的過程。隨著時(shí)間的推移，即使專利未過保護(hù)期，其實(shí)際價(jià)值也將大打折扣。

2.專利權(quán)的地域性影響

由于專利的地域性，導(dǎo)致其僅在被授予專利權(quán)的國家或地區(qū)才有效力，在其他國家或區(qū)域沒有任何法律約束力。因而一件專利若想要在不同的地域得到法律的保護(hù)，需要分別在這些國家或區(qū)域提出申請(qǐng)并實(shí)際獲得授權(quán)。由此，由于專利的地域性，即使是在我國被授予專利權(quán)，也不能隨意地不進(jìn)行任何專利檢索、布局就直接進(jìn)軍海外市場(chǎng)，否則只會(huì)狼狽而返。

五、專利出資后企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理運(yùn)營

知識(shí)產(chǎn)權(quán)一旦運(yùn)用到公司中，就具有了商業(yè)化程度，就在公司運(yùn)營的動(dòng)態(tài)中產(chǎn)生了作用。有的比較重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的公司，往往把重點(diǎn)都放到知識(shí)產(chǎn)權(quán)的靜態(tài)歸屬與產(chǎn)權(quán)，忽略了公司運(yùn)營中知識(shí)產(chǎn)權(quán)的動(dòng)態(tài)化與優(yōu)化[7]。因此，專利出資并不僅僅是按照法律的要求完成的某種出資形式，而應(yīng)當(dāng)擁有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光。企業(yè)應(yīng)當(dāng)站在管理的角度去思考如何去充分地運(yùn)作專利，防范專利出資所帶來的各種風(fēng)險(xiǎn)。

（一）明確專利權(quán)出資類型

正是由于專利的不穩(wěn)定性，為了防范可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，避免后續(xù)的糾紛，在接受出資的專利權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確約定或者表明可出資的專利形式。對(duì)于專利權(quán)使用權(quán)出資，應(yīng)當(dāng)限制為專利權(quán)人的獨(dú)占許可使用權(quán)。因此，受資公司在接受出資人的專利使用權(quán)出資時(shí)，要注意查驗(yàn)出資人或者專利權(quán)人是否有再許可的權(quán)利，確保受資公司對(duì)專利權(quán)的唯一使用。

（二）準(zhǔn)確評(píng)估專利價(jià)值

雖然我國《公司法》規(guī)定了知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資必須聘請(qǐng)專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)于專利價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并且不得高估或者低估，然而目前我國資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)水平層次不齊，缺乏專業(yè)的評(píng)估師，并且可能存在專利出資人惡意勾結(jié)的情況。因此，企業(yè)在接受專利作為入股資產(chǎn)時(shí)，尤其要注意專利的價(jià)值評(píng)估，要與出資人明確約定好專利出資的瑕疵問題以及發(fā)生專利價(jià)值低估、貶值等情形時(shí)的后續(xù)解決機(jī)制，確保專利能夠準(zhǔn)確評(píng)估。

（三）提前制定責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的方案

在進(jìn)行專利出資時(shí)，會(huì)涉及到出資的主客體問題以及各種可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)要做的，不是等到問題來臨的那一天而手足無措，而是提前規(guī)避好可能的風(fēng)險(xiǎn)。例如，企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡到合理的注意和審查義務(wù)，與股東也應(yīng)當(dāng)事先合理約定好使用、保密措施、授權(quán)轉(zhuǎn)讓許可、專利入股后的年費(fèi)繳納以及專利被宣告無效的利潤和風(fēng)險(xiǎn)等問題。

（四）做好專利布局

由于專利的地域性、不穩(wěn)定性等，企業(yè)需要開展專利布局，對(duì)自身技術(shù)走向擁有一個(gè)總體方向的把握。尤其是對(duì)于想要開拓海外市場(chǎng)的企業(yè)來說，僅僅擁有受資專利或者自己研發(fā)的專利還不夠，還需要熟悉海外市場(chǎng)，提前做好規(guī)劃，避免侵犯他人專利，最終傷痕累累，空手而歸。

（五）合理運(yùn)營專利，充分創(chuàng)造價(jià)值

對(duì)于受資專利，不能僅僅將其看做公司的一種靜態(tài)資產(chǎn)，而應(yīng)當(dāng)要將其合理運(yùn)作起來。如果產(chǎn)品質(zhì)量提升和擁有先進(jìn)的技術(shù)，除了將專利化作產(chǎn)品投入市場(chǎng)之外，還可以對(duì)其實(shí)現(xiàn)“二次”利用，進(jìn)行專利許可、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押融資等謀取更多利益。

（六）注重創(chuàng)新發(fā)展，增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)

專利出資入股是企業(yè)獲得專利技術(shù)、占據(jù)市場(chǎng)份額的有效手段。但企業(yè)在發(fā)展壯大的過程中，不能僅憑出資的專利，而是應(yīng)當(dāng)自主創(chuàng)新，擁有自己研發(fā)的核心專利，創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營模式和服務(wù)產(chǎn)品。知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理者需要有市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展的預(yù)見能力，哪怕企業(yè)是當(dāng)下的領(lǐng)導(dǎo)者，典型的例子如柯達(dá)、諾基亞等，若不重視自身技術(shù)研發(fā)，就有可能淹沒在技術(shù)革新的浪潮中，喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（七）重視專利管理人才培養(yǎng)

積極增大人力、財(cái)力進(jìn)行企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究，注重培養(yǎng)和挖掘?qū)＠芾砣瞬牛m當(dāng)借鑒海外成果企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。只有擁有專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人才，完善科研開發(fā)與管理機(jī)構(gòu)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度，才能對(duì)專利的發(fā)展運(yùn)作有一個(gè)宏觀、整體的把控。同時(shí)，專利管理人才需要擁有專業(yè)的法律知識(shí)體系，以及應(yīng)對(duì)專利檢索、訴訟等能力。具備綜合能力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員，對(duì)于擁有高端技術(shù)的企業(yè)來說如虎添翼。

六、結(jié)語

相比僅僅手拿一紙授權(quán)文書，專利轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力更加符合社會(huì)發(fā)展的需要。我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)的宏觀保護(hù)環(huán)境無疑是蒸蒸日上的。專利出資會(huì)涉及到主客體適格問題、權(quán)利瑕疵、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與防范以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理等各種問題。盡管說隨著技術(shù)的快速發(fā)展，某項(xiàng)專利的價(jià)值可能只是曇花一現(xiàn)，并且專利出資風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，但不得不承認(rèn)其給企業(yè)所帶來的正面積極影響和發(fā)展的無限可能。專利出資為企業(yè)開拓市場(chǎng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)，而合理的專利管理運(yùn)營才能為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供保障。解決專利出資所存在的各種問題并不是事情的終點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)入股專利的科學(xué)管理和戰(zhàn)略運(yùn)用才是企業(yè)新的起點(diǎn)。