企業(yè)的專利法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

劉楊 王健龍 張軼珠 孟繁波 趙博 楊欣桐

1.國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 吉林長(zhǎng)春 130000

2.國(guó)網(wǎng)吉林省電力有限公司 吉林長(zhǎng)春 130000

在提到專利法律風(fēng)險(xiǎn)之前，必須理解專利及專利權(quán)。所謂專利，包括發(fā)明和實(shí)用新型兩種類型，可以指申請(qǐng)人或代理結(jié)構(gòu)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的符合專利相關(guān)法律法規(guī)的申請(qǐng)文件。所謂專利權(quán)，是指專利按照法律程序進(jìn)行審核進(jìn)而公開或公告后，法律賦予專利權(quán)人一定期限內(nèi)對(duì)該專利所對(duì)應(yīng)的技術(shù)的壟斷權(quán)。從專利產(chǎn)生之日起，企業(yè)之間以專利為核心的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)程度就在不斷地升級(jí)，并由此帶來相關(guān)的專利法律風(fēng)險(xiǎn)。

1 企業(yè)在常規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中出現(xiàn)的專利法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

企業(yè)的常規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通常包括技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)和營(yíng)銷，這些環(huán)節(jié)或多或少都會(huì)涉及到專利，因而對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也隨之出現(xiàn)。為了對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)盡可能地進(jìn)行防范或規(guī)避，需要知曉這些環(huán)節(jié)中出現(xiàn)專利法律風(fēng)險(xiǎn)的原因并了解由此產(chǎn)生的法律后果。

1.1 技術(shù)研發(fā)中的專利法律風(fēng)險(xiǎn)

技術(shù)研發(fā)中出現(xiàn)專利法律風(fēng)險(xiǎn)的原因通常包括：

（1）企業(yè)管理層及核心技術(shù)人員的專利法律意識(shí)差。專利法律意識(shí)是企業(yè)專利管理制度建立和運(yùn)行的基礎(chǔ)，企業(yè)專利管理制度的運(yùn)行需要各部門的有效配合，而企業(yè)管理層的支持和參與是專利管理的關(guān)鍵，如果專利法律意識(shí)薄弱，勢(shì)必影響整個(gè)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理水準(zhǔn)；而核心技術(shù)人員與企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)關(guān)系最為密切，核心技術(shù)人員處于研發(fā)工作的最前沿，如果沒有缺乏專利意識(shí)，必然不可能有效地將專利檢索和專利保護(hù)的技巧有效地運(yùn)用到研發(fā)工作中，勢(shì)必給整個(gè)研發(fā)工作埋下各種隱患，例如該申請(qǐng)專利的技術(shù)沒有及時(shí)申報(bào)專利甚至沒有申報(bào)專利，又如將已被他人申請(qǐng)專利的技術(shù)仍作為企業(yè)的技術(shù)難題進(jìn)行攻克和重復(fù)研發(fā)。

（2）企業(yè)專利管理制度不完善。企業(yè)專利管理是利用專利相關(guān)制度所提供的法律保護(hù)，對(duì)于方法或/和產(chǎn)品的發(fā)明創(chuàng)造，通過權(quán)衡利弊，是作為企業(yè)商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)還是申請(qǐng)專利，進(jìn)而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)甚至國(guó)外市場(chǎng)占領(lǐng)重要位置。企業(yè)的專利管理制度如果不完善，直接會(huì)影響企業(yè)專利信息獲取的效率、企業(yè)專利管理的流程以及企業(yè)侵權(quán)評(píng)估和防范的水平，進(jìn)而在應(yīng)對(duì)專利訴訟時(shí)缺乏應(yīng)對(duì)的應(yīng)急預(yù)案。

（3）企業(yè)核心研發(fā)人員在未與企業(yè)簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)保密協(xié)議的情況下流失。企業(yè)核心研發(fā)人員作為掌握企業(yè)核心技術(shù)的人員，如果在未與企業(yè)簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)保密協(xié)議的情況下流失，會(huì)直接導(dǎo)致企業(yè)的核心技術(shù)被帶到企業(yè)的強(qiáng)勁對(duì)手手中，不僅使得企業(yè)的研發(fā)受阻，而且會(huì)使企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力下降，甚至還會(huì)帶來嚴(yán)重的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，例如如果某核心技術(shù)人員在原企業(yè)研發(fā)的核心技術(shù)并未申報(bào)專利，而該核心技術(shù)人員跳槽到競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)后直接就該核心技術(shù)申報(bào)專利，將直接導(dǎo)致原企業(yè)可能被競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)基于專利的保護(hù)而要求產(chǎn)品下市進(jìn)而引發(fā)巨額的銷售損失及賠償。

技術(shù)研發(fā)中的專利法律風(fēng)險(xiǎn)后果通常包括：

（1）可能造成重復(fù)研究。目前全世界每時(shí)每刻基本都有新的專利在申報(bào)，如果企業(yè)在技術(shù)研發(fā)的過程中忽視對(duì)專利文獻(xiàn)的檢索，很可能與別人已經(jīng)申報(bào)專利的技術(shù)重復(fù)，從而造成研發(fā)經(jīng)費(fèi)和時(shí)間的浪費(fèi)。

（2）盲目研發(fā)。如果企業(yè)想將新的技術(shù)成功申報(bào)專利進(jìn)而獲得專利壟斷權(quán)，就需要在新的技術(shù)研發(fā)之前針對(duì)相關(guān)技術(shù)主題進(jìn)行檢索和分析，初步判斷其是否具有新穎性和創(chuàng)造性，否則可能造成專利申報(bào)后因不具有新穎性和創(chuàng)造性無法獲得授權(quán)。

（3）因未適時(shí)形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)導(dǎo)致喪失專利權(quán)。企業(yè)在研發(fā)之前和研發(fā)過程中因未及時(shí)對(duì)研發(fā)成果進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)，未適時(shí)形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)專利，導(dǎo)致因研發(fā)成果未及時(shí)申報(bào)專利而被他人搶先申報(bào)而喪失專利權(quán)，進(jìn)而導(dǎo)致研發(fā)成果落入他人甚至競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手設(shè)置的專利保護(hù)范圍內(nèi)。

（4）因企業(yè)對(duì)于技術(shù)研發(fā)中的專利權(quán)屬規(guī)定不明而產(chǎn)生的權(quán)利歸屬糾紛。企業(yè)的發(fā)明創(chuàng)造通常來自企業(yè)重要的科研人員，如果未明確職務(wù)發(fā)明的具體判斷標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)利歸屬，很容易導(dǎo)致本屬于企業(yè)的專利權(quán)落入個(gè)人。另外，除企業(yè)本身的研發(fā)外，企業(yè)通常也會(huì)以委托其他企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，如果約定不明或未約定權(quán)屬，則導(dǎo)致權(quán)利歸屬糾紛甚至導(dǎo)致研發(fā)的成果歸入被委托方。

為了有效規(guī)避技術(shù)研發(fā)中的專利法律風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以采取的防范措施包括：

（1）強(qiáng)化專利法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。據(jù)調(diào)查，中國(guó)企業(yè)尤其是高新技術(shù)企業(yè)，專利法律風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的程度尤為突出，因而需要企業(yè)尤其是管理層強(qiáng)化專利法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，例如定期開展專利培訓(xùn)并針對(duì)不同崗位開展不同內(nèi)容的培訓(xùn)，例如針對(duì)全體員工開展基礎(chǔ)的專利培訓(xùn)，針對(duì)中高層管理人員開展專利管理方面的培訓(xùn)，針對(duì)研發(fā)人員開展專利檢索、專利申報(bào)等與技術(shù)緊密相關(guān)的培訓(xùn)，以加強(qiáng)企業(yè)整體的自主創(chuàng)新能力以及專利意識(shí)及專利法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

（2）完善研發(fā)階段的專利法律風(fēng)險(xiǎn)防范體系。企業(yè)需要完善專利法律風(fēng)險(xiǎn)防范體系，例如建立《商業(yè)秘密管理制度》、《專利法律危機(jī)處理辦法》、《專利法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》、《專利權(quán)的維護(hù)和利用制度》、《專利獎(jiǎng)勵(lì)制度》等。

（3）注重企業(yè)人事方面的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理。對(duì)于新入職員工尤其是技術(shù)崗的新入職員工，需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)闹R(shí)產(chǎn)權(quán)背景調(diào)查，以避免侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)并在必要的時(shí)候與新入職員工簽署知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明文件；而對(duì)于離職的員工要進(jìn)行相應(yīng)地知識(shí)產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)提醒，尤其對(duì)于掌握核心技術(shù)的員工離職時(shí)，應(yīng)簽署離職知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議或執(zhí)業(yè)競(jìng)業(yè)限制協(xié)議。

1.2 生產(chǎn)、采購(gòu)和營(yíng)銷中的專利法律風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的專利法律風(fēng)險(xiǎn)通常包括：企業(yè)在生產(chǎn)過程中除了自己加工制造產(chǎn)品會(huì)存在侵犯他人專利的法律風(fēng)險(xiǎn)（例如使用侵權(quán)的設(shè)備或工藝方法等）外，還經(jīng)常會(huì)發(fā)生因委托加工、代加工、技術(shù)引進(jìn)、貼牌生產(chǎn)等過程中因?qū)＠麢?quán)利承諾、責(zé)任界定不清楚而造成可能的連帶承擔(dān)侵犯他人專利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)我國(guó)專利相關(guān)法律法規(guī)，不管是企業(yè)生產(chǎn)還是接受委托為他人加工，只要在生產(chǎn)過程中未獲得他人許可的情況下使用他人的專利制造了專利產(chǎn)品，則屬于侵權(quán)行為，需要承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。另外，企業(yè)在生產(chǎn)過程中往往也會(huì)涉及到產(chǎn)品或工藝方法的技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新，如果沒有適時(shí)形成專利，則會(huì)使企業(yè)的新技術(shù)得不到適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。

采購(gòu)中出現(xiàn)的專利法律風(fēng)險(xiǎn)通常包括：對(duì)于大部分企業(yè)而言，都存在采購(gòu)的部門或環(huán)節(jié)，例如采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備，采購(gòu)辦公軟件，如果企業(yè)在采購(gòu)的時(shí)候沒有注意到專利風(fēng)險(xiǎn)，一旦采購(gòu)了專利侵權(quán)產(chǎn)品，則可能面臨著巨額的損失甚至賠償。例如企業(yè)采購(gòu)了一個(gè)或幾個(gè)用于生產(chǎn)主營(yíng)產(chǎn)品的設(shè)備的關(guān)鍵部件，而這一個(gè)或這幾個(gè)關(guān)鍵部件已被他人申請(qǐng)了專利，一旦被專利權(quán)人獲悉該情況并起訴企業(yè)，則企業(yè)可能面臨一方面因使用了該專利產(chǎn)品需要停止使用該設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)的停機(jī)損失，另一方面因侵犯了專利權(quán)需要承擔(dān)損害賠償?shù)呢?zé)任。

營(yíng)銷過程中出現(xiàn)專利法律風(fēng)險(xiǎn)的原因通常包括：在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷過程中，專利法律風(fēng)險(xiǎn)主要包括：經(jīng)銷產(chǎn)品的包裝侵犯了他人外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)；以做廣告、在展會(huì)陳列展出等方式開展商品宣傳時(shí)侵犯了他人的外觀或?qū)嵱眯滦偷葘＠麢?quán)；在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的過程中使用了侵犯專利權(quán)的產(chǎn)品進(jìn)行投標(biāo)等等。在進(jìn)軍國(guó)外市場(chǎng)的過程中，由于專利具有地域性，如果企業(yè)在進(jìn)軍國(guó)外市場(chǎng)之前不進(jìn)行專利調(diào)查，則可能陷入國(guó)外的專利訴訟，進(jìn)而企業(yè)不但需要承擔(dān)高額的訴訟費(fèi)，還需要承擔(dān)天價(jià)的賠償。

綜上，除研發(fā)階段，企業(yè)在生產(chǎn)、采購(gòu)和營(yíng)銷的各個(gè)環(huán)節(jié)都存在相應(yīng)的專利風(fēng)險(xiǎn)，如果企業(yè)在這些環(huán)節(jié)中對(duì)專利風(fēng)險(xiǎn)置之不顧，則可能給自身造成嚴(yán)重的損失，甚至影響企業(yè)的生存和發(fā)展。為了避免企業(yè)因在生產(chǎn)、采購(gòu)和營(yíng)銷的各個(gè)環(huán)節(jié)遭受到相應(yīng)的專利風(fēng)險(xiǎn)，需要企業(yè)掌握有效地專利風(fēng)險(xiǎn)防范措施，具體包括如下：

（1）生產(chǎn)過程中進(jìn)行合理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理。由于生產(chǎn)過程中可能會(huì)涉及到產(chǎn)品和工藝方法的改進(jìn)，則需要及時(shí)對(duì)這些改進(jìn)的產(chǎn)品和工藝方法進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)，判斷是否適合申報(bào)專利以及是否適合現(xiàn)階段申報(bào)專利。另外，在委托加工、來料加工、貼牌生產(chǎn)等對(duì)外協(xié)作中，應(yīng)在生產(chǎn)合同中明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬、許可使用范圍、侵權(quán)責(zé)任，并要求供方提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可證明，進(jìn)而最大限度地降低侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）采購(gòu)過程中進(jìn)行合理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理。在采購(gòu)涉及專利的產(chǎn)品或工藝方法或設(shè)備時(shí)，需要提前收集專利信息，避免采購(gòu)專利侵權(quán)產(chǎn)品，并盡可能要求供方提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬證明，而在采購(gòu)合同中尤其要明確專利權(quán)屬、許可使用范圍以及侵權(quán)責(zé)任。

（3）營(yíng)銷過程中做好檢索和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。對(duì)于國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)，經(jīng)銷的產(chǎn)品在上市前進(jìn)行防御性的侵權(quán)檢索和分析，避免侵犯他人在先的專利權(quán)，在產(chǎn)品銷售前、產(chǎn)品宣傳、會(huì)展等商業(yè)活動(dòng)前都應(yīng)該制定專利保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案；另外，建立產(chǎn)品銷售市場(chǎng)監(jiān)控程序，及時(shí)跟蹤和調(diào)查相關(guān)專利產(chǎn)品被侵權(quán)的情況，建立和保持相關(guān)記錄；再者，在產(chǎn)品升級(jí)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)做好跟蹤調(diào)查的措施，并適時(shí)調(diào)整專利風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法。

對(duì)于進(jìn)軍國(guó)外市場(chǎng)而言，在向境外銷售產(chǎn)品前，應(yīng)調(diào)查目的地的專利相關(guān)法律、政策以及執(zhí)行情況，了解可能涉及到的專利風(fēng)險(xiǎn)，并適時(shí)地在目的地申請(qǐng)專利，獲得當(dāng)?shù)氐姆杀Ｗo(hù)。

2 企業(yè)在專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中容易出現(xiàn)的專利法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

企業(yè)的專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)通常包括專利申請(qǐng)、專利授權(quán)使用和專利技術(shù)出資，為了對(duì)這些專利活動(dòng)中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)盡可能地進(jìn)行防范或規(guī)避，企業(yè)需要知曉這些活動(dòng)中的專利法律風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防措施。

2.1 專利申請(qǐng)的法律風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)保護(hù)技術(shù)成果的方式通常包括兩種，一種是通過專利來保護(hù)，另一種是通過商業(yè)秘密來保護(hù)。對(duì)于企業(yè)而言，是需要根據(jù)實(shí)際情況來確定合適的方式保護(hù)技術(shù)成果，例如，對(duì)于諸如一旦公開很容易被他人模仿并且很難取證的技術(shù)（例如化學(xué)配方），不適宜采用專利保護(hù)；對(duì)于及時(shí)公開但是由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很難反向攻克出技術(shù)訣竅的技術(shù)則適合申請(qǐng)專利。另外，即使新技術(shù)申報(bào)了專利，基于專利的時(shí)間特性，企業(yè)也不是一勞永逸的，而是需要不斷在原技術(shù)上進(jìn)行升級(jí)而不斷申請(qǐng)新的專利來延長(zhǎng)技術(shù)的保護(hù)期限和范圍。

企業(yè)除需要慎重選擇技術(shù)成果的保護(hù)方式外，還需要注重合理的專利布局。如果企業(yè)的專利管理者不懂專利的布局，認(rèn)為一件產(chǎn)品只能申請(qǐng)或者只需要申請(qǐng)一件專利，而忽視了有些產(chǎn)品需要根據(jù)不同部分的劃分而申請(qǐng)多項(xiàng)專利進(jìn)行全方面保護(hù)，則會(huì)造成專利保護(hù)程度和保護(hù)范圍不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，例如如果將多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造組成的產(chǎn)品作為一項(xiàng)專利申請(qǐng)，則會(huì)由于保護(hù)的專利因技術(shù)特征描述過多過細(xì)而造成保護(hù)范圍過窄，進(jìn)而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很容易對(duì)此專利進(jìn)行規(guī)避[1]。

為了避免企業(yè)在專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中遭受到相應(yīng)的專利風(fēng)險(xiǎn)，需要企業(yè)掌握有效的專利風(fēng)險(xiǎn)防范措施，對(duì)專利進(jìn)行合理布局，具體包括：

對(duì)于企業(yè)而言，要根據(jù)不同產(chǎn)品和方法的實(shí)際情況而確定是否申報(bào)專利以及申報(bào)專利的數(shù)量及類型，例如對(duì)于創(chuàng)造性高且難以被反向工程攻克的技術(shù)，則適合申請(qǐng)發(fā)明專利；對(duì)于創(chuàng)造性一般或較低的技術(shù)，可以申請(qǐng)實(shí)用新型專利；對(duì)于一旦公開很容易被模仿、不公開則可能很長(zhǎng)時(shí)間不會(huì)被反向工程攻克的技術(shù)，則適合采用商業(yè)秘密的方式進(jìn)行保護(hù)。

另外，對(duì)于企業(yè)的重點(diǎn)技術(shù)和核心技術(shù)，往往不能僅通過一件專利進(jìn)行保護(hù)，因?yàn)橹攸c(diǎn)技術(shù)和核心技術(shù)往往涉及到多個(gè)技術(shù)點(diǎn)，如果將這多個(gè)技術(shù)點(diǎn)統(tǒng)一放進(jìn)一件專利進(jìn)行保護(hù)，則保護(hù)范圍大大縮小，所以企業(yè)的管理者需要在該問題上持開明的態(tài)度，不能因?yàn)樵黾恿藢＠暾?qǐng)成本而將所有技術(shù)放在一個(gè)專利中進(jìn)行申報(bào)，從而違法了專利保護(hù)的初衷。由此，一方面可以最大程度的保護(hù)相應(yīng)的技術(shù)，另一方面可以因?yàn)樯暾?qǐng)種類的選擇準(zhǔn)確而避免專利成本的浪費(fèi)。

2.2 專利授權(quán)使用的法律風(fēng)險(xiǎn)

專利授權(quán)使用中出現(xiàn)專利法律風(fēng)險(xiǎn)的原因包括：

（1）專利授權(quán)使用期限約定模糊。熟知專利的專業(yè)人員都知曉，時(shí)間性是專利的重要特征。因而，專利實(shí)施授權(quán)使用合同只有在專利權(quán)的保護(hù)期限內(nèi)才有效。對(duì)于不同類型的專利，其專利權(quán)的保護(hù)期限也不同。例如，發(fā)明專利的保護(hù)期限是20年，實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)期限是10年。如果被授權(quán)使用人與授權(quán)使用人簽訂專利授權(quán)使用合同時(shí)，如果僅僅約定授權(quán)使用時(shí)間，而忽視專利本身的保護(hù)期限，則可能在后續(xù)產(chǎn)生諸多問題。例如，如果被授權(quán)使用人雖然與授權(quán)人簽訂了約定期限的許可合同，但是約定期限大于專利剩余保護(hù)期限，則被授權(quán)使用人在專利到期后還認(rèn)為專利是有效的進(jìn)而繼續(xù)向授權(quán)人付費(fèi)，導(dǎo)致不必要的資金。另外，由于被授權(quán)使用人在專利到期后仍然以專利產(chǎn)品進(jìn)行宣傳和銷售可能會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的法律問題而被追究。

（2）專利授權(quán)使用方式約定模糊。專利授權(quán)使用方式分為獨(dú)占授權(quán)、排他授權(quán)和普通授權(quán)，獨(dú)占授權(quán)是指專利權(quán)授權(quán)使用給被授權(quán)人后只有被授權(quán)使用人才能使用該專利，排他授權(quán)是指專利權(quán)人和被授權(quán)人可以使用該專利，普通授權(quán)是指專利權(quán)人除授權(quán)給被授權(quán)人外，還可以繼續(xù)授權(quán)給其他人。如果被授權(quán)使用人與授權(quán)使用人簽訂專利授權(quán)使用合同時(shí)，沒有對(duì)專利授權(quán)使用方式進(jìn)行清楚地約定，則很可能造成雙方因理解上的偏差而在后續(xù)產(chǎn)生不必要的糾紛。

（3）專利授權(quán)使用地域約定模糊。與時(shí)間性是專利的重要特征相同，地域性也是專利的重要特征。授權(quán)的專利僅在授權(quán)登記國(guó)受到法律保護(hù)，因而專利權(quán)人不能在超出該國(guó)領(lǐng)域外享有利用和許可該專利的權(quán)利。因而專利權(quán)人和被授權(quán)使用人簽訂專利授權(quán)使用合同時(shí)，需要對(duì)使用地域約定清楚，以免后續(xù)產(chǎn)生不必要的糾紛。當(dāng)然，對(duì)于國(guó)內(nèi)大部分專利權(quán)人來說，專利約定的地域都是中國(guó)境內(nèi)，因而對(duì)于國(guó)內(nèi)因?qū)＠跈?quán)使用地域約定模糊而產(chǎn)生的糾紛相對(duì)較少。

（4）專利授權(quán)使用合同未備案。專利實(shí)施許可備案雖然不是專利實(shí)施許可合同成立和生效的必要條件，但是只有經(jīng)過備案才可以在出現(xiàn)糾紛時(shí)對(duì)抗專利權(quán)人使用善意第三人的理由抗辯。如果在先簽訂的專利許可合同沒有在國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局備案登記，則專利權(quán)人再次向第三人發(fā)放獨(dú)占許可或排他許可并備案，則在后的被授權(quán)人可以禁止在先的未備案的被授權(quán)人使用該專利。因而為了避免不必要的麻煩和損失，被授權(quán)人需要注意向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局備案登記專利授權(quán)合同。

（5）專利授權(quán)使用合同中附帶限制性條款。部分專利權(quán)人在與被授權(quán)人簽訂專利授權(quán)許可使用合同時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)壟斷，防止被授權(quán)人在所授權(quán)許可的專利技術(shù)之上進(jìn)行二次開發(fā)，在合同中會(huì)約定關(guān)于被授權(quán)人在實(shí)施、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面的限制，從而妨礙被授權(quán)人在商業(yè)和技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)。因而，被授權(quán)人需要注意在與專利權(quán)人簽訂合同時(shí)的限制性條款，以免使自身陷入技術(shù)阻礙之地。

為了有效規(guī)避專利授權(quán)使用中的專利法律風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以采取的防范措施包括：

（1）明確專利許可邊界。無論是專利權(quán)人還是被授權(quán)人，都應(yīng)該在專利許可合同中明確專利許可邊界，包括明確專利許可期限、許可方式、許可地域以及許可內(nèi)容。

對(duì)于專利許可期限而言，絕不是僅僅約定合同自X年X月X日起至X年X月X日終止這么簡(jiǎn)單。對(duì)于被許可人而言，許可起始日期并不必然意味著被許可人能夠順利地實(shí)施被許可的專利方案，多數(shù)情況下，僅僅憑借專利公開的技術(shù)方案往往無法達(dá)到最佳的技術(shù)效果，是需要專利權(quán)人及發(fā)明人披露其中的技術(shù)訣竅才能實(shí)現(xiàn)的。對(duì)于許可人而言，許可終止期限不是一個(gè)靜態(tài)的固定日期，在許可期限臨近屆滿時(shí)，存在停止生產(chǎn)、停止包裝、停止銷售等多個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，被許可人存在何時(shí)需要停止生產(chǎn)許可商品、是否需要銷毀半成品、庫(kù)存商品是否可以繼續(xù)銷售、售后服務(wù)過程是否可以實(shí)施許可專利、專利權(quán)人是否回購(gòu)剩余庫(kù)存商品、是否銷毀以及何時(shí)銷毀生產(chǎn)用的模具等等問題。因而，對(duì)于這些許可期限相關(guān)的細(xì)節(jié)，雙方當(dāng)事人都應(yīng)該進(jìn)行具體地明確[2]。

對(duì)于專利許可方式而言，同上，專利許可方式包括獨(dú)占許可、排他許可和普通許可。如果約定不明，則視為普通許可，則可能不能實(shí)現(xiàn)被許可人的原訴求。因而，明確許可方式對(duì)于被許可人而言意義重大。

對(duì)于專利許可地域而言，權(quán)利人不得超出該國(guó)地域范圍進(jìn)行授權(quán)許可，也不得授權(quán)他人在法律保護(hù)的地域之外實(shí)施專利技術(shù)方案，否則可能導(dǎo)致被許可人在他國(guó)侵犯他人的專利權(quán)而引發(fā)法律糾紛。

（2）專利許可進(jìn)行備案登記。根據(jù)我國(guó)《專利法》、《專利實(shí)施許可合同備案管理辦法》的規(guī)定，專利實(shí)施許可合同應(yīng)當(dāng)辦理備案登記手續(xù)。對(duì)于獨(dú)占性專利實(shí)施許可合同而言，如果沒有備案登記，專利權(quán)人違反約定向第三方再次授權(quán)許可并進(jìn)行備案登記的情況下，第三方可以以善意第三人抗辯在先的被許可人并可以禁止在先的被許可人實(shí)施專利技術(shù)方案。因而，只有及時(shí)辦理許可備案登記，才有利于保護(hù)被許可人的合法權(quán)益。

（3）避免在專利授權(quán)使用合同中濫用專利權(quán)。很多專利權(quán)人因持有專利在手而在許可合同中一味的對(duì)被許可人進(jìn)行限制，例如限制被許可人在專利技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行新的研發(fā)或使用改進(jìn)后的技術(shù)，又如強(qiáng)制被許可人將自行改進(jìn)的技術(shù)無償提供給許可人，還如限制被許可人使用替代技術(shù)等等，實(shí)際上，這些苛刻的限制條件涉嫌因違反了國(guó)家《合同法》的相關(guān)規(guī)定而導(dǎo)致無效。因而，專利權(quán)人一定要注意在合理合法地情況下與被許可人簽訂專利授權(quán)許可，避免合同無效。

（4）明確專利許可關(guān)聯(lián)對(duì)象。專利許可關(guān)聯(lián)對(duì)象包括雙方當(dāng)事人的關(guān)聯(lián)公司，例如包括子公司、母公司、兄弟公司等。如果在專利許可合同中沒有對(duì)關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行明確約定，可能導(dǎo)致被許可對(duì)象不明確從而出現(xiàn)多個(gè)被許可人同時(shí)生產(chǎn)、銷售的情形，進(jìn)而導(dǎo)致專利權(quán)人難以監(jiān)督許可合同的正常履行，也可能導(dǎo)致權(quán)利人競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過控制其中某一或某部分被許可人的股權(quán)來獲得許可授權(quán)的機(jī)會(huì)，從而損害專利權(quán)人的利益。因而，只有在合同中明確雙方的關(guān)聯(lián)主體，才能避免上述情形的發(fā)生。

綜上，無論是專利權(quán)人還是被授權(quán)人，在簽訂專利授權(quán)使用合同時(shí)，需要了解甚至熟知專利授權(quán)使用中的風(fēng)險(xiǎn)，以便提前防范，為企業(yè)的良性發(fā)展運(yùn)行護(hù)航。

2.3 專利技術(shù)出資的法律風(fēng)險(xiǎn)

專利技術(shù)出資中出現(xiàn)專利法律風(fēng)險(xiǎn)的原因通常包括：

（1）專利技術(shù)出資的主體權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)。專利技術(shù)在申報(bào)之前可以通過委托開發(fā)來完成，也可以由多方共同開發(fā)完成。對(duì)于委托開發(fā)而言，如果雙方?jīng)]有約定或者約定不明，則開發(fā)出的專利成果歸屬于受托方。對(duì)于共同開發(fā)而言，在沒有約定的情況下，則開發(fā)出的專利成果歸屬于開發(fā)各方共同共有。根據(jù)《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，如果共有各方未經(jīng)其他共有人同意不得進(jìn)行處分行為，其中包括出資。因而，對(duì)于有多個(gè)共有主體或者主體不明的專利出資，如果不確認(rèn)出資人是否具有專利處分權(quán)，則后續(xù)可能因?yàn)楣臼找娣峙?、行使專利相關(guān)專利等方面出現(xiàn)爭(zhēng)議和糾紛。

（2）出資時(shí)沒有對(duì)專利技術(shù)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估或進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膬r(jià)值評(píng)估，事后評(píng)估時(shí)發(fā)現(xiàn)評(píng)估值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于或低于出資額。專利技術(shù)的出資評(píng)估難度大，如果出資時(shí)沒有針對(duì)專利技術(shù)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估或進(jìn)行準(zhǔn)確的價(jià)值評(píng)估，則在事后評(píng)估時(shí)很可能發(fā)現(xiàn)專利的價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出資額或低于出資額，使得出資人遭受損失或者需要承擔(dān)補(bǔ)足出資的責(zé)任。

（3）專利技術(shù)出資后，因市場(chǎng)變化或同類技術(shù)升級(jí)或其他客觀因素導(dǎo)致專利技術(shù)貶值。專利一旦申請(qǐng)并獲得授權(quán)則其保護(hù)的技術(shù)被固定下來，而市場(chǎng)中技術(shù)的變化和升級(jí)往往很快，可能在專利技術(shù)出資后，市場(chǎng)上就會(huì)出現(xiàn)與專利技術(shù)所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果相近似的其他技術(shù)，進(jìn)而導(dǎo)致專利技術(shù)貶值，使得接收專利技術(shù)出資的企業(yè)遭受損失。

（4）忽視出資客體專利本身的審查。專利不同于十年才續(xù)展一次的商標(biāo)，專利在授權(quán)后需要每年繳納年費(fèi)，如果專利在繳費(fèi)期限乃至滯納金期限內(nèi)都沒有被及時(shí)繳費(fèi)，則會(huì)造成專利權(quán)的終止，因而接收專利出資的企業(yè)如果接收的是已經(jīng)喪失專利權(quán)的專利出資，則會(huì)遭受巨大的損失。

為了有效規(guī)避專利技術(shù)出資中的專利法律風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以采取的防范措施包括：

（1）明確專利技術(shù)出資的主體權(quán)屬。對(duì)于以專利出資的行為尤其是多個(gè)主體以共同專利出資的行為，需要明確出資人是否享有所出資專利的處分權(quán)，是否屬于多個(gè)主體共有，在共有的情況下是共同共有還是按份共有；對(duì)于委托開發(fā)的專利技術(shù)，應(yīng)當(dāng)審查委托開發(fā)合同是否對(duì)出資專利的權(quán)屬進(jìn)行了明確的約定。

（2）出資時(shí)對(duì)專利技術(shù)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膬r(jià)值評(píng)估。專利作為非貨幣形式的出資，最重要在于價(jià)值的確定，而確定出資的專利的公允價(jià)值，不僅對(duì)于公司股東之間確定合理的股份至關(guān)重要，而且對(duì)于保障公司債權(quán)人的利益也同樣重要。而專利作為無形資產(chǎn)，專業(yè)性強(qiáng)，如果沒有具有專業(yè)知識(shí)的評(píng)價(jià)人員采用科學(xué)的評(píng)價(jià)方法對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，其價(jià)值往往很難準(zhǔn)確衡量。因而，出資雙方采用專利進(jìn)行技術(shù)入股時(shí)，需要選擇市場(chǎng)上具有評(píng)估實(shí)力的評(píng)估公司對(duì)出資專利進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膬r(jià)值評(píng)估[3]。

（3）約定技術(shù)價(jià)值變動(dòng)后的利益分配調(diào)整。如上文所述，專利技術(shù)可能因?yàn)槭袌?chǎng)變化或同類技術(shù)升級(jí)或其他客觀因素導(dǎo)致專利技術(shù)貶值，也可能因?yàn)楸Ｗo(hù)期限屆滿或即將屆滿而導(dǎo)致專利價(jià)值喪失，因而為了避免出資技術(shù)的價(jià)值因后續(xù)發(fā)生巨大變化而引起不必要的糾紛，出資雙方應(yīng)該就專利技術(shù)價(jià)值發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)如何確定利益分配進(jìn)行約定。例如約定的內(nèi)容為“專利技術(shù)入股XX年以內(nèi)，其使用價(jià)值減少或喪失的，相應(yīng)的股份不受影響，但是因出資方過錯(cuò)導(dǎo)致專利價(jià)值減少或喪失的，出資方應(yīng)該向公司或債權(quán)人承擔(dān)由此造成的損失”。

總之，專利風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)在于知悉風(fēng)險(xiǎn)并預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，而非在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生了之后再行解決，只有通過建立高效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，才能使企業(yè)在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代成為贏家。