避開知識產權暗礁

文/馬東曉 李宇 編輯/章蔓菁

根據產品類型的不同，外貿企業(yè)所生產的代工產品在出口轉內銷中可能會觸發(fā)專利侵權、著作權侵權、商標侵權以及不正當競爭等問題。

在出口轉內銷的過程中，知識產權問題往往是容易被企業(yè)忽視的一類風險。不少外貿企業(yè)雖然具有較強的生產能力，但在設計、技術、品牌等方面卻可能處于弱勢。由于不擁有相關的知識產權，稍有不慎便可能觸發(fā)侵權法律風險。鑒于此，外貿企業(yè)應了解出口轉內銷中可能出現的知識產權問題，提前擬定應對措施，為企業(yè)長遠發(fā)展打下穩(wěn)固的基礎。

出口轉內銷中涉及的主要知識產權問題

實務中，出口轉內銷的產品分為兩種類型：一類是中國企業(yè)原先出口的自有知識產權產品或不含知識產權的產品；另一類是中國企業(yè)受國外企業(yè)（知識產權所有人）的委托所加工生產的產品，即“OEM（Original Equipment Manufacturer，原始設備制造商）產品”或“代工產品”。本文主要探討代工產品在出口轉內銷過程中可能面臨的知識產權問題。綜合來看，根據產品類型的不同，代工產品在出口轉內銷過程中可能會涉及專利侵權、著作權侵權、商標侵權以及不正當競爭等問題。

代工產品可能涉及專利侵權

專利侵權問題大多出現在技術含量較高的代工產品中，或者富有美感的工業(yè)設計產品的出口轉內銷中。如果國外委托方委托中國企業(yè)加工生產其擁有專利權的產品，當該產品無法出口而轉內銷時，為避免專利權侵權的風險，內銷企業(yè)應當調查該產品是否在中國境內享有相應的專利權（包括發(fā)明、實用新型和外觀設計專利）。如果該產品未在中國享有相應的專利權，則在國內銷售不存在侵犯專利權的風險；如果該產品落入中國專利權的保護范圍內，則內銷企業(yè)在中國境內的銷售行為（包括許諾銷售行為）以及制造行為，均涉嫌專利侵權。這其中，根據專利權人的不同，內銷企業(yè)所面臨的風險程度也有所差異。

如果中國專利權人是代工產品國外委托方，此時內銷企業(yè)可基于雙方此前的代工關系，積極與專利權人展開溝通，設法獲得權利人的合法授權。特殊情況下，內銷企業(yè)可能還需要與該專利的國內獨占許可人（通常為該產品的國內獨家經銷商、代理商）進行溝通，以獲得授權。在另一些情況下，專利權人并非代工產品的國外委托方，例如該國外委托方的發(fā)明創(chuàng)造被他人在國內搶先申請了專利，或者該國外委托方在中國確實無權實施該專利。對于前者，內銷企業(yè)可以考慮通過協(xié)商，獲得境外委托方的授權和相關證據材料，然后在國內對該專利提起無效宣告申請，排除侵權風險。對于后者，內銷企業(yè)很可能面臨與真正權利人溝通不暢的局面，面臨較為苛刻的許可條件，甚至難以獲得許可。此時，內銷企業(yè)有可能既無法在國內銷售代工產品，也無法向境外委托方索賠，因而面臨較大的法律風險。

代工產品可能涉及著作權侵權

著作權侵權問題大多出現在玩具、家具、日用品等具有一定藝術性的代工產品中。具有較高藝術性的代工產品在我國可以作為美術作品予以保護，也稱為“實用藝術品作品”。內銷企業(yè)應注意銷售此類產品可能存在的著作權侵權風險。由于著作權自創(chuàng)作完成之日自動取得，無需提交申請注冊或獲得行政機關的核準，因此一些內銷企業(yè)往往誤以為著作權不需要獲得授權許可即可自由使用，從而埋下了風險隱患。因為實際上，實用藝術品如要獲得著作權法的保護，通常需要滿足多個條件，例如權利人應當是伯爾尼公約成員國的“作者”、美術作品應當具有我國著作權法所要求的“獨創(chuàng)性”、該產品需要具備一定的“藝術性”等。而這些條件是否成立往往存在爭議。因此，相關企業(yè)在事前應盡可能獲得境外委托方的授權。如果權利人為境外委托方以外的第三人，還應當積極尋求專業(yè)機構的幫助，爭取更大的回旋余地。

代工產品可能涉及商標侵權

商標侵權問題往往出現在終端消費品、工業(yè)品等大多數代工產品上。該類問題所涉及的情形較為復雜，風險也較大。實務中，代工企業(yè)往往面臨以下幾類商標侵權情形。

第一類是侵犯國外委托方的商標權。如果國外委托方在中國享有注冊商標專用權，當委托加工合同履行完畢或合同解除后，外貿企業(yè)在未經授權的情況下繼續(xù)使用該商標，將面臨商標侵權的風險。實務中，某國內企業(yè)在代工關系解除后，仍在國內生產制造并銷售使用國外企業(yè)商標的產品，并將國外企業(yè)的商標登記注冊為企業(yè)名稱字號，最終被法院認定為構成商標侵權及不正當競爭，被判決賠償國外企業(yè)1000萬元。

第二類是侵犯第三人的商標權。由于商標注冊保護的地域性等多種原因，有時國外委托方雖然在境外注冊了商標，但卻未在中國注冊商標。此時，“出口轉內銷”產品使用的商標如果與第三人在國內注冊的商標相同或者近似，則不論是否獲得境外委托方的同意，內銷企業(yè)都將面臨侵犯第三人注冊商標專用權的風險。

第三類是以贈品形式內銷代工產品引發(fā)的商標侵權風險。為規(guī)避商標侵權風險，部分外貿企業(yè)會將代工產品作為贈品進行內銷；但根據《商標侵權判斷標準》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，這并不能免除外貿企業(yè)的商標侵權責任。

第四類是以“換標轉售”方式進行內銷所引發(fā)的商標侵權風險?！皳Q標銷售”包括三種情形：（1）將國外委托方沒有知名度的商標替換成有知名度的商標，以擴大內銷產品的銷路。在國外委托方已經在中國注冊商標的情況下，該行為已經構成典型的商標侵權行為。（2）將國外委托方的商標換為新標。這一行為同樣涉嫌侵犯國外委托方商標權。根據我國《商標法》第五十七條第（五）項規(guī)定，未經商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的，構成商標侵權。該行為又被稱為“反向混淆”，即借助他人產品的質量提高了新標的知名度，妨礙了原商標權人商標功能的發(fā)揮，故被法律所禁止。（3）去掉國外委托方的商標。如果企業(yè)是“去標+不換包裝”，則存在構成不正當競爭的法律風險；如果企業(yè)是“換包裝+不去標”，則存在商標侵權風險。在2015年杭州法院十大知識產權典型案例的“不二家”糖果案中，被告更換包裝后重新分裝銷售原告正品“不二家”糖果，對此，法院認為被告將正品分裝到不同包裝盒不能達到美化商品、提升商品價值的作用，被告的行為降低了商品的信譽，進而認為被告“換包裝+不去標”的行為構成商標侵權。如果企業(yè)采取的是“去標+換包裝”，則去掉商標因使消費者無法識別商品的來源，因而不存在導致消費者混淆誤認的情形；而更換包裝也不存在影響國外委托方商品形象、商譽等的情形。因此，從這個角度看，“去標+換包裝”能夠在一定程度上規(guī)避商標侵權風險。

代工產品轉內銷可能構成不正當競爭行為

外貿企業(yè)在將出口產品轉內銷時，也有可能與境外委托方進口到國內市場的同類甚至同樣產品產生競爭。此時，除了專利、著作權和商標侵權風險外，外貿企業(yè)還面臨著構成不正當競爭的風險，包括違反保密協(xié)議非法獲取、披露、超范圍使用商業(yè)秘密制造內銷產品；擅自使用境外委托方有一定影響的企業(yè)名稱、商品名稱、商品包裝、裝潢，或者域名、網頁等；編造、傳播虛假信息或誤導性信息，詆毀競爭對手的商業(yè)信譽、商品聲譽的行為。面對此類不正當競爭的法律風險，外貿企業(yè)應當規(guī)范守法經營，避免觸及我國《反不正當競爭法》。

加強出口轉內銷中知識產權風險的防范

面對不容小覷的知識產權風險，外貿企業(yè)應多管齊下，做好知識產權相關風險的防范。2020年6月23日，國務院辦公廳發(fā)布《關于支持出口產品轉內銷的實施意見》（國辦發(fā)〔2020〕16號），明確提出應“加強知識產權保障，支持外貿企業(yè)與品牌商協(xié)商出口轉內銷產品涉及的知識產權授權，做好專利申請、商標注冊和著作權登記”。這為外貿企業(yè)應對出口轉內銷中的知識產權風險提供了重要的思路。外貿企業(yè)一方面應與國外委托方保持友好的溝通，提前協(xié)商解決“出口轉內銷”過程中可能遇到的糾紛；另一方面，應當注重自身知識產權體系的建設，尤其要做好自身知識產權的申請布局，逐步走向創(chuàng)立自主品牌、自有知識產權的道路，完成企業(yè)的升級換代，實現創(chuàng)新驅動發(fā)展。

此外，加強企業(yè)知識產權管理體系建設也刻不容緩。2020年7月17日，國務院發(fā)布《關于促進國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)高質量發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2020〕7號），強調要“建立健全研發(fā)和知識產權管理體系，加強商標品牌建設，提升創(chuàng)新能力”。為實現健康、持續(xù)的發(fā)展，外貿企業(yè)也應立足于企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，從制度構建、資產管理和運用等方面入手，加快建設知識產權管理體系，為自身的長遠發(fā)展夯實基礎。