企業(yè)商標經(jīng)營管理法律風險防范

【內(nèi)容摘要】企業(yè)在經(jīng)營管理過程中，需要面臨各種市場風險。其中，基于商標而產(chǎn)生的經(jīng)營管理風險對企業(yè)的經(jīng)營具有重大影響。特別是在對外貿(mào)易中，商標的涉外因素增加了市場風險的復(fù)雜性，以O(shè)EM商標侵權(quán)為爭議焦點的“東風案”、““PRETUL”案”等均對涉案企業(yè)造成了極大損失。究其根本，企業(yè)商標經(jīng)營方面的法律問題一方面是基于市場經(jīng)濟關(guān)系的復(fù)雜性，特別是對外貿(mào)易經(jīng)濟關(guān)系中商標的區(qū)域性與貿(mào)易的跨國性之間沖突的復(fù)雜性;另一方面是基于多數(shù)企業(yè)還較為缺乏知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略管理的意識和措施，對知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范的標準貫徹不夠。本文基于企業(yè)的視角，從法律風險防范的向度出發(fā)，以O(shè)EM商標侵權(quán)為主要分析對象，解構(gòu)企業(yè)在商標經(jīng)營管理過程中所遇到的法律問題，為企業(yè)提供以知識產(chǎn)權(quán)貫標為目標的法律風險防范決策建議。

【關(guān) 鍵 詞】OEM商標侵權(quán);知識產(chǎn)權(quán)貫標;企業(yè)商標經(jīng)營管理;法律風險防范

中圖分類號：D922.291.91 文獻標識碼：A 文章編號：2095-4379-（2020）11-0048-03

作 者 簡 介：段豐樂，男，山西運城人，鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院，副教授，研究方向：經(jīng)濟法學、知識產(chǎn)權(quán)法學。

當前我國正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，企業(yè)的競爭力是促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵。特別是在“一帶一路”的大環(huán)境中，對外貿(mào)易的廣度和深度都在不斷加強。近年來較為著名的“東風案”、“PRETUL案”等，均屬于在涉外定牌加工（以下簡稱OEM）過程中所產(chǎn)生的商標侵權(quán)糾紛，這些糾紛無論對于商標擁有者而言還是對于加工企業(yè)而言，都產(chǎn)生了時間、財產(chǎn)及商譽等方面的巨大損失。雖然目前理論和司法實踐中均傾向于認為OEM加工企業(yè)不構(gòu)成對已有商標所有者的侵權(quán)。但多數(shù)學者關(guān)注的仍是確權(quán)的法律規(guī)范問題或者訴訟中的企業(yè)抗辯問題，極少有學者或文獻關(guān)注OEM交易中相關(guān)企業(yè)方的法律風險防范問題。實際上，從企業(yè)經(jīng)營管理的角度出發(fā)，有效防范OEM領(lǐng)域中的商標侵權(quán)，是企業(yè)在商標經(jīng)營管理過程中必須關(guān)注的問題。

一、OEM商標侵權(quán)法律問題

OEM是指境內(nèi)企業(yè)接受來自于境外企業(yè)的加工委托，按照委托方的要求加工產(chǎn)品，貼附委托方提供的商標，產(chǎn)品銷往委托方指定的境外地區(qū)的交易模式。OEM是發(fā)展中國家對外貿(mào)易中常見的貿(mào)易方式，是我國改革開放過程中“三來一補”的主要內(nèi)容。OEM中所涉及的商標侵權(quán)法律問題主要出現(xiàn)在委托方所提供的商標與我國境內(nèi)已有企業(yè)所擁有的商標之間的權(quán)利沖突。商標侵權(quán)糾紛主要發(fā)生在境內(nèi)加工企業(yè)與境內(nèi)已有商標企業(yè)之間，同時也可能涉及到境外委托企業(yè)與境內(nèi)已有商標企業(yè)之間。具體而言，OEM中商標侵權(quán)的爭議焦點存在于以下兩個方面：

（一）OEM是否屬于商標使用行為

《商標法》第57條是規(guī)制商標侵權(quán)行為的主要依據(jù)。判斷一項行為是否屬于商標侵權(quán)，依據(jù)該條的規(guī)定，核心是要判定該行為是否為“商標使用”行為。理論及實踐中對于OEM是否構(gòu)成商標侵權(quán)，也基本關(guān)注于其是否屬于商標使用行為。爭議的焦點主要在于，OEM中境內(nèi)加工企業(yè)受境外企業(yè)的委托而制造商品的行為是否屬于商標使用。對行為性質(zhì)的判斷產(chǎn)生干擾因素的主要在于境外的委托企業(yè)對于該商品的商標是享有境外商標權(quán)的。境內(nèi)加工企業(yè)受其委托制造商品，是境外委托企業(yè)的“商標權(quán)”的延伸。但是，對于境內(nèi)既有商標權(quán)企業(yè)而言，境內(nèi)加工企業(yè)的商品制造行為是客觀意義上的使用其商標的行為。對其已有的商標權(quán)的經(jīng)營利益顯然是會產(chǎn)生影響的。國內(nèi)主要學者在此問題上基本上持反對的觀點，即認為境內(nèi)加工企業(yè)的行為不構(gòu)成商標法57條所規(guī)定的“商標使用”行為，不會導(dǎo)致消費者產(chǎn)生混淆的辨識后果。同時，相反的觀點則認為，在經(jīng)濟全球化和互聯(lián)信息化的時代，境內(nèi)和境外的界限并不是特別清晰的，消費者往往并不能主動辨識商標的授權(quán)所在地和商標的權(quán)利擁有者。同時，境內(nèi)加工企業(yè)的加工行為雖然來自于境外企業(yè)的委托，但是行為的實際發(fā)生地是位于境內(nèi)的，其在商品上貼牌的行為，實際上產(chǎn)生了使用商標的效果。在實踐中，認定OEM不屬于侵權(quán)和屬于侵權(quán)的案例同時存在。雖然近年來以“東風案”、“PRETUL案”等為標志的案例均以不認定侵權(quán)為結(jié)果，但并非意味著爭論就此消失。

（二）境內(nèi)加工企業(yè)是否盡到了“合理注意義務(wù)”

OEM中，境內(nèi)加工企業(yè)通過接受境外企業(yè)的委托加工商品并從中獲取利益。其所獲得的利益是否合法，是否構(gòu)成對境內(nèi)企業(yè)既有商標權(quán)利的侵犯，關(guān)鍵在于其是否盡到了合理的注意義務(wù)，即是否存在主觀上的過錯。在排除了馳名商標的特殊情況之后，對于境內(nèi)加工企業(yè)的注意義務(wù)的界定存在兩個層次。第一個層次是要求境內(nèi)加工企業(yè)盡到完全的注意義務(wù)，方為“合理”。即境內(nèi)加工企業(yè)不僅要確認其所接受的境外委托企業(yè)是否享有該商標的合法所有權(quán)，還要進一步確認在該商標權(quán)利在我國境內(nèi)是否受到保護，并且是否會與其他境內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生可能的權(quán)利沖突。第二個層次則僅僅要求境內(nèi)加工企業(yè)盡到有限的注意義務(wù)，即為“合理”。即境內(nèi)加工企業(yè)只需要確認委托其加工商品的境外企業(yè)是該商標合法權(quán)利的所有者就可以了。很顯然，兩種標準所導(dǎo)致的結(jié)果是不同的。在“東風案”中，境內(nèi)加工企業(yè)常佳公司對于印尼委托公司的權(quán)利確認，就是盡到了有限的合理注意義務(wù)，最終法院以此為依據(jù)判定常佳公司的加工行為不構(gòu)成侵權(quán)。但是，很顯然，如果因此而形成了所有OEM中，境內(nèi)加工企業(yè)都只需要盡到有限的注意義務(wù)的話，對于境內(nèi)既有商標權(quán)利的保護顯然是很不利的。故而，大多數(shù)學者還是認為，境內(nèi)加工企業(yè)的合理注意義務(wù)的限度要根據(jù)實際案例來進行判斷。

二、OEM商標侵權(quán)中相關(guān)企業(yè)的權(quán)利救濟損益分析

OEM是我國對外經(jīng)濟貿(mào)易中的主要經(jīng)濟模式之一，我國有大量的中小企業(yè)是OEM的主要完成者。同時，我國近年來已經(jīng)成為商標申請和注冊大國，在市場經(jīng)濟繁榮的過程中，企業(yè)的商標成為其商譽利益的主要承載因素。但是基于OEM商標侵權(quán)的爭議在實踐中對商標既有企業(yè)和境內(nèi)加工企業(yè)都產(chǎn)生了較大的影響。即便是企業(yè)積極地進行權(quán)利救濟，也會對其產(chǎn)生較大的維權(quán)成本。

（一）定牌加工企業(yè)

定牌加工企業(yè)是OEM的實施主體，也是OEM經(jīng)濟模式得以實現(xiàn)的關(guān)鍵。在侵權(quán)糾紛發(fā)生之后，定牌加工企業(yè)首先要進行被動性的應(yīng)訴。應(yīng)訴的過程就會給企業(yè)產(chǎn)生額外的應(yīng)訴費用。費用不僅僅包含顯性的訴訟費用、律師費用、可能產(chǎn)生的侵權(quán)賠償費用等，還包括隱性的取證費用、應(yīng)訴差旅費用等。除了這些直接費用之外，還會產(chǎn)生間接性的費用，主要包括因為涉訴而喪失的交易機會以及因之而產(chǎn)生的損失。需要特別關(guān)注的是，定牌加工企業(yè)大多數(shù)為中小企業(yè)，其本身的經(jīng)濟實力較弱，承受市場風險的能力不強，在涉訴之后，大多數(shù)企業(yè)會因為額外成本的增加而經(jīng)營困難，甚至還有企業(yè)因此而走向消亡。

（二）商標權(quán)擁有企業(yè)

商標權(quán)擁有企業(yè)在大多數(shù)OEM商標侵權(quán)案件中是以受害者的身份出現(xiàn)的，作為被侵權(quán)人，其行為往往具有被動性。因此，大多數(shù)已擁有商標的企業(yè)決策者們總是天然地認為，如果自己被侵權(quán)了，那么就可以通過維權(quán)挽回所有的損失。確實，在古典市場經(jīng)濟的基本理論體系中，如果交易費用為零，那么無論權(quán)利如何配置都是有效率的;如果權(quán)利救濟是完備的，那么任何因侵權(quán)而遭受的損失都能夠完全被補足。甚至，還有觀點認為，在新的懲罰性賠償制度出臺之后，擁有商標權(quán)的企業(yè)還能夠因此而得到額外的賠償。但是，現(xiàn)實中的問題往往并沒有如此簡單。對于商標權(quán)擁有企業(yè)而言，本身在OEM交易中處于被動地位就是一種市場競爭中的不利地位，所謂“敵在暗我在明”，潛在的侵權(quán)者隨時都有可能會對其產(chǎn)生侵害。如果不加以必要的防范的話，一旦侵權(quán)行為發(fā)生，企業(yè)首先要遭受到直接的損失。即便進入了權(quán)利救濟的程序，還需要考慮更加復(fù)雜的問題。

1.實際損失的認定。如前所述，實際損失的認定是認定OEM商標侵權(quán)的關(guān)鍵要素。對于商標權(quán)擁有企業(yè)而言，損失的界定并非十分簡單。特別是在實際經(jīng)營中，其損失的界定很多時候還需要借助于侵權(quán)方的收益來界定。另外，基于商標侵權(quán)而給企業(yè)所造成的商譽損失在現(xiàn)實中往往很難確定。

2.勝訴的風險。對于商標擁有權(quán)企業(yè)而言，通過OEM方式所進行的交易顯然都會對企業(yè)帶來不利的影響。如前述“東風案”和“PRETUL案”中，原商標擁有企業(yè)都敗訴了。對于OEM行為的認定，目前還存在較大的爭議。OEM是否屬于商標使用行為、定牌加工企業(yè)是否盡到了合理的注意義務(wù)等，目前在司法實踐中并未得到完全一致的認定。

3.執(zhí)行的完成。即便在勝訴之后，判決結(jié)果的執(zhí)行是一個非?，F(xiàn)實的問題。OEM中的定牌加工企業(yè)一般都是中小企業(yè)，有的企業(yè)在涉訴之后，所有的家當加在一起都無法足額清償商標擁有企業(yè)的實際損失?，F(xiàn)實中，執(zhí)行難的問題是非常難以解決的，會遇到非法和合法的兩種風險。前者在涉訴企業(yè)破產(chǎn)之后，執(zhí)行債務(wù)就會大部分落空。后者在涉訴企業(yè)或者企業(yè)所有者惡意逃債之后，也很難得以足額清償。

4.訴訟相關(guān)費用支出。權(quán)利救濟并非是一蹴而就的，而是需要專業(yè)的人士花費相當長的時間和精力才能夠完成的。在數(shù)額較大的OEM商標侵權(quán)訴訟中，律師費用、調(diào)查取證費用、往返差旅費用都會構(gòu)成訴訟相關(guān)費用。而這些費用，原則上是不能夠通過訴訟來彌補的，而只能由企業(yè)自己來承擔。

三、基于《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》（GB/T 29490-2013）的風險防范路徑

市場經(jīng)濟中，無論是何種交易，企業(yè)所追求的是利潤和長期發(fā)展的機會，并非單純的權(quán)利歸屬或者名分。在OEM交易涉嫌商標侵權(quán)，甚至進入了實質(zhì)性的訴訟之后，企業(yè)都會因此而遭受額外的損失。因此，預(yù)防損失發(fā)生的最有效的方式就是每一方企業(yè)自身做好必要的商標經(jīng)營管理法律風險防范。從企業(yè)管理的角度而言，最為有效的防范路徑當為基于標準化管理的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)貫標。

（一）企業(yè)商標貫標

《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》（GB/T29490-2013）的出臺旨在指導(dǎo)企業(yè)建立科學、系統(tǒng)、規(guī)范的知識產(chǎn)權(quán)管理體系，幫助企業(yè)全面落實國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略精神，積極應(yīng)對當前全球知識產(chǎn)權(quán)競爭態(tài)勢，有效提高知識產(chǎn)權(quán)對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的貢獻水平。企業(yè)實施GB/T29490有利于增強企業(yè)員工的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。在商標領(lǐng)域，企業(yè)商標經(jīng)營管理的重要內(nèi)容之一，就是建立一套行之有效的創(chuàng)新激勵機制，通過建立商標設(shè)計過程中的信息檢索、分析和利用機制，加強對商標信息的開發(fā)、利用和管理，掌握現(xiàn)有的商標情況。

（二）企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃

對于企業(yè)而言，依據(jù)國標而開展的內(nèi)部商標管理體系的構(gòu)建是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃的主要構(gòu)成部分。現(xiàn)將企業(yè)商標貫標的基本流程簡要梳理如下：

第一步：企業(yè)決策者確定貫標思路，明確貫標的要求和期限;

第二步：企業(yè)決策者任命企業(yè)內(nèi)部知識產(chǎn)權(quán)管理代表，或成立臨時知識產(chǎn)權(quán)管理部門，以下的貫標工作均由代表或者部門負責完成;

第三步：管理代表或者部門組建貫標工作小組，完成以下工作：

1.企業(yè)商標經(jīng)營現(xiàn)狀構(gòu)建，梳理企業(yè)商標現(xiàn)狀，一般約5—10天;

2.企業(yè)商標經(jīng)營體系診斷，梳理企業(yè)商標經(jīng)營存在的問題，一般約5—10天;

3.相關(guān)人員培訓(xùn)，企業(yè)各部門負責人員統(tǒng)一商標意識，一般約3—5天;

4.編寫商標經(jīng)營管理體系文件，明確各部門具體職責和制度體系，一般約30—40天;

5.全體人員宣傳貫標體系培訓(xùn)，讓企業(yè)所有成員知曉貫標，消除風險，一般約3—5天;

6.體系試運行，企業(yè)內(nèi)部運行以檢測問題和效果，一般約3—6個月;

7.檢查分析與改正、內(nèi)審，對試運行所發(fā)現(xiàn)的問題進行修正，完善貫標體系，一般約20—30天;

企業(yè)建立內(nèi)部商標經(jīng)營管理貫標體系，無論是作為定牌加工企業(yè)還是商標權(quán)擁有企業(yè)，都能夠及時發(fā)現(xiàn)可能產(chǎn)生的OEM商標侵權(quán)風險，將損失排除在發(fā)生之前，將企業(yè)停留在訴訟之外。并且，貫標體系的建立不需要企業(yè)增加額外的內(nèi)部機構(gòu)，只需要臨時設(shè)立內(nèi)部管理部門，依托外部專業(yè)人員的能力，一勞永逸建立完善企業(yè)自身的商標制度，可以大大節(jié)約企業(yè)的管理成本。

四、結(jié)語

OEM商標侵權(quán)案件頻發(fā)，不能成為我國對外開放經(jīng)濟政策的阻礙，商標權(quán)的地域性決定了基于商標而產(chǎn)生的相關(guān)權(quán)利糾紛不會永遠停止。在企業(yè)所參與的市場競爭中，商標所發(fā)揮的作用越來越大，因此，企業(yè)必須要充分關(guān)注到涉訴之后所帶來的損失和風險，而有意識地將預(yù)防風險的成本前移。企業(yè)做好商標經(jīng)營管理貫標，一方面有助于企業(yè)自身預(yù)防商標經(jīng)營風險;另一方面有助于減少因此而產(chǎn)生的商標侵權(quán)訴訟，促進交易繁榮;同時還能夠優(yōu)化市場競爭環(huán)境，營造和帶動良好的知識產(chǎn)權(quán)競爭氛圍。

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