對(duì)百樂摩磨擦專利無效的回顧與展望

葉誠

上海專利商標(biāo)事務(wù)所有限公司，專利訴訟代理人

日本百樂PILOT 公司（以下簡(jiǎn)稱百樂）自2008年開始在中國市場(chǎng)上銷售一種名為“摩磨擦”（FRIXION）的可逆熱可擦中性墨水圓珠筆（以下簡(jiǎn)稱可逆熱變色筆），成為近年市場(chǎng)新熱點(diǎn)。這類筆書寫后，可以通過橡膠等材料摩擦紙面生熱，使墨跡升溫消色，達(dá)到鉛筆和橡皮類似的效果，受到了學(xué)生和辦公室一族的青睞，今后很有可能成為鉛筆的一種替代品，具有非常大的市場(chǎng)潛力。然而百樂在中國市場(chǎng)推出產(chǎn)品之前，已經(jīng)進(jìn)行了大量專利布局，國內(nèi)制筆企業(yè)一旦制造和銷售相關(guān)產(chǎn)品，就很可能會(huì)面臨來自百樂的專利訴訟威脅。為此，國內(nèi)制筆企業(yè)必須事先開展充分的專利調(diào)查和分析，了解百樂專利布局的實(shí)際情況以及對(duì)實(shí)施相關(guān)技術(shù)的具體影響，并從專利無效和專利規(guī)避兩方面考慮，制定周詳?shù)漠a(chǎn)品規(guī)劃并有條不紊地推進(jìn)實(shí)施，從而為中國企業(yè)開辟一條國產(chǎn)可逆熱變色筆的自主創(chuàng)新之路。

一、回顧

百樂是世界知名企業(yè)，已有一百多年歷史，十分重視技術(shù)研發(fā)，積淀深厚，在專利保護(hù)方面明顯比中國企業(yè)更有經(jīng)驗(yàn)，因此任何一家中國制筆企業(yè)與百樂直接進(jìn)行爭(zhēng)鋒相對(duì)的抗衡，無論在實(shí)力、精力還是經(jīng)驗(yàn)方面都是不現(xiàn)實(shí)的。在2012年國內(nèi)多家單位決定聯(lián)合起來，以中國制筆協(xié)會(huì)的名義、聘請(qǐng)上海專利商標(biāo)事務(wù)所向百樂在中國的專利布局發(fā)起挑戰(zhàn)。此次項(xiàng)目牽頭單位為中國制筆協(xié)會(huì)，項(xiàng)目支持和參與單位包括（按拼音排序）：貝發(fā)集團(tuán)股份有限公司、廣東寶克文具有限公司、合肥瑞雪化工科技有限公司、上海晨光文具股份有限公司、蘇州雄鷹筆墨科技有限公司、溫州佰思德筆業(yè)有限公司、溫州大學(xué)、義烏市奧祥文具有限公司和真彩文具股份有限公司等。

根據(jù)上海專利商標(biāo)事務(wù)所針對(duì)百樂專利開展的調(diào)查和分析，發(fā)現(xiàn)百樂在中國的專利布局主要圍繞3項(xiàng)核心專利，即ZL200880006223.1（熱變色書寫工具，涉及筆的整體結(jié)構(gòu)）、ZL200810099706.2（摩擦體、書寫工具及書寫工具組件，涉及消字用摩擦體）和ZL200980106501.5（可逆熱變色性水性墨組合物、使用其的書寫工具和書寫工具組，涉及墨水配方），這些專利都已經(jīng)獲得授權(quán)而且保護(hù)范圍很大，中國制筆企業(yè)實(shí)施可逆熱變色筆必然繞不開這些專利，所以必須請(qǐng)求宣告這些專利無效。

經(jīng)過精心準(zhǔn)備，上海專利商標(biāo)事務(wù)所于2014年初以中國制筆協(xié)會(huì)的名義向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出了關(guān)于上述3項(xiàng)專利的無效宣告請(qǐng)求。無效工作經(jīng)過歷時(shí)將近4年的專利無效程序，可謂是一波三折，以摩擦體專利為例，最初專利復(fù)審委員會(huì)作出無效決定：認(rèn)為該專利具有創(chuàng)造性維持有效，隨后我方向北京市第一中級(jí)人民法院提出了行政訴訟，經(jīng)過一審審理，法院判決該專利不具備創(chuàng)造性，要求專利復(fù)審委員會(huì)撤銷原決定，百樂不服該判決又上訴至北京市高級(jí)人民法院，經(jīng)過二審審理依然認(rèn)定該專利不具備創(chuàng)造性，維持了一審判決，最后百樂又向最高人民法院提出了再審請(qǐng)求，最高法法官認(rèn)為本案存在較大爭(zhēng)議并且影響重大，所以選擇了開庭審理該再審請(qǐng)求，最終裁定認(rèn)為一審和二審的判決雖然存在法律適用錯(cuò)誤，但該專利確實(shí)不具備創(chuàng)造性，因此維持了先前判決，要求專利復(fù)審委員會(huì)重新作出無效決定，最后由專利復(fù)審委員會(huì)重新宣告了該專利無效（見圖1）。

無效工作最終認(rèn)定了ZL200880006223.1（整體結(jié)構(gòu)）部分無效和ZL200810099706.2（摩擦體）全部無效，ZL200980106501.5（墨水配方）雖然維持有效，但通過無效程序也讓百樂澄清了保護(hù)范圍，都排除了專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（見表1）。

此外，百樂還有多件專利申請(qǐng)尚在實(shí)質(zhì)審查階段，這些專利構(gòu)成了百樂可逆熱變色筆的外圍專利，由于這些專利申請(qǐng)的保護(hù)范圍存在較大的不確定性，所以需要及時(shí)向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交公眾意見，以阻止其獲得授權(quán)或者獲得過大的保護(hù)范圍。上海專利商標(biāo)事務(wù)所自2014年起針對(duì)其中的8 件專利申請(qǐng)陸續(xù)提交了公眾意見（見表2），有效阻礙了百樂開展進(jìn)一步專利布局，為中國制筆企業(yè)自主設(shè)計(jì)可逆熱變色筆提供了廣闊空間。

圖1 最高人民法院行政裁定書節(jié)選

表1 百樂專利無效過程

表2 提交過公眾意見的百樂專利申請(qǐng)

二、收獲

此次針對(duì)百樂摩磨擦專利無效工作的開展并取得初步成效，對(duì)整個(gè)中國制筆行業(yè)都有較大的啟示與長遠(yuǎn)影響：

首先，這次是中國制筆行業(yè)首次成功利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)和法律手段，打破海外企業(yè)產(chǎn)品壟斷，幫助中國制筆企業(yè)推出了自主創(chuàng)新的可逆熱變色筆，不僅為中國制筆行業(yè)，也為其它輕工業(yè)開展相關(guān)工作提供了可借鑒的成功經(jīng)驗(yàn)。

其次，中國制筆行業(yè)能夠主動(dòng)開展專利無效工作，有效避免未來的專利侵權(quán)糾紛，體現(xiàn)了中國制筆行業(yè)整體知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的顯著提升。據(jù)悉，行業(yè)外的非會(huì)員單位就有一家企業(yè)由于盲目推出了可逆熱變色筆，被百樂告上法院，最終被上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定侵犯了百樂多項(xiàng)專利，需要賠償近百萬元人民幣。

再者，該項(xiàng)目凸顯了中國制筆協(xié)會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)的牽頭和協(xié)調(diào)作用。由于專利無效工作都是以中國制筆協(xié)會(huì)的名義開展，所以專利復(fù)審委員會(huì)、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級(jí)人民法院和最高人民法院都將其列為重大案件加以審慎處理。在提交公眾意見過程中，中國制筆協(xié)會(huì)也與國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局保持密切溝通和交流，推動(dòng)了相關(guān)案件的及時(shí)有效的處理。中國制筆協(xié)會(huì)也利用行業(yè)年會(huì)等多次組織研討會(huì)，讓參與企業(yè)和專利事務(wù)所保持溝通交流，互相提高認(rèn)識(shí)。

最后，通過行業(yè)內(nèi)企業(yè)協(xié)作，提升了中國制筆協(xié)會(huì)整個(gè)大家庭的凝聚力和戰(zhàn)斗力，中國制筆企業(yè)在走向國際化的過程中必不可少的會(huì)遇到來自全球行業(yè)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)壓力，也會(huì)遇到各類知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題，通過此次在行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)下的企業(yè)間合作，讓大家也認(rèn)識(shí)到了只要中國企業(yè)團(tuán)結(jié)一致，沒有不可戰(zhàn)勝的對(duì)手和困難。

三、展望

通過此次項(xiàng)目對(duì)中國制筆行業(yè)進(jìn)一步提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)有很大的推動(dòng)作用，中國制筆企業(yè)后續(xù)可以在知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作方面開展更多工作：

第一，提升專利申請(qǐng)數(shù)量和質(zhì)量。中國制筆企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面已經(jīng)逐步趕上了國際龍頭企業(yè)，但在專利數(shù)量和質(zhì)量方面與國際龍頭企業(yè)相比尚存在較大差距，仍以百樂為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其擁有的有效發(fā)明專利達(dá)到數(shù)百項(xiàng)之多，比中國制筆行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)全部加在一起的有效發(fā)明專利還多得多。國際龍頭企業(yè)有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，長期堅(jiān)持較大的技術(shù)研發(fā)投入，依靠前瞻性的專利規(guī)劃與布局，形成有效的保護(hù)和市場(chǎng)壟斷地位。反觀我國目前依靠專利獲得產(chǎn)品技術(shù)壟斷或是通過專利訴訟獲得賠償?shù)膶?shí)例還比較少。

第二，加強(qiáng)對(duì)國際龍頭企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的監(jiān)控。時(shí)刻了解這些企業(yè)的技術(shù)發(fā)展情況以及重要專利的布局情況，從而能夠在第一時(shí)間規(guī)避誤入專利陷阱。通過向先進(jìn)專利的學(xué)習(xí)與借鑒，特別是專利族的發(fā)展脈絡(luò)與內(nèi)在關(guān)聯(lián)，汲取有效的養(yǎng)分為我所用，跟上技術(shù)發(fā)展的步伐，以最快的方式推出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

第三，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)工作。通過此次項(xiàng)目，可以看到中國制筆行業(yè)的龍頭企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的重視程度有很大提高，配備了專職團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)，應(yīng)該進(jìn)一步發(fā)揮這些企業(yè)的引領(lǐng)作用。同時(shí)，中國制筆協(xié)會(huì)還可以發(fā)揮行業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)的作用，為更多的行業(yè)中小企業(yè)服務(wù)。中國制筆協(xié)會(huì)也與國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局筆具專利審查團(tuán)隊(duì)建立了緊密聯(lián)系，今后可以以此為紐帶，進(jìn)一步提升行業(yè)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。