規(guī)制商標惡意搶注的制度反思和立法完善
——以我國《商標法》第四次修改為背景

邢程程

（遼寧大學 法學院，遼寧 沈陽110036）

2019年，全國人大常委會通過了關(guān)于第四次修改《商標法》的決定，其中最為重要的內(nèi)容就是商標注冊取得過程中引入了商標真誠使用意圖的考量。這顯示了在商標惡意搶注的不誠信現(xiàn)象愈發(fā)嚴重的背景下，國家從根源上遏制商標惡意搶注的決心。商標惡意搶注的實質(zhì)是惡意搶注人以不正當手段達到非法占有他人權(quán)利、形成競爭優(yōu)勢的目的，嚴重損害了商標在先使用人和在后正當商標權(quán)人的正當利益，破壞了正常的市場競爭秩序。商標惡意搶注的原因是復雜多樣的，但商標注冊制的不完善是商標惡意搶注屢禁不止的根源，在這種情形下，探討如何在法律層面完善制度設(shè)計，對于破除商標惡意搶注的痼疾和沉疴，從源頭上遏制商標惡意搶注現(xiàn)象至關(guān)重要。

一、商標惡意搶注的法律規(guī)定

（一）區(qū)分商標搶注和惡意搶注

關(guān)于商標搶注，學術(shù)界歷來眾說紛紜，基本形成了狹義說與廣義說之分。由于廣義商標搶注說納入的他人版權(quán)、享有專利權(quán)的實用新型、外觀設(shè)計或者姓名等搶注對象，可以分別通過著作權(quán)法、專利法、侵權(quán)責任法或者民法進行規(guī)制，因此，《商標法》中論及的商標搶注是狹義上的商標搶注，即商標搶注指的是未經(jīng)在先商標使用者許可，將其商業(yè)標識申請商標注冊的行為[1]。與商標搶注不同，商標惡意搶注行為中商標搶注者的主觀心理狀態(tài)是惡意的，即明知他人在先使用且具有一定影響商標而以不正當手段搶先注冊。“明知”的含義是搶注人具有將有一定的商業(yè)信譽商業(yè)標識通過搶先注冊據(jù)為己有的主觀故意，不正當手段指的是惡意搶注人使用的是不符合市場秩序、誠實信用原則以及相關(guān)法律規(guī)定的手段和方法。目前，學術(shù)界有一種觀點認為，商標搶注就是違法行為，應(yīng)當不分情況一律予以制止。這種觀點的錯誤之處在于混淆了商標搶注和商標惡意搶注。

我國以法律明文規(guī)定的方式確認了注冊取得商標模式，適用的是申請在先原則。即在相同或近似的商品上申請相同或者近似的商標，一般情況下，由在先申請的主體享有商標權(quán)。法律的本來目的是鼓勵商事主體盡快注冊商標，從而在經(jīng)營活動中獲得商標使用上的專用權(quán)，進而推動商業(yè)活動的高效運轉(zhuǎn)。從這個意義上說，商標注冊制確認的在先申請原則實際上是鼓勵商標搶注行為的。這就表明，對于商標搶注行為不能不加區(qū)別一概給予否定性評價。

此外，將商標搶注與惡意搶注行為混為一談也與法律條文的解釋相矛盾。根據(jù)《商標法》第三十二條“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”可以反推，商標申請人如果以正當手段搶先注冊了他人已使用并有一定影響或者尚未形成一定影響的商標，以不正當手段搶先注冊的是他人在先使用但沒有一定影響的商標，均不屬于《商標法》所規(guī)制的違法行為。所以絕對否定商標搶注行為既與商標法的立法目的相違背，又與法律條文的解釋相矛盾。

（二）我國商標惡意搶注法律規(guī)范

2019年修改的《商標法》主要內(nèi)容是針對商標惡意搶注行為作出了進一步規(guī)制。目前，《商標法》中規(guī)制商標惡意搶注的法律規(guī)范主要有第四條、第七條、第九條、第十三條、第十五條、第三十二條，這些條文特別強調(diào)商標申請人必須具備真誠使用意圖，禁止不以使用為目的的惡意商標注冊，同時要求商標申請人在申請商標時應(yīng)當遵循誠實信用原則，不得損害在先權(quán)利人的合法權(quán)益。具體來說，針對商標惡意搶注的法律規(guī)范可以從禁止商標惡意搶注的具體情形和商標惡意搶注的法律后果兩方面來理解。

1.商標惡意搶注的具體情形

《商標法》第四次修改在原有《商標法》的基礎(chǔ)上，進一步增強了注冊取得制的科學性，同時深化了對非正常取得商標行為的規(guī)制。其中“惡意搶注”指的是搶注人的主觀心理狀態(tài)是惡意的，這是《商標法》中所規(guī)制的商標惡意搶注的必備要件?！渡虡朔ā分兴?guī)制的惡意搶注的具體情形主要有三種：（1）第四次修改后的《商標法》第四條中新增的“不以使用為目的的惡意商標注冊”，根據(jù)該條的規(guī)定，商標申請人主觀上必須要具備商標使用意圖，商標注冊主管部門對于沒有使用意圖的惡意商標注冊，應(yīng)當直接駁回，這說明我國在商標取得制度中正式引入了真誠使用意圖的考量；（2）《商標法》第十五條規(guī)定的代理人、代表人或者基于其他親密關(guān)系特定主體的搶注，在這種情況下，代表人、代理人或其他具有特殊關(guān)系的人明知其申請的商標是屬于他人的，仍然進行申請，主觀上的惡意是十分明顯的；（3）《商標法》第三十二條規(guī)定的“在先使用并具有一定影響”條款，申請人主觀上具有惡意，以侵占他人的合法權(quán)益為目的，客觀上采取的是不正當手段，搶注的對象是他人已經(jīng)在先使用并產(chǎn)生了一定影響的商標。

2.商標惡意搶注法律后果

對于以商標惡意搶注為目的的商標注冊，我國《商標法》規(guī)定了多層級的法律后果，權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以通過提出商標異議、申請宣告商標無效等途徑維護自己的合法權(quán)益。具體來說，商標惡意搶注包括以下幾種法律后果：（1）新修《商標法》第四條確認了不以使用為目的的商標惡意搶注構(gòu)成自始無效的法律后果，在審查階段就遏制了惡意的商標注冊，該制度的事前預防模式比“三年不使用撤銷”制度中權(quán)利嗣后消滅的效力更強；（2）對于初步審定的商標，根據(jù)《商標法》第三十三條的規(guī)定，權(quán)利人或者利害關(guān)系人有權(quán)提出異議，異議成立的，商標局不予注冊。修改后的《商標法》將“無真實使用意圖的惡意商標注冊”作為提出異議的法定事由；（3）對于已經(jīng)注冊的商標，根據(jù)《商標法》第四十四條第一款和第四十五條第一款，權(quán)利人和利害關(guān)系人有權(quán)請求商標注冊主管部門宣告已經(jīng)注冊的商標無效。第四次修改的《商標法》中對該條進行的相應(yīng)修改，是為了配合《商標法》第四條的修改內(nèi)容，將“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”作為絕對無效宣告的法定事由；（4）在《商標法》第四次修改之前，《商標法》針對惡意搶注僅僅規(guī)定了不予注冊和宣告無效的法律后果，法律沒有規(guī)定搶注人需要賠償對權(quán)利人造成的損失，也沒有規(guī)定搶注人應(yīng)當承擔的行政責任。為了彌補原《商標法》在惡意搶注法律責任方面的缺失，新修《商標法》第六十八條增加了根據(jù)情節(jié)對惡意搶注人給予警告、罰款等行政處罰的規(guī)定，體現(xiàn)了我國嚴厲懲治惡意商標申請注冊行為的態(tài)度和決心。

二、商標惡意搶注的根源及規(guī)制趨勢

（一）注冊取得制的固有弊端

自世界上第一部商標法誕生至今160余年的歷史中，目前世界各國業(yè)已形成使用取得、注冊取得以及混合取得三種不同模式的商標權(quán)取得制度。所謂商標注冊取得制，指的是商標取得必須通過國家商標主管部門登記。商標注冊制歷經(jīng)了從私權(quán)規(guī)制到市場公法規(guī)制的大轉(zhuǎn)變，通過國家商標主管部門登記的程序使得商標權(quán)帶有了權(quán)利推定和公示的效力。作為商標法律制度極為重要的部分，商標注冊制度提供了一種科層制財產(chǎn)的思維方式，商標獲得了官僚式管理的信用支撐，產(chǎn)權(quán)界定也更為便捷、明確[2]。此外，與使用取得模式相比，注冊取得商標制度保證了資本流通速度一日千里的市場環(huán)境下從事商業(yè)活動的高效率。因此，世界上除了美國以及埃及等少數(shù)國家以外，絕大多數(shù)國家確認了商標注冊取得制度。就我國而言，我國商標取得模式向來采取注冊取得制度，在《商標法》第四次修法中也延續(xù)了這一基本制度。雖然我國法律在諸多方面都強調(diào)商標使用的重要性，比如有關(guān)馳名商標的保護、注冊商標專用權(quán)的延續(xù)以及商標侵權(quán)行為的認定等，但是從新修《商標法》第四條的具體表述來看，仍是以法律明文形式確認了注冊取得制度，原則上保護申請在先的商標權(quán)。要獲得注冊商標專用權(quán)必須經(jīng)過商標行政部門審核通過，而對于商標的實際使用，法律上則沒有強制性要求。

在注冊取得模式下，商標申請人雖然可以通過注冊的方式獲得法律賦予的商標權(quán)，但在實際使用之前，其所獲得的僅僅是一種法律擬制的權(quán)利。然而商標的價值源自商標的實際使用而非法律上所確認的權(quán)利，商標與法律真正所要保護的對象——商譽有似連體嬰一般，不可分離。注冊取得制度歸根結(jié)底以人為方式切斷了商標與其價值來源之間的關(guān)聯(lián)，無需實際使用就能憑借申請注冊的手段取得法律擬制上的商標權(quán)，不可避免地導致商標囤積和搶注的兩大弊端。因此，柔化絕對的商標注冊取得制度，在其中納入商標使用的因素能夠從根源上遏制商標囤積和搶注行為，維護正常的市場競爭秩序。

（二）絕對的商標注冊制的柔化

《商標法》第四次修改中最為重要的內(nèi)容之一就是在第四條加入了真誠使用意圖因素，將“商標使用目的”納入商標注冊程序之中，并禁止“惡意”搶注人的搶注，目的在于規(guī)制商標惡意搶注的不法行為、保護正當權(quán)利人合法享有的商標權(quán)。對于沒有使用目的的惡意商標注冊，商標注冊主管部門有權(quán)予以駁回，這表明我國的商標取得制度雖然尚未形成一種折衷的商標取得模式，但是已經(jīng)具有了向折衷模式的轉(zhuǎn)變趨勢。新修《商標法》第四條強調(diào)對于沒有使用意圖的惡意申請，商標注冊主管部門應(yīng)當予以駁回，“不以使用為目的”和“惡意”的要求是為了確保商標申請人對于申請的注冊商標必須具有使用意圖，并且使用意圖是善意的，而非具有惡意。這對于從根源上有效遏制商標惡意搶注行為來說意義非凡。

需要特別關(guān)注的是，禁止“不以使用為目的”惡意商標注冊的內(nèi)容，所強調(diào)的是申請人對商標必須具有真誠使用意圖，即在申請人提出申請時只需證明自己在未來會將其所申請的商標實際投入使用，但是法律上并沒有已經(jīng)實際使用的強制性要求。換言之，第四條規(guī)定的內(nèi)容不需要申請人已經(jīng)實際使用了其所申請的商標，而只需要主觀上具備商標使用的真誠意圖即可獲得注冊商標專用權(quán)。被申請注冊的商標是否實際使用與其能否取得注冊商標專用權(quán)不存在必然的因果關(guān)系，但是如果申請注冊人無法證明自己具有將其商標實際使用的真誠意圖，那么其申請自然不能獲得商標注冊主管部門的許可。

真誠使用意圖的加入對于遏制商標囤積和惡意搶注行為來說意義重大，但條文只是簡單規(guī)定了禁止不具有使用目的的惡意搶注，對于哪些情況屬于無真實使用意圖的商標惡意搶注，以及商標注冊主管部門如何判斷申請人是否具有真誠使用意圖，《商標法》目前尚未作出具體細化和明確規(guī)定。實際上，使用目的屬于商標申請人內(nèi)在的主觀狀態(tài)，不具有客觀容易辨識的屬性，因此將內(nèi)在的行為目的外化為客觀的判斷標準頗具挑戰(zhàn)。為了配合《商標法》第四條，《規(guī)范商標申請注冊行為若干規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》）第八條對不以使用為目的惡意商標注冊的判斷標準進行了明確，法條明確規(guī)定商標注冊管理機構(gòu)在判斷申請人是否具有真誠使用意圖時要充分考慮以下因素：申請人與其關(guān)聯(lián)方的商標注冊情況；行業(yè)、經(jīng)營狀況；在先已生效判決或裁定；與他人知名商標的近似程度；與知名人物的姓名、企業(yè)字號、企業(yè)名稱（包括簡稱）或者其他商業(yè)標識的近似程度等。但是該判斷標準在實踐中是否能夠真正發(fā)揮識別申請人使用意圖的作用尚待驗證。

縱覽全球各個國家的商標法律制度，美國的商標意圖使用注冊制與我國《商標法》最新加入的真誠使用意圖制度具有一定程度的相似性。早在1988年，美國在《蘭哈姆法》中就制定了關(guān)于意圖使用的商標法律制度，《蘭哈姆法》中有關(guān)意圖使用的內(nèi)容能為我國真誠使用意圖制度提供參考和借鑒。

三、美國《蘭哈姆法》中商標意圖使用申請制度的規(guī)定

美國關(guān)于商標意圖使用的法律規(guī)定源自于1988年修改的《蘭哈姆法》，在這部法律中不再強調(diào)必須以真實使用商標的方式才能獲得法律承認的注冊商標專用權(quán)[3]，申請人如果能證明自己對商標具有使用意圖即可獲得法律保護的商標權(quán)。意圖使用制度的加入對于美國商標取得制度來說意義重大，因而這部法律被稱為是“迄今為止最為根本性的變化”。使用意圖意味著商標申請人只需具備使用商標的主觀目的，而無需在申請時已經(jīng)實際使用商標。

具體來說，首先，為了避免商標的惡意搶注和行政資源的浪費，在提交商標注冊申請時，必須按照法律規(guī)定向美國專利與商標局繳納一定的費用，以提高門檻的方式初步過濾掉不具有使用意圖的市場主體。此外，以商標意圖使用的商標注冊申請與使用取得制經(jīng)歷的程序大致相同：必須歷經(jīng)審查、公告和異議程序，在某些情形中甚至要進行上訴。但是與使用取得商標有所區(qū)別的是，如果意圖使用的申請通過了審查公告，被申請注冊的商標并不能直接得到注冊證，而是由美國商標主管部門發(fā)出予以核準的通知。自得到該通知之日起規(guī)定時間內(nèi)，申請人必須按照要求提交證明自己具有真誠使用意圖的聲明，這個時間一般是6個月內(nèi)，特殊情況下可延長2年半。這份聲明應(yīng)當已經(jīng)被證實是真實可靠的，同時還必須包含以下內(nèi)容：商標將來投入使用的具體方式、首次實際使用商標的時間等，并且一并提交商標圖樣或圖樣的副本。如果被提交的聲明經(jīng)過商標注冊主管部門認定通過，那么該商標將獲得法律承認的專用權(quán)，如果申請人沒有在得到核準通知之日起的法定時間內(nèi)按照規(guī)定提交聲明或者聲明沒被通過，那么注冊申請最終不會被通過。

使用意圖是申請人的主觀心理狀態(tài)的判斷，而主觀心理狀態(tài)毫無疑問是屬于內(nèi)在的精神層面領(lǐng)域，不具有外在可視性。從美國關(guān)于意圖使用注冊制在實踐中的具體適用來看，申請人使用意圖的衡量與客觀數(shù)據(jù)相比而言要更為艱難，所以必須將內(nèi)在的主觀意圖外在化，以客觀可視的具體標準來判斷。美國是判例法國家，在經(jīng)過不斷的摸索和實踐后，對是否具有真誠使用的主觀意圖形成了較為全面的衡量標準。美國專利與商標局要求申請人所提交的聲明中有商標是允許在市場活動中作為商標被使用的明確說明，并且申請人能夠保證其所聲明的內(nèi)容是真實無欺騙的，沒有其他任何權(quán)利人對被申請的商標擁有在先權(quán)利。

此外，申請人的聲明根據(jù)客觀情況的變化而隨時補充，沒有一次性提交完成的限制；真誠使用意圖的判斷標準也并非一成不變的，可以根據(jù)現(xiàn)實情況的變化來不斷進行調(diào)整。而判斷標準要求是具體而明確，而非抽象難以確定的，申請人必須提供客觀的證據(jù)加以證實。

四、完善我國真誠使用意圖的商標注冊制

美國使用意圖注冊取得制實質(zhì)上仍屬于使用取得模式，因為該模式下要求申請人必須在實踐中已經(jīng)實際使用了商標。即使申請人的聲明被接受，申請人也不能直接獲得商標專用權(quán)，而是由美國專利和商標局頒發(fā)核準通知，在接到通知后的法定時間內(nèi)必須能夠證明實際使用商標才能取得注冊許可。這種模式與我國真誠使用意圖的商標注冊制有很大不同，我國新修《商標法》中雖然引入了真誠使用意圖的因素，但與美國的做法不同，如果申請人能夠向商標注冊主管部門證明其具有真誠使用意圖，那么會獲得商標專用權(quán)；反之，如申請人被認定不具有真誠使用意圖，那么其申請就不會得到商標注冊主管部門的許可，不能獲得商標專用權(quán)。盡管美國和我國在關(guān)于商標取得的程序等方面的規(guī)定上不盡相同，但是美國意圖使用商標注冊制度仍然對完善我國真誠使用意圖的商標注冊制有一定的借鑒意義。

1.增加申請人使用意圖聲明的規(guī)定

在判斷關(guān)于申請人是否使用意圖方面，美國專利及商標局要求真正使用意圖商標注冊申請人必須提交商標意圖申請的聲明，聲明中應(yīng)當包含申請人真誠的使用意圖、內(nèi)容和使用商標的具體方式[4]。美國提交書面聲明證明申請人對所申請注冊的商標具有使用意圖的方式對我國來說很有借鑒意義，我國可以因地制宜參照美國使用意圖法律制度，要求商標申請人在提交申請時作出真誠使用意圖的聲明[5]，同時規(guī)定申請人必須繳納相應(yīng)的保證金，將內(nèi)在的使用意圖外在化。行政機關(guān)可以要求申請人提供相關(guān)證據(jù)證明其使用意圖，而非僅僅抽象的主觀的使用意思。如果申請人以欺詐或者其他不正當手段申請商標注冊，應(yīng)當在法律條文中明確其欺詐行為的性質(zhì)，并由商標注冊主管部門對欺詐人給予相應(yīng)的懲罰。否則假裝具有使用目的但實際并不具有使用目的的惡意申請人就會趁機“搭便車”。在這份聲明中應(yīng)包含該商標使用的方式和內(nèi)容等，比如營業(yè)活動、商業(yè)宣傳等極具證明力的證據(jù)。如果經(jīng)過商標注冊主管部門審查，商標使用的聲明被接受了，那么申請人會獲得商標專用權(quán)，如果申請人沒有按照規(guī)定提交商標使用的聲明，除非能證明是由于其他被法律允許的合理原因，否則注冊申請不會被通過。

2.完善真誠使用意圖判斷標準

商標使用意圖屬于內(nèi)在的精神領(lǐng)域，而法律上所確認的標準必須是明確可見的，能夠通過客觀證據(jù)予以衡量，而不是主觀上難以判斷的觀念[6]。雖然我國在《規(guī)定》中已經(jīng)明確了商標注冊主管部門在判斷申請人是否具有善意使用目的考量因素，但是美國法律制度中作為判斷標準的各種因素對我國來說仍然具有一定的借鑒意義，比如申請人的誠信記錄、其他人的在先使用等等。我國是成文法國家，法律本身帶有穩(wěn)定性，無法像美國一樣在實踐中不斷調(diào)整判斷標準。因此，在新修《商標法》和與之相配套的《規(guī)定》出臺基礎(chǔ)之上，應(yīng)以法律條文對“惡意申請商標注冊行為”進一步細化，并發(fā)布一系列惡意申請商標的指導性案例，加強對潛在的惡意搶注人警示規(guī)范和對商事主體的正面引導，同時制定具有效力的司法解釋，明確需要法律規(guī)制的商標違法行為。商標局應(yīng)當綜合考慮多項因素并結(jié)合個案證據(jù)進行分析判斷，對于無法證明自己具有使用目的的惡意商標申請，有權(quán)將其駁回。

3.禁止轉(zhuǎn)讓尚未使用的商標

我國新修《商標法》明確了真誠使用意圖的商標注冊制，能夠起到遏制商標囤積和惡意搶注行為的積極作用，但對于尚未使用商標的轉(zhuǎn)讓卻缺少禁止性規(guī)定，由此使假裝有使用目的但實際上以轉(zhuǎn)讓獲利為目的的商標搶注和囤積行為仍然有其生存的制度空間，導致商標代理機構(gòu)打著被代理人的名號實際上實施商標囤積和搶注行為。因而，在立法層面應(yīng)當禁止獲得商標專用權(quán)但是未實際投入使用的商標轉(zhuǎn)讓。關(guān)于此制度，美國法律中早有規(guī)定，注冊商標申請人在修改商標申請或者說明自己已經(jīng)實際使用商標的聲明提交之前，禁止將被申請的商標權(quán)轉(zhuǎn)讓，只有在特殊情況下商標權(quán)才能轉(zhuǎn)讓，如基于合并、分立等關(guān)系產(chǎn)生的企業(yè)繼受者，或與商標具有關(guān)系的法律上的繼受者、申請人的繼承人等法定主體，繼受的企業(yè)必須出于存續(xù)狀態(tài)且在營業(yè)中。這說明美國法律實際上禁止將已獲得商標專用權(quán)但未實際使用的商標對外轉(zhuǎn)讓。我國完全可以借鑒美國法律中關(guān)于禁止轉(zhuǎn)讓商標的規(guī)定，那么以轉(zhuǎn)讓商標為營利目的的商標搶注和囤積行為將會喪失其存在的基礎(chǔ)，有利于從根源上進一步扼殺商標搶注和囤積的不法行為。所以，應(yīng)當在《商標法》中明確：禁止將已獲注冊但是沒有實際使用的注冊商標對外轉(zhuǎn)讓，但是基于繼承關(guān)系、企業(yè)的合并和分立等具有合法的法律基礎(chǔ)的商標轉(zhuǎn)讓除外。以營利為目的申請注冊商標專用權(quán)的商事主體，不能將自己未經(jīng)使用的商標對外轉(zhuǎn)讓獲取利益，從而在源頭上配合意圖使用的商標注冊制，將商標惡意搶注和囤積商標的利益通道堵死。

五、結(jié)語

隨著市場經(jīng)濟向縱深發(fā)展，注冊取得制固有弊端所導致的商標惡意搶注早已成為我國商標領(lǐng)域的一大痼疾，是亟待《商標法》予以規(guī)制的重點對象。在國家全面強調(diào)深度保護知識產(chǎn)權(quán)、營造更優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境的大背景之下，《商標法》的第四次修改對于進一步有效遏制商標惡意搶注意義重大。然而，根除商標惡意搶注、進一步優(yōu)化我國商標法律制度仍然任重而道遠，完善我國真誠使用意圖的商標注冊制還應(yīng)當借鑒經(jīng)驗豐富、體系完整的美國意圖使用取得商標制度，增加使用意圖說明的要求，完善真誠使用意圖的判斷標準，同時禁止將未使用的注冊商標轉(zhuǎn)讓。