供電企業(yè)技術(shù)成果保護存在的問題及法律建議

朱雪英

（528000 廣東電網(wǎng)公司佛山供電局 廣東 佛山）

1 某供電局技術(shù)研發(fā)總體情況

2011年1月～2017年12月，某供電局與華南理工大學、武漢大學等高校、湖南英科電力技術(shù)有限公司等企業(yè)共簽訂技術(shù)開發(fā)合同142份（不含補充協(xié)議），合同金額累計逾1.9億元。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站專利檢索及分析網(wǎng)站檢索結(jié)果，某供電局2011年1月1日～2017年12月期間共申請專利760項，其中獲得專利授權(quán)的558項，發(fā)明專利仍處于實質(zhì)性審查階段的148項、專利被駁回申請的37項、專利權(quán)終止的9項，專利權(quán)撤回的8項。

2 技術(shù)成果保護存在的要問題

2.1 共有專利中，共有權(quán)人沒有合理分擔專利年費

按照《專利法》等法律規(guī)定，專利權(quán)人在專利保護期內(nèi)要維持專利的有效性需按年繳納專利年費，其中，發(fā)明專利的專利保護期為20年，實用新型、外觀設(shè)計的專利保護期為10年。逾期繳納的，專利權(quán)將終止。根據(jù)上述規(guī)定，以某供電局現(xiàn)有獲得專利授權(quán)的558項專利為例，為維持上述專利的有效性，在專利保護期內(nèi)，該局需支付的專利維持年費約為1994.95萬元。其中，發(fā)明專利193項，專利年費約1588.39萬元，平均每年約80萬元；實用新型和外觀設(shè)計363項，專利年費約406.56萬元，平均每年約40萬元。

檢查中，發(fā)現(xiàn)部分《技術(shù)開發(fā)合同》約定研發(fā)成果中的專利為該局與技術(shù)研發(fā)單位共有，即二者均為專利的專利權(quán)申請人（專利權(quán)人）。但共有專利的專利申請費用大部分由該局支付或者該局委托的專利代理機構(gòu)支付，或在《技術(shù)開發(fā)合同》的研發(fā)費用中包含了專利申請費。共有專利獲得授權(quán)后所繳納的專利年費主要由某供電局、委托的專利代理機構(gòu)或省電網(wǎng)公司電力研究院繳納，從法律屬性上，該局委托的專利代理機構(gòu)或省電網(wǎng)公司電力研究院繳納專利年費視為該局繳納。因此共有權(quán)人應(yīng)分但卻沒有合理分擔專利年費。比如下面的例子：

專利號為2013XX073517.X的專利，專利權(quán)申請人為某供電局、武漢大學、廣東某技術(shù)開發(fā)有限公司，而專利申請費用以及專利維持的年費均由某供電局支付（廣州華進聯(lián)合專利商標代理有限公司是省公司通過招標程序確定的2016年度為該局提供專利代理服務(wù)的專利代理機構(gòu)）。

2.2 專利申請、專利責任主體管理不規(guī)范

調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，專利申請、專利權(quán)管理工作中，涉及的主體眾多，包括某供電局、合作研發(fā)單位、該供電局委托的專利代理機構(gòu)、合作研發(fā)單位委托的專利代理機構(gòu)、代供電局繳納專利年費的省電網(wǎng)公司電力研究院等，但各自的責任范圍不清晰，導致后期管理出現(xiàn)一定的混亂。

一般情況，專利申請及后期維護管理工作由某供電局委托專利代理機構(gòu)負責，但部分技術(shù)開發(fā)項目中，合同約定項目研發(fā)費用已包含前期專利申請的費用，該類項目由合作研發(fā)單位自行委托專利代理機構(gòu)申請專利并承擔相應(yīng)費用。供電局獨有的專利，合作研發(fā)單位完成專利申請并獲得授權(quán)后將專利移交某供電局管理；供電局與合作研發(fā)單位共有的專利，在專利申請并獲得授權(quán)后，由某供電局與合作研發(fā)單位共同管理。恰恰是對共同管理的專利未能明確各方的權(quán)利義務(wù)，從而造成專利管理的混亂。某供電局曾有兩個專利因未及時繳納專利年費而被終止專利權(quán)。比如下面的例子：

專利號為2013XX23102xx的專利，專利權(quán)申請人為某供電局和清華大學。由于雙方未合理分配在發(fā)明專利獲得授權(quán)后的各自責任范圍，出現(xiàn)管理混亂，以致在繳納專利年費時，各自重復繳納了當年的專利年費。

專利號為2013XX61465xx的專利，專利權(quán)申請人為某供電局和深圳市某電氣有限公司。由于雙方未合理分配在發(fā)明專利獲得授權(quán)后的各自責任范圍，以致在繳納專利年費時，雙方均未及時繳納專利年費，導致該專利因未繳年費終止失效。

2.3技術(shù)開發(fā)合同模板條款有待進一步優(yōu)化

《技術(shù)開發(fā)合同》范本為省公司制定，合同條款側(cè)重技術(shù)研發(fā)過程的管控，但對于后期研發(fā)成果的管理，如專利申請，專利維持、中介機構(gòu)管理等問題沒有進一步細化約定，不利于委托方權(quán)利保障。

例如，發(fā)明專利授權(quán)需要通過專利局的實質(zhì)性審查，而實質(zhì)性審查所需時間較長，故在《技術(shù)開發(fā)合同》中，委托方一般要求發(fā)明專利進入實質(zhì)性審查階段即符合成果驗收及付款條件，無需等待專利實質(zhì)性審查結(jié)果。但發(fā)明專利進入實質(zhì)性審查階段并不意味該發(fā)明專利必然獲得專利授權(quán)，若出現(xiàn)發(fā)明專利被駁回的情況，此時委托方已支付全部合同款項（質(zhì)保金一般在質(zhì)保期一年屆滿后支付），難以對合作研發(fā)單位后期申請專利的行為進行激勵或約束。另外，《技術(shù)開發(fā)合同》未對共有專利申請及管理費用承擔的責任問題進行細化，導致合同實際履行中出現(xiàn)責任不清的情形。

3 法律建議

3.1 規(guī)范共有專利管理費用承擔

根據(jù)權(quán)利義務(wù)對等的原則，共有專利的專利年費、專利維護費用、專利代理費應(yīng)由全體專利權(quán)人共同承擔?？蓮囊韵聝煞矫鎸ΜF(xiàn)有問題進行整改：

3.1.1 查詢、統(tǒng)計某供電局共有專利的具體數(shù)量、已繳納的專利年費及已支付的專利代理機構(gòu)的代理費用的詳細情況，并劃分某供電局與共有專利權(quán)人各自應(yīng)承擔費用總額。該局已支付的費用超出應(yīng)繳納的費用的，應(yīng)要求共有專利權(quán)人返還。

3.1.2 與共有專利權(quán)人就后續(xù)的未繳納的專利年費、專利代理機構(gòu)代理費的分擔等問題進行協(xié)商，形成書面協(xié)議，作為雙方后續(xù)管理共有專利的依據(jù)。

3.2 加強專利申請及專利管理工作，形成規(guī)范指引

現(xiàn)有的知識產(chǎn)權(quán)管理制度重點規(guī)范科技項目的申報、費用的實施、工作進度的管控，這里的進度是成果的交付時間，但該成果（發(fā)明專利）最終是否獲得專利授權(quán)并無考核細則。故有必要制定更細致的專利申請、專利管理指引，并在制定相關(guān)業(yè)務(wù)指引時結(jié)合已發(fā)現(xiàn)的在專利申請、專利管理中存在的不足，制定相應(yīng)的管理措施。

重點針對委托研發(fā)中研發(fā)成果為研發(fā)雙方共有的情況制定業(yè)務(wù)指引，明確后期研究成果的申請、研究成果的維護中雙方職責劃分，如專利申請費用、專利維持年費、專利代理機構(gòu)的委托費用如何分擔等，并增加專利權(quán)取得與否的考核評價。

3.3 優(yōu)化《技術(shù)開發(fā)合同》條款，加強對發(fā)明專利成果交付的管控

現(xiàn)有的《技術(shù)開發(fā)合同》中，對于研究成果是否最終可以獲得發(fā)明專利授權(quán)未作為考核內(nèi)容，因此有進一步優(yōu)化的必要。建議從以下方面優(yōu)化《技術(shù)開發(fā)合同》的條款：

3.3.1 開發(fā)費用（合同款項）的支付中，應(yīng)體現(xiàn)研發(fā)風險的共同承擔的原則。即如果最終《技術(shù)開發(fā)合同》中約定的專利（發(fā)明專利）未能最終獲得國家授權(quán)的，應(yīng)免收或退回部分技術(shù)開發(fā)研發(fā)費用。

3.3.2 研發(fā)費用的支付進度應(yīng)與研發(fā)成果的交付相對應(yīng)。在合同條款的設(shè)置中，應(yīng)保留一部分費用作為對研發(fā)成果最終交付的考核。

3.3.3 對于共有研發(fā)成果所產(chǎn)生的費用的承擔約定。對于共有的研發(fā)成果，相關(guān)產(chǎn)生的費用，如專利申請費用、專利維持費用等，應(yīng)約定共同承擔費用，體現(xiàn)平等互利原則。

3.4 提高專利申請效率，加強技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化

某供電局申請的專利成功效率有進一步提高的空間。該局每年在技術(shù)研發(fā)方面的投入巨大，獲得的專利成果也很多，但可以轉(zhuǎn)化并產(chǎn)生收益的專利較少，每年還需要繳納大量的專利年費費用。因此建議采取相應(yīng)的措施，提高專利申請的成功率，并加強技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。一方面是研發(fā)機構(gòu)具備相應(yīng)研發(fā)的能力，可以確保研發(fā)成功，研發(fā)成果具備滿足專利申請的條件；另一方面是委托的專利代理機構(gòu)提交的專利申請資料應(yīng)符合規(guī)范。在對應(yīng)的《技術(shù)開發(fā)合同》中，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，通過設(shè)置相關(guān)的考核評價機制，分別對研發(fā)機構(gòu)、專利代理機構(gòu)履約情況進行考核評價。

此外，技術(shù)開發(fā)項目的立項時，應(yīng)有全面的考慮，包括確定開發(fā)項目的研究內(nèi)容，研究成果的表現(xiàn)形式、研究成果的獲取方式、研究成果的管理、研究成果轉(zhuǎn)化的路徑等。設(shè)置對技術(shù)開發(fā)項目的考核評價時，應(yīng)將研究成果的取得和轉(zhuǎn)化作為考核的指標，將研究開發(fā)項目的經(jīng)濟效益的評價落到實處，通過考核評價反向促使合同承辦部門在研發(fā)項目立項時，將研究成果的轉(zhuǎn)化納入立項考慮的因素，從源頭上加強專利成果的轉(zhuǎn)化工作。

通過本次課題研究，期待能帶給科技管理部門、人員一定的啟發(fā)，促使科技研發(fā)管理人員改變慣性思維，增強法律意識，在技術(shù)研發(fā)過程中不光重視技術(shù)成果交付，更應(yīng)重視專利權(quán)的授予。在技術(shù)開發(fā)合同談判中對開發(fā)方提出嚴格要求，要求對方必須以合法的途徑開展項目研發(fā)，積極主動爭取獲得專利權(quán)，倘若未獲得專利是因為侵權(quán)原因?qū)е?，開發(fā)方應(yīng)承擔相應(yīng)法律責任，從而促使開發(fā)方積極謹慎的履行合同，使項目成果在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)揮效用的同時獲得知識產(chǎn)權(quán)保護，最大程度實現(xiàn)供電企業(yè)利益最大化。

4 結(jié)語

創(chuàng)新能力體現(xiàn)了一個企業(yè)的生命力，是企業(yè)在競爭中求生存、促發(fā)展、保持競爭優(yōu)勢的重要條件,而技術(shù)研發(fā)水平是體現(xiàn)企業(yè)創(chuàng)新能力最直觀的表現(xiàn)。為了加大供電企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護力度，彌補目前管理上存在的不足，最后結(jié)合現(xiàn)狀分析提出相應(yīng)的法律建議。