試論企業(yè)商標(biāo)管理

馮志慧

商標(biāo)作為企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的重要組成部分，是企業(yè)品牌的象征，是企業(yè)商譽(yù)累積的媒介。本文筆者通過(guò)實(shí)際案例分析，對(duì)企業(yè)商標(biāo)申請(qǐng)、使用、管理等實(shí)務(wù)提出了自己的理解與看法。

一、案例

案例一：

案情簡(jiǎn)介：

久邦計(jì)算機(jī)技術(shù)（廣州）有限公司于2004年11月30日向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱“商標(biāo)局”）申請(qǐng)注冊(cè)“3G門戶”商標(biāo)，類別為第42類，計(jì)算機(jī)用戶間交換數(shù)據(jù)提供連接服務(wù)等，2007年12月19日被商標(biāo)局初審駁回，久邦公司即申請(qǐng)復(fù)審，并提供證據(jù)證明“3G門戶”商標(biāo)經(jīng)過(guò)該公司常年使用，已經(jīng)具有了顯著的識(shí)別性，應(yīng)當(dāng)核準(zhǔn)加以保護(hù)。而商評(píng)委則認(rèn)為，此商標(biāo)名稱直接表明了服務(wù)內(nèi)在的技術(shù)特點(diǎn)，難以起到區(qū)分商品來(lái)源的作用，缺乏顯著性，因此于2008年10月20日作出復(fù)審決定，駁回該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，久邦公司遂向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟，一審判決維持原商標(biāo)駁回復(fù)審決定。

此外，久邦公司于2005-2006年多次以圖形化“3G”（? ?）向商標(biāo)局提出申請(qǐng)，均被駁回。

案例分析：

“3G門戶”作為宣傳語(yǔ)簡(jiǎn)單易記，久邦公司采用“3G門戶”進(jìn)行廣告宣傳，產(chǎn)生了一定的影響，獲得了一定的市場(chǎng)，但對(duì)于久邦公司而言，“3G門戶”不一定是一個(gè)很好的商標(biāo)申請(qǐng)選擇。

首先，“3G門戶”明顯欠缺顯著性，商標(biāo)注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)較高。而且商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)間較長(zhǎng)，久邦公司從2004年11月申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，到2009年8月一審判決，歷時(shí)近5年，仍未能獲得商標(biāo)注冊(cè)。其運(yùn)營(yíng)了5年的“3G門戶網(wǎng)”未能獲得商標(biāo)保護(hù)，浪費(fèi)了成本，而且無(wú)法防止他人在相同或近似領(lǐng)域使用與“3G門戶”相同或近似的宣傳用語(yǔ)。雖然，久邦公司也考慮采用圖形化商標(biāo)提高顯著性，但均因“3G門戶”自身的特殊性而以失敗告終。

其次，“3G門戶”是“3G”和“門戶”的組合詞，其中，“3G”是第三代無(wú)線技術(shù)的縮寫，屬于通用技術(shù)詞匯，“門戶”是用戶接觸網(wǎng)絡(luò)的入口，也屬于公有領(lǐng)域名詞，即使兩個(gè)詞的組合變成了注冊(cè)商標(biāo)，其排他性也大大減弱，其并不能防止他人在相同或近似領(lǐng)域使用“3G”或“門戶”，因此，即便該商標(biāo)注冊(cè)成功，其商標(biāo)專用權(quán)的范圍也將大大縮小。

案例二：

案情簡(jiǎn)介：

美國(guó)暴雪娛樂(lè)有限公司于2003年3月21日向我國(guó)工商總局申請(qǐng)，將“STARCRAFT：GHOST”注冊(cè)為電子競(jìng)技服務(wù)等項(xiàng)目的商標(biāo)（注冊(cè)號(hào)3494912），結(jié)果被駁回，其提出商標(biāo)復(fù)審，又被駁回，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的駁回理由是，“STARCRAFT：GHOST”屬于易產(chǎn)生不良影響的詞匯，有“占星術(shù)”和“幽靈”的含義，屬于有違社會(huì)主義道德風(fēng)尚的封建迷信。為此，暴雪娛樂(lè)有限公司又提起了行政訴訟，暴雪娛樂(lè)有限公司認(rèn)為，其注冊(cè)該商標(biāo)是為了在戰(zhàn)網(wǎng)上提供相關(guān)信息和游戲服務(wù)，與迷信無(wú)關(guān)，不會(huì)產(chǎn)生不良影響。而且該公司已經(jīng)在第9類商品“計(jì)算機(jī)游戲軟件”上注冊(cè)了“STARCRAFT：GHOST”商標(biāo)（注冊(cè)號(hào)3494904），說(shuō)明該商標(biāo)具有可注冊(cè)性，并提交了大量從百度、谷歌搜索到的網(wǎng)頁(yè)，用以證明“STARCRAFT：GHOST”翻譯為《星際爭(zhēng)霸：幽靈》，只是游戲名稱，和封建迷信無(wú)關(guān)。但2009年2月，其行政訴訟一審法院維持原商標(biāo)駁回復(fù)審決定。

在復(fù)審期間，暴雪娛樂(lè)有限公司再次以圖形化“STARCRAFT：GHOST”（）提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，并獲得了注冊(cè)。

案例分析：

暴雪娛樂(lè)公司的商標(biāo)申請(qǐng)策略值得學(xué)習(xí)。

首先，暴雪娛樂(lè)作為美國(guó)公司，其在中國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)了很多商標(biāo)，對(duì)于“星際爭(zhēng)霸”、“魔獸世界”等火爆游戲，均申請(qǐng)注冊(cè)了中英文商標(biāo)。“STARCRAFT：GHOST”是“星際爭(zhēng)霸：幽靈”的英文翻譯，而“星際爭(zhēng)霸：幽靈”商標(biāo)在2009年5月21日核準(zhǔn)注冊(cè)。

其次，暴雪娛樂(lè)公司注重替代方案的設(shè)計(jì)，在英文商標(biāo)“STARCRAFT：GHOST”被駁回后，其以圖形化商標(biāo)再次提出申請(qǐng)，并獲得了注冊(cè)。

第三，暴雪娛樂(lè)公司重視儲(chǔ)備性商標(biāo)注冊(cè)。經(jīng)檢索，暴雪娛樂(lè)公司不僅在第9類（游戲軟件等）、第28類（游戲機(jī)等）以及第41類（在線游戲等）申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，而且還在其他一些和其游戲產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的類別注冊(cè)了商標(biāo)。例如，“”商標(biāo)，暴雪娛樂(lè)公司在第6類（金屬鑰匙鏈等）、第14類（手鐲等）、第16類（游戲操作手冊(cè)等）、第25類（無(wú)檐帽等）等14個(gè)類別進(jìn)行了注冊(cè)。仔細(xì)分析后可以發(fā)現(xiàn)，暴雪娛樂(lè)公司的擴(kuò)類注冊(cè)并非盲目進(jìn)行，而是選擇一些與商標(biāo)性質(zhì)有關(guān)的周邊產(chǎn)品或服務(wù)，有的放矢。

案例三：

案情簡(jiǎn)介：

2000年3月31日，中山市南區(qū)百鳥(niǎo)歸巢火鍋美食店在第42類餐館等服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)“灣仔碼頭”（注冊(cè)號(hào)1591629），并于2001年6月21日核準(zhǔn)注冊(cè)。2008年6月4日，百鳥(niǎo)歸巢火鍋美食店與自然人成超簽訂商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同，經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)，該商標(biāo)2009年8月13日轉(zhuǎn)讓給成超。2009年8月21日，通用磨坊食品亞洲有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通用磨坊公司”）對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)以三年不使用（2006年8月21日至2009年8月20日期間）為由，申請(qǐng)撤銷涉案商標(biāo)。商標(biāo)局支持了該撤銷申請(qǐng)。成超提起商標(biāo)撤銷復(fù)審，商評(píng)委維持了商標(biāo)局的撤銷決定。成超不服，提起行政訴訟。一審法院經(jīng)審理，推翻了商標(biāo)局及商評(píng)委的決定，認(rèn)為成超對(duì)商標(biāo)進(jìn)行了真實(shí)的商業(yè)使用。通用磨坊公司不服，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。

二審中，通用磨坊公司主張，被上訴人成超提供的使用證據(jù)絕大部分為單次、象征性的證據(jù)，有的證據(jù)甚至前后矛盾，純粹是為了應(yīng)對(duì)案件而專門偽造，加之成超抄襲并摹仿知名品牌申請(qǐng)的商標(biāo)多達(dá)五十余件，此種批量注冊(cè)謀取利益的行為完全不符合誠(chéng)實(shí)信用原則，相關(guān)商標(biāo)的真實(shí)使用意圖也是不存在的。北高院經(jīng)過(guò)審理，于2014年12月19日作出（2014）高行終字第1934號(hào)判決。判決認(rèn)為，原商標(biāo)權(quán)利人與成超簽訂商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同，該合同約定從合同簽署之日起，成超就獨(dú)自擁有商標(biāo)的所有權(quán)和使用權(quán)。雖然在2008年6月4日至2009年8月12日期間成超尚不享有商標(biāo)專用權(quán)，但是其依據(jù)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同的約定對(duì)涉案商標(biāo)自行使用或許可他人使用的行為，并未違背商標(biāo)原權(quán)利人的意志。在這一點(diǎn)上，二審法院支持了一審法院的認(rèn)定。但是，對(duì)于成超提交的使用證據(jù)能否證明該商標(biāo)被“真實(shí)使用”的問(wèn)題上，二審法院認(rèn)為一審法院事實(shí)不清、適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷。

成超不服二審判決，向最高人民法院提起再審，最高院經(jīng)過(guò)審理，于2015年12月2日作出（2015）知行字第181號(hào)行政裁定書(shū)。最高院認(rèn)為，成超提交的關(guān)于復(fù)審商標(biāo)在法定期間內(nèi)以廣告宣傳和許可他人使用的方式進(jìn)行了真實(shí)的商業(yè)使用的證據(jù)并不能佐證其主張，無(wú)有效證據(jù)證明復(fù)審商標(biāo)在核定使用的服務(wù)上進(jìn)行了實(shí)際使用。最高院因此駁回了成超的再審申請(qǐng)。

案例分析：

成超在訴訟程序中提交的商標(biāo)使用證據(jù)包括：其與某文化傳媒公司簽訂的《廣告代理合同》、《廣告協(xié)議》及其用于佐證履行情況的發(fā)票;《姑蘇晚報(bào)》有關(guān)灣仔碼頭小吃部的招商廣告;其與某公司食堂簽訂的合作合同及其用于佐證履行情況的送貨單、相關(guān)照片;經(jīng)公證的《商標(biāo)許可使用合同》;《數(shù)碼噴繪制作合同單》及條幅廣告照片;其與某茶餐廳簽訂的《商標(biāo)合作協(xié)議》;記載有“灣仔碼頭小吃部”的行政處罰決定等。

二審法院在審查涉案商標(biāo)使用證據(jù)時(shí)，不僅考慮了證據(jù)鏈的完整性，而且考慮了證據(jù)對(duì)商標(biāo)“使用”的支持力度。例如，二審法院認(rèn)為，《廣告代理合同》、《廣告協(xié)議》及其用于佐證履行情況的發(fā)票構(gòu)成了完整證據(jù)鏈，但其只能證明“灣仔碼頭”小吃部刊登了招商廣告，并不能證明該小吃部實(shí)際經(jīng)營(yíng)，即并不能支持涉案商標(biāo)進(jìn)行了實(shí)際使用;而《商標(biāo)許可使用合同》單獨(dú)并不能證明合同履行情況。二審法院特別針對(duì)象征性使用證據(jù)表明了態(tài)度，認(rèn)為僅為維持商標(biāo)注冊(cè)的單次、象征性的使用不屬于處于真實(shí)商業(yè)目的而進(jìn)行的商標(biāo)使用。

最高院在再審中指出，商標(biāo)的使用，不僅包括商標(biāo)權(quán)人自用，也包括許可他人使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用。沒(méi)有實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)，僅有轉(zhuǎn)讓、許可行為，或者僅有商標(biāo)注冊(cè)信息的公布或者對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)享有專有權(quán)的聲明等，不能認(rèn)定為商標(biāo)使用。判斷商標(biāo)是否實(shí)際使用，需要判斷商標(biāo)注冊(cè)人是否有真實(shí)的使用意圖和實(shí)際的使用行為，僅為維持注冊(cè)商標(biāo)的存在而進(jìn)行的象征性使用，不構(gòu)成商標(biāo)的實(shí)際使用。

二、對(duì)企業(yè)的啟示

商標(biāo)作為區(qū)別商品或服務(wù)來(lái)源的標(biāo)記，是企業(yè)品牌的象征，是企業(yè)商譽(yù)累積的媒介。商標(biāo)戰(zhàn)略與品牌戰(zhàn)略應(yīng)整合歸一，并重視商標(biāo)注冊(cè)與日常商標(biāo)管理工作。

基于上述案例，現(xiàn)針對(duì)企業(yè)商標(biāo)注冊(cè)及使用提出以下建議：

（一）商標(biāo)布局應(yīng)提前。在產(chǎn)品創(chuàng)意之初，應(yīng)及時(shí)對(duì)產(chǎn)品名稱進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，以免商標(biāo)注冊(cè)失敗造成的推廣運(yùn)營(yíng)成本的浪費(fèi)，此外，還可能因更換產(chǎn)品名稱造成市場(chǎng)損失。

（二）商標(biāo)應(yīng)具有顯著性。商標(biāo)的主要作用是區(qū)分和標(biāo)識(shí)商品/服務(wù)來(lái)源，顯著性是其最基本的要求。企業(yè)在進(jìn)行商標(biāo)設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)首先關(guān)注其顯著性，在具備顯著性的基礎(chǔ)上，選擇簡(jiǎn)單易記易推廣的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)。

（三）適當(dāng)設(shè)計(jì)備選商標(biāo)。商標(biāo)注冊(cè)周期較長(zhǎng)，且存在注冊(cè)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)核心產(chǎn)品可適當(dāng)設(shè)計(jì)備選商標(biāo)，以避免商標(biāo)注冊(cè)失敗給產(chǎn)品推廣造成不利影響。

（四）對(duì)重要商標(biāo)進(jìn)行防御商標(biāo)注冊(cè)。根據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域及商標(biāo)特性，適當(dāng)外延商標(biāo)注冊(cè)領(lǐng)域，不僅可以為公司業(yè)務(wù)延展做準(zhǔn)備，而且可以防止他人在相關(guān)領(lǐng)域注冊(cè)相同或類似商標(biāo)“搭便車”。

（五）重視商標(biāo)使用證據(jù)的保留。根據(jù)《商標(biāo)法》第四十九條的規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。公司應(yīng)重視注冊(cè)商標(biāo)使用證據(jù)的保留，包括但不限于：商品買賣合同/服務(wù)合同、商標(biāo)許可使用合同、以及相應(yīng)的發(fā)票/收據(jù);商品/服務(wù)廣告宣傳相關(guān)材料;展覽會(huì)/博覽會(huì)上使用商標(biāo)的相關(guān)證明材料;服務(wù)手冊(cè)/產(chǎn)品手冊(cè)上的商標(biāo)使用;等等。證據(jù)不僅應(yīng)顯示注冊(cè)商標(biāo)，而且應(yīng)形成完整證據(jù)鏈證明該注冊(cè)商標(biāo)在確定的時(shí)間、確定的領(lǐng)域（核準(zhǔn)使用的領(lǐng)域）進(jìn)行了實(shí)際使用。（作者單位：北京思源理想控股集團(tuán)有限公司）