同族專利申請的不同審查結(jié)果辨析

郭風(fēng)順

摘? ?要：本文介紹了同族專利的具體概念，并通過分析同族申請在多個國家的最終審查結(jié)果的差異，總結(jié)造成上述審查結(jié)果差異的原因，同時，明確了補充檢索，特別是中文庫的補充檢索是保障同族申請最終審查結(jié)果是否準確的重要手段。最后提出了具體提升檢索能力的方法。

關(guān)鍵詞：同族申請? 審查結(jié)果? 差異? 補充檢索

中圖分類號：G306.0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1674-098X（2019）06（a）-0248-03

專利制度具有地域性的特點，各國授予的專利互相獨立，各國專利法的規(guī)定也不盡相同。所以一件專利申請是否能被授權(quán)，需要根據(jù)各自國家專利制度的具體規(guī)定來做出。同時，專利申請被授權(quán)后，其保護范圍是以權(quán)利要求記載的內(nèi)容為準的，因此，權(quán)利要求的授權(quán)范圍也是專利審查非常重要的一個方面。

許多申請人，尤其以許多跨國公司為代表，它們在進行專利申請時，一般都會在一個國家或地區(qū)首先申請，然后以該申請為優(yōu)先權(quán)在其它國家再申請專利，這樣的一系列專利申請被稱為同族專利申請[1]。另外，同族專利申請還包括申請人首先按照專利合作條約（PCT）提出的國際申請，然后再按照相關(guān)規(guī)定進入各國國家的PCT申請。一般情況下，同族專利申請在申請時的權(quán)利要求基本都是相同的。但是，由于各國審查制度的不同，以及所能夠利用的審查工具和所采用的檢索方法決定了多個同族專利申請的審查結(jié)果也不會完全相同。而在這其中，對審查結(jié)果影響最大的是通過檢索到的對比文獻來評述其新穎性創(chuàng)造性。這樣就可能會導(dǎo)致相同的專利申請在有的國家被授權(quán)，而在有的國家卻不能授權(quán);或者在不同的國家的授權(quán)范圍是不同的。

針對同族申請文件的上述特點，通過對多個同族專利申請的不同審查結(jié)果進行分析比較，尤其是針對同族申請在國外被授權(quán)，而在中國沒有被授權(quán)或者授權(quán)范圍縮小的情況進行分析，以期對同族專利申請的審查方式有更深入的了解。

1? 同族專利申請在不同的審查結(jié)果對比

對于許多提出同族專利申請的申請人來說，各國市場的大小是它們是否有意愿在該國進行專利申請的重要因素，因此，世界上的幾大經(jīng)濟體是同族申請存在的主要國家或地區(qū)，例如，美國，中國，日本，歐盟，韓國等，而這幾個國家或地區(qū)的專利審查結(jié)果又是能夠得到普遍認可的。因此，通過對同族申請在多個國家和地區(qū)的審查情況進行分析和總結(jié)，能夠從中看出我國的專利審查，尤其是檢索方法上與其它國家和地區(qū)的優(yōu)勢和劣勢，以便在以后的工作中繼續(xù)鞏固和提高。下面就對幾個同族申請在多個國家和地區(qū)的不同審查結(jié)果進行分析。

1.1 中國與美國審查結(jié)果差異

案例1是一個PCT申請進入中國國家階段的申請，其國際檢索報告中給出了一篇X類非專利文獻，但是，經(jīng)核實，發(fā)現(xiàn)上述文獻并不能評書本申請的新穎性或創(chuàng)造性。而該申請在美國的同族申請也獲得了授權(quán)。在進入中國國家階段后，審查員利用中文檢索庫進行了補充檢索，得到了合適的對比文獻，該文獻公開的內(nèi)容與本申請的技術(shù)方案幾乎完全相同，利用該文獻以及其它文獻評述了全部權(quán)利要求的新穎性和創(chuàng)造性。申請人最終撤回了本申請。

通過本案在中美兩國的最終審查結(jié)果來看，其在美國被授權(quán)，在中國申請人則撤回了該申請。在中國審查時，通過在中文檢索庫中對本案進行補充檢索，得到了合適的對比文獻導(dǎo)致其沒有被授權(quán)，使其在我國沒有得到保護，因此，作為對其所涉及的技術(shù)具有重要需求的中國企業(yè)來說，其可以不受該專利申請的限制來進行類似技術(shù)的開發(fā)和利用。由此可見，在中文庫中對進入中國國家階段的PCT國家申請進行補充檢索是一個必要且必需的過程，這樣能夠檢索到在其它外文檢索庫中檢索不到的中文文獻，使檢索過程更完整，更能夠?qū)＠暾埵欠衲鼙皇跈?quán)做出更加客觀公正地評價。

1.2 中國與美日審查結(jié)果差異

案例2涉及一家美國企業(yè)在中國提交的申請，該申請的同族專利申請在美國和日本均被授權(quán)。在中國進行審查時，通過對獨立權(quán)利要求的分析，獲取到比較合適的關(guān)鍵詞，然后通過對從屬權(quán)利要求以及說明書理解，從中選取了與發(fā)明構(gòu)思相關(guān)的詞語作為關(guān)鍵詞與之前通過獨立權(quán)利要求獲得的關(guān)鍵詞進行組合檢索，得到了一篇日本文獻，利用這篇文獻評述了全部獨立權(quán)利要求以及部分從屬權(quán)利要求的新穎性，并結(jié)合其它對比文獻評述了其它從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性，之后申請人對獨立權(quán)利要求進行了修改，經(jīng)補充檢索又檢索到了一篇對比文獻公開了新增加的部分技術(shù)特征，利用上述日本文獻和該補充檢索到的文獻評述了全部獨立權(quán)利要求的創(chuàng)造性。最后申請人撤回了本申請。

從案件的審查過程中可以看出，本案在中國進行審查和檢索時，沒有僅僅只利用中文庫，而是通過結(jié)合中文檢索庫和外文檢索庫的特點進行檢索，獲得了較好的效果，得到了準確的對比文獻，對整個案件的走向起到了很好的作用。

1.3 PPH同族申請審查結(jié)果差異

PPH申請是一種國外大型跨國公司現(xiàn)在比較常用的方法，PPH（The Patent Prosecution Highway），中文稱為專利審查高速路，是目前在國際上以雙邊協(xié)議或多邊協(xié)議形式存在的一種加快協(xié)議國之間專利審查的程序性機制。具體來說申請人在首次申請受理局提交的專利申請中所包含的至少一項或多項權(quán)力要求被確定為可授權(quán)時，可以向后續(xù)申請受理局對后續(xù)申請?zhí)岢黾涌鞂彶檎埱?。因此，在遇到PPH案件時，就會不由自主地認為存在對比文獻的可能性比較小，對檢索可能也會不太重視。但是，從多個PPH申請的審查結(jié)果來看， 此類同族申請也需要進行必要的檢索，避免出現(xiàn)漏檢。

案例3就涉及一個PPH案件，通過查詢申請文件發(fā)現(xiàn)，本申請在其首次申請受理局美國的最終授權(quán)權(quán)利要求與在中國申請時提交的權(quán)利要求是完全相同的。在該申請進入中國審查階段后，在中文數(shù)據(jù)庫，尤其是中文全文數(shù)據(jù)庫利用關(guān)鍵詞進行了細致的檢索，并且在檢索時注意運用合理的運算符號對檢索詞進行組合以獲得最優(yōu)的檢索結(jié)果，最后檢索到了兩篇中文對比文獻評述了獨立權(quán)利要求和部分從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性，并結(jié)合其它對比文獻評述了其它從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性。該申請雖然經(jīng)過修改最終被授權(quán)，但是其權(quán)利要求的保護范圍得到了合理的限縮，也小于其在美國授權(quán)時權(quán)利要求的保護范圍。

從本申請的中國審查過程可以看出，在了解了同族申請的審查結(jié)果后，又充分利用了中文全文數(shù)據(jù)庫公開信息廣的特點，靈活運用關(guān)鍵詞的多種組合方式最終獲取到了合適的對比文獻，從而評述了權(quán)利要求的創(chuàng)造性，合理縮小了其權(quán)利要求的保護范圍，體現(xiàn)了中文全文庫檢索在PPH案件審查中所起的重要作用。

2? 同族專利申請審查結(jié)果差異原因分析

從上述多個同族申請的審查結(jié)果來看，檢索是決定申請是否能夠授權(quán)的重要條件，如果檢索到非常合適的對比文獻，則審查意見的撰寫就會變的容易，申請人在閱讀到審查意見后也會信服。分析上述同族申請在中國和其它國家審查結(jié)果存在差異，其原因主要可概括為以下幾點：

1.在進行審查時，對外國同族申請給出的對比文獻和審查結(jié)果要客觀看待，要充分利用專業(yè)知識以及更加準確的檢索策略對其進行檢索，以便得到更準確的對比文獻。

2.在檢索時，要重視檢索數(shù)據(jù)庫的選擇，尤其對PCT和PPH案件，要對中文數(shù)據(jù)庫進行充分檢索，也不要忽略對外文庫的檢索，從而獲得更優(yōu)的檢索結(jié)果;同時，檢索詞的選取要更加的精確，檢索式的構(gòu)建也需要更好的邏輯以及運算符的使用，使檢索結(jié)果更精煉，并能夠快速檢索到準確的對比文獻。

3.由于具有非常準確的對比文獻，即使申請人在后續(xù)修改中對權(quán)利要求進行了修改，但由于其發(fā)明的改進點已經(jīng)被對比文獻公開，因此，只需對上述修改的技術(shù)特征進行補充檢索或者在原有的對比文獻中進行再認定，則可以比較容易評述修改后權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性。因此，檢索到最合適的對比文獻是能夠給出恰當審查意見的基礎(chǔ)，只有更準確的對比文獻才能夠使審查意見更準確，才能夠最大程度的說服申請人，使其接受審查意見。

4? 同族申請的補充檢索策略分析

4.1 檢索中文數(shù)據(jù)庫的必要性

對于同族申請來說，國外審查員在進行檢索時，使用的數(shù)據(jù)庫一般都是外文庫，中文庫是國外審查員在檢索中都普遍缺失的數(shù)據(jù)庫，因此，對于PCT，PPH等普遍存在同族申請的案件來說，對中文數(shù)據(jù)庫進行補充檢索是非常必要的步驟。而且，中國作為全球第二大經(jīng)濟體以及全球最大的制造工廠，具備廣闊的市場前景，專利技術(shù)覆蓋產(chǎn)品的價值非常大，因此，專利申請的價值變得越來越高，申請人的申請意愿也較強，這就造成中文數(shù)據(jù)庫所包含的數(shù)據(jù)日益豐富，檢索資源也隨之增多。所以對同族申請進行中文補充檢索對審查員來說變得十分必要。

4.2 同族申請中經(jīng)常出現(xiàn)的需補充檢索的檢索策略

從上述一個同族申請可以看出，很多情況下都存在需要進行補充檢索的情形，例如：給出的是全A的對比文獻;同族申請在其它國家或地區(qū)增加了新的特征后被授權(quán)等。對于上述不同的情形，都需要我們進行進一步的補充檢索，具體可分為：

1）對于同族檢索報告全A的檢索策略

如果同族檢索報告中僅給出了全A的情形，需要我們對外文庫和中文庫都需要進行補充檢索。因為同族申請在進行審查時，一般不會檢索中文庫，因此，必須對中文摘要庫和全文庫進行檢索。而對于外文庫，則由于我們的檢索工具和檢索手段與外國同族申請審查時所應(yīng)用的檢索工具和檢索手段有所不同，因此，也有必要利用s系統(tǒng)的多種工具和字段進行補充檢索以達到全面檢索的目的。例如上述PPH案例三就屬于此類需全面檢索的情形。

2）對于同族審查因新增特征后授權(quán)后，補充檢索中文全文庫

對于此類同族申請，在其它國家或地區(qū)一般都對之前的技術(shù)方案利用對比文獻評述其新穎性或創(chuàng)造性，而申請人在新增加了該技術(shù)特征后，其它國家或地區(qū)認為上述技術(shù)特征能夠體現(xiàn)其創(chuàng)造性。而這樣新增的技術(shù)特征往往是比較細微的，因此，主要以補充檢索中文全文庫為主。因為中文全文數(shù)據(jù)庫中檢索到的文獻更加全面完整，并且中文全文數(shù)據(jù)庫對全文進行了標引，比較適合于對比較細微的特征進行補充檢索。如果能夠在中文全文數(shù)據(jù)庫中檢索到該新增的技術(shù)特征，則可以利用其與同族申請中給出的對比文獻進行結(jié)合來評述整個技術(shù)方案的創(chuàng)造性，以達到縮小其保護范圍或者其它效果。

3）對于技術(shù)方案比較好理解的技術(shù)方案則可以嘗試利用patentics進行檢索

Patentics作為一種語義檢索系統(tǒng)，其特點在于可以僅利用申請?zhí)栠M行檢索，即在檢索欄中直接輸入申請?zhí)?，然后系統(tǒng)會自動在選擇的檢索數(shù)據(jù)庫進行檢索，如果需要進一步對檢索結(jié)果進行限定，則可以利用申請日以及從申請文件中提取的相關(guān)關(guān)鍵詞進行進一步的限定。由于其檢索結(jié)果是按照相關(guān)度進行的排序，將與檢索主題最相關(guān)的專利文獻放在前面，有效解決了海量全文數(shù)據(jù)量帶來的瀏覽負擔(dān)，真正做到查全與查準。并且其能夠提供中國專利雙語義透鏡，擴增、聚集同一發(fā)明，兩種語義模型結(jié)果更精確。因此，在面對比較容易理解的技術(shù)方案時，則可以用patentics的上述特點進行語義檢索。

4? 小結(jié)

同族申請作為一類比較常見的申請，其在不同的國家的審查結(jié)果也能從某些方面體現(xiàn)了各個國家審查制度和審查方式的不同，而造成這種不同的重要原因就在于是否能夠檢索到合適的對比文獻。因此，在審查時，檢索作為一項重要的能力需要被重視。

專利審查作為專利申請流程的重要組成部分，其最終的結(jié)果決定了專利申請最終是否會被授權(quán)。而檢索作為專利審查的重要工具，其作用是為評價申請尋找合適的證據(jù)，即對比文獻。只有找到合適的對比文獻，才能夠客觀公正的評價專利申請。如果找到了合適的對比文獻，即使最終專利申請沒有被授權(quán)，申請人也會心悅誠服的接收審查結(jié)果;如果沒有找到合適的對比文獻，即使申請被授權(quán)，其權(quán)利也是不穩(wěn)定的，最終也會存在被無效的危險。只有做好檢索，才能夠最大限度的保證專利申請得到客觀公正的評價，更好的促進創(chuàng)新，驅(qū)動技術(shù)的發(fā)展。

參考文獻

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