國內(nèi)企業(yè)開發(fā)加熱不燃燒卷煙產(chǎn)品的主要專利障礙及應對思路

唐順良，湯建國，楊柳，尚善齋，陳永寬，鄭緒東，李志強，段沅杏

云南中煙工業(yè)有限責任公司技術(shù)中心，云南昆明紅錦路367號 650231

近年來，電子煙、加熱不燃燒卷煙等新型煙草制品快速發(fā)展，菲莫國際、英美煙草和日本煙草著力加熱不燃燒卷煙的專利布局，在市場爭奪日趨激烈的背景下，2018年6月，菲莫國際在日本對英美煙草發(fā)起專利侵權(quán)訴訟，索賠額1億日元并要求停止銷售，案件引起了國內(nèi)外煙草行業(yè)的關(guān)注。同時菲莫國際在2018年11月——2019年2月，在國內(nèi)深圳、杭州等地針對多家民營電子煙企業(yè)發(fā)起多起專利訴訟，涉及多件外觀設(shè)計和發(fā)明專利。加熱不燃燒領(lǐng)域的專利大戰(zhàn)已經(jīng)拉開序幕，加熱不燃燒卷煙專利障礙已經(jīng)成為競爭對手進入市場必須考慮的問題。目前，國內(nèi)企業(yè)正在采取專利無效的策略主動進攻跨國煙草公司的專利，最新數(shù)據(jù)顯示，菲莫國際持有的加熱不燃燒卷煙核心專利“用于氣霧產(chǎn)生裝置的提取器”已經(jīng)受到3次無效進攻，部分權(quán)利要求已被無效。

國內(nèi)新型煙草制品行業(yè)要實現(xiàn)高起點、超常規(guī)、跨越式的發(fā)展，爭取戰(zhàn)略主動，就必須突破專利制約，優(yōu)化專利布局，掌控核心技術(shù)[1]，當務之急就是深入研究跨國公司已公開的專利，找到突破口，自主創(chuàng)新獲得核心專利。

本文分析了加熱不燃燒卷煙研發(fā)中需要重點規(guī)避的專利，并基于iQOS和glo產(chǎn)品之間的專利攻防實踐，結(jié)合專利法應用，總結(jié)了應對加熱不燃燒卷煙專利障礙的思路，以期為我國新型煙草制品研發(fā)提供參考。

1 材料與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

專利數(shù)據(jù)來源為國家專利局網(wǎng)站http：//www.psssystem.gov.cn，專利復審委員會網(wǎng)站http：//www.siporeexam.gov.cn/，歐洲專利局網(wǎng)站 http：//www.epo.org。涉及訴訟的專利檢索，通過法律數(shù)據(jù)庫Darts-ip進行檢索，檢索到了菲莫國際在日本訴英美煙草的專利（JP6210610B2[2]、JP6210611B2[3]），同時也檢索到了在中國涉及訴訟的部分專利，如CN303406619S、CN304272268S，CN104470387B等。

1.2 分析方法

1.2.1 基于競爭品牌的剖析識別主要專利障礙

首先全面檢索各大煙草公司加熱不燃燒卷煙產(chǎn)品相關(guān)專利，為識別主要專利障礙，再根據(jù)其上市的加熱不燃燒卷煙品牌（見表1），購買樣品分析其外觀、結(jié)構(gòu)和內(nèi)在技術(shù)特征，和其專利進行比對，進一步縮小專利分析的范圍，識別對其品牌具有強保護作用的專利，以確定哪些專利構(gòu)成了國內(nèi)企業(yè)開發(fā)加熱不燃燒卷煙的障礙。

表1 國際市場主要加熱不燃燒卷煙Tab.1 Main heating-not-burn tobacco products on International market

1.2.2 基于專利權(quán)解釋判斷障礙大小

權(quán)利要求的本質(zhì)是依法應受到保護的技術(shù)方案，是確定專利權(quán)邊界的重要依據(jù)，由于權(quán)利要求的保護范圍關(guān)系到專利權(quán)人的利益，也關(guān)系到公眾是否能夠自由利用現(xiàn)有技術(shù)的權(quán)利，因此，對權(quán)利要求的合理解釋，是專利制度中最具魅力的工作[4]。權(quán)利要求準確分析，是確定一個專利是否構(gòu)成障礙，如何規(guī)避的關(guān)鍵。

加熱不燃燒卷煙專利權(quán)利獨立權(quán)利要求普遍用上位概念概括，具體的機械機構(gòu)、電路及操作，或者參數(shù)等下位概念并沒有寫入權(quán)利要求，所以導致確定保護邊界困難，因此，在確定是否構(gòu)成障礙時，要充分分析其說明書。以菲莫國際在日本涉訴的專利“JP6210611B”為例，對其權(quán)利要求中的“襯底”、“浮質(zhì)”、“導電軌跡”的準確理解，對明確該專利的保護范圍就起到關(guān)鍵作用。專利法第59條規(guī)定“發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膶＠麢?quán)保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用來解釋權(quán)利要求”，這說明說明書及附圖、權(quán)利要求都是專利授權(quán)文件的組成部分，其與權(quán)利要求的關(guān)系最為密切，通常是澄清爭議技術(shù)特征或技術(shù)用語的最佳指南[4]。

合理解釋固然有利于確定權(quán)利要求的邊界，但由于加熱不燃燒卷煙原理的限制，如JP6210611B2 專利權(quán)利要求1中“所述至少一個加熱器包括在電絕緣襯底上的多個導電軌跡”，即采用是常規(guī)的電阻發(fā)熱技術(shù)手段，所以類似產(chǎn)品構(gòu)成等同的風險也較大。所謂等同侵權(quán)[5]，被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入專利權(quán)保護范圍。是指被訴侵權(quán)的技術(shù)方案有一個或者一個以上技術(shù)特征與權(quán)利要求中相應的技術(shù)特征從字面上看不相同，但是屬于等同特征，應當認定為侵權(quán)，而特征等同，指與權(quán)利要求記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠想到的技術(shù)特征。

所以，須根據(jù)說明書及記載的內(nèi)容來準確理解、確定專利保護邊界。

1.2.3 產(chǎn)品和專利侵權(quán)比對確定風險大小

本文以涉案專利JP6210611B2（該專利對應中國同族專利公告號CN102595943B[6]），名稱為“具有改進的加熱器的電加熱式發(fā)煙系統(tǒng)”為例，來和glo產(chǎn)品做侵權(quán)比對，說明專利侵權(quán)比對的風險分析方法。

JP6210611B2權(quán)利要求1為：

一種用于接收形成浮質(zhì)的襯底的電加熱式發(fā)煙系統(tǒng)，其特征在于，

（a）所述系統(tǒng)為包括下述部件的至少一個；

（b）至少一個加熱器，所述至少一個加熱器用于對所述形成浮質(zhì)的襯底進行加熱而形成浮質(zhì)，所述至少一個加熱器在電絕緣襯底上包括1個或者比1個多的導電軌跡，所述電絕緣襯底為管狀；

（c）電源，所述電源向所述至少一個加熱器供給電力；

（d）熱絕緣要素，所述熱絕緣要素為了使所述加熱器絕緣而配置于所述加熱器的周圍，所述熱絕緣要素包括金屬。

經(jīng)過對glo產(chǎn)品的剖析（見圖1，圖中文字說明的特征和上述專利特征編號對應），其最顯著的特征是①周向分上、下兩段加熱，②加熱元件為FPC（Flexible Printed Circuit，稱為軟性電路，或柔性印刷電路）發(fā)熱膜，③內(nèi)置電路加熱，④外部包裹絕緣襯底材料，和該專利用導電軌跡加熱基本相同，其他特征均和該專利相同，單從證據(jù)文本比對來看，不考慮現(xiàn)有技術(shù)抗辯和專利無效抗辯等理由，存侵權(quán)風險。

圖1 英美煙草glo產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖Fig.1 The structural diagram of British-American Tobacco company's glo

通過該案例的比對，說明了專利侵權(quán)比對的基本規(guī)則：技術(shù)特征的逐一比對和全面覆蓋方法。另一方面，可以看出，glo產(chǎn)品形態(tài)和iQOS差異很大，菲莫國際并沒有選擇表2，表3中的專利首先對英美煙草glo產(chǎn)品發(fā)起攻擊，下文對比說明glo產(chǎn)品如何規(guī)避菲莫國際上述核心專利的，從專利攻防的角度提出加熱不燃燒卷煙專利障礙的應對思路。

2 分析結(jié)果

基于上述方法，分析得出了國內(nèi)企業(yè)開發(fā)加熱不燃燒卷煙所面臨的專利障礙[7-15]（見表2），表2所列為菲莫國際的核心專利，主要保護iQOS產(chǎn)品方案。另外，一些專利對國內(nèi)企業(yè)開發(fā)周向加熱不燃燒卷煙煙具、煙支、加熱棒等也構(gòu)成了一定的障礙（見表3），表3所列為菲莫國際、英美煙草公司等專利權(quán)人的專利。

表2 菲莫國際核心專利Tab.2 Philip Morris International's core patents

在表2、表3中，簡要概括了所列專利及其保護要點，從目前無效和訴訟案件的情況來看，相關(guān)專利基本都在該清單中。該清單中的專利，包括其同族專利，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)都有必要深入研究。其中，帶*號的專利是目前已經(jīng)在國內(nèi)發(fā)起訴訟的專利，其中CN303406619S外觀專利主要保護iQOS加熱棒外觀，部分國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的加熱棒與之較為近似，存在一定的侵權(quán)風險。目前，有第三方對該專利提起無效宣告，需關(guān)注無效審查的結(jié)果。

圖2 CN303406619S主要保護視圖Fig.2 The main view of the patent CN303406619S

表3 其他重要的相關(guān)專利Tab.3 Other important patents

CN304272268S的外觀設(shè)計申請日較晚，授權(quán)公告日為2017 年9月5日，如果不是模仿，一般容易避開。

圖3 CN304272268S立體視圖Fig.3 The stereoscopic view of the patent CN304272268S

CN104470387B專利，對于中心加熱結(jié)構(gòu)的加熱組件保護范圍比較大，如表3中所述，其保護的主要特征在于“第一部分被加熱到比所述第二部分更高的溫度”，可以通過設(shè)計相同的溫度，或者使第一部分比第二部分溫度低來規(guī)避，但損失了逐步升溫的加熱效果，所以，該專利在被第一次無效宣告以后，又被提了兩次無效宣告，需關(guān)注無效審查的結(jié)果。

另外兩個涉訴專利CN104135881B、CN104470386B在下文中以glo規(guī)避策略做相應的分析。

3 加熱不燃燒卷煙專利障礙規(guī)避及應對思路

要規(guī)避上述專利給國內(nèi)企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品造成的障礙，最主要的方法就是在產(chǎn)品設(shè)計過程中，將這些專利獨立權(quán)利要求中記載的某些特征省略或改變，使最終產(chǎn)品缺少這些專利獨立權(quán)利要求中的一個以上技術(shù)特征，或有一個以上技術(shù)特征不同，即可規(guī)避侵權(quán)風險。

由圖11和圖12可以發(fā)現(xiàn)，不同開挖深度加載對圍護樁的水平位移影響較大。隨著基坑開挖深度增大而進行加載，圍護樁最大位移逐漸減小，且加載時的開挖深度越大，圍護樁最大水平位移減小量越大，基坑未開挖之前進行加載圍護樁產(chǎn)生的水平位移最大。因此，在實際工程中，基坑應盡早施工并開挖至坑底，減少斜拱樁基施工產(chǎn)生的大水平推力對深基坑圍護樁變形的影響。

英美煙草glo產(chǎn)品在規(guī)避上述核心專利方面的思路值得借鑒。

3.1 省略技術(shù)特征的規(guī)避設(shè)計

基于專利侵權(quán)判定的全面覆蓋原則，通俗地說，所有寫入權(quán)利要求的技術(shù)特征均為必要技術(shù)特征，必須在被訴侵權(quán)的產(chǎn)品中找到，才能判定侵權(quán)，然而，專利申請階段很難做到盡善盡美，隨著產(chǎn)品市場化和技術(shù)發(fā)展，寫入專利的某些特征變得不“必要”，競爭對手選取“非必要技術(shù)特征”將其省略設(shè)計，即可達到不侵權(quán)的效果。

以菲莫國際CN104470386B專利為例，保護加熱溫度變化帶來的加熱發(fā)煙效果，保護范圍較大，購買涉案產(chǎn)品實測容易判定是否侵權(quán)。英美煙草glo產(chǎn)品加熱方式省略“在第二階段提供使加熱元件的溫度下降到所述第一溫度以下而達到第二溫度的電力”，如圖4所示紅色第二溫度段被省略從而達到的規(guī)避該專利的效果。同理，中心加熱方式產(chǎn)品開發(fā)在保證煙支受熱和發(fā)煙、抽吸匹配的情況，也可以選擇該特征重點規(guī)避。

圖4 英美煙草公司Glo加熱規(guī)律實測圖（左）和菲莫國際專利CN104470386B（右）保護要點的比較Fig.4 Heating curve of British-American Tobacco company’s Glo (left) and Philip Morris International’s patent CN104407368B(right)

3.2 替換技術(shù)特征的規(guī)避設(shè)計

申請人因為“失誤”在權(quán)利要求中寫入非必要技術(shù)特征，在PCT發(fā)明專利中不常見，規(guī)避機會不多，在機械結(jié)構(gòu)類專利中，常見的規(guī)避手段是替換專利某個技術(shù)特征，使可能被訴侵權(quán)的產(chǎn)品有一項以上技術(shù)特征和專利既不相同，也不等同。具體指：

（1）該技術(shù)特征使被訴侵權(quán)技術(shù)方案構(gòu)成了一項新的技術(shù)方案；

（2）該技術(shù)特征在功能、效果上明顯優(yōu)于權(quán)利要求中相應的技術(shù)特征，并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員認為這種變化具有實質(zhì)性改進，而不是顯而易見的[4]。

如圖5所示，glo設(shè)計為周向加熱結(jié)構(gòu)，直接規(guī)避了專利CN104135881B在加熱棒嘴件上設(shè)置雙層氣流通道技術(shù)方案。但中心加熱煙具氣流通道不容易規(guī)避設(shè)計，如圖5右圖“規(guī)避設(shè)計一”的氣流通道選擇在煙支和加熱棒嘴件內(nèi)壁之間，仍落在專利范圍內(nèi)（見該專利說明書），假設(shè)從“規(guī)避設(shè)計二”角度進氣，從結(jié)構(gòu)上規(guī)避了該專利，等同侵權(quán)風險較小，效果需要驗證。

圖5 英美煙草公司glo示意圖（左）氣流通道和菲莫國際專利CN104135881B（右）的比較Fig.5 Flow channel of British-American Tobacco company’s Glo (left) and Philip Morris International’s patent CN104135881B(right)

另外，CN103270808B “還原的陶瓷加熱元件”、CN102595943B“具有改進的加熱器的電加熱的發(fā)煙系統(tǒng)”兩件專利保護核心部件加熱片，規(guī)避設(shè)計時需要考慮改變技術(shù)特征是否犧牲相應的技術(shù)效果（見圖6）。

加熱不燃燒卷煙煙支方面，相對容易規(guī)避，但可能增加加工工藝難度和犧牲煙支感官體驗效果（見圖7）。另外，如果規(guī)避方案不能獲得專利授權(quán)，競爭對手可以復制，產(chǎn)品沒有競爭力，如glo產(chǎn)品規(guī)避了這些核心專利，但其規(guī)避設(shè)計所得專利其創(chuàng)造性并不強，有不被授權(quán)的風險。

3.3 專利無效策略

圖6 英美煙草公司Glo加熱件（左）和菲莫國際專利CN103270808B（中） CN102595943B（右）保護要點的比較Fig.6 Heating components of British-American Tobacco company's Glo (left) and Philip Morris International's patent CN103270808B (middle) and CN102595943B (right)

在實踐中由于多種原因，已經(jīng)被授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造不可能都符合專利法規(guī)定的實質(zhì)要件；為保證專利的質(zhì)量、糾正專利局工作中的疏漏和失誤，必須建立專利無效宣告制度，以免不合格的專利權(quán)之行使損害他人合法利益和社會公益[19]，專利法實施細則中明確規(guī)定了無效的各種理由。隨著知識產(chǎn)權(quán)運作水平的提高，專利無效不僅僅是專利侵權(quán)訴訟中的抗辯策略，還在各種技術(shù)、商業(yè)競爭中得到了應用。本文所述專利無效策略主要是對難以規(guī)避的專利主動發(fā)起無效宣告，本文通過專利復審委網(wǎng)站檢索到四件加熱不燃燒卷煙專利無效情況[20-25]（見表4），四件專利權(quán)人均為菲莫國際，其中一件專利被成功宣告全部無效，另有一件被宣告部分無效，隨著競爭的加快，持續(xù)對構(gòu)成障礙的專利發(fā)起無效宣告無疑是應對專利風險最有效的方法。

圖7 菲莫國際加熱不燃燒卷煙煙支三個核心專利：CN104203015B、CN104270970B、CN104754964BFig.7 Philip Morris International's three core patents in Heat-not-burn cigarette：CN104203015B、CN104270970B、CN104754964B

表4 加熱不燃燒卷煙專利在中國無效情況Tab.4 The invalidations of heat-not-burn cigarette patent in China

在專利無效策略中，通過大量檢索，找到擬申請無效的專利申請日之前公開的專利或其他技術(shù)文獻，證明該專利不具有創(chuàng)造性，是無效上述障礙專利的根本方法，以菲莫國際為例，由于其專利布局跨度時間長，產(chǎn)品開發(fā)的更新、迭代之間存在連續(xù)性，其在先公開的專利可能影響其后專利的創(chuàng)造性，如US5016656B（公開日1991-05-21）直接公開了煙草材料片狀且具有皺褶（圖8），在該證據(jù)基礎(chǔ)上繼續(xù)挖掘補充其它證據(jù)（如圖8右圖，公開日2008-05-15），有可能無效如圖5所示的CN104754964B專利。至于加熱不燃燒卷煙煙支三元、四元結(jié)構(gòu)組合方式方面專利，相對于傳統(tǒng)卷煙領(lǐng)域多元復合濾嘴棒的公知技術(shù)，創(chuàng)造性并不高，相對于煙具專利來說，更容易被無效。

圖8 早期公開的專利中公開了煙草材料褶皺、卷曲特征Fig.8 The wrinkle and roll characteristics of tobacco materials disclosed in early patents

其次，如圖9所示iQOS產(chǎn)品對應專利CN102438470B、CN103281920B、 CN103997922B，其所保護的煙具結(jié)構(gòu)巧妙，使競爭對手難以規(guī)避，如glo采用一體式結(jié)構(gòu)規(guī)避設(shè)計影響了消費者握持的輕便體驗。其他規(guī)避方案可能導致成本增加，市場競爭力下降。所以，應盡量通過專利無效宣告破除障礙，其中主次單元結(jié)構(gòu)專利的無效證據(jù)檢索難點在于“預熱、發(fā)煙、充電”三種模式在相關(guān)領(lǐng)域缺乏證據(jù)，只能集中在加熱不燃燒卷煙（專利分類號A24F47/00）領(lǐng)域廣泛檢索，逐一分析確定。對于提取器專利，菲莫國際于1995年申請的專利中有類似的技術(shù)方案，可以破壞其創(chuàng)造性，目前該專利已被部分無效。

圖9 主次單元結(jié)構(gòu)和煙支提取器專利Fig.9 An electrically heated smoking system comprising at least two units and the extractor for an aerosol-generating device

專利無效除了可以破除障礙，也可能使得專利權(quán)人修改縮小權(quán)利要求保護范圍，甚至達成免費許可協(xié)議，也可以降低專利權(quán)人以專利換市場的心理預期，使得專利權(quán)人不敢輕易發(fā)起專利侵權(quán)訴訟。

3.4 禁止反悔原則及應用

禁止反悔原則的含義是，為了確定專利的保護范圍，應當適當考慮專利申請人或者專利權(quán)人在專利授權(quán)、無效程序中明確限定專利保護范圍的陳述，特別是該限定是作為對引用在先技術(shù)的答復而做出時[26]。

禁止反悔原則的應用是通過被告提交專利申請人在專利審查過程中提交證據(jù)或陳述作為證據(jù)，縮小專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中主張的保護范圍，從而豁免侵權(quán)。如表2，表3所列專利，通過研究在各個國家的審查歷史，研究申請人答復審查意見的解釋及證據(jù)，一方面可以檢索到用于在國內(nèi)無效專利的證據(jù)，另一方面可以充分了解技術(shù)方案的保護范圍、邊界。在面臨侵權(quán)指控時，以這些證據(jù)限制專利權(quán)人做擴大解釋。

另外，通過發(fā)起專利無效也能用到禁止反悔原則，當專利權(quán)人面臨無效威脅時，會縮小解釋權(quán)利要求以保住專利，所做出的陳述會記錄在案，即便專利被維持有效，但無效審查記錄會成為其在侵權(quán)訴訟中不利的證據(jù)，簡單地說就是專利權(quán)人在無效和侵權(quán)中不能對其專利做不同的解釋，所以禁止反悔原則的應用也是應對專利風險的一種很好策略。

所以在主動發(fā)起對障礙專利無效宣告中，可以有針對性的考慮以禁止反悔原則作為退守方案，尤其針對保護范圍不清楚的功能性技術(shù)特征[27]，容易找到證據(jù)破壞其創(chuàng)造性，通過無效可以壓縮其保護范圍。

3.5 利用公眾意見影響專利授權(quán)

商標公告期被異議較為常見，但專利公告期相關(guān)方提公眾意見的策略常常被忽略，盡管這個策略在專利法是一個很小的點，但在新興技術(shù)領(lǐng)域如果應用得當，持續(xù)對競爭對手公告專利提公眾意見阻礙授權(quán)，或縮小保護范圍，對規(guī)避風險是事半功倍的策略。其法律依據(jù)是專利法實施細則四十八條[28]，以及國家知識產(chǎn)權(quán)局《專利審查指南2010》第二部分第八章第4.9節(jié)中“對公眾意見的處理”部分[29]。具體做法是企業(yè)可以通過跟蹤競爭對手的專利布局，在公開階段向?qū)彶閱T提供意見，意見被采納后專利申請可能被駁回，或申請人修改縮小范圍。

以英美煙草glo產(chǎn)品對應專利CN201680037678.4“用于加熱可抽吸材料的設(shè)備”[30]為例，其成功規(guī)避了iQOS上述核心專利，但分析其權(quán)利要求，創(chuàng)造性并不高，如專利CN99815538.1公開其大部分技術(shù)特征[31]，影響該專利創(chuàng)造性，可以通過提公眾意見阻礙授權(quán)，一旦被駁回，其技術(shù)方案將可以直接采用而沒有侵權(quán)風險。

所以，各企業(yè)在專利分析過程中發(fā)現(xiàn)公告期專利對自身有風險的，可以檢索證據(jù)及時向?qū)＠痔岢龅谌揭庖姟?/p>

4 小結(jié)與思考

菲莫國際已經(jīng)在加熱不燃燒卷煙領(lǐng)域發(fā)起了多件專利訴訟，繼去年8月在日本對英美煙草發(fā)起訴訟后，緊接著在中國對多家民營電子煙廠商發(fā)起了多件專利訴訟，其采取的專利進攻策略超出預料，在國內(nèi)訴訟的目的何在，訴訟案件的數(shù)量還會不會增加，國內(nèi)加熱不燃燒卷煙開發(fā)企業(yè)都應密切關(guān)注。接下來，隨著相關(guān)判決公開和媒體的關(guān)注，國內(nèi)企業(yè)的加熱不燃燒卷煙開發(fā)不進則退，必須直面專利障礙，做出積極應對，一方面需要加快研發(fā)升級，快速突破專利障礙。另一方面，要積極應對國際煙草公司的專利訴訟，需集中優(yōu)勢資源，組建專業(yè)化團隊，采取多種策略應對國外煙草公司對國內(nèi)加熱不燃燒卷煙市場的專利封鎖。