淺談?wù)f明書公開不充分審查意見的答復(fù)

王術(shù)娜 代芳 張敏 朱玲艷

摘 要：一些發(fā)明專利經(jīng)常因為說明書公開不充分而導(dǎo)致被下審查意見甚至被駁回，筆者結(jié)合在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域多年的從業(yè)經(jīng)驗及具體案例，給出一些面對“說明書公開不充分”的審查意見的一些答復(fù)思路，供大家交流和參考。

關(guān)鍵詞：公開不充分;審查意見;舉證;修改申請文件

一、引言

專利權(quán)是一種無形的財產(chǎn)，根據(jù)權(quán)利與義務(wù)對等的原則，申請人要獲得專利權(quán)必須以向社會公眾充分公開其發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容為義務(wù)。為此，《專利法》第26條第3款明確規(guī)定了“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)”，也即我們平時所說的“公開換保護”。

一些申請人缺乏撰寫經(jīng)驗，在撰寫申請文件時采用一些自定義術(shù)語，說明書中卻沒有明確的解釋說明;或者申請人在撰寫申請文件時，為了防止技術(shù)秘密泄露，在撰寫說明書時故意有所保留，這就導(dǎo)致說明書存在不符合專利法第26條第3款規(guī)定的公開充分的缺陷。一旦說明書出現(xiàn)公開不充分的缺陷，要想克服是很困難的，但根據(jù)筆者多年的從業(yè)經(jīng)驗，當(dāng)面對說明書公開不充分的審查意見時，還是可以從以下方面進行爭取。

二、答復(fù)思路及案例分析

（1）通過舉證，證明被認(rèn)定公開不充分的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域的公知

案情：本申請請求保護一種口服液，其特征在于每升中含有枸杞子提取液 25-30g、檸檬酸 2g、甜菜堿 0.3g、大蒜素 1.2g。審查員指出說明書中只提到枸杞子提取液，沒有介紹提取方法，因此，說明書沒有對技術(shù)方案作出清楚完整的說明，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能實現(xiàn)本發(fā)明所述的技術(shù)方案，不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。

分析小結(jié)：申請人通過舉證《中藥大辭典》證明枸杞子提取液是將枸杞通過水提或醇提等方法得到提取物，且這兩種不同的提取方法得到的枸杞子提取液的功能相同，來證明枸杞子提取液的制備在本領(lǐng)域?qū)儆诠?，進而證明本申請不存在公開不充分的問題，最終本案克服了公開不充分的缺陷而得以授權(quán)?？梢?，當(dāng)審查意見中指出某一技術(shù)特征存在公開不充分的問題時，申請人可利用現(xiàn)有技術(shù)向?qū)彶閱T進行解釋說明，以此來彌補申請文件中的不足;但需要說明的是，此種情況必須是針對現(xiàn)有技術(shù)中對該技術(shù)特征的解釋是統(tǒng)一的或不同解釋使技術(shù)特征具備的功能是相同的情況才適用;若現(xiàn)有技術(shù)中對該技術(shù)特征的認(rèn)知有多個不同的解釋，且這些不同的解釋使技術(shù)特征具備不同的功能時，則難以通過舉證說服審查員。

（2）修改申請文件

說明書一旦出現(xiàn)公開不充分的問題，很難通過修改申請文件克服，但有一種情況可以采用修改申請文件的方式解決，那就是：僅部分權(quán)利要求對應(yīng)的技術(shù)方案在說明書中公開不充分時，可通過將未在說明書中充分公開的技術(shù)方案所對應(yīng)的權(quán)利要求刪除，來克服說明書公開不充分的問題。這種情況比較簡單，筆者在這里就不舉例說明了。

（3）說理和/或補充實驗數(shù)據(jù)，證明本申請能夠?qū)崿F(xiàn)

案情：本申請請求保護一種基因 A 的分子標(biāo)記，所述分子標(biāo)記具有序列 1 所示的基因 A 的片段，在第 234 位為 G/C 復(fù)等位基因的 SNP 標(biāo)記。說明書記載其分子標(biāo)記是用于診斷疾病 B，只要檢測個體基因組中存在基因 A 的該 SNP 位點，便可以診斷被檢個體患疾病 B 的風(fēng)險。審查員認(rèn)為說明書實施例僅記載該 SNP 的234C 基因型是從一個患有疾病 B 的患者基因組中發(fā)現(xiàn)的，并未驗證具有該 SNP 位點的人患有疾病 B 或患疾病 B 的風(fēng)險高，因此無法證實技術(shù)方案能夠達到聲稱的技術(shù)效果，因而技術(shù)方案可能無法實現(xiàn)。

分析小結(jié)：對于這種無法提供直接效果數(shù)據(jù)，而審查員不認(rèn)可間接效果的情況，申請人可以從專業(yè)角度進行解釋說明，使審查員能夠進一步了解本領(lǐng)域技術(shù)研究的進展以及所能達到的試驗水平，爭取審查員的主觀認(rèn)可;還可以通過反向驗證存在該 SNP 位點的個體便會患疾病 B 或患疾病 B 的風(fēng)險高，或者通過統(tǒng)計學(xué)分析，證明該 SNP 位點與疾病 B 之間的關(guān)聯(lián)性，那么本申請的公開不充分的問題即可以克服。

三、結(jié)論與建議

對于公開不充分問題，首先我們要從根源上杜絕，即在撰寫申請文件時就要避免出現(xiàn)說明書公開不充分的缺陷，平衡好隱藏核心技術(shù)與公開充分之間的關(guān)系，切勿一心為了隱藏核心技術(shù)而導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無法實現(xiàn)本發(fā)明。應(yīng)當(dāng)注意的是，凡是本領(lǐng)域技術(shù)人員無法從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的有關(guān)內(nèi)容，均應(yīng)當(dāng)寫入說明書中。當(dāng)采用一些自定義術(shù)語時，需要在說明書中有明確的說明。其次，一旦申請文件出現(xiàn)了公開不充分的問題，申請人應(yīng)當(dāng)針對審查員的疑問進行修改和/或爭辯，最好能夠提供期刊、教科書、工具書、專利文件等現(xiàn)有技術(shù)作為證據(jù)，解釋本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明。

參考文獻：

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