從經(jīng)典案例看涉外定牌加工的商標侵權(quán)判定焦點問題

何悠揚

（100032 中國國際貿(mào)易促進委員會專利商標事務所 北京）

一、案例介紹

（一）最高院“PRETUL”案[1]

墨西哥儲伯公司在本國和其他國家及地區(qū)注冊了“PRETUL”相關(guān)商標。原告即國內(nèi)商標注冊人萊斯公司，認為被告亞環(huán)公司為儲伯公司生產(chǎn)并使用與其注冊商標相同或近似的商品，侵犯了其在中國的商標權(quán)。被告所生產(chǎn)的商品完全用于出口。最高人民法院認為國內(nèi)委托企業(yè)亞環(huán)公司生產(chǎn)的帶有“PRETUL”商標的商品未進入中國市場，因此其使用商標標識的行為不會起到區(qū)分商品來源的作用，并“不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標識的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認的可能性?！弊罡咴赫J定被告未侵犯原告的商標權(quán)。

（二）最高院“東風”案[2]

早年間，上海柴油機股份有限公司在中國注冊了“東風”商標，通過長期使用，該商標在國內(nèi)產(chǎn)生一定影響并最終被認定為馳名商標。印尼PTADI公司晚于上柴公司，在當?shù)刈粤恕皷|風”商標。之后，PTADI公司委托常佳公司，為其生產(chǎn)加工柴油機產(chǎn)品，并印有“東風”商標。常佳公司作為受托人，在接受委托業(yè)務時，已充分關(guān)注到委托方的商標權(quán)利狀態(tài)。江蘇省高級人民法院認為，在涉外定牌加工的商標案件中，國內(nèi)加工企業(yè)不僅應對委托人在境外的商標注冊情況或授權(quán)許可情況進行審查，而且，如果涉外貼牌加工涉及的商標有搶注國內(nèi)馳名商標的嫌疑，國內(nèi)加工企業(yè)的注意義務和合理避讓義務應提高。再審中，最高院從“商標性使用”角度進行分析，認定常佳公司在貼牌加工業(yè)務中使用“東風”商標的行為不能構(gòu)成商標使用。而針對“合理的注意義務”，最高院認為常佳公司已經(jīng)盡到了注意義務。最高院最終認定常佳公司不構(gòu)成侵權(quán)。

二、案例審判概括

（一）最高院“PRETUL”案

在該案件中，最高院得出最終審判結(jié)果的考察點有二：第一，涉案商標是否構(gòu)成商標性使用。最高院認為，國內(nèi)的加工企業(yè)在其所加工的商品上使用了“PRETUL”商標，但商品全部出口至國外，由此導致中國消費者并未真正接觸到商品，因此該涉外定牌加工中使用商標的行為不構(gòu)成商標性使用。第二，涉案商標的使用是否給國內(nèi)商標權(quán)人造成實際損害。由于加工方在掛鎖商品上貼附商標的行為不構(gòu)成商標性使用，因此不存在與原告已在中國注冊的商標構(gòu)成混淆的可能性。由以上兩個主要觀點做支持，最高院認定國內(nèi)加工企業(yè)未侵犯原告的商標權(quán)。

（二）最高院“東風”案

在該案件中，最高院得出結(jié)論的考察點同樣有二：第一，涉案商標是否構(gòu)成商標性使用。最高院在判決中明確表明國內(nèi)加工企業(yè)在涉外定牌加工的使用商標的行為，不能構(gòu)成商標使用。第二，國內(nèi)加工企業(yè)是否應盡合理審查義務。對此，江蘇省高院認為國內(nèi)加工企業(yè)不僅應對委托人在境外的商標注冊及許可情況進行審查，而且還應對境外委托方是否有搶注國內(nèi)馳名商標的嫌疑盡到更高層的審查義務。在最高院的再審判決中，審查義務的合理限度被做出的較為明確的判定，即為阻止商標搶注而要求國內(nèi)加工企業(yè)盡到更高層次的避讓義務已超出“合理”范疇。由此，最高院判定國內(nèi)加工企業(yè)未侵犯國內(nèi)商標注冊人的權(quán)利。

（三）對上述案例的總結(jié)

雖然最高院對上述案例均判定為國內(nèi)加工企業(yè)不侵權(quán)，但給出的理由卻存在差異，具體如下表所示：

案件名稱 是否構(gòu)成商標性使用被訴方是否盡到合理的審查義務是否存在實際損害“PRETUL”商標涉外定牌加工案最高院對此做出評判，并認為不構(gòu)成最高院未對審查義務做出評判最高院有提及，認定無混淆誤認的可能性最高院“東風”商標涉外定牌加工案最高院對此做出評判，并認為不構(gòu)成最高院將盡到審查義務做出評判，并認為已盡到最高院未提及

不難發(fā)現(xiàn)，涉外定牌加工的商標問題主要的考察點有三個，即是否構(gòu)成商標性使用、是否盡到合理審查義務、是否存在實際損害。在上述案件中，法院均對是否構(gòu)成商標性使用做出了判斷，而針對審查義務和實際損害卻分別擇一進行了判斷。

由于涉外定牌加工商標侵權(quán)問題個案情況極其復雜，在三個考察點中，對于焦點問題的把控就顯得尤為重要。

三、涉外定牌加工是否構(gòu)成商標性使用是焦點

（一）商標的本質(zhì)

理清涉外定牌加工商標侵權(quán)判定的焦點，有必要從商標這一法律概念本身出發(fā)。

商標是商標權(quán)的客體，也是《商標法》的基石。我國《商標法》第8條對商標給出了明確的定義。從定義可以看出，商標的作用是為了區(qū)分商品的來源。而商標若想真正發(fā)揮其識別功能，則必須將其投入流通領(lǐng)域，如果未被流通，則商標僅僅構(gòu)成一種貼附物、裝飾物，無法發(fā)揮其真正的功能。此時，該商標僅能被稱為“商標標識”，不能被納入《商標法》的保護范疇。

商標性使用是商標發(fā)揮識別功能的渠道。根據(jù)我國《商標法》第48條的規(guī)定，商標的使用，其目的是為了識別商品來源。換言之，只有發(fā)揮了識別商品來源的功能，該使用商標的行為才能真正構(gòu)成商標性使用。若商標不能被消費者所見，則其識別功能自始不能得到發(fā)揮，也就與法律對商標的定義不符，因此無法獲得《商標法》的有效保護。

因此，從法條本身出發(fā)，不難發(fā)現(xiàn)，商標的本質(zhì)就是識別商品來源，而使得商標發(fā)揮其本質(zhì)的方式就是讓其進入消費者的視野。在涉外定牌加工的商標案件中，對使用商標的行為是否構(gòu)成商標性使用進行判定，正是從商標的本質(zhì)角度進行認知的，即由于涉外定牌加工涉及的商品全部出口，不進入中國市場，其使用的商標也就無法進入中國流通領(lǐng)域，進而在中國境內(nèi)不能視為商標，因此使用該標識的行為也不能被認定為商標性使用[3]。所以，對使用商標的行為是否構(gòu)成商標性使用，可以被認為是涉外定牌加工的商標侵權(quán)案件的法理基礎(chǔ)，進而也應被認定為審判的焦點。

（二）實際損害不應是審判焦點

對于實際損害的判定來說，加工方對商標的使用行為造成該商標與國內(nèi)注冊商標在消費者中的混淆，或者存在混淆的可能性，損害隨即產(chǎn)生。引起這種損害的前提是涉案商標已被相關(guān)公眾所知曉。而在涉外定牌加工中，帶有商標的商品在國內(nèi)完成加工流程，便直接出口至國外，而沒有進入中國市場，因此國內(nèi)消費者并無機會接觸到該商品及相關(guān)商標。

也有學者認為，“混淆可能”實際屬于商標侵權(quán)的特殊構(gòu)成要件，而是只是在判定商標近似或者商品或服務類似時才需要考慮的一個因素，而這一觀點也可以在《商標法》第57條的規(guī)定中得到確認。因此，在涉外定牌加工的商標侵權(quán)案件中，若僅僅以侵權(quán)商品未進入中國市場進行流通，從而不可能產(chǎn)生相關(guān)公眾的混淆，并以此判定不構(gòu)成商標侵權(quán)，是說不通的[4]。然而如果從《商標法》及商標的本質(zhì)角度出發(fā)，商標只有進入我國市場，才可發(fā)揮其識別功能，而消費者才能夠有將該商標與他人的商標相混淆的可能。

因此，判定實際損害的前提是對商標性使用的判定。

（三）注意義務不應是審判焦點

涉外定牌加工可被認定是一種委托合同，對于加工方來說，其需要履行的義務是完成合同約定的委托加工服務，而對委托方的商標注意義務并不是主要義務，同時也不是構(gòu)成商標侵權(quán)的絕對理由。因此，合理的注意義務僅為審判涉外定牌加工商標侵權(quán)案件時的輔助支撐點，其在涉及已經(jīng)具有一定影響力的國內(nèi)注冊商標案件中的所凸顯的意義更為重大。

四、結(jié)論

綜上所述，涉外定牌加工中使用商標的行為是否構(gòu)成商標性使用這一問題，應被認定為審判焦點。所以我們應該加強對這一問題的研究，以此更有效地保護涉外定牌加工的合同雙方以及國內(nèi)商標權(quán)人的合法利益，同時更有效地遏制不正當競爭行為，更好地促進我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展。