在全球范圍內(nèi)建立高價值專利組合
——從中國走向世界（上）

邵亞麗

伴隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，中國的專利制度也經(jīng)歷了從無到有、從蹣跚學(xué)步到獨立成熟的過程，為中國經(jīng)濟的發(fā)展提供了保駕護航的作用。隨著改革開放的不斷深入和持續(xù)發(fā)展，中國企業(yè)不斷地將業(yè)務(wù)推向全球，因而越來越迫切地需要在全球范圍內(nèi)建立高價值的專利組合，以提高企業(yè)在全球的核心競爭力。

本文著眼于中國企業(yè)基于在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造而想要建立在多個國家范圍內(nèi)的高價值專利組合，從實體上探討高價值專利的申請文件撰寫要點，從程序上探討加快審查的有效措施和其他有助于獲得實體權(quán)利的程序性措施，并簡要介紹中國申請人在美國、韓國、日本、歐洲、印度以及俄羅斯和歐亞地區(qū)申請專利時需要注意的地方 。①本文中針對美國、韓國、日本、歐洲、印度、俄羅斯和歐亞地區(qū)的專利制度的評價，參考了來自這些國家的資深律師在2018年8月30-31日在北京召開的第九屆中國專利年會論壇6 “在全球范圍內(nèi)建立高價值專利組合”的演講內(nèi)容。演講人包括：Mr.Jonathan Osha（美國篇）、Mr. Seong Tahk Ahn（韓國篇）、Mr. Takashi Fujita（日本篇）、Mr. Bertrand Loisel（歐洲篇）、Mr.HariSubramanium（印度篇）、以及Dr. Alexey Zalesov（俄羅斯和歐亞地區(qū)篇）。

一、實體篇——說明書和權(quán)利要求書的撰寫

對于一個“全球高價值專利組合”來講，尤其是針對在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造，中國專利是必不可少的成員，也是中國企業(yè)立足中國、走向全球的根本。因此，為了獲得“全球高價值專利組合”，首先應(yīng)當(dāng)考慮滿足中國專利法下申請文件的撰寫要求。在此基礎(chǔ)上參照其他國家的專利法相關(guān)規(guī)定和審查實踐而完善申請文件的撰寫，使得對于說明書來講，同一份說明書能夠盡可能滿足更多國家的要求，而對于權(quán)利要求書來講，在盡可能滿足包含中國專利法框架下能夠允許的權(quán)利要求類型的基礎(chǔ)上，考慮到其他想要進入的主要國家的特定保護客體而進一步調(diào)整權(quán)利要求書和說明書的撰寫內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。

（一）說明書的撰寫

1.技術(shù)性要求

根據(jù)中國《專利法》第2條對于發(fā)明和實用新型的定義②中國《專利法》第2條：發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術(shù)方案；實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案?？芍?，中國《專利法》對于發(fā)明和實用新型都是有技術(shù)性的要求的，也就是說，發(fā)明和實用新型都必須是一個新的技術(shù)方案。從《專利審查指南》（2010版）③參見《專利審查指南》（2010版）第一部分第二章第6.3節(jié)關(guān)于“技術(shù)方案”的解釋（第56頁），以及第二部分第一章第2節(jié)關(guān)于“不符合專利法第二條第二款規(guī)定的客體”的解釋（第119頁）。以及審查實踐判斷標(biāo)準(zhǔn)上看，采用通稱的“三要素”來判斷一個方案是否屬于技術(shù)方案，即一個技術(shù)方案必須能夠解決一個技術(shù)問題，利用了符合自然規(guī)律的技術(shù)手段，并且獲得了符合自然規(guī)律的技術(shù)效果③。因此，技術(shù)方案是說明書撰寫的靈魂，一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷恼f明書撰寫的核心就是要在說明書中記載其技術(shù)方案。

2.技術(shù)問題的撰寫

根據(jù)中國《專利審查指南》（2010版）的要求，說明書從形式上包含5個部分：技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛢?nèi)容、附圖說明和具體實施方式（實踐中常稱為實施例部分）。并且，根據(jù)《專利審查指南》（2010版）的要求，在“發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛢?nèi)容”部分需要寫明“發(fā)明或者實用新型所要求解決的技術(shù)問題……”。然而，其中要求寫明“技術(shù)問題”主要是為了幫助審查員更好地理解說明書的內(nèi)容，并非是對說明書撰寫的實質(zhì)要求和限定。在審查實踐過程中，即使一件申請文件的說明書未明確記載技術(shù)問題，審查員通常也不會提出在說明書中補寫技術(shù)問題的要求，而是會基于所檢索到的最接近的對比文件，歸納出發(fā)明相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)實際解決的技術(shù)問題，并以此為基礎(chǔ)評價該發(fā)明的技術(shù)方案的創(chuàng)造性。

由此，我們在撰寫說明書的時候可以考慮一個問題，即是否需要在說明書中明確地寫明技術(shù)問題。下面具體分析在說明書中明確記載技術(shù)問題的優(yōu)點及缺點。

在說明書中寫明技術(shù)問題的第一個優(yōu)點是，對主張創(chuàng)造性的成立有一定的幫助。例如，如果在說明書中記載的技術(shù)問題與審查員基于檢索到的最接近的對比文件而歸納出的發(fā)明實際解決的技術(shù)問題不同時，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，直接將現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合或?qū)ζ浣梃b都會存在一定程度的障礙。在此情況下，審查員對現(xiàn)有技術(shù)是否可以影響該技術(shù)方案的創(chuàng)造性需要考慮更多，這在一定程度上會有利于發(fā)明的技術(shù)方案的創(chuàng)造性的成立。在說明書中寫明技術(shù)問題的第二個優(yōu)點是，有助于一些看上去似乎是“非技術(shù)方案”類型的專利申請在中國獲得授權(quán)，比如與人工智能相關(guān)的算法、機器學(xué)習(xí)方法、商業(yè)方法相關(guān)的專利申請，如果在說明書中明確記載了技術(shù)問題，則有助于審查員理解該方案的背景，更易于接受該方案為“技術(shù)方案”，降低因“非技術(shù)方案”而被駁回的風(fēng)險。

但是，在說明書中寫明技術(shù)問題的缺點也是比較明顯的。例如，在實質(zhì)審查階段、無效階段以及侵權(quán)訴訟階段，如果申請人/專利權(quán)人根據(jù)本專利與檢索、審查情況所已知的現(xiàn)有技術(shù)的不同，想要歸納出一個不同于說明書中明確記載的技術(shù)問題，并且想說服審查員接受或者說服無效程序中的合議組接受該新歸納的技術(shù)問題時，由于與說明書中明確記載的技術(shù)問題不同，則會比較困難，并且這樣的“重新歸納技術(shù)問題”的做法在司法實踐中也得不到法院的支持。④參見最高人民法院行政判決書（2014）行提字第11號國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會行政裁決申訴行政判決書。此外，在說明書中撰寫的技術(shù)問題往往會成為構(gòu)成一個權(quán)利要求的必要技術(shù)特征的約束條件。例如，在審查階段，審查員有可能會基于說明書中寫明的技術(shù)問題而判斷一個權(quán)利要求是否缺少解決申請人所聲稱的技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。申請人在面對這樣的審查意見時，往往比較被動，很難說服審查員。再者，如果考慮申請文件未來要向美國和/或其他國家/地區(qū)進行申請，關(guān)于技術(shù)問題的描述在其他國家（尤其是美國）可能會給發(fā)明帶來不必要的限制，寫明技術(shù)問題所帶來的缺點將會更加明顯。即使申請人在進入美國等國家的時候刪除申請文件中關(guān)于技術(shù)問題的撰寫，也有可能在審查中被審查員注意到，或者在后續(xù)的司法實踐中被對方當(dāng)事人用其他國家的審查歷史來對抗專利權(quán)人關(guān)于技術(shù)問題的申辯。

綜合考慮上述因素，筆者認(rèn)為，對于“是否要寫明技術(shù)問題”這個問題，除了涉及到非技術(shù)方案類的敏感發(fā)明外，最好不要在說明書中撰寫具體的技術(shù)問題，而是著力于客觀描述發(fā)明是什么，怎么做的，功能（或作用、效果）是什么。也就是說，在不寫技術(shù)問題的情況下，可以適當(dāng)?shù)刈珜懠夹g(shù)特征本身的作用或效果。對于涉及到非技術(shù)方案類的發(fā)明，筆者認(rèn)為，最好是在說明書中寫一個非常概括的技術(shù)問題，再寫一個或多個具體的技術(shù)問題，并且使用“本發(fā)明的意圖是解決至少一個技術(shù)問題……”或類似的撰寫語句。由此可以最大程度地靈活利用撰寫技術(shù)問題的優(yōu)點，又能最大程度地避免撰寫技術(shù)問題帶來的一些限制。

3.清楚、充分公開的要求

從《專利法》的本質(zhì)，用公開換保護的角度看，說明書的充分公開是一項發(fā)明得以保護的前提條件。所謂的“充分公開”，是指發(fā)明的描述足夠清楚和完整，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠理解和實現(xiàn)發(fā)明。⑤參見《專利法》第26條第3款的要求：“說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；必要的時候，應(yīng)當(dāng)有附圖。摘要應(yīng)當(dāng)簡要說明發(fā)明或者實用新型的技術(shù)要點”。所謂的能夠理解和實現(xiàn)發(fā)明，是指按照說明書記載的內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。⑥參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第2.1.3節(jié)關(guān)于“能夠?qū)崿F(xiàn)”的解釋（第132頁）。因此，說明書撰寫的要旨就是清楚且充分地描述該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案。

對于說明書的充分公開，是所有國家對發(fā)明撰寫的基本要求。與充分公開一樣，“清楚性”也是所有國家對發(fā)明撰寫的基本要求。申請人應(yīng)當(dāng)清楚地在說明書中描述其發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，避免為了留“know how（技術(shù)訣竅）”等目的而造成技術(shù)特征的描述模糊不清。特別是對那些用于解決技術(shù)問題來講屬于比較關(guān)鍵的涉及到發(fā)明點的技術(shù)手段，更要清楚、充分地進行描述。

4.對權(quán)利要求范圍的支持性要求

根據(jù)中國《專利法》第26條第4款的規(guī)定，“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍”。由此可知，說明書承擔(dān)著支持權(quán)利要求的保護范圍的作用。在說明書中的“最佳實施方式”部分應(yīng)當(dāng)撰寫盡可能多的、足以支持權(quán)利要求的保護范圍的實施例。并且，即使是在同一個實施例中，對于不同特征的描述，也盡量使用例如“在一個實施方式中……”、“在另一個實施方式中……”、“在其他實施方式中……”等非限制性語言進行描述，由此可以支持將不同實施例進行拆分、組合而支持所希望的權(quán)利要求的解釋范圍。

尤其是，如果要在權(quán)利要求中用功能性特征進行限定，說明書中最好有能夠支持該功能性特征的結(jié)構(gòu)特征，并且有足夠多的結(jié)構(gòu)性特征的實施例用以支持權(quán)利要求中的寬范圍。根據(jù)筆者的了解，在一些國家中，例如美國，對于權(quán)利要求中功能性語言的解釋越來越嚴(yán)格，由此對說明書的撰寫提出了更高的要求。對于涉及到計算機程序的發(fā)明，說明書中不僅要有相應(yīng)的流程圖說明，還應(yīng)當(dāng)有執(zhí)行流程的相應(yīng)結(jié)構(gòu)、材料或系統(tǒng)。并且，不能僅僅描述通用目的的計算機，而應(yīng)當(dāng)通過描述特定的算法或應(yīng)用而將該通用目的的計算機變?yōu)閷Ｓ媚康牡挠嬎銠C，由此支持權(quán)利要求的相應(yīng)范圍的解釋。

（二）權(quán)利要求的撰寫

1.權(quán)利要求的主體

在撰寫權(quán)利要求的時候，即使對于同一個發(fā)明，也應(yīng)當(dāng)盡可能從各個不同的角度去撰寫保護發(fā)明的不同的權(quán)利要求。例如，一項涉及移動通信系統(tǒng)的終端與基站之間的操作的發(fā)明，筆者建議至少撰寫4個獨立權(quán)利要求，即終端側(cè)的裝置權(quán)利要求、終端側(cè)的方法權(quán)利要求、基站側(cè)的裝置權(quán)利要求和基站側(cè)的方法權(quán)利要求。

此外，應(yīng)當(dāng)將可以保護的權(quán)利要求拆分成最小可保護的單元去撰寫。例如，一項涉及到A、B、C三方主體之間的相互操作的發(fā)明，如果僅僅將權(quán)利要求撰寫為包含A、B、C三方主體的系統(tǒng)權(quán)利要求或與系統(tǒng)相對應(yīng)的方法權(quán)利要求，有可能在將來的維權(quán)過程中，專利權(quán)人因被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法無法構(gòu)成對授權(quán)專利的直接侵權(quán)或間接侵權(quán)而造成無法維權(quán)或者維權(quán)效果不理想的結(jié)果。以著名的西電捷通訴索尼案⑦參見北京市高級人民法院民事裁定書（2017）京民終454號：2018年3月28日，北京市高級人民法院就西安西電捷通無線網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司與索尼移動通信產(chǎn)品（中國）有限公司之間的侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案作出終審判決，判決駁回索尼公司的上訴，維持一審判決。根據(jù)該判決，索尼公司被判令賠償西電捷通人民幣910萬余元。為例，盡管西電捷通表面上贏得了判決，但是，二審法院僅僅認(rèn)定索尼公司在研發(fā)或樣品檢測階段構(gòu)成侵權(quán)，而在之后的所有階段均不構(gòu)成侵權(quán)。假如西電捷通的專利的權(quán)利要求撰寫得更加全面，則有可能獲得更多的判決支持。

具體來講，西電捷通的涉案專利ZL02139508.X僅有方法權(quán)利要求，而無產(chǎn)品權(quán)利要求。該專利的權(quán)利要求1是唯一的獨立權(quán)利要求，并且被撰寫為包含A（移動終端MT）、B（無線接入點AP）和C（認(rèn)證服務(wù)器AS）三方之間操作的方法權(quán)利要求，如下：

1.一種無線局域網(wǎng)移動設(shè)備安全接入及數(shù)據(jù)保密通信的方法，其特征在于，接入認(rèn)證過程包括如下步驟：

步驟一，移動終端MT將移動終端MT的證書發(fā)往無線接入點AP，提出接入認(rèn)證請求；

步驟二，無線接入點AP將移動終端MT證書與無線接入點AP證書發(fā)往認(rèn)證服務(wù)器AS，提出證書認(rèn)證請求；

步驟三，認(rèn)證服務(wù)器AS對無線接入點AP以及移動終端MT的證書進行認(rèn)證；

步驟四，認(rèn)證服務(wù)器AS將對無線接入點AP的認(rèn)證結(jié)果以及將對移動終端MT的認(rèn)證結(jié)果通過證書認(rèn)證響應(yīng)發(fā)給無線接入點AP，執(zhí)行步驟五；若移動終端MT認(rèn)證未通過，無線接入點AP拒絕移動終端MT接入；

步驟五，無線接入點AP將無線接入點AP證書認(rèn)證結(jié)果以及移動終端MT證書認(rèn)證結(jié)果通過接入認(rèn)證響應(yīng)返回給移動終端MT；

步驟六，移動終端MT對接收到的無線接入點AP證書認(rèn)證結(jié)果進行判斷；若無線接入點AP認(rèn)證通過，執(zhí)行步驟七；否則，移動終端MT拒絕登錄至無線接入點AP；

步驟七，移動終端MT與無線接入點AP之間的接入認(rèn)證過程完成，雙方開始進行通信。

由此，二審法院僅僅認(rèn)定索尼公司在研發(fā)或樣品檢測階段構(gòu)成侵權(quán)，而“現(xiàn)有證據(jù)不能證明索尼公司在生產(chǎn)制造、出廠檢測階段使用了涉案專利”。

筆者認(rèn)為，假定西電捷通不僅僅撰寫上述包含A（移動終端MT）、B（無線接入點AP）和C（認(rèn)證服務(wù)器AS）三方之間操作的方法權(quán)利要求，而且還包括分別以A、B和C側(cè)為主體撰寫的另外三個不同的方法權(quán)利要求（例如，在A側(cè)執(zhí)行的方法、在B側(cè)執(zhí)行的方法、在C側(cè)執(zhí)行的方法），以及更進一步以A、B和C側(cè)為主體撰寫另外三個與方法權(quán)利要求相對應(yīng)的用功能模塊限定甚至用實體裝置限定的裝置權(quán)利要求（例如，一種移動終端MT、一種無線接入點AP、一種認(rèn)證服務(wù)器AS），則西電捷通有可能在訴訟中得到更多的判決支持。

另外，也要根據(jù)實踐經(jīng)驗以及不同國家的具體專利制度的要求，對權(quán)利要求進行相應(yīng)調(diào)整。例如，根據(jù)中國《專利審查指南》（2010版），用“裝置+功能(means + function)”方式限定的權(quán)利要求是允許的，但這樣的權(quán)利要求在美國會是非常大的麻煩，幾乎不可能獲得授權(quán)，即使申請人試圖用另一個詞語來替代“means”， 例 如“device”、“unit”、“component” 等，實踐中仍然非常容易被解釋為與“means”類似，從而造成不授權(quán)，或者即使授權(quán)，也容易被無效。筆者認(rèn)為，在這種情況下，在中國仍然可以撰寫這樣的權(quán)利要求，而在申請進入美國時，可以刪除這樣的權(quán)利要求。

2.權(quán)利要求書的結(jié)構(gòu)

關(guān)于權(quán)利要求書的結(jié)構(gòu)，筆者建議將每一組權(quán)利要求寫成一個由寬到窄逐層遞進的多層保護的結(jié)構(gòu)，即從保護最寬的權(quán)利要求、寫到保護范圍最窄的權(quán)利要求，從而構(gòu)成一個層層遞進的結(jié)構(gòu)。并且，不應(yīng)當(dāng)將重要特征留在說明書中，避免將來適用捐獻原則，反而限制了權(quán)利要求的解釋范圍。例如，如果在說明書中寫了輸入裝置可以是鍵盤輸入裝置，也可以是觸摸輸入裝置，而在權(quán)利要求將輸入裝置限定為鍵盤輸入裝置，那么就相當(dāng)于是申請人/專利權(quán)人放棄了觸摸輸入裝置。在這種情況下，如果潛在侵權(quán)產(chǎn)品恰好采用了觸摸輸入裝置，則極有可能不會落入專利的保護范圍。

3.撰寫文本的語言以及提交策略

一般來說，中國申請人會以中文為基礎(chǔ)撰寫申請文件，并向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局提交首次申請，之后再以該提交的中國首次申請為優(yōu)先權(quán)按照《巴黎公約》向其他國家提交申請，或者以該提交的中國首次申請為優(yōu)先權(quán)按照《專利合作條約》（PCT）以中國國家知識產(chǎn)權(quán)局為受理局提交PCT國際申請，并且在國際階段屆滿日（通常為30個月或31個月）前將中文翻譯為想要進入的國家的文字并進入指定的國家。

筆者認(rèn)為，至少對于非常重要的發(fā)明，如果中國申請人在撰寫申請文件的時候就已經(jīng)決定將該申請?zhí)峤欢鄠€國家，則可以考慮撰寫中、英雙語的申請文件，并仔細推敲兩種文字表達含義的差別。之后，基于撰寫好的英文申請文件以中國國家知識產(chǎn)權(quán)局為受理局直接提交PCT國際申請，并且之后再在適當(dāng)?shù)臅r候以中文文件進入中國國家階段。這樣做的益處包括：（1）對于在中國完成的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，如果向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局直接提交PCT申請，則被視為同時提出了保密審查請求，申請人不必再單獨向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局提交一份擬向外國提交申請的保密請求書；（2）PCT國際公開文本為英文公開，該英文公開文本將成為后續(xù)進入的國家的審查基礎(chǔ)。由于申請人一開始撰寫了經(jīng)仔細推敲并相互對照的中、英文雙語文本，這在一定程度上有利于避免申請人在中國以及相應(yīng)進入的國家可能會遭遇的難以克服的不清楚問題。以美國為例，以中文申請為基礎(chǔ)翻譯為英文后的美國申請文件，往往會因為語言的模糊或語法用詞的不同理解而帶來問題，甚至第一次審查意見通知書被迫只能努力克服不清楚問題，而第二次審查意見通知書又被迫應(yīng)對“最終審查意見通知書(Final Office Action)”。此外，由于英文是較普遍接受的提交文本（例如，韓國、日本均允許以英文提交申請文件，之后再提交翻譯文件，從而英文成為修改的基礎(chǔ)文本），因此，對于以建立“全球高價值的專利組合”為目標(biāo)的在中國完成的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麃碇v，以英文向中國專利局提交PCT申請是值得考慮的策略；（3）方便利用下文所提到的PCT CS&E項目而獲得高質(zhì)量的PCT國際檢索報告并可以獲得多局國際階段的意見，從而盡快獲得在IP5局的授權(quán)。

二、程序篇——加快審查的程序和其他有助于獲得實體權(quán)利的程序

當(dāng)下物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新正以前所未有的速度進行快速迭代，專利申請從撰寫到提交申請，再經(jīng)歷審查并最終獲得授權(quán)的過程則顯得尤為漫長。因此，有效利用加快審查的措施以及其他有助于獲得實體權(quán)利的程序，有利于申請人早日獲得專利授權(quán)，從而在商業(yè)競爭中獲得有利的競爭優(yōu)勢。

在中國可以利用的加快審查措施主要包括：請求提前公布、盡早提出實質(zhì)審查請求、利用專利審查高速路（PPH）程序以及利用國家知識產(chǎn)權(quán)局于2017年6月發(fā)布的“優(yōu)先審查管理辦法”（簡稱國知局76號令）。

1.請求提前公布

根據(jù)中國《專利法》，對于發(fā)明專利申請采用“早期公布，⑧中國《專利法》第34條規(guī)定：“國務(wù)院專利行政部門收到發(fā)明專利申請后，經(jīng)初步審查認(rèn)為符合本法要求的，自申請日起滿18個月，即行公布。國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人的請求早日公布其申請?！毖舆t審查”⑨中國《專利法》第35條規(guī)定：“發(fā)明專利申請自申請日起三年內(nèi)，國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人隨時提出的請求，對其申請進行實質(zhì)審查；申請人無正當(dāng)理由逾期不請求實質(zhì)審查的，該申請即被視為撤回?！敝贫?。一件發(fā)明專利申請在提交之后，若無申請人的提前公開其申請的請求，則從申請日起（有優(yōu)先權(quán)的，自優(yōu)先權(quán)日起）滿18個月才進入公布程序。在申請公布之后，才視申請人提出的實質(zhì)審查請求進入實質(zhì)審查程序。因此，根據(jù)“早期公布，延遲審查”的制度，即使申請人最早在提交專利申請的時候即提出“實質(zhì)審查請求”，也只能在公布之后才進入實質(zhì)審查程序階段。

由此，如果想讓發(fā)明專利申請早日進入實質(zhì)審查階段，申請人最好在提交發(fā)明專利申請的時候即提交提前公布聲明的請求書。這樣，在發(fā)明專利申請?zhí)峤缓?，?jīng)初步審查合格的，即可進入公布程序。

2.盡早提出實質(zhì)審查請求

根據(jù)中國《專利法》第35條的規(guī)定，對于發(fā)明專利申請，申請人可以自申請日起（有優(yōu)先權(quán)的，自優(yōu)先權(quán)日起）3年內(nèi)提出實質(zhì)審查請求，請求專利局對其發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查。

為了使發(fā)明專利申請早日進入實質(zhì)審查程序，筆者建議在提交中國專利申請的時候（或在PCT申請進入中國國家階段的時候）即提出實質(zhì)審查請求。如果在提交申請的時候一并提交了請求提前公布的聲明，則可使申請盡早進入公布程序、實質(zhì)審查程序。

3.利用專利審查高速路（PPH）程序

專利審查高速路（PPH）是專利審查機構(gòu)之間開展的審查結(jié)果共享的業(yè)務(wù)合作，旨在幫助申請人的海外申請早日獲得專利權(quán)。PPH制度最早是指當(dāng)申請人在首次申請受理局（OFF）提交的專利申請中所包含的至少一項或多項權(quán)利要求被確定為可授權(quán)時，便可以此為基礎(chǔ)向后續(xù)申請受理局（OSF）提出加快審查請求。后來，多個國家擴大了PPH受理條件，首次申請源于其他局或后續(xù)申請受理局率先做出審查結(jié)果等情形。

PPH程序是目前用得非常多的加快審查的措施。自2011年起，中國已經(jīng)與世界上20多個國家/地區(qū)建立了雙邊PPH協(xié)作制度，并且于2014年1月建立了與美國、歐洲、日本、韓國的五局（IP5）PPH合作制度。

目前，向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）提交PPH可以基于常規(guī)PPH（指申請人利用首次申請受理局做出的國內(nèi)工作結(jié)果向后續(xù)申請受理局提出的PPH請求），也可以基于PCT-PPH（是指申請人利用PCT國際階段工作結(jié)果向有關(guān)專利局提出的PPH請求）。并且，中國與多個國家/地區(qū)之間的PPH協(xié)作制度擴大了PPH受理條件，即PPH-MOTTAINAL（指在常規(guī)PPH的基礎(chǔ)上擴展了PPH受理條件，增加了首次申請源于其他局或后續(xù)申請受理局率先做出審查結(jié)果等情形）。

對于在中國的非首次申請來講，基于外國申請的審查結(jié)果而向中國專利局提出PPH請求的最大優(yōu)點是加快第一次審查意見通知書的發(fā)文。從PPH被批準(zhǔn)之日起，一般來說1～3個月左右可以收到第一次審查意見通知書。盡管如前面所說，請求提前公布和早日提交實質(zhì)審查請求可以讓申請盡快進入公布及進入實質(zhì)審查階段，但是，根據(jù)筆者的經(jīng)驗，一般來說，自專利局發(fā)出公布及進入實質(zhì)審查階段的通知書之日起，通常需要1.5～2年左右的時間才能收到第一次審查意見通知書。因此，如果在中國的PPH能夠被批準(zhǔn)的話，至少可以將第一次審查意見通知書的發(fā)文加快一年以上。

其次，如果在中國提交的PPH被批準(zhǔn)，根據(jù)筆者的經(jīng)驗，盡管中國堅持獨立審查制度，但外國授權(quán)的結(jié)果可能會對于中國審查員的授權(quán)意愿產(chǎn)生積極的影響。

4.利用《專利優(yōu)先審查管理辦法》（國知局76號令）

《專利優(yōu)先審查管理辦法》（國知局76號令）是國家知識產(chǎn)權(quán)局于2017年6月27日頒布，并于2017年8月1日起生效的專利優(yōu)先審查管理辦法。對于符合優(yōu)先審查的申請來講，是非常有效的加快措施。在實踐中，如果申請人是中國申請人，可以向申請人所在地區(qū)的地方知識產(chǎn)權(quán)管理部門提出優(yōu)先審查申請；如果申請人是外國申請人，可以通過委托代理機構(gòu)向代理機構(gòu)所在地的地方知識產(chǎn)權(quán)管理部門提出優(yōu)先審查申請。國知局76號令可以用來加快的案件類型⑩根據(jù)國知局76號令《專利優(yōu)先審查管理辦法》第2條，下列專利申請或者案件的優(yōu)先審查適用本辦法：（一）實質(zhì)審查階段的發(fā)明專利申請；（二）實用新型和外觀設(shè)計專利申請；（三）發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計專利申請的復(fù)審；（四）發(fā)明、實用新型和外觀設(shè)計專利的無效宣告。依據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局與其他國家或者地區(qū)專利審查機構(gòu)簽訂的雙邊或者多邊協(xié)議開展優(yōu)先審查的，按照有關(guān)規(guī)定處理，不適用本辦法。很多，包括發(fā)明的實質(zhì)審查、實用新型/外觀的審查、復(fù)審、無效程序，都可以請求加快。應(yīng)當(dāng)注意的是，國知局76號令不能與PPH措施并行使用，申請人只能選擇其中一種加快措施。

根據(jù)國知局76號令的規(guī)定，符合下列情形的申請或復(fù)審案件，可以請求優(yōu)先審查：（1）涉及節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車、智能制造等國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)；（2）涉及各省級和設(shè)區(qū)的市級人民政府重點鼓勵的產(chǎn)業(yè)；（3）涉及互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等領(lǐng)域且技術(shù)或者產(chǎn)品更新速度快；（4）專利申請人或者復(fù)審請求人已經(jīng)做好實施準(zhǔn)備或者已經(jīng)開始實施，或者有證據(jù)證明他人正在實施其發(fā)明創(chuàng)造；（5）就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或者地區(qū)提出申請的該中國首次申請；（6）其他對國家利益或者公共利益具有重大意義需要優(yōu)先審查。值得一提的是，上述第（5）種情形只要是在中國的首次申請，即可請求優(yōu)先審查，由此方便了申請人在中國早日獲得授權(quán)，從而能夠早日在外國提交PPH請求以期獲得外國的早日授權(quán)。

5. PPH請求和國知局76號令的選擇使用

如前節(jié)所提到的，PPH加快途徑和國知局76號令加快途徑不能并行使用。由此，申請人面臨的一個問題是，怎么選擇使用這兩種加快措施。

首先分析一下PPH制度和國知局76號令制度的各自特點。

PPH從程序上講比較簡單，可以電子提交，并且由國家知識產(chǎn)權(quán)局的專職審查員進行審查。但是PPH必須有相應(yīng)的外國已授權(quán)或者有意向授權(quán)的權(quán)利要求。并且，PPH提交且獲得批準(zhǔn)后，在中國只能加快第一次審查意見通知書的發(fā)文。盡管國家知識產(chǎn)權(quán)局對PPH被批準(zhǔn)的申請有盡量加快的建議，但并沒有明確的結(jié)案日期的要求。

相較于PPH，根據(jù)國知局76號令請求優(yōu)先審查的手續(xù)較為復(fù)雜，申請人提交的文件包括：現(xiàn)有技術(shù)文件、屬于加快情形的文件、加蓋公章的申請人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、委托書等材料。另外，基于國知局76號令請求優(yōu)先審查需要兩到三個管理部門的聯(lián)合審查。以北京市中關(guān)村地區(qū)為例，為了對一件發(fā)明專利申請基于國知局76號令請求優(yōu)先審查，先后需要經(jīng)過中關(guān)村知識產(chǎn)權(quán)促進局、北京市知識產(chǎn)權(quán)局、國家知識產(chǎn)權(quán)局的審查，手續(xù)較為繁雜。然而，國知局76號令的最大優(yōu)勢之一在于可以對多件申請批量請求優(yōu)先審查。并且，一旦最后在國家知識產(chǎn)權(quán)局獲得批準(zhǔn)，則相應(yīng)的被請求加快的案件就有了明確的結(jié)案日期。根據(jù)國知局76號令的規(guī)定，發(fā)明專利申請會在一年內(nèi)結(jié)案，而實用新型和外觀設(shè)計會在兩個月內(nèi)結(jié)案 。?根據(jù)國知局76號令《專利優(yōu)先審查管理辦法》第10條，國家知識產(chǎn)權(quán)局同意進行優(yōu)先審查的，應(yīng)當(dāng)自同意之日起，在以下期限內(nèi)結(jié)案：（一）發(fā)明專利申請在45日內(nèi)發(fā)出第一次審查意見通知書，并在一年內(nèi)結(jié)案；（二）實用新型和外觀設(shè)計專利申請在兩個月內(nèi)結(jié)案；（三）專利復(fù)審案件7個月內(nèi)結(jié)案；（四）發(fā)明和實用新型專利無效宣告案件在5個月內(nèi)結(jié)案，外觀設(shè)計專利無效宣告案件在4個月內(nèi)結(jié)案。

綜上，筆者建議，如果申請人的發(fā)明專利申請在外國有可能授權(quán)或者已經(jīng)授權(quán)的權(quán)利要求，在中國的加快程序優(yōu)先選擇PPH；否則，可以選擇國知局76號令。特別是，如果申請人有多件申請需要批量加快或者對結(jié)案日期有更高的期待時，國知局76號令是更值得選擇的措施。

6.PCT 協(xié)作式檢索和審查（PCT CS&E）試點項目

除了自2014年1月起開始實施的中美歐日韓五局（IP5局）的PPH合作制度外，自2018年7月1日起，IP5局還開展了在PCT平臺下的協(xié)作式檢索和審查試點項目。

PCT協(xié)作式檢索和審查試點（CS&E）項目的概念是由處于不同地區(qū)、使用不同語言的不同局的審查員協(xié)作完成PCT申請的國際檢索與初步審查工作，產(chǎn)生一份共同的檢索報告，并由主審員負(fù)責(zé)根據(jù)所有參與局的貢獻性意見撰寫最終國際檢索報告。早在2010—2012年，即由歐洲專利局（EPO）、韓國特許廳（KIPO）和美國專利商標(biāo)局（USTPO）先后聯(lián)合開展了第一期和第二期PCT CS&E項目試點。CS&E項目的第三期試點將在由中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）、USPTO、EPO、日本特許廳（JPO）和KIPO組成的知識產(chǎn)權(quán)五局（IP5）范圍內(nèi)開展。

根據(jù)IP5局的PCT CS&E項目規(guī)定，欲參加本次試點項目的申請人需在提交PCT國際申請的同時使用標(biāo)準(zhǔn)的請求表提出參與試點的請求，該國際申請可向五局的國際申請接收局（RO）或世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的國際局（IB）提出。指定中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）作為國際檢索單位的試點國際申請需直接向中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）提出。自2018年7月1日起，申請人可在提交英文PCT國際申請的同時，提出參與本試點的請求。自2018年12月31日起，主審局可以決定是否接受非英語語言申請參與本次試點。

IP5局的PCT CS&E項目對于欲在IP5局所在國家和地區(qū)獲得專利組合的申請人來講，是非常值得考慮的加快審查、節(jié)約費用的措施。目前來講，參與PCT CS&E項目沒有額外的參與試點項目的費用，并且可以獲得高質(zhì)量的PCT國際檢索報告以及多局國際階段的意見。

對于中國申請人來講，如前面所述的，如果能夠撰寫中、英文的申請文件，并以英文申請為基礎(chǔ)、以中國專利局為受理局提交PCT申請，即可在提交的時候向中國專利局提出參與PCT CS&E項目 。