PCT-PPH項目中關于權利要求可專利性的判斷與探討

趙 欣

一、引 言

2011年11月，中國國家知識產(chǎn)權局與日本特許廳正式開展專利審查高速路項目試點項目。申請人可以依據(jù)有關PPH項目的合作協(xié)議，就其申請向后續(xù)申請的受理局提出加快審查請求。

PPH請求一般包括常規(guī)PPH請求和PCT-PPH請求。常規(guī)PPH請求是申請人利用在先申請的國內(nèi)工作結果來向后續(xù)申請受理局提出的PPH請求。常規(guī)PPH請求只限于兩個國家局之間進行，近幾年又拓展出多邊PPH項目，即PPH MOTTAINAI。PCT-PPH請求是申請人利用在先申請的國際階段工作結果向后續(xù)申請受理局提交的PPH請求。在PCT-PPH請求中，其在先申請一般是一個PCT國際階段申請，其所利用的是首次申請受理局作為一個國際檢索單位和/或國際初步審查單位做出的該PCT國際申請的國際階段工作結果。

對于PCT國際申請，2004年1月1日之后，其國際檢索單位在撰寫國際檢索報告的同時，會撰寫一份書面意見，根據(jù)檢索報告的結果就其所涉及的發(fā)明技術內(nèi)容是否符合授予專利權的條件，提出初步的、不具約束力的意見。該意見與國際檢索報告一同發(fā)送給申請人和國際局，有助于申請人理解檢索報告的內(nèi)容。如果申請人不要求進行國際初步審查，國際檢索單位的書面意見將成為構成關于專利性問題的國際初步報告 (IPRP第一章) 的依據(jù)。如果申請人覺得書面意見的內(nèi)容不夠正面或不夠全面，會繼續(xù)要求進行國際初步審查。國際初步審查單位會就此PCT國際申請作出本單位的初步審查書面意見，或給出最終的國際初步審查報告。

PCT-PPH是PPH項目與PCT申請途徑的一個巧妙結合。與常規(guī)PPH不同，PCT-PPH項目對于一個申請是否具備可專利性，除了對其權利要求的三性進行判定外，額外還有一個要求，就是其國際檢索單位出具的書面意見，國際初審單位的書面意見和國際初步審查報告中的第VIII欄是否有勾畫。國際工作結果的第VIII欄主要是針對國際申請的某些缺陷，提出對國際申請的某些意見，如權利要求書、說明書和附圖是否清楚，或權利要求是否得到說明書的充分支持等。

二、PCT-PPH早期審查標準及情況

對于早期簽訂的PPH流程中，《在中日專利審查高速路（PPH）試點項目下向中國國家知識產(chǎn)權局（SIPO）提出 PPH 請求的流程》中，有如下明確規(guī)定：若構成 PCT-PPH 請求基礎的 WO/ISA、WO/IPEA 或IPER 的第 VIII 欄記錄有任何意見，申請將不能夠要求參與 PCT-PPH 試點項目 。也就是說，如果申請人想利用PCT-PPH來對其申請向中國國家知識產(chǎn)權局提出加快請求，即使其所對應的PCT國際申請的工作結果中，其權利要求都被做出了肯定性意見，但只要在工作結果的第VIII欄中有任何的意見，此件PCT國際申請都不被認為具有可專利性。

【案例1】該案例是一件在歐洲專利局進行國際檢索的PCT國際申請，其國際檢索單位的書面意見第一頁如圖1所示。由圖1可以看出，歐洲專利局審查員在第Ⅰ欄、第Ⅴ欄和第VIII欄都填寫了審查意見。其第Ⅴ欄意見如圖2所示。

圖1 案例1國際檢索單位的書面意見第一頁圖示

圖2 案例1國際檢索單位的書面意見第Ⅴ欄意見

由國際檢索單位的書面意見第V欄中可以看出，這件PCT國際申請的20項權利要求均具有新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性。但是其書面意見的第VIII欄有勾畫，審查員經(jīng)過檢索和審查后認為，該申請并未公開任何伸長率值和粒度大小的測量標準方法和條件，造成其權利要求2和權利要求3的內(nèi)容不清楚。因此，雖然這件PCT國際申請的所有權利要求的檢索結論都是正面的，但依據(jù)《在中日專利審查高速路（PPH）試點項目下向中國國家知識產(chǎn)權局（SIPO）提出 PPH請求的流程》的規(guī)定，這件PCT國際申請依舊不被認為具有可專利性，不能被利用于PPH項目中。

而在同一時期日本特許廳審理PPH請求時，《在日中專利審查高速路（PPH）試點項目下向日本特許廳（JPO）提出 PPH 請求的流程》中有如下明確規(guī)定：若構成 PCT-PPH 請求基礎的 WO/ISA、WO/IPEA或 IPER 的第 VIII 欄記錄有任何意見，申請人必須解釋權利要求如何克服了第 VIII 欄的意見，無論是否已提交了修改以克服第 VIII 欄所提出的意見。若申請人不解釋權利要求如何克服了第 VIII 欄記錄的意見，申請將不能夠參與 PCT-PPH 試點項目。然而，解釋是否恰當和/或提交的修改是否能夠克服第 VIII 欄中記錄的意見不會影響申請是否適格的決定 。②國家知識產(chǎn)權局，《在日中專利審查高速路（PPH）試點項目下向日本特許廳（JPO）提出 PPH 請求的流程》[R/OL].2012.11.1.http：//www.sipo.gov.cn/docs/pub/old/ztzl/ywzt/pph/zn/201311/P020131104523093512342.pdf

同樣，美國專利商標局審理PPH請求時，在《美國專利商標局和中國國家知識產(chǎn)權局基于 PCT 工作結果的專利審查高速路試點項目》中，有如下明確規(guī)定：對應于美國申請的 PCT 申請的國際階段最新工作結果，即國際檢索單位書面意見（WO/ISA）、國際初步審查單位書面意見（WO/IPEA）或國際初步審查報告（IPER），指出該 PCT 申請至少有一項權利要求具有新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性。若構成 PCT-PPH請求基礎的 WO/ISA、WO/IPEA 或 IPER 的第 VIII 欄記錄有任何意見，申請人必須指出并解釋權利要求如何克服了第 VIII 欄的意見，無論是否已提交了修改以克服第 VIII 欄所提出的意見。若申請人不指出并解釋權利要求如何克服了第 VIII 欄記錄的意見，美國申請將不能夠參與 PCT-PPH 試點項目 。③國家知識產(chǎn)權局，《美國專利商標局和中國國家知識產(chǎn)權局基于PCT工作結果的專利審查高速路試點項目》[R/OL].2012.12.1. http：//www.sipo.gov.cn/docs/pub/old/ztzl/ywzt/pph/zn/201311/P020131104523102421476.pdf

由此可以看出，和中國國家知識產(chǎn)權局當時審理PCT-PPH “一刀切”式的做法不同，日本特許廳和美國專利商標局在審查PCT-PPH時，給予申請人一個“解釋”的機會。只要是申請人對國際階段工作結果第VIII欄中所提出的意見進行了解釋，日本特許廳和美國專利商標局就會予以認可，并認為這件PCT申請是具有可專利性的，符合PPH流程要求，可以被利用于PCT-PPH項目。同時，由上述規(guī)定可以看出，日本特許廳和美國專利商標局并不看重申請人是否真的提交了修改文件以克服國際階段工作結果第VIII欄中所提出的意見，只要申請人提交的解釋合理恰當，即可被審查局所接受。

三、PCT-PPH新的審查標準及實際操作

為方便申請人更好地在中國利用PCT-PPH項目，中國國家知識產(chǎn)權局自2017年7月1日起，對PCTPPH流程中關于國際工作結果第VIII欄的審查標準有了重新的要求。當?shù)赩III欄中的書面意見屬于下述情形者，申請人可以向中國國家知識產(chǎn)權局提交PCT-PPH請求。所述情形包括：

（1）第VIII欄中的審查意見不涉及向國家知識產(chǎn)權局提出PPH請求所對應的權利要求，或；

（2）第VIII欄中的審查意見僅涉及說明書或附圖所存在的缺陷。

對于上述兩種情形，在滿足其他PPH請求適格性條件的前提下，申請人可向國家知識產(chǎn)權局提出PPH請求，并在《參與專利審查高速路（PPH）試點項目請求表》的E欄“說明事項”的第3項“特殊項的解釋說明”中簡述符合第VIII欄提交情形的理由。

也就是說，自2017年7月1日起，我國在審理PCT-PPH請求時，對國際檢索單位和國際初審單位出具的工作結果中第VIII欄要求有所放寬。對于第VIII欄中有意見的PCT國際申請，不再直接持有否定態(tài)度，而是改為具體情況具體分析。當?shù)赩III欄審查意見中沒有出現(xiàn)該申請權利要求的缺陷，或出現(xiàn)的權利要求在申請PCT-PPH時并不涉及，該PCT國際申請工作結果的意見即認定為正面可利用。

在實際工作中，PCT國際申請可能會出現(xiàn)各種各樣的缺陷，其國際階段工作結果的審查意見也會有各種各樣的情形。新的審查標準出臺后，在遇到國際階段工作結果第VIII欄有意見時，要如何具體操作呢？

【案例2】一件PCT國際申請，其國際檢索單位書面意見第VIII欄中，審查員明確指出了權利要求存在的缺陷，即權利要求25、26、32-35、36-37和39不清楚，而致使該PCT國際申請不滿足PCT條約第6條。因為，在此件PCT國際申請中，上述這些權利要求即使都具有新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性，也不被認為其具有可專利性，不能應用于PCT-PPH項目中。在2017年7月1日之后，申請人提交PCT-PPH請求的同時，需要將其所有具有缺陷的權利要求剔除，并應當同時在PPH請求表中做出相應的解釋，如圖3所示?！景咐?】一件PCT國際申請，其國際檢索單位書面意見第VIII欄中，審查員明確指出了該申請的說明書存在不清楚的缺陷，而權利要求并不存在缺陷，且其所有權利要求都具有新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實用性。在2017年7月1日之后，只要申請人在提交PPH請求時在請求表中進行相應的解釋，該PCT國際申請就可以被用于PCT-PPH項目中。因此，在申請進行了圖4所示的解釋后，該申請即可被用于PCT-PPH項目中。

圖3 案例2申請人針對書面意見第VIII欄意見的解釋

圖4 案例3申請人針對國際檢索單位的書面意見第VIII欄意見的解釋

在實際工作中，是否只要申請人對PCT國際申請的國際工作結果第VIII欄進行了解釋，該PCT國際申請就可以被用于PCT-PPH項目呢？其實不然。在PCT國際申請中，可能會存在各種各樣的情況和缺陷，申請人即使提交了解釋，也要具體情況具體分析，比如其解釋是否合理，是否真的符合中國國家知識產(chǎn)權局對第VIII欄審查時制定的標準。

【案例4】一件專利申請?zhí)峤涣薖CT-PPH請求，在其請求表中，申請人進行了如圖5所示的解釋說明。

圖5 案例4申請人針對國際初步審查報告第VIII欄意見的解釋

通過在國際局網(wǎng)站上查詢該PCT國際申請，發(fā)現(xiàn)其國際檢索單位的書面意見第VIII欄中對權利要求1、9、10、17、18、19、20、21、22均提出了審查意見。如果基于這份國際階段工作結果提交PCTPPH請求，上述幾項權利要求都不可以被利用。針對此次國際檢索單位的書面意見，申請人于2016年12月22日又提交了權利要求的修改文本，并申請進行國際初步審查。在其后的國際初步審查階段，國際初審單位又出具了一份最新的國際初步審查報告。歐洲專利局審查員在經(jīng)過國際初步審查后，依然認為這件PCT國際申請的權利要求10存在缺陷。申請人依據(jù)這份國際初步審查報告，向中國國家知識產(chǎn)權局提出PCT-PPH請求，并在PPH請求表中做了解釋說明。筆者認為，在此件PPH申請中，申請人雖然進行了比較詳盡的解釋，但該解釋只是針對國際初審報告的結果提出了質疑，并沒有真正解釋對應PCT國際申請的缺陷所在，其權利要求10也沒有真正克服審查員提出的缺陷。由此案例可以看出，申請人雖然在提交PPH時進行了解釋說明，但并不符合中國國家知識產(chǎn)權局對關于國際階段工作結果第VIII欄解釋的要求，因此，不會被審查員采納。

【案例5】一件PCT國際申請，其國際檢索單位書面意見第VIII欄中，審查員明確指出了其權利要求4和權利要求23在內(nèi)容撰寫上與其所引用的權利要求并不一致，不符合PCT條約第6條。申請人針對以上建議，首先必須將這兩項權利要求剔除，并進行如圖6所示的解釋。

圖6 案例5申請人針對國際檢索單位的書面意見第VIII欄意見的解釋

對于這件PCT國際申請，我們在判斷時需要思考，是否僅僅剔除了權利要求4和權利要求23，就可以滿足我國PCT-PPH項目新的審查標準呢？這需要進一步去分析這件PCT國際申請的權利要求內(nèi)容。在國際局網(wǎng)站上查詢這件PCT國際申請的權利要求內(nèi)容時可以發(fā)現(xiàn)，這件PCT國際申請的權利要求5和權利要求6都是引用其權利要求4。因為權利要求4存在不清楚的問題，所以筆者認為，其后所有引用權利要求4 的從屬權利要求都會存在這樣的問題。換言之，對于這件PCT國際申請進行PCT-PPH項目時，雖然在國際檢索單位的書面意見中僅僅指出了權利要求4存在缺陷，但在實際操作中，其權利要求4、權利要求5和權利要求6皆不符合PCT-PPH項目規(guī)定的新要求。所以，當利用該PCT國際申請進行PCTPPH項目時，除了國際工作結果第VIII欄中明確指出的存在缺陷的權利要求不能夠被使用，其后所有引用該權利要求的從屬權利要求，都應一并視同存在同樣的缺陷，而不可以被利用在此次PPH申請中。所以，在填寫權利要求對應性解釋時，也應當將這些權利要求一并剔除，按照圖7所示方式填寫。

圖7 案例5 權利要求對應性正確的解釋方式

四、結 語

本文通過對審查高速路項目中PCT-PPH在最新國際工作結果第VIII欄標準上的新舊變化進行了分析對比，并例舉了各種情形的案例，探討在判斷其權利要求是否具有可專利性時應該著重注意和思考的關鍵點。在PCT-PPH項目的審查中，對于對應申請的可專利性（即其權利要求的可授權性）的判斷，應針對不同案例靈活處理，切不可機械式地照搬規(guī)定。