惡意注冊(cè)的界定、類型及立法規(guī)制

孫明娟

本次修法應(yīng)從體系化角度出發(fā)，在全面貫徹混淆理論、強(qiáng)化商標(biāo)使用要求的基礎(chǔ)上，對(duì)惡意注冊(cè)的具體規(guī)制條款以及相關(guān)配套條款作出修改或增加，以達(dá)到全方位遏制惡意注冊(cè)的目的。

商標(biāo)惡意注冊(cè)一直是業(yè)內(nèi)備受關(guān)注的熱點(diǎn)話題，現(xiàn)行《商標(biāo)法》中關(guān)于商標(biāo)惡意注冊(cè)的界定、法制規(guī)制等方面仍然存在一定的缺陷，有必要進(jìn)行修改和重構(gòu)。無(wú)論是談及中國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)狀況，還是授權(quán)確權(quán)難點(diǎn)，總是繞不開(kāi)商標(biāo)惡意注冊(cè)問(wèn)題，但關(guān)于惡意注冊(cè)的界定，相關(guān)研究和學(xué)術(shù)梳理均比較缺乏。本文從明確惡意注冊(cè)的定義出發(fā)，對(duì)惡意注冊(cè)的類型及亞類型進(jìn)行劃分，并對(duì)惡意注冊(cè)與混淆的關(guān)系以及惡意注冊(cè)的立法規(guī)制問(wèn)題做一些粗淺的探討。

惡意注冊(cè)的界定

一般在法律上使用“惡意”一詞，表示應(yīng)知或者明知?！皭阂狻币辉~的含義，影響了對(duì)惡意注冊(cè)的界定和判斷。是否應(yīng)知、明知狀態(tài)就是惡意注冊(cè)？或者在考慮混淆可能性時(shí)，如果系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人明知，即認(rèn)為是惡意注冊(cè)？實(shí)際上，上述判斷并不太準(zhǔn)確。惡意注冊(cè)其實(shí)是一個(gè)不確定性的法律概念，有點(diǎn)類似“公共利益”，很難做特別準(zhǔn)確的定義。

作為中、日、韓、歐、美商標(biāo)申請(qǐng)量五大國(guó)家和地區(qū)“五方會(huì)談”多邊合作機(jī)制的成員之一，日本專利局（JPO）曾主持一項(xiàng)名為“惡意注冊(cè)”的項(xiàng)目。其在2015年進(jìn)行的一項(xiàng)針對(duì)五方的調(diào)查問(wèn)卷顯示，在五方的立法和審查實(shí)踐中，對(duì)于惡意注冊(cè)均沒(méi)有明確的定義。在此之前，2013年美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有人協(xié)會(huì)也做過(guò)一項(xiàng)類似調(diào)查，調(diào)查對(duì)象是各國(guó)商標(biāo)執(zhí)業(yè)律師，中國(guó)則由貿(mào)促會(huì)的律師作為代表回答。該調(diào)查涉及30個(gè)國(guó)家和地區(qū)的立法和審查實(shí)踐，結(jié)果顯示，這些國(guó)家和地區(qū)對(duì)惡意注冊(cè)幾乎沒(méi)有非常確定的概念。由此可見(jiàn)，惡意注冊(cè)是一個(gè)不確定法律概念。

對(duì)于不確定法律概念，行政法學(xué)者的研究認(rèn)為，雖然稱之為不確定法律概念，但仍然存在一個(gè)可供認(rèn)識(shí)或者可供辨別的核心地帶，可命名為“概念核”。關(guān)于惡意注冊(cè)的界定，僅從惡意注冊(cè)本身來(lái)講很難界定，但可以考慮先通過(guò)其他路徑，比如經(jīng)由一種語(yǔ)義對(duì)照的分析來(lái)確定什么是惡意注冊(cè)。

實(shí)踐中無(wú)論使用惡意注冊(cè)，亦或惡意搶注，作為約定俗成的說(shuō)法均可。惡意注冊(cè)對(duì)應(yīng)的英文詞匯是Bad Faith，和Good Faith（誠(chéng)信）相對(duì)，因此把惡意注冊(cè)稱為“非誠(chéng)信注冊(cè)”，可能會(huì)更加準(zhǔn)確。

誠(chéng)信原則是民法的帝王條款，因此對(duì)它的研究很多。我們可以通過(guò)語(yǔ)義對(duì)照分析，從主客觀兩方面來(lái)界定誠(chéng)信原則。徐國(guó)棟教授在其誠(chéng)實(shí)信用原則研究中，把誠(chéng)信原則區(qū)分成主客觀的兩個(gè)方面，即客觀誠(chéng)信和主觀誠(chéng)信，這有點(diǎn)類似刑法學(xué)上的犯罪構(gòu)成，對(duì)主觀要件和客觀要件做區(qū)分，在不同思維層面進(jìn)行分解和立體化的認(rèn)識(shí)，有助于更好地理解惡意注冊(cè)。借鑒主客觀誠(chéng)信的區(qū)分，可將惡意注冊(cè)也分成主客觀兩方面，如此即得到了惡意注冊(cè)的概念核。

惡意注冊(cè)的主觀方面表現(xiàn)為，系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人的不正當(dāng)目的。在客觀方面，惡意注冊(cè)主要表現(xiàn)為違背誠(chéng)實(shí)的商業(yè)道德或行業(yè)慣例的行為。此處應(yīng)特別強(qiáng)調(diào)商業(yè)道德，因?yàn)橛斜匾獙⑺c一般的道德準(zhǔn)則作區(qū)分。商標(biāo)法是商業(yè)標(biāo)記法，一般是商主體使用商業(yè)標(biāo)記，創(chuàng)造商業(yè)利益，它屬于商業(yè)活動(dòng)，因此要特別強(qiáng)調(diào)商業(yè)道德。

前不久，在一場(chǎng)關(guān)于惡意注冊(cè)的小型研討中，有一家機(jī)構(gòu)對(duì)惡意注冊(cè)給出了一個(gè)推薦定義，即“違反誠(chéng)實(shí)信用原則，將他人享有權(quán)利或者權(quán)益的標(biāo)志，或者屬于社會(huì)公共領(lǐng)域的標(biāo)志申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)的行為，以及沒(méi)有真實(shí)的使用意圖，以倒賣盈利為目的申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)等破壞商標(biāo)注冊(cè)秩序的行為”。這是一個(gè)非常明顯的列舉式定義。列舉式定義一般用在有限集合并且集合比較小的情況下。但惡意注冊(cè)其實(shí)是一個(gè)不確定法律概念，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的復(fù)雜化和不斷發(fā)展，它的內(nèi)涵具有一定的流動(dòng)性。在這種情況下，沒(méi)有辦法確定有限集合而且是非常小的集合，因此，采用列舉式定義可能會(huì)導(dǎo)致遺漏。上述推薦定義中，關(guān)于“或者將屬于社會(huì)公共領(lǐng)域的標(biāo)志申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)的行為”，由于社會(huì)公共領(lǐng)域的標(biāo)志特別多，在定義中舉例中外行政機(jī)構(gòu)或國(guó)際間組織的名稱以及公眾知曉的外國(guó)地名，甚至名勝古跡的名稱，過(guò)于寬泛。由此可見(jiàn)，很難對(duì)惡意注冊(cè)下定義尤其是非常確切的定義。

惡意注冊(cè)的類型及亞類型

對(duì)于前文論及的惡意注冊(cè)的主客觀兩方面，可以根據(jù)這兩方面尤其是客觀方面的不同表現(xiàn)形式，對(duì)惡意注冊(cè)做類型化思考。由于不確定的法律概念本身屬于類型概念，雖然很難對(duì)它進(jìn)行確切的定義，但仍然可以區(qū)分為各種不同類別。

通過(guò)對(duì)惡意注冊(cè)客觀方面的具體表現(xiàn)形式，可將惡意注冊(cè)區(qū)分成兩個(gè)大類型，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)型和權(quán)利濫用型。

不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)型包括兩種亞類型：亞類型1，不當(dāng)攫取他人聲譽(yù)，即搭便車；亞類型2，意圖阻止在先權(quán)利人進(jìn)入市場(chǎng)。不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)型的惡意注冊(cè)側(cè)重于違反商業(yè)道德，比如違反公平競(jìng)爭(zhēng)的精神，一般發(fā)生在比較特定的相對(duì)方之間，有特定相對(duì)關(guān)系，比如現(xiàn)行《商標(biāo)法》第15條第1、2款，可能出于一種不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的注冊(cè)。

權(quán)利濫用型包括兩種亞類型：亞類型3，缺乏真實(shí)使用意圖的大量申請(qǐng)注冊(cè)；亞類型4，基于從在先權(quán)利人處獲取經(jīng)濟(jì)收益而為的注冊(cè)，主要傾向于違背行業(yè)慣例。比如，商標(biāo)的本質(zhì)功能是在商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中識(shí)別商品來(lái)源，但是權(quán)利濫用型惡意注冊(cè)把商標(biāo)變成一種交易對(duì)象，通過(guò)交易商標(biāo)、售賣商標(biāo)來(lái)牟取利益。我國(guó)采用商標(biāo)注冊(cè)制原則，不要求商標(biāo)申請(qǐng)人提交意圖使用或?qū)嶋H使用證據(jù)，目前收費(fèi)300元，導(dǎo)致申請(qǐng)注冊(cè)一件商標(biāo)的成本非常低，且沒(méi)有其他要求。這種制度原本是為了更好地保護(hù)商標(biāo)，讓商主體很容易得到授權(quán)和保護(hù)，但囤積注冊(cè)的注冊(cè)人利用這種申請(qǐng)權(quán)制度大量惡意注冊(cè)，顯然是一種權(quán)利濫用。這一類注冊(cè)人在獲得商標(biāo)注冊(cè)之后，其目的不在于把它用在商品上識(shí)別商品來(lái)源，而是向在先權(quán)利人索要經(jīng)濟(jì)利益。另外，由于類型之間不可避免存在交叉，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)型與權(quán)利濫用型有時(shí)存在一些細(xì)微的交叉。

有人認(rèn)為，亞類型3“缺乏真實(shí)使用意圖的大量申請(qǐng)注冊(cè)行為”，是完全符合商標(biāo)法律規(guī)定的行為，理由是現(xiàn)行《商標(biāo)法》并沒(méi)有對(duì)此提出條件。以前，商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓應(yīng)與營(yíng)業(yè)一并轉(zhuǎn)讓，而現(xiàn)在商標(biāo)權(quán)作為一個(gè)私人財(cái)產(chǎn)權(quán)可以獨(dú)立轉(zhuǎn)讓，因此這種大量申請(qǐng)注冊(cè)至少在形式上是合乎法律規(guī)定的。但是，我們認(rèn)為現(xiàn)行《商標(biāo)法》第4條實(shí)際上對(duì)注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有正當(dāng)性或者目的性已提出要求。理解第4條“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中”，需要先理解商標(biāo)的本質(zhì)屬性和功能，只有具有實(shí)際使用意圖或打算使用意圖時(shí)，才是合目的性的、正當(dāng)?shù)淖?cè)。至于把商標(biāo)作為倒賣謀利的工具，顯然其目的是不正當(dāng)?shù)摹?012年日本專利商標(biāo)局的“RC TAVERN”案、2016年歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的LUCEO案，均涉及到囤積注冊(cè)，尤其是LUCEO案中的惡意注冊(cè)人的惡意程度已超出想象。

惡意注冊(cè)與混淆的關(guān)系

惡意注冊(cè)與混淆的關(guān)系是一對(duì)非常重要的概念，搞清楚兩者之間的關(guān)系，對(duì)于更準(zhǔn)確地認(rèn)識(shí)惡意注冊(cè)，甚至對(duì)于惡意注冊(cè)能否入法，均非常重要。惡意注冊(cè)和混淆是什么關(guān)系？混淆是商標(biāo)法的基石性的概念，如圖一所示，混淆和惡意注冊(cè)是兩個(gè)各自獨(dú)立的法律現(xiàn)象，偶有交叉，但惡意注冊(cè)絕對(duì)不從屬于混淆。理由有三個(gè)方面：

第一，假設(shè)惡意注冊(cè)是從屬于混淆的一個(gè)現(xiàn)象，則在混淆的框架下即可以解決惡意注冊(cè)的問(wèn)題，沒(méi)有必要另起爐灶討論如何遏制惡意注冊(cè)。

第二，有些惡意注冊(cè)與混淆是沒(méi)有關(guān)系的。比如最高院授權(quán)確權(quán)意見(jiàn)中，認(rèn)為在代理關(guān)系尚未達(dá)成、磋商階段的搶注也構(gòu)成代理人搶注。在磋商階段，被代理的商標(biāo)和產(chǎn)品有可能并沒(méi)有實(shí)際進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，代理人在磋商階段搶注的目的，是一定要得到對(duì)方的代理經(jīng)銷權(quán)，或者要求對(duì)方在代理經(jīng)銷合同中給予更好的條件，其中并不存在混淆問(wèn)題。比如，在惡意注冊(cè)的亞類型3“大量缺乏真實(shí)使用意圖的囤積注冊(cè)”中，也不存在混淆問(wèn)題。因此，有必要跳出混淆這個(gè)圈子，單獨(dú)考慮惡意注冊(cè)這種獨(dú)立的法律現(xiàn)象。

第三，《商標(biāo)法》的立法目的經(jīng)歷了從單一性到復(fù)合性的轉(zhuǎn)變。起初，《商標(biāo)法》的立法目的在于保護(hù)商標(biāo)的識(shí)別性，通過(guò)保護(hù)識(shí)別性來(lái)保護(hù)在先權(quán)利人的利益，同時(shí)保護(hù)消費(fèi)者的利益。隨著經(jīng)濟(jì)生活日漸復(fù)雜，《商標(biāo)法》肩負(fù)了其他任務(wù)即維護(hù)誠(chéng)信原則，這也是第7條入法的一個(gè)原因。因此，混淆和惡意注冊(cè)是兩個(gè)各自不同的獨(dú)立的法律現(xiàn)象，無(wú)須混為一談。

惡意注冊(cè)的制度設(shè)計(jì)

惡意注冊(cè)情形的泛濫與具體規(guī)制條款欠缺有關(guān)系，但除此之外，現(xiàn)行法對(duì)混淆理論貫徹不徹底、對(duì)商標(biāo)使用強(qiáng)調(diào)不足也是造成惡意注冊(cè)頻發(fā)的深層次制度原因。因此，本次修法應(yīng)從體系化角度出發(fā)，在全面貫徹混淆理論、強(qiáng)化商標(biāo)使用要求的基礎(chǔ)上，對(duì)惡意注冊(cè)的具體規(guī)制條款以及相關(guān)配套條款作出修改或增加，以達(dá)到全方位遏制惡意注冊(cè)的目的。

（一）對(duì)惡意注冊(cè)的規(guī)制應(yīng)貫穿授權(quán)確權(quán)各階段

第一，將“缺乏真實(shí)使用意圖”作為不得注冊(cè)的絕對(duì)事由，使依職權(quán)駁回、依職權(quán)宣告無(wú)效成為可能。

在具體操作層面，由于絕大多數(shù)惡意注冊(cè)的披露依賴于正當(dāng)權(quán)利人舉證，因此，不宜籠統(tǒng)地將“惡意注冊(cè)”整體作為駁回事由進(jìn)行規(guī)定，以避免立法目的落空。上文提及的兩個(gè)調(diào)查，均涉及依職權(quán)駁回惡意注冊(cè)的問(wèn)題，絕大多數(shù)國(guó)家立法并不支持依職權(quán)駁回惡意注冊(cè)，雖然有些國(guó)家的法律有規(guī)定，但很少能夠執(zhí)行。比如，新西蘭《商標(biāo)法》第17條規(guī)定惡意注冊(cè)作為駁回的一個(gè)絕對(duì)事由，但在其審查指南中又清楚表明：審查階段很難確定到底是否惡意注冊(cè)，因此要留待正當(dāng)權(quán)利人提出異議，留待用異議程序去解決，在審查階段只駁回復(fù)制模仿他人馳名商標(biāo)的惡意注冊(cè)。因此，建議僅將“缺乏真實(shí)使用意圖”作為駁回事由進(jìn)行規(guī)定。理由如下：首先，規(guī)定這一駁回事由體現(xiàn)了《商標(biāo)法》對(duì)使用的強(qiáng)調(diào)；其次，原則上推定申請(qǐng)人具有真實(shí)使用意圖（立法不要求注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)提交使用證據(jù)或意圖使用證據(jù)，以減輕審查負(fù)擔(dān)）；再次，由于“缺乏真實(shí)使用意圖”涉及到對(duì)主觀心理狀態(tài)的認(rèn)定，可以將申請(qǐng)注冊(cè)數(shù)量作為一種客觀佐證，一方面避免使用“大量”和“囤積”字樣從而給審查員留有自由裁量空間，另一方面也考慮到有些申請(qǐng)注冊(cè)數(shù)量雖然不多但其目的明顯欠缺正當(dāng)性。缺乏真實(shí)使用意圖的客觀佐證可能包括以下情形：短時(shí)期內(nèi)的大量申請(qǐng)注冊(cè)行為、申請(qǐng)注冊(cè)的商品或服務(wù)項(xiàng)目明顯需要相應(yīng)的生產(chǎn)條件或資質(zhì)但申請(qǐng)人不具備相關(guān)條件或資質(zhì)的、為了規(guī)避撤銷三年不使用制度重復(fù)申請(qǐng)注冊(cè)的行為等。

第二，改造現(xiàn)行法第7條成為規(guī)制惡意注冊(cè)的一般性條款。

目前《商標(biāo)法》的第7條1、2款之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系有缺失，第1款規(guī)定“注冊(cè)”和“使用”都應(yīng)當(dāng)遵守誠(chéng)信原則，但第2款僅就使用時(shí)的誠(chéng)信進(jìn)行了規(guī)定，忽略了注冊(cè)時(shí)的誠(chéng)信。可以在第1款后增加新條款作為第2款，原第2款順延為第3款。新條款建議表述為“違反誠(chéng)實(shí)信用原則的惡意注冊(cè)應(yīng)不予核準(zhǔn)或予以無(wú)效宣告”，同時(shí)將異議及無(wú)效啟動(dòng)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，使第7條具有可適用性，發(fā)揮打擊惡意注冊(cè)的作用。

另外，現(xiàn)行法第45條亦使用了“惡意注冊(cè)”一詞1，建議修法時(shí)予以刪除，以避免立法用語(yǔ)沖突。對(duì)于提出無(wú)效宣告的時(shí)限，以5年為原則，部分特殊情形可增加例外性規(guī)定：“有證據(jù)證明權(quán)利人或利害關(guān)系人在系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)滿5年后才知道的不在此限，但其應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道2年內(nèi)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求?！?/p>

第三，修改第15條第2款，刪除“在先使用”的要求。

混淆與惡意注冊(cè)是兩個(gè)各自獨(dú)立的法律現(xiàn)象，現(xiàn)行法15條2款對(duì)“在先使用”的要求明顯是將兩個(gè)現(xiàn)象混為一談。15條規(guī)制的是特定相對(duì)方之間的搶注行為，因?yàn)楫?dāng)事人間存在特定關(guān)系，彼此負(fù)有忠誠(chéng)義務(wù)（先合同義務(wù)、后合同義務(wù)、附隨義務(wù)等），這一點(diǎn)與沒(méi)有特定關(guān)系的搶注情形有所不同。增加“使用”要求實(shí)則是強(qiáng)調(diào)了混淆，破壞了15條的邏輯結(jié)構(gòu)。

第四，如取消相對(duì)理由審查，應(yīng)規(guī)定復(fù)制、摹仿他人高知名度商標(biāo)構(gòu)成不得注冊(cè)的絕對(duì)事由。

對(duì)于高知名度商標(biāo)可建立數(shù)據(jù)庫(kù)，行政或司法程序中多次給予保護(hù)的商標(biāo)進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)信息。

（二）回歸本源，強(qiáng)化商標(biāo)使用

2013年《商標(biāo)法》修法時(shí)，有人曾提議，如果在先商標(biāo)權(quán)人對(duì)在后的商標(biāo)提出異議或無(wú)效，應(yīng)該提供使用證據(jù)，但當(dāng)時(shí)有人持反對(duì)意見(jiàn)，最終這一建議沒(méi)有被采納。實(shí)際上歐盟目前即采用此項(xiàng)做法。歐盟跟我國(guó)一樣采用注冊(cè)制，也不要求提供使用或意圖使用的證據(jù)，但是如果這個(gè)商標(biāo)已經(jīng)注冊(cè)滿5年，援引在先注冊(cè)滿5年的商標(biāo)對(duì)在后商標(biāo)提出異議或者提出無(wú)效宣告，須提供使用證據(jù)，如果沒(méi)有使用證據(jù)，則無(wú)法判定混淆。

商標(biāo)產(chǎn)生于使用，其宿命是使用，如果不使用即被撤銷。整個(gè)商標(biāo)法律制度即便采用注冊(cè)制，也應(yīng)強(qiáng)化使用的要求。因?yàn)橐粋€(gè)符號(hào)與商品或服務(wù)結(jié)合后，才能成為一個(gè)商標(biāo)，但如果這個(gè)符號(hào)和商品僅僅是表面的結(jié)合，即只在注冊(cè)簿上聯(lián)系起來(lái)，而沒(méi)有實(shí)際使用，則其徒有一個(gè)商標(biāo)的表象。在商標(biāo)共存方面，國(guó)外早已達(dá)成共識(shí)，認(rèn)為平靜的注冊(cè)簿上的共存，即沒(méi)有任何實(shí)際使用、僅僅在注冊(cè)簿上共存，不能作為排除混淆存在可能性的證據(jù)。

（三）規(guī)定懲罰機(jī)制

眼下在我國(guó)，商標(biāo)惡意注冊(cè)的成本非常低，幾乎是一本萬(wàn)利。為了遏制惡意注冊(cè)行為，我國(guó)可借鑒國(guó)外的法律規(guī)定，比如《歐盟商標(biāo)條例》第21條和英國(guó)法第60條，均規(guī)定代理人或代表人搶注的情形下，當(dāng)事人在提無(wú)效宣告時(shí)，可以將這個(gè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給真正權(quán)利人作為替代性選擇；如果認(rèn)定存在惡意注冊(cè)，裁定生效后，應(yīng)該讓惡意注冊(cè)人去負(fù)擔(dān)真正權(quán)利人因?yàn)榫S權(quán)所產(chǎn)生的相關(guān)律師費(fèi)用。如此一來(lái)，如果行為人再想進(jìn)行惡意注冊(cè)，就不得不考慮經(jīng)濟(jì)成本。