關于方法特征表征的產品權利要求的新創(chuàng)性判斷

王俠

關鍵詞

方法特征

權利要求

新穎性

創(chuàng)造性

對于專利的權利要求類型，按照性質劃分，通常劃分為產品權利要求和方法權利要求。產品權利要求通常是利用結構特征、參數特征等進行限定，而方法權利要求通常用工藝過程、操作條件、步驟或者流程等“方法特征”來描述。

“方法特征”可否用來限定產品權利要求？如果可以，“方法特征”限定的產品權利要求的新穎性和創(chuàng)造性如何判定？

首先，根據《專利審查指南》第二部分第二章第3.1.1節(jié)中的相關規(guī)定，當產品權利要求中的一個或多個技術特征無法用結構特征并且也不能用參數特征予以清楚地表征時，允許借助于方法特征表征。方法特征表征的產品權利要求的保護主題仍然是產品，其實際的限定作用取決于對所要求保護的產品本身帶來何種影響。

此外，根據《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.5節(jié)中的第（3）點中的相關規(guī)定，對于包含“制備方法特征”的權利要求，應當考慮該制備方法是否導致產品具有某種特定的結構和/或組成。如果所屬技術領域的技術人員可以斷定該方法必然使產品具有不同于對比文件產品的特定結構和/或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，如果申請的權利要求所限定的產品與對比文件產品相比，盡管所述方法不同，但產品的結構和組成相同，則該權利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據申請文件或現有技術證明該方法導致產品在結構和/或組成上與對比文件產品不同，或者該方法給產品帶來了不同于對比文件產品的性能從而表明其結構和/或組成已發(fā)生改變。例如，專利申請的權利要求為用X方法制得的玻璃杯，對比文件公開的是用Y方法制得的玻璃杯，如果兩個方法制得的玻璃杯的結構、形狀和構成材料相同，則申請的權利要求不具備新穎性。

與上述玻璃杯的案例相反，本文所要分析的案例，是通過“方法特征”的限定從而使得產品結構發(fā)生變化，進而為產品權利要求帶來新穎性和創(chuàng)造性的典型案例。

案件處理的關鍵點

針對該專利申請，審查員一共下發(fā)了兩次審查意見通知書，引用了五篇對比文件。在本文中，筆者僅針對最接近的現有技術對比文件1（CN1932622A）進行分析，其他對比文件與本發(fā)明的差別較為明顯，在此不再贅述。

本申請最初實質審查的權利要求1為：

“1.一種顯示裝置，包括被配置成顯示圖像的多個像素，每個像素包括：

第一基板；

有機絕緣層，設置在所述第一基板上且具有以不平坦結構形成的上表面；

無機絕緣層，設置在所述有機絕緣層上且具有以所述不平坦結構形成的上表面；

第一電極，設置在所述無機絕緣層上且具有以所述不平坦結構形成的上表面；以及配置成向所述第一電極提供數據電壓的裝置，

其中，所述第一電極包括被配置成反射入射光的反射電極。”

在第一次審查意見通知中，審查員認為權利要求1相對于對比文件1沒有新穎性。代理人仔細研究了本發(fā)明與對比文件1的方案，了解到本發(fā)明的顯示裝置與對比文件1的顯示裝置的本質區(qū)別在于：有機絕緣層的不平坦結構（即，下面兩圖中的波浪狀的結構）的形成方式不同。在本發(fā)明中，有機絕緣層本身形成時并不具有不平坦結構，這些不平坦結構是通過在后續(xù)的無機絕緣層的沉積過程中產生的應力而形成的；與之相反，在對比文件1中，有機絕緣層的不平坦結構是由有機絕緣層本身的形成方法所導致的，而不是在后續(xù)沉積無機絕緣層的過程中形成的。

簡言之，本發(fā)明與對比文件1的上述區(qū)別屬于“制造方法”的不同。

對于本申請而言，這種“制造方法”的不同能否給本申請的產品帶來結構上的變化？通過以上提及的《專利審查指南》的相關規(guī)定可知，如果“制造方法”的不同能夠帶來產品結構上的變化，則必然能夠給本申請的產品權利要求帶來新穎性。那么這種“制造方法”的不同能否為其帶來創(chuàng)造性呢？

帶著這些問題，代理人對本申請進行了進一步研究。參照以上示出的對比圖，代理人注意到，在本申請的技術方案中，不平坦結構包括多個突起和多個溝谷，突起不規(guī)則地形成為具有彼此不同的高度，并且溝谷不規(guī)則地形成為具有彼此不同的高度。然而在對比文件1中，其中的不平坦結構包括多個突起和多個溝谷，突起規(guī)則地形成為具有彼此相同的高度，并且溝谷規(guī)則地形成為具有彼此相同的高度。

于是，代理人得出結論：由于本發(fā)明的“不平坦結構”與對比文件1的“不平坦結構”兩者的形成方法不同，而導致了兩者的結構不同，這就給本申請的產品權利要求帶來了新穎性。至于這種結構上的不同能否帶來創(chuàng)造性，需要進一步判定這樣的結構變化能否為本發(fā)明帶來突出的實質性特點和顯著的進步。

在本申請的代理過程中，代理人通過檢索注意到本申請的美國同族專利申請已經刪除了所有的產品權利要求，而僅保留了方法權利要求，并獲得了授權。為了更好地保護申請人的權益，代理人將該案面臨的情況與申請人進行了溝通，經深入分析方案以及與申請人的充分溝通，代理人了解到本申請的這種結構變化帶來了優(yōu)于對比文件1的技術方案的有益技術效果。具體而言，由于本發(fā)明的不平坦結構具有不規(guī)則突起和不規(guī)則溝谷，對比文件1中的不平坦結構具有規(guī)則突起和規(guī)則溝谷，這致使由本發(fā)明的不平坦結構所產生的光擴散率比由對比文件1的不平坦結構所產生的光擴散率更大（參照以上示出的對比圖中的紅色和藍色的線）。因此，本發(fā)明的顯示裝置的可視角度比對比文件1的顯示裝置的可視角度更寬。雖然該有益技術效果在原申請文件中沒有記載，但是基于本領域的普通技術人員的知識和能力，通過合理的推斷能夠判斷出該結構變化必然能夠帶來上述的有益技術效果。

在答復第一次審查意見通知書時，申請人按照代理人建議，對獨立權利要求主要增加了“方法特征”以及由該方法特征帶來的結構變化的限定，并且進行了創(chuàng)造性爭辯。在第二次審查意見通知書中，審查員又引用了新的對比文件5，并且指出全部權利要求1至10不具備創(chuàng)造性。在答復第二次審查意見通知書時，經申請人授權，代理人僅通過爭辯方式論證權利要求1至10的創(chuàng)造性，而沒有對權利要求進行其他修改。最終，該申請獲得授權。

本申請最終授權的產品獨立權利要求1為：

“1.一種顯示裝置，包括被配置成顯示圖像的多個像素，每個像素包括：

第一基板；

有機絕緣層，設置在所述第一基板上且具有以不平坦結構形成的上表面；

無機絕緣層，設置在所述有機絕緣層上且具有以所述不平坦結構形成的上表面；

第一電極，設置在所述無機絕緣層上且具有以所述不平坦結構形成的上表面；以及

配置成向所述第一電極提供數據電壓的裝置，

其中，所述第一電極包括被配置成反射入射光的反射電極。

并且其中所述不平坦結構，是通過在所述無機絕緣層的沉積過程中產生的應力而形成的，并且所述不平坦結構包括多個突起和多個溝谷，所述突起不規(guī)則地形成為具有彼此不同的高度，所述溝谷不規(guī)則地形成為具有彼此不同的高度?！?/p>

本申請最終授權的方法獨立權利要求9為：

“9.一種制造顯示裝置的方法，所述顯示裝置包括多個像素，所述方法包括：

在第一基板上形成有機絕緣層；

通過在所述有機絕緣層上沉積無機絕緣層，而向所述有機絕緣層提供應力，從而通過沉積產生的應力在所述有機絕緣層的上表面中形成不平坦結構，所述無機絕緣層形成有位于所述無機絕緣層的上表面中的所述不平坦結構；以及

在所述無機絕緣層上形成第一電極，所述第一電極的上表面形成有所述不平坦結構，

其中，所述第一電極的形成包括形成反射電極?！?/p>

經過修改后的產品獨立權利要求1和方法獨立權利要求9，兩者由于具有相應的特定技術特征（下劃線所標示的特征），而同時獲得了授權。

與該申請的美國同族申請最終刪除了所有的產品權利要求，而僅保留了方法權利要求最終獲得了授權有所不同，本申請通過將“方法特征”及相應結構補入產品權利要求，并將同樣的“方法特征”補入方法權利要求中，且進行了有力爭辯，最終該申請的產品權利要求和方法權利要求全部獲得了授權，實現了對產品和方法兩者的保護。

眾所周知，如果只保留方法權利要求而獲得授權，則在侵權訴訟階段將面臨取證難的問題，因此本申請通過對于產品和方法兩者的保護，更好地保護了申請人的權利。

相關啟示

綜上所述，該案例是典型的利用“方法特征”來限定產品權利要求，并最終為權利要求帶來新穎性和創(chuàng)造性的案件。代理人首先發(fā)現了本發(fā)明中的“方法特征”獲得的不規(guī)則平坦結構與對比文件的平坦結構之間的差別，并進一步探究這些差別所帶來的對于產品性能的影響，最終論證了該產品權利要求的創(chuàng)造性。

通過以上總結，本文明確了“方法特征”在有些情況下是允許被寫入產品權利要求中的。當產品權利要求中存在“方法特征”時，代理人/申請人應該有意識地仔細尋找和深入分析，確認該方法特征能否使產品具有不同于對比文件產品的特定結構和/或組成。如果可以論證該方法必然使產品具有不同于對比文件產品的特定結構和/或組成，則該權利要求必然具備新穎性。進一步地，如果代理人/申請人可以從技術問題和技術效果等角度，充分論證由于產品的特定結構和/或組成能夠給本發(fā)明相對于現有技術帶來突出的實質性特點和顯著的進步，則更容易說服審查員接受該產品權利要求具有創(chuàng)造性的觀點。