淺析優(yōu)先權在專利申請創(chuàng)造性評判中的影響

龔 敏 張 莉

一、前 言

筆者作為涉外專利代理人，在實務當中處理過一定數(shù)量的審查意見答復，無論是通過《巴黎公約》途徑進入中國的專利申請，還是PCT國家階段進入中國的專利申請，一般都會要求在先同族專利或?qū)＠暾埖膬?yōu)先權，而在實質(zhì)審查階段的新穎性和創(chuàng)造性評判中，審查員也會根據(jù)各權利要求的技術方案能否享有優(yōu)先權而確定適用的對比文件。在此情況下，能否享有優(yōu)先權往往成為一件專利申請最終能否被授予專利權的決定性因素。

二、關于核實優(yōu)先權

在實質(zhì)審查過程中，如果檢索出的技術內(nèi)容或主題相關的文件（非專利文件或?qū)＠募┑墓_日在該申請的申請日（有優(yōu)先權的是指優(yōu)先權日）之前，則可明確該檢出文件為該申請的現(xiàn)有技術，無需再作進一步核實。

然而如有以下情況，則還需要核實優(yōu)先權。

具體而言，根據(jù)《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6節(jié)的規(guī)定，一般檢索出現(xiàn)PX、PY或PE類文件時，需要核實優(yōu)先權。

PX、PY和PE類文件的定義如下：

PX或PY：對比文件公開了與申請的主題相同或密切相關的內(nèi)容，而且對比文件的公開日在申請日和所要求的優(yōu)先權日之間；PX文件單獨影響權利要求的新穎性或創(chuàng)造性；PY文件與檢索出的其他PY文件組合后影響權利要求的創(chuàng)造性。

PE：任何單位或者個人在專利局的申請所公開的內(nèi)容與申請的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者的申請日或優(yōu)先權日在后者的申請日和所要求的優(yōu)先權日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請日或申請日之后。

對于PX或PY類文件，如果經(jīng)過核實要求的優(yōu)先權不成立，那么這類文件將會構成現(xiàn)有技術而影響新穎性或創(chuàng)造性；對于PE類文件，如果經(jīng)過核實要求的優(yōu)先權不成立，那么這類文件將會構成抵觸申請而影響新穎性。

而且需要注意的是，申請人的在先相關申請有時也可能被檢索出成為上述PX、PY或PE類文件，在此情況下，一旦經(jīng)核實優(yōu)先權不成立，申請人自己的在先申請就會構成其在后申請的現(xiàn)有技術或抵觸申請，由于在先申請和在后申請的技術主題密切相關性，因此往往成為審查員用來評價新穎性和創(chuàng)造性的有力證據(jù)。

此外，還需注意的是，有時盡管經(jīng)核實申請可以享有優(yōu)先權，但申請人的其他在先相關申請的公開日早于其優(yōu)先權日，那么所述在先相關申請就會構成該申請的現(xiàn)有技術而可能影響其創(chuàng)造性。

三、典型案例示例解析

在此，筆者將通過辦理過的一件涉及優(yōu)先權的典型案例來淺析優(yōu)先權在專利申請的創(chuàng)造性評價中的影響。

（一）案例概述

該案例（以下簡稱“該申請”）屬于韓國PCT申請進入中國的國家階段，其要求3件韓國專利申請的優(yōu)先權，該申請和各優(yōu)先權文件的申請日和公開日如下：

該申請共有21項權利要求，其中權1、4、7、14為獨立權利要求；權利要求的技術方案及其在優(yōu)先權文件中的記載情況可概括如下：

（1）獨立權利要求1保護一種復合型螺旋槳轂帽，包括收縮形部21（特征A）和擴散形部22（特征B），如圖1所示。

圖1 實施例1的復合型螺旋槳轂帽的整體結構圖

即獨立權利要求1為：A+B；經(jīng)核實，獨立權利要求1和其從屬權利的方案僅記載于優(yōu)先權文件2。

（2）獨立權利4要求保護一種復合型螺旋槳轂帽，包括第一擴散形部51（特征C）、直線形部52（特征D）、收縮形部53（特征A）、以及第二擴散形部54（特征B），如圖2所示。

圖2 實施例2的復合型螺旋槳轂帽的整體結構圖

即獨立權利要求4為：A+B+C+D；經(jīng)核實，獨立權利要求4和其從屬權利要求的方案僅記載于優(yōu)先權文件1。

（3）獨立權利要求7要求保護一種復合型螺旋槳轂帽，包括收縮性部81（特征A）、擴散形部82（特征B）、以及多個引導鰭83（特征E），如圖3所示。

圖3 實施例3的復合型螺旋槳轂帽的整體結構圖

即獨立權利要求7為：A+B +E；經(jīng)核實，獨立權利要求7和其從權從屬權利要求方案僅記載于優(yōu)先權文件3。

（4）獨立權利要求14要求保護一種復合型螺旋槳轂帽，包括第一擴散形部111（特征C）、直線形部112（特征D）、收縮形部113（特征A）、第二擴散形部114（特征B）以及多個導引鰭115（特征E），如圖4所示。

圖4 實施例4的復合型螺旋槳轂帽的整體結構圖

即獨立權利要求14為：A+B+C+D+E；經(jīng)核實，獨立權利要求14和其從屬權利要求的方案僅記載于優(yōu)先權文件3。

在“第一次審查意見通知書”中，審查員引用了3份對比文件分別來評價獨立權利要求1、7和14的創(chuàng)造性，其中，對比文件1為一件公開日為1991年1月11日的日本專利，而對比文件2和對比文件3則分別是該申請的優(yōu)先權文件2和優(yōu)先權文件1。審查員沒有對權利要求4～6進行評價，即一般認為審查員認可了權利要求4～6的新穎性和創(chuàng)造性。

（二）該案例涉及的優(yōu)先權問題

1. 涉及多項優(yōu)先權

所謂多項優(yōu)先權，是指權利要求書中所反映的各種技術方案，分別記載在作為優(yōu)先權基礎的多件外國或者本國的專利申請中，并分別具有不同的優(yōu)先權日。

在該申請中，權利要求4～6的技術方案由于僅記載在優(yōu)先權文件1中，因此僅可享有優(yōu)先權文件1的優(yōu)先權，其優(yōu)先權日為2014年5月28日；權利要求1～3技術方案僅記載于優(yōu)先權文件2，因此僅可享有優(yōu)先權文件2的優(yōu)先權，其實際優(yōu)先權日為2014年9月12日；同理，權利要求7～20僅可享有優(yōu)先權文件3的優(yōu)先權，其實際優(yōu)先權日為2015年3月4日。

單就權利要求1和權利要求7的技術方案而言，二者差別僅在于權利要求7中還含有技術特征E，權利要求1可享有優(yōu)先權文件2的優(yōu)先權，其優(yōu)先權日為2014年9月12日，而權利要求7相比于權利要求1由于含有新增的技術特征，其技術方案整體上未記載在優(yōu)先權文件2中，因此不能享有優(yōu)先權文件2的優(yōu)先權，類似于部分優(yōu)先權的情形，即在在后申請中，其技術方案已在在先申請中清楚記載的權利要求可以享有優(yōu)先權，而其技術方案未在在先申請中記載的權利要求則不能享有優(yōu)先權。權利要求14相較于權利要求4也屬于類似的情形。

2.申請人自己的優(yōu)先權文件構成評價其創(chuàng)造性的對比文件

在該申請中，優(yōu)先權文件1和2構成權利要求7和14的現(xiàn)有技術而被用來評價其創(chuàng)造性，也就是上述提到的在先申請構成在后申請的現(xiàn)有技術而影響創(chuàng)造性的情形。那么，該申請中，優(yōu)先權文件是如何構成對比文件的呢？

該申請的申請日為2015年5月22日，如果不進行優(yōu)先權核實的話，該申請的優(yōu)先權日是最早申請的優(yōu)先權文件1的申請日，即2014年5月28日。

由于該申請的優(yōu)先權文件均不屬于在國家知識產(chǎn)權局的申請，因此對其是否構成PE類文件的情況在此可不做考慮。

優(yōu)先權文件1、2的公開日均在該申請的申請日和上述優(yōu)先權日之間，因此同時還構成了前述的PX或PY類文件。根據(jù)前述案例概述可知，權利要求7～20的技術方案在優(yōu)先權文件1中均沒有記載，因此其所要求的該優(yōu)先權不成立，由此造成優(yōu)先權文件1、2成為權利要求7～20的現(xiàn)有技術。由于優(yōu)先權文件2與權利要求7的技術方案更為接近，優(yōu)先權文件1與權利要求14的技術方案更為接近，因此審查員用優(yōu)先權文件2（對比文件2）來評價權利要求7的創(chuàng)造性，用優(yōu)先權文件1（對比文件3）來評價權利要求14的創(chuàng)造性。

3.范圍大的權利要求具有創(chuàng)造性，而比之范圍較小的權利要求不具備創(chuàng)造性

例如，該申請的權利要求4和權利要求14。在“第一次審查意見通知書”中，審查員認可了權利要求4的創(chuàng)造性，而認為比權利要求4限定更多、范圍更小的權利要求14不具備創(chuàng)造性。

對此，不少人可能會產(chǎn)生這樣的想法：既然審查員認可了權利要求4的創(chuàng)造性，那么權利要求14比權利要求4限定特征更多，范圍更小，當然也應當具備創(chuàng)造性！其實不然，權利要求4正是因為享有優(yōu)先權文件1的優(yōu)先權且沒有其他影響新穎性和創(chuàng)造性的對比文件所以具有新穎性和創(chuàng)造性；而權利要求14盡管比權利要求4范圍更小，但由于權利要求14的技術方案不僅沒有記載在最早的優(yōu)先權文件即優(yōu)先權文件1中而且優(yōu)先權文件1的公開日在權利要求14的實際優(yōu)先權日之前，因此不僅不能享有在先申請（即優(yōu)先權文件1）的優(yōu)先權而且在先申請還構成其現(xiàn)有技術，從而導致創(chuàng)造性問題。

另外，按照專利代理人的一般思維，在獨立權利要求具有創(chuàng)造性前提下，引用其從屬權利要求時，由于含有獨權的全部技術特征，從屬權利要求也必然具有創(chuàng)造性，如此將權利要求14改寫為權利要求4的從屬權利要求不就能克服創(chuàng)造性問題了嗎？

答案依然是否定的，因為無論作為獨立權利要求還是作為從屬權利要求，其技術方案本身是完整而獨立的，在優(yōu)先權的適用上仍是各自獨立比較判斷的，因此權利要求14的技術方案即使作為權利要求4的從屬權利要求仍然不能享有優(yōu)先權文件1的優(yōu)先權，與權利要求4在新穎性和創(chuàng)造性評價時適用的現(xiàn)有技術的范圍還是不一樣，因此仍然會面臨類似的創(chuàng)造性問題。由此可見優(yōu)先權對于能否授予專利權的重要性。也正是由于優(yōu)先權問題，在此還可以得出的一個結論是：在獨立權利要求具有創(chuàng)造性時，從屬權利要求不必然具有創(chuàng)造性。

（三）案例啟示

隨著技術的不斷進步，不可避免地出現(xiàn)后續(xù)申請的改進技術方案不能享有在先申請的優(yōu)先權，然而在先申請構成在后申請的現(xiàn)有技術而被用來評價在后申請的創(chuàng)造性的情形是可以避免的。對此，可從以下幾個方面進行考慮：

（1）如果不是技術研發(fā)本身的時間周期導致的申請時間延遲的話，則應盡量在在先申請的公布日之前提交在后申請。

如此，則可避免申請人自己的在先申請成為實質(zhì)審查過程中的對比文件被審查員用來評價在后申請的創(chuàng)造性的情形。比如，在該申請中，如果優(yōu)先權文件3的申請日在優(yōu)先權文件1、2的公布日之前，那么就不會出現(xiàn)優(yōu)先權文件1、2成為優(yōu)先權文件3的現(xiàn)有技術，進而權利要求7和14可能就不會有創(chuàng)造性問題。

（2）如果后續(xù)還有其他相關申請，則應考慮盡量不要提前公開。

例如，在該申請中，優(yōu)先權文件2的申請日和公開日之間僅間隔了3個月，顯然是經(jīng)要求提前公開的情況，反之如果按照申請日（或優(yōu)先權日）起18個月公開，那么優(yōu)先權文件2的公開日顯然就不會早于優(yōu)先權文件3的申請日，因此就不會成為在后申請中權利要求7和14的現(xiàn)有技術，當然，是否要求提前公開可能還需權衡其他因素，需要申請人具體分析。

三、小 結

本文分析了優(yōu)先權在專利申請創(chuàng)造性評判中的影響。并從一件典型案例出發(fā)，介紹了涉及多項優(yōu)先權、申請人自己的優(yōu)先權文件構成評價其創(chuàng)造性的對比文件，以及獨立權利要求具有創(chuàng)造性而從屬權利要求不必然具有創(chuàng)造性的情形，希望對于審查意見答復以及專利申請具有一定的參考意義。