更加多元的權(quán)利要求類型是否會導致重復授權(quán)專利增多
——《專利審查指南》修改鄰接問題之思考

李永紅

2017年，《專利審查指南》（2010版）第二部分第九章（以下簡稱“第九章”）修改的最大變化是對涉及計算機程序改進的發(fā)明給予了更加開放的權(quán)利要求表達形式。由此帶來的一個鄰接問題是，更加多元的權(quán)利要求類型是否會導致重復授權(quán)專利增多？

比如，基于相同計算機程序的改進方案，分別以介質(zhì)、設備、方法為主題的權(quán)利要求是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”？是否可以獲得多件專利？

《專利法》第9條規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。

關(guān)于何為“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”，《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第6.1節(jié)規(guī)定：“如果一件專利申請或?qū)＠囊豁棛?quán)利要求與另一件專利申請或?qū)＠哪骋豁棛?quán)利要求保護范圍相同，應當認為它們是同樣的發(fā)明創(chuàng)造?！边M而，作為例舉提及這樣一種情形：“同一申請人提交的兩件專利申請的說明書都記載了一種產(chǎn)品以及制造該產(chǎn)品的方法，其中一件專利申請的權(quán)利要求保護的是該產(chǎn)品，另一件專利申請的權(quán)利要求要求保護的是制造該產(chǎn)品的方法，應當認為要求保護的是不同的發(fā)明創(chuàng)造?！?/p>

那么，主題為方法的權(quán)利要求與主題為設備的權(quán)利要求是否一概不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造？對此，筆者認為，有三個層面的問題需要思考。

一、避免“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”重復授權(quán)的法理是什么？

1893年，美國Underwood v. Gerber一案曾引起業(yè)界關(guān)注。專利權(quán)人Underwood擁有兩件專利，一為某涂覆材料的組合物，二為涂覆該組合物的紙張。兩專利的專利權(quán)人相同、申請日相同、授權(quán)日也相同。在專利權(quán)人起訴 Gerber侵權(quán)的訴訟程序中，法院判定：在給定涂覆材料組合物的前提下，涂覆該組合物的紙張專利不構(gòu)成發(fā)明，因而宣告該專利無效。

引起業(yè)界關(guān)注的問題是：在當時法律沒有規(guī)定禁止重復授權(quán)的背景下，為何根據(jù)一件同日申請的專利而宣告另一專利無效？顯然，以同日申請的專利作為現(xiàn)有技術(shù)是不當?shù)?。而由于二者申請日相同且授?quán)日相同，也不存在不當延長法定保護期的可能。那么，法院宣告專利無效的出發(fā)點到底是什么？

對此，法律評論專家的分析是：對相同或密切相關(guān)的發(fā)明分別授權(quán)可能產(chǎn)生對被訴侵權(quán)者的多重訴訟或騷擾。

對于重復授權(quán)的問題，我們往往從其處理方式的表面觀察其內(nèi)涵。比如，當基礎(chǔ)專利的權(quán)利人與從屬專利的權(quán)利人之間出現(xiàn)權(quán)利沖突時，可以經(jīng)過二者交叉許可解決。再如，同日不同人就同樣發(fā)明創(chuàng)造分別申請專利的，可協(xié)商解決，或成為共同申請人，或各自謀求不同保護范圍的專利。在這些處理方式中，我們看到的是如何解決權(quán)利人之間的沖突。姑且稱其為權(quán)利人群體的內(nèi)部性問題。然而，禁止重復授權(quán)的更重要的目的在于防止給權(quán)利人之外的第三人增加不當?shù)牧x務負擔，即如上述法律評論專家所關(guān)注的問題：“對被訴侵權(quán)者的多重訴訟或騷擾”。我們不妨將其稱之為禁止重復授權(quán)的外部性問題。

所謂增加不當?shù)牧x務是相對發(fā)明創(chuàng)造對社會的貢獻而言。同樣一個發(fā)明創(chuàng)造，社會從中獲得的益處僅僅來自發(fā)明創(chuàng)造客體本身，與其權(quán)利主體的多寡沒有直接關(guān)系。人們從電話發(fā)明中得到的益處不會因為是愛迪生一人的發(fā)明還是多人的發(fā)明而有所增減。因此，從社會契約的利益平衡的角度，需要保證的是，無論發(fā)明人有多少，社會對同一發(fā)明創(chuàng)造所支付的對價總是與社會從中獲得的利益相當，而不應當就同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復支付獲得許可的成本，從而陷入多重訴訟或騷擾之中。這是禁止對同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復授權(quán)的最根本的目的。

二、權(quán)利客體與權(quán)利實施環(huán)節(jié)

如上所述，專利制度的設計所體現(xiàn)的原則是：基于相同的發(fā)明創(chuàng)造，禁止產(chǎn)生多項專利權(quán)。那么，在一件專利申請中，基于相同的發(fā)明創(chuàng)造，為何允許撰寫不同主題的權(quán)利要求？特別是，在涉及計算機程序發(fā)明專利申請中，可以撰寫介質(zhì)主題、設備主題、方法主題的權(quán)利要求，而其依據(jù)的可能是相同的計算機程序改進的發(fā)明。

對此，需要區(qū)分權(quán)利客體與權(quán)利實施環(huán)節(jié)?！秾＠ā返?1條規(guī)定了未經(jīng)專利權(quán)人許可不得實施其專利的若干情形，包括制造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產(chǎn)品等。需要強調(diào)的是，這些情形通常是為生產(chǎn)經(jīng)營目的實施同一權(quán)利客體的過程中相互關(guān)聯(lián)的不同環(huán)節(jié)，而不是各自獨立、相互重疊的專利權(quán)客體。也就是說，盡管法律規(guī)定，每個環(huán)節(jié)都可以構(gòu)成對相同權(quán)利客體的專利侵權(quán)行為，從而無論侵權(quán)行為以上述任一方式出現(xiàn)，專利權(quán)人都可以提起侵權(quán)訴訟，由此方便專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)并制止侵權(quán)行為。但是，法律的意圖絕非要求第三人實施專利時需要對每個環(huán)節(jié)分別獲得許可。很多國家都借助諸如權(quán)利用盡原則、默示許可原則等避免被實施許可人對相關(guān)實施環(huán)節(jié)反復尋求許可?？梢韵胂?，如果獲得產(chǎn)品制造許可的廠家，還需要另外獲得銷售許可才可將其合法制造的產(chǎn)品銷入市場，那么，社會為一項發(fā)明創(chuàng)造所支付的對價將因?qū)嵤┉h(huán)節(jié)的增加而成倍地增加。這顯然有違專利制度的基本原則。

對于一項基于計算機程序改進的發(fā)明，其實施環(huán)節(jié)也有著類似性質(zhì)。其商業(yè)實施通常需要經(jīng)過編寫計算機程序、將程序記錄在存儲介質(zhì)、將存有程序的介質(zhì)裝入計算機設備中或直接將程序記錄在計算機設備中的存儲介質(zhì)中、在計算機設備上運行程序等若干環(huán)節(jié)。上述所有環(huán)節(jié)是相互關(guān)聯(lián)的、圍繞著計算機程序?qū)嵤┑牟煌憩F(xiàn)形態(tài)。為了方便專利權(quán)人發(fā)現(xiàn)并制止侵權(quán)行為，相對于編寫計算機程序，對應有以程序為主題的權(quán)利要求類型；相對于記錄在存儲介質(zhì)上的程序，對應有以介質(zhì)為主題的權(quán)利要求類型；相對于裝入計算機設備的程序，對應有以計算機設備為主題的權(quán)利要求類型；相對于程序在計算機設備上的運行過程，對應有以方法為主題的權(quán)利要求類型。據(jù)此，專利權(quán)人可以根據(jù)侵權(quán)行為發(fā)現(xiàn)的難易程度、侵權(quán)者追償?shù)碾y易程度、經(jīng)營性質(zhì)體現(xiàn)的顯著與否等不同要素的考慮，選擇比較適當?shù)臋?quán)利要求類型合法地保護其發(fā)明創(chuàng)造。這正是此次第九章修改的立意所在。但是，如果將對應于不同實施環(huán)節(jié)的權(quán)利要求作為可以分別獲得專利權(quán)的途徑，則同樣會出現(xiàn)獲得將計算機程序記錄于介質(zhì)許可的廠家，在裝入計算機設備時還需要獲得設備專利的許可，在計算機上運行程序時還需要獲得方法專利的許可。這顯然背離了第九章修改的初衷。

三、審查實踐層面的考慮

當理解了禁止重復授予同樣發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)的法理，理解了權(quán)利實施環(huán)節(jié)不能產(chǎn)生相互重復的禁止權(quán)，我們再度面對本文開始提出的問題：審查實踐中如何確定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”？

問題的關(guān)鍵在于如何判斷保護范圍。對此，《專利法》已經(jīng)給出了明確的規(guī)定。那就是，“發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”。

如果根據(jù)說明書及本領(lǐng)域技術(shù)常識可以確定，發(fā)明創(chuàng)造僅僅在于計算機程序的改進，其對記錄載體沒有特別的要求，對運行設備沒有特別的要求，在計算機設備上的運行方法就是程序流程的運行狀態(tài)，那么，對于記錄程序的介質(zhì)權(quán)利要求，必然裝載于計算機設備上，必然在計算機設備上運行是否可以理解為隱含的內(nèi)容？隱含的內(nèi)容是否屬于權(quán)利要求的內(nèi)容？對此，業(yè)界同行不難得出自己的判斷。

也許，我們還需要研究一下《專利審查指南》（2010版）提及的有關(guān)產(chǎn)品與制造產(chǎn)品的方法不屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造的情形。這種情形與基于計算機程序改進的方法與產(chǎn)品權(quán)利要求有何異同？既然《專利審查指南》（2010版）規(guī)定前者不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，那么后者同樣是方法權(quán)利要求與產(chǎn)品權(quán)利要求，是否也應當不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造？這是一個比較有爭議的問題。

筆者認為，二者之間有兩點重要的差異。首先，《專利審查指南》（2010版）相關(guān)內(nèi)容給出的前提是：“說明書都記載了一種產(chǎn)品以及制造該產(chǎn)品的方法?！币簿褪钦f，說明書本身就包含了對應于產(chǎn)品的技術(shù)方案與對應于方法的技術(shù)方案。通常而言，產(chǎn)品的發(fā)明核心在于產(chǎn)品的組成，而方法發(fā)明的核心在于操作步驟等。因此，基于不同發(fā)明核心的權(quán)利要求，其保護范圍必然不同。一種特殊情形是，說明書中明示或暗示發(fā)明僅僅在于產(chǎn)品的制造方法，據(jù)此而提出的方法權(quán)利要求與完全由該方法限定的產(chǎn)品權(quán)利要求是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造？《專利法》第11條對于產(chǎn)品專利規(guī)定了五種情形，相應地，對于方法權(quán)利要求則給出了“使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”的情形。由此可見，使用方法與直接獲得的產(chǎn)品的其他四種實施方式都是對同一專利的不同實施環(huán)節(jié)，而不是不同的專利權(quán)客體。其次，產(chǎn)品的制造方法與基于計算機程序改進的方法權(quán)利要求也有所不同。一個裝載計算機程序的設備與在該設備上運行的該程序，基于的發(fā)明都是計算機程序的流程。二者的差別，是計算機程序?qū)嵤┲械膬蓚€相關(guān)的環(huán)節(jié)。因此，如同銷售產(chǎn)品與制造產(chǎn)品是實施同一專利的不同的相關(guān)環(huán)節(jié)一樣，基于計算機程序發(fā)明的方法權(quán)利要求與產(chǎn)品權(quán)利要求也是為方便專利權(quán)人在不同實施環(huán)節(jié)中方便發(fā)現(xiàn)和制止侵權(quán)行為的不同工具，而非不同的專利權(quán)客體。

事實上，相關(guān)的問題可能還有許多。比如，與醫(yī)療診斷相關(guān)的計算機程序發(fā)明，其產(chǎn)品權(quán)利要求如果與方法權(quán)利要求為同樣的發(fā)明創(chuàng)造，那么，二者是否應當被一視同仁地看作醫(yī)療診斷方法或一視同仁地被看作醫(yī)療診斷設備？筆者認為，禁止同樣發(fā)明創(chuàng)造重復授權(quán)與區(qū)分醫(yī)療診斷方法和醫(yī)療診斷設備的法律目標不同，判斷原則也不相同。因此，根據(jù)其為同樣的發(fā)明創(chuàng)造而簡單地采取“一視同仁”的做法值得商榷。

總之，可以預見，隨著技術(shù)的發(fā)展與公眾政策的完善，專利實踐中還會出現(xiàn)新的問題。對此，我們應當不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷探索解決方案。